史文艷

（430070 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 湖北 武漢）

淺談“不支持”問題在善意審查中的判斷

史文艷

（430070 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 湖北 武漢）

專利法第26條第4款要求“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍”。申請人為獲得盡可能大的保護(hù)范圍，往往和審查員就權(quán)利要求是否得到說明書支持問題產(chǎn)生爭議。本文主要對權(quán)利要求中關(guān)于“上位概念概括”和“功能性限定”是否能夠得到說明書的支持進(jìn)行了探討，做到善意審查，切實(shí)保護(hù)申請人和公眾的利益。

權(quán)利要求；不支持；上位概括；功能性限定

一、引言

《專利法》第26 條第4 款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。其基本含義是指每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案在說明書中都應(yīng)當(dāng)有清楚充分的記載，是所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書公開的內(nèi)容中得出或概括出技術(shù)方案。

由于權(quán)利要求的作用是限定專利的保護(hù)范圍，而不是為公眾提供為實(shí)施發(fā)明所需要的具體技術(shù)信息，申請人為了獲得盡可能寬的保護(hù)范圍，其撰寫的權(quán)利要求，尤其是獨(dú)立權(quán)利要求，一般都是對說明書記載的一個(gè)或者多個(gè)具體技術(shù)方案的概括，而不是照抄說明書中披露的具體方案，這樣的概括是允許的，但是應(yīng)當(dāng)適當(dāng)。

《專利審查指南》中對權(quán)利要求是否能夠“概括得出”，給出了很多判斷標(biāo)準(zhǔn)，其中“上位概念概括”及“功能性限定”的權(quán)利要求，在審查實(shí)踐中比較常見，但是在審查過程中，由于發(fā)明創(chuàng)造涉及的概念方方面面，這些點(diǎn)往往需要仔細(xì)思考才能發(fā)現(xiàn)，進(jìn)而核對，這也正是“不支持”問題審查的難點(diǎn)，本文通過對兩個(gè)案例的分析，總結(jié)幾點(diǎn)“不支持”問題在善意審查中的判斷。

二、案例分析

案例

申請?zhí)枮?01510036041.0，發(fā)明名稱為“一種車輪阻尼環(huán)連接裝置及連接方法”的發(fā)明專利，其屬于鐵路車輪降噪的領(lǐng)域，具體涉及阻尼環(huán)的連接方式。

權(quán)利要求1限定為：一種阻尼環(huán)連接裝置，包括連桿（2），在阻尼環(huán)（1）的開口的兩端分別設(shè)有定位孔，其特征在于：所述連桿（2）為中部設(shè)有連通孔(24)的空心結(jié)構(gòu)，在所述連通孔（24）兩端分別設(shè)有可滑動(dòng)的定位銷（6），所述定位銷（6）通過設(shè)于所述連桿（2）上的擠出裝置滑動(dòng)頂出至所述定位孔內(nèi)。

說明書附圖

分析：在解讀權(quán)利要求時(shí)，涉及到一個(gè)功能限定的技術(shù)特征“擠出裝置”，并在從屬權(quán)利要求2中進(jìn)一步限定了“按照權(quán)利要求1所述的阻尼環(huán)連接裝置，其特征在于：所述擠出裝置包括設(shè)于連通孔（24）內(nèi)的滾珠（4）及安裝在所述連桿（2）上擠壓所述滾珠（4）的頂絲（3）”。在審查過程中，經(jīng)過充分檢索，現(xiàn)有技術(shù)中阻尼環(huán)的連接方式通常有焊接、搭扣連接、螺栓連接等，也就是說權(quán)利要求書所提出的應(yīng)用在阻尼環(huán)連接的“擠出裝置”是全新的，具有新穎性，從屬權(quán)利要求2進(jìn)一步限定的“擠出裝置”也是具有新穎性的，那么該權(quán)利要求1是否可以直接授權(quán)呢？這樣的一個(gè)功能性限定“擠出裝置”是否得到說明書支持呢？

審查員在授權(quán)之前又再一次進(jìn)行補(bǔ)充檢索，檢索得到一篇思路比較相似的專利文獻(xiàn)，發(fā)明名稱為車輪降噪阻尼器，公開號為CN104354524A，公開日為20150218，其實(shí)施例表明該結(jié)構(gòu)是通過彈簧5向外推出定位體2，定位體2包含柱形體3和楔形體4，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)阻尼器連接。該文獻(xiàn)與本申請的技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)問題，技術(shù)效果都一樣，只是技術(shù)方案不一樣。

由于該文獻(xiàn)通過PCT向國際局提交了申請，中國國際局給出全A 的檢索報(bào)告，且本申請與該文獻(xiàn)二者申請日比較臨近，更加驗(yàn)證了本申請的“擠出裝置”具有新穎性的判斷。但是仔細(xì)分析，該文獻(xiàn)的這樣一個(gè)裝置是否也可以稱作“擠出裝置”呢？顯然是可以的，通過彈簧將定位體擠出從而實(shí)現(xiàn)連接，也就是說，“擠出裝置”還有本申請說明書未提及的其他方式。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)而判斷出本申請通過一個(gè)實(shí)施例概括得出的“擠出裝置”范圍過大，同時(shí)證實(shí)了《專利審查指南》中所提出的：如果權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，就不得采用覆蓋了上述其他替代方式的功能性限定。

雖然可以直接通過原則“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成”來判斷權(quán)利要求1中“擠出裝置”得不到說明書支持，但對于新審查員來說，尚且不說水平有限，有可能不能一步到位，就算通過該原則得出“不支持”的結(jié)論，也可能存在照搬照套，知其然而不知其所以然的嫌疑，因此這樣的一個(gè)通過檢索反思得出“不支持”的過程，正是一個(gè)知其然并知其所以然的過程，也是善意審查之所在，確保每一次結(jié)論都是有依據(jù)的，而不是只有干巴巴的理論原則，同時(shí)也豐富了審查員的審查經(jīng)驗(yàn)，更好地幫助審查員理解法條。

三、結(jié)語

本文通過兩個(gè)案例引出了對權(quán)利要求“不支持”問題的兩種主要情況的判斷，雖然審查指南中給出了關(guān)于“上位概念或并列方式概括”及“功能性限定”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，但是在判斷適應(yīng)哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的問題上確是謹(jǐn)慎的，在實(shí)際審查中碰到的案例是千變?nèi)f化的，生搬硬套地使用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由于審查員認(rèn)知的差異，就會產(chǎn)生偏頗的審查操作。因此，審查員要充分站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，恰當(dāng)?shù)乩斫鈾?quán)利要求的保護(hù)范圍，在對各項(xiàng)專利法相關(guān)法條詳細(xì)理解和熟練掌握的基礎(chǔ)上，恰當(dāng)應(yīng)用判斷標(biāo)準(zhǔn)，建議找到相關(guān)證據(jù)，即使無法找到有關(guān)證據(jù)，也應(yīng)該對技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行了具體分析，確保得出正確的判斷結(jié)果，從而維護(hù)申請人和公眾的利益，促進(jìn)專利事業(yè)的和諧發(fā)展。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.《專利審查指南》[M],2010,1.

[2]尹新天.《中國專利法詳解》.