李 進(jìn)

核實優(yōu)先權(quán)的一般性探討

李 進(jìn)*

本文嘗試從優(yōu)先權(quán)制度的起源探討以下內(nèi)容：一是哪部分專利申請需要核實優(yōu)先權(quán)；二是在核實是否為相同主題時，應(yīng)該核實哪些內(nèi)容；三是在在先申請公開不充分的情況下，在后申請是否能夠獲得優(yōu)先權(quán)；四是要求優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求在在先申請中得不到說明書的支持時對優(yōu)先權(quán)效力的影響。

優(yōu)先權(quán) 核實 公開不充分 支持

優(yōu)先權(quán)制度源于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，絕大多數(shù)國家實行先申請制度，將專利權(quán)授予最先提出申請的人。絕大多數(shù)國家的專利法都規(guī)定判斷新穎性和創(chuàng)造性的時間標(biāo)準(zhǔn)是申請日，因此申請日便顯得尤為重要。如果申請人想要在不同的國家獲得專利保護(hù)，就應(yīng)當(dāng)同時在這些國家提出申請，這本身就具有很大的難度。在不同的國家提交申請需要較長的準(zhǔn)備時間，在這段時間內(nèi)，就有可能被他人搶先申請，或者在申請人向這些國家提交申請之前其發(fā)明被他人公開造成喪失新穎性，導(dǎo)致申請人權(quán)益受損。外國優(yōu)先權(quán)的概念基于此產(chǎn)生。后來，德國發(fā)現(xiàn)該國國民在向本國遞交專利申請后，又就該相同主題向歐洲專利局申請并指定德國的，可以要求本國首次申請的優(yōu)先權(quán)，而如果該申請人直接向德國專利局就該相同主題再次提出申請的，則不能享受首次申請的優(yōu)先權(quán)。很顯然，這對本國國民是不公平的，基于此，又產(chǎn)生了本國優(yōu)先權(quán)的概念。

優(yōu)先權(quán)概念提出后便會涉及在后申請與首次申請是否存在差異，如果存在差異，那么在后申請能否享有優(yōu)先權(quán)，由此便產(chǎn)生了核實優(yōu)先權(quán)的相關(guān)原則。從上面優(yōu)先權(quán)制度的產(chǎn)生過程中可以看出，優(yōu)先權(quán)制度中涉及以下幾個重要因素：首次申請、首次申請的申請日、在后申請、在后申請的申請日、二者之間的時間間距。由這幾個重要因素，便衍生出了與核實優(yōu)先權(quán)的相關(guān)內(nèi)容。

一、需要核實優(yōu)先權(quán)的情況

影響新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)的公開日在在先申請的申請日之前，那么無論是否以首次申請的申請日作為在后申請的優(yōu)先權(quán)日，該現(xiàn)有技術(shù)均可以用于評價在后申請的新穎性、創(chuàng)造性，對公眾以及申請人來說并不會帶來任何權(quán)利上的損害，反之，如果存在影響新穎性、創(chuàng)造性的對比文件，該對比文件在在后申請能夠享有優(yōu)先權(quán)時不能作為現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請評價該在后申請的新穎性、創(chuàng)造性，該對比文件在在后申請不能享有優(yōu)先權(quán)時可以作為現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請評價該在后申請的新穎性、創(chuàng)造性，那么，就應(yīng)該核實優(yōu)先權(quán)以確認(rèn)該在后申請是否能夠享有優(yōu)先權(quán)。因此，審查員在檢索之后，可以根據(jù)檢索的結(jié)果確定是否需要核實優(yōu)先權(quán)，如果并未檢索到影響新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)，那么，便不用費力氣去做核實優(yōu)先權(quán)的工作了。下面具體討論一下存在與在后申請的主題相同或者密切相關(guān)的對比文件的情況（下表中將對比文件按照時間標(biāo)準(zhǔn)分成了五種類型）。

?

審查員在經(jīng)過檢索后，找到了與在后申請的主題相同或者密切相關(guān)的對比文件，該對比文件從申請的時間和公開的時間上可以劃歸上表中的四種情況，下面，結(jié)合上表對需要核實優(yōu)先權(quán)的情況進(jìn)行具體的分析：

（1）表中（1），該對比文件的公開日在優(yōu)先權(quán)日之前。這時，無論是否以優(yōu)先權(quán)日作為在后申請的申請日，該現(xiàn)有技術(shù)均可以評價該在后申請的新穎性、創(chuàng)造性，因此，無需核對優(yōu)先權(quán)。

（2）表中（2），該對比文件的申請日在優(yōu)先權(quán)日之前，公開日位于優(yōu)先權(quán)日和申請日之間。如果享有優(yōu)先權(quán)，則該對比文件只能評價該在后申請的新穎性，不受享優(yōu)先權(quán)，則該對比文件可以評價該在后申請的新穎性、創(chuàng)造性，即該對比文件構(gòu)成PX、PY類文件。

（3）表中（3），該對比文件的申請日位于優(yōu)先權(quán)日（包括優(yōu)先權(quán)日）和申請日之間，該對比文件的公開日位于優(yōu)先權(quán)日和申請日之間。如果享有優(yōu)先權(quán)，則該對比文件不能用來評價該在后申請的新創(chuàng)性，不受享優(yōu)先權(quán)，則該對比文件可以評價該在后申請的新穎性、創(chuàng)造性，即該對比文件構(gòu)成PX、PY類文件。

（4）表中（4），該對比文件的申請日位于優(yōu)先權(quán)日（包括優(yōu)先權(quán)日）和申請日之間，公開日晚于在后申請的申請日。如果享有優(yōu)先權(quán)，則該對比文件不能用來評價該在后申請的新穎性、創(chuàng)造性，如果不受享優(yōu)先權(quán)，則該對比文件可以評價該在后申請的新穎性，即該對比文件構(gòu)成PE類文件。

（5）表中（5），該對比文件的申請日早于優(yōu)先權(quán)日，公開日晚于該在后申請的申請日。無論優(yōu)先權(quán)是否成立，該對比文件均可以評價該在后申請的新穎性。

顯然，對于第一種情況和最后一種情況，不需要核對優(yōu)先權(quán)，對于中間三種情況，需要核實優(yōu)先權(quán)。

二、核實優(yōu)先權(quán)的一般原則

1.《專利審查指南》（2010版）中關(guān)于核實優(yōu)先權(quán)的相關(guān)規(guī)定

上面談到了優(yōu)先權(quán)制度中涉及的幾個重要因素。由其中的首次申請的申請日（即優(yōu)先權(quán)日）、在后申請的申請日、結(jié)合主題相同或者密切相關(guān)的對比文件的申請時間以及公開時間，可以判斷是否需要核實優(yōu)先權(quán)，而其余的幾個重要因素：首次申請、在后申請、二者之間的時間間距，便屬于優(yōu)先權(quán)核實所相關(guān)的因素。《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)給出了優(yōu)先權(quán)核實的一般原則，包括：（1）作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題；（2）該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請；（3）在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起12個月內(nèi)。

對于上述第（2）條和第（3）條容易理解，對于上述第（1）條，作為要求優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題，《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2節(jié)給出了相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義：《專利法》第29條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。可見，作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題應(yīng)該從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)方案以及技術(shù)效果四個維度進(jìn)行核實。而《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)“優(yōu)先權(quán)核實的一般原則”指出：進(jìn)行上述第（1）項核實，即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件中。這里需要注意的是，《專利審查指南》（2010版）中此處對相同主題的核實僅僅是對技術(shù)方案的核實，在實際的操作中也可以看出，審查員對相同主題的核實也僅僅是核實技術(shù)方案。

2.在先申請公開不充分對優(yōu)先權(quán)效力的影響

對于機(jī)械、電學(xué)、通信等領(lǐng)域來說，技術(shù)方案一旦完成，其技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題以及技術(shù)效果也會確定，整個發(fā)明創(chuàng)造便已完成，而對于生化領(lǐng)域的很多發(fā)明創(chuàng)造，技術(shù)方案雖已完成，其技術(shù)效果還需做很多的實驗進(jìn)行測定以及驗證。也就是說，生化領(lǐng)域的很多發(fā)明創(chuàng)造，僅僅完成了技術(shù)方案，該發(fā)明創(chuàng)造并未完成。在先申請制下，為了使自己的發(fā)明創(chuàng)造先于他人被保護(hù)，申請人會在其發(fā)明創(chuàng)造并未完全完成的情況下?lián)屜壬暾?。這樣一來，一是在發(fā)明尚未完成的情況下?lián)屜热〉蒙暾埲?，進(jìn)而通過要求優(yōu)先權(quán)的方式進(jìn)一步補(bǔ)充滿足充分公開所需的內(nèi)容，顯然這對公眾而言是不公平的，特別是對同時期做相同或相似研發(fā)內(nèi)容的其他自然人或者組織團(tuán)體不公平；二是在發(fā)明尚未完成的情況下形成的專利申請文件必然粗制濫造，降低專利申請文件的質(zhì)量水平，甚至形成垃圾專利；三是對于公開不充分的專利申請文件，如果在可以要求優(yōu)先權(quán)的期限內(nèi)，便可以通過要求優(yōu)先權(quán)的方式克服缺陷進(jìn)而取得專利權(quán)了。

《專利法》的立法宗旨是以公開換保護(hù)，充分公開是《專利法》的基本原則，而優(yōu)先權(quán)制度是為了保護(hù)申請人的利益的補(bǔ)充制度。如果不核實要求優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案在在先申請中是否公開充分，將會給申請人留了一個可利用的程序漏洞，這勢必造成優(yōu)先權(quán)制度的濫用?；诖?，筆者認(rèn)為，在核實是否為相同主題的過程中，不僅包括對技術(shù)方案的核實，還應(yīng)包括對要求優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案在先申請中是否公開充分的核實。

實質(zhì)上，對在先申請是否公開充分的核實對于不同類型的專利申請是不同的，對于不需要實驗數(shù)據(jù)驗證的專利申請文件，只需要驗證要求優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案在在先申請中是否公開充分，對于需要實驗數(shù)據(jù)驗證的專利申請文件，還需要驗證在先申請中宣稱的技術(shù)效果是否有相應(yīng)的試驗數(shù)據(jù)的支撐驗證。而對技術(shù)效果的核實與對于在先申請是否公開充分的核實實際上是存在交叉的，對技術(shù)效果的核實包括兩方面的因素：一是對在先申請中宣稱的技術(shù)效果是否有相應(yīng)的實驗數(shù)據(jù)的支撐驗證，也就是在先申請對于實驗數(shù)據(jù)是否公開充分的問題；二是在后申請中記載的實驗效果與在先申請中記載的實驗效果是否一致的問題。

3.在先申請中得不到說明書的支持對優(yōu)先權(quán)效力的影響

另外，這里還存在另一個問題。前面討論了在先申請是否公開充分與能否享有優(yōu)先權(quán)的關(guān)系，這時，我們自然而然也會想到在先申請能否得到說明書的支持是否也會影響到在后申請能否享有優(yōu)先權(quán)呢？例如，對于要求優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案記載在在先申請的權(quán)利要求中，而該權(quán)利要求得不到在先申請的說明書的支持，這時，在后申請增加了新的實施例或者效果數(shù)據(jù)以使要求優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案能夠得到說明書的支持，對于這樣的情況，在后申請是否能夠享有優(yōu)先權(quán)呢？

《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.2.4節(jié)的第（4）部分對于本國優(yōu)先權(quán)作了以下規(guī)定：

一件中國在后申請中記載了技術(shù)方案A和實施例a1、a2。技術(shù)方案A和實施例a1已經(jīng)記載在中國首次申請中，則在后申請中技術(shù)方案A和實施例a1可以享有本國優(yōu)先權(quán)，實施例a2則不能享有本國優(yōu)先權(quán)。應(yīng)當(dāng)指出，本款情形在技術(shù)方案A要求保護(hù)的范圍僅靠實施例a1支持是不夠的時候，申請人為了使方案A得到支持，可以補(bǔ)充實施例a2。但是，如果a2在中國在后申請?zhí)岢鰰r已經(jīng)是現(xiàn)有技術(shù)，則應(yīng)當(dāng)刪除a2，并將A限制在由a1支持的范圍內(nèi)。

對于《專利審查指南》（2010版）中該處的a1和a2該如何理解？對于一個藥物化合物A的專利申請，其實施例就應(yīng)該包括該化合物的制備方法和藥效試驗，那么，制備方法和藥效試驗可以分別為a1和a2嗎？《專利審查指南》（2010版）中沒有進(jìn)一步的詳細(xì)規(guī)定。筆者認(rèn)為，《專利審查指南》（2010版）中指出了“本款情形在技術(shù)方案A要求保護(hù)的范圍僅靠實施例a1支持是不夠的時候”，即明確了這是對于支持前提下的在后申請補(bǔ)充實施例的一個規(guī)定，如果制備方法和藥效試驗可以分別為a1和a2，那么就不是支持的問題，而是公開不充分的問題了，因此，藥物化合物A中的一個具體化合物的制備方法及其藥效試驗應(yīng)該合起來作為a1，在后申請是允許補(bǔ)充藥物化合物A中的其他具體化合物的制備方法及其藥效試驗的。

從上述規(guī)定可以看出，如果要求優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案在在先申請中得不到說明書的支持，在提交的在后申請中實際上是可以補(bǔ)充部分實施例以及部分實驗數(shù)據(jù)，以使在后申請要求保護(hù)的技術(shù)方案能夠得到說明書的支持。一般來說，權(quán)利要求不能得到說明書的支持可以分為三種情況：一是該權(quán)利要求概括的范圍中存在不能實施的技術(shù)方案；二是該權(quán)利要求概括的范圍中，部分技術(shù)方案的技術(shù)效果不夠顯著，不能夠解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題；三是該權(quán)利要求中的部分技術(shù)方案缺乏相應(yīng)的實施例支持或者效果試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行支持，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能夠合理地預(yù)期這部分技術(shù)方案是否能夠解決技術(shù)問題。第三種情況就屬于《專利審查指南》（2010版）的上述規(guī)定中因為在先申請得不到說明書支持的條件下可以補(bǔ)充實施例的情形了。但是顯而易見的是，在先申請中存在不支持的直接原因是由于在先申請的說明書公開不夠充分造成的（即部分權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在說明書中公開充分，部分權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在說明書中公開不充分），這種公開不夠充分，可能是由于撰寫水平造成的，可能是申請人對于部分的實施方式不愿意公開，也可能是申請人在遞交在先申請時并未完全完成其發(fā)明創(chuàng)造。但無論哪一種，如果允許在后申請中增加實施例a2，那實質(zhì)上便等同于前面所討論的在先申請公開不充分的情況下在后申請能否補(bǔ)充數(shù)據(jù)的情形了，只是兩者在公開不充分方面的程度不同罷了。因此，筆者認(rèn)為，優(yōu)先權(quán)制度作為一種進(jìn)一步維護(hù)申請人權(quán)益的補(bǔ)充制度，不應(yīng)該與專利法的基本制度相抵觸，不應(yīng)該制造專利申請的程序上的一些法律漏洞。因此，在核實優(yōu)先權(quán)時，對于第三種情況所示的部分技術(shù)方案在在先申請中得不到說明書支持的情況，應(yīng)部分給予優(yōu)先權(quán)。

另一種觀點認(rèn)為，申請人在提交在先申請后，又對其發(fā)明創(chuàng)造作了進(jìn)一步的完善，如果不允許申請人在在后申請中補(bǔ)充實施例以及效果數(shù)據(jù)，那么不利于鼓勵發(fā)明創(chuàng)造。

對于此，筆者認(rèn)為，在先申請制下，對于在先申請中所涉及的發(fā)明創(chuàng)造，申請人應(yīng)該在完成其發(fā)明創(chuàng)造后進(jìn)行申請，對于在該發(fā)明創(chuàng)造的基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn)的方案，可以再行申請，如果相對擔(dān)心后面的改進(jìn)方案2相對來說創(chuàng)造性的高度不是很高，申請人可以不提前公開其在先申請和在后申請，這時，申請人一是有足夠的時間對其技術(shù)方案作進(jìn)一步的改進(jìn)，二是可以在自優(yōu)先權(quán)日起18個月內(nèi)提交改進(jìn)方案2的專利申請，這樣，在先申請只會用于評價改進(jìn)方案2的專利申請的新穎性，而不會評價其創(chuàng)造性。

此外，《專利審查指南》（2010版）中的上述規(guī)定僅僅是針對本國優(yōu)先權(quán)的，而對于外國優(yōu)先權(quán)，《專利審查指南》（2010版）中并無相關(guān)規(guī)定，也就是說，外國優(yōu)先權(quán)的核實僅僅適用于優(yōu)先權(quán)核實的一般原則，而并不適用上述規(guī)定，這點從審查員在核實優(yōu)先權(quán)的實際操作中也可略見一斑。因此，從《專利審查指南》（2010版）中本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)的相應(yīng)規(guī)定可以看出，本國優(yōu)先權(quán)顯然是處于不對等的地位。

三、結(jié) 語

本文討論了需要核實優(yōu)先權(quán)的情況以及核實優(yōu)先權(quán)的一般原則。筆者認(rèn)為，如果在后申請中可以允許申請人補(bǔ)充一些實體性的內(nèi)容，那么，這顯然與制定優(yōu)先權(quán)制度時的初衷相左。優(yōu)先權(quán)制度的本意是在于克服在先申請制度下申請人難于同日在不同國家遞交專利申請文件對申請人造成的損害，如果在后申請中享有優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案能夠獲得專利權(quán)，那么首次申請中所對應(yīng)的技術(shù)方案也應(yīng)該是能夠滿足專利法的基本法條要求。否則，優(yōu)先權(quán)制度便給申請人留下了可以利用的程序漏洞，這勢必會造成優(yōu)先權(quán)制度的濫用。因此，《專利審查指南》（2010版）中優(yōu)先權(quán)的核實內(nèi)容需要進(jìn)一步完善。

超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司。