王傲寒

一、引 言

《專利法》第22條第3款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步?！笨梢钥闯?，現(xiàn)有技術(shù)是評價一項發(fā)明或者實用新型是否有創(chuàng)造性的標準?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第四章第3節(jié)中，規(guī)定了判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，采用“三步法”進行，其中第一步就是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，但其中對最接近的現(xiàn)有技術(shù)的判斷和解釋較為簡略，其中僅指出：“例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)?！辈⑶抑赋觥霸诖_定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或者相近的現(xiàn)有技術(shù)”。上述解釋較為籠統(tǒng)和上位，并且沒有給出實例予以進一步說明。

在審查實踐中，判斷和選取最接近的現(xiàn)有技術(shù)是“三步法”中的起點，可以說是整個“三步法”的基礎(chǔ)，選擇合適的最接近的現(xiàn)有技術(shù)對創(chuàng)造性評判至關(guān)重要。在現(xiàn)實中經(jīng)常會遇到一些案例，由于未能選取較為適當?shù)淖罱咏默F(xiàn)有技術(shù)，因而難以給出令人信服的理由。筆者選取了歐專局申訴委員會的兩個相互關(guān)聯(lián)結(jié)論又截然不同的決定，以期給出對最接近的現(xiàn)有技術(shù)選取的一些思路和想法，并希望為進一步完善相關(guān)理論和規(guī)定提供參考。文中術(shù)語為中文翻譯，若與原始含義存在出入或錯誤，敬請指正。

二、歐專局相關(guān)規(guī)定概述

歐專局判例法和歐專局指南中均規(guī)定，判斷發(fā)明創(chuàng)造性的方法是具有三個步驟的“問題-解決法”，包括：（i）確定最接近現(xiàn)有技術(shù)；（ii）確定所要解決的客觀技術(shù)問題；以及（iii）從最接近現(xiàn)有技術(shù)和客觀技術(shù)問題出發(fā)，考慮要求保護的發(fā)明對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見。判例法中認為，指出作為評價創(chuàng)造性的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其通常是披露了與要求保護的發(fā)明用于相同目的或針對相同的對象，以及具有相同的最相關(guān)技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)文件，即僅需做最小的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。其進一步標準是在相同或至少相近的領(lǐng)域中要達到相同的目的或效果和解決相同或相似的技術(shù)問題。

可以看出，歐專局在選取最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，相同的目的和效果是首先考慮的因素，并且強調(diào)目的和效果相同而不是技術(shù)特征數(shù)量披露的多少，這可以使整個最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選擇過程更符合發(fā)明的整體思路，并使其創(chuàng)造性評判的推理過程更加有說服力。

三、具體案例分析

申訴委員會的決定T334/92和T964/92，其中T964/92 是T334/92的分案申請，其在審查階段使用了同一份對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而涉訴委員會卻得出了截然相反的結(jié)論。

（1）T334/92涉及的是一種化合物，可用于藥物，具有擴張血管、降血壓的作用，可用于心絞痛的治療。審查部門駁回了該申請，駁回針對的權(quán)利要求有兩組，其中權(quán)利要求1為：

其中，p為1或2；Y為-OR基團，其中R表示氫原子、低級烷基、低級烷氧羰基、?；燉；颉?/p>

審查部門認為D1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，D1為1964年10月12日公開的GB1027967A，其公開了一種化合物，通式為，

其中Y可為亞甲基（-CH2-），R為氫原子、氯原子、溴原子或三氟甲基。該化合物具有血管擴張和降血壓性能，可用于心絞痛的治療。檢索部門認為從該申請?zhí)峁┑幕衔锝Y(jié)構(gòu)上不能看出其能達到與現(xiàn)有商業(yè)途徑可獲的藥品（如硝酸甘油（NG）和二硝酸異山梨醇酯（ISDN））相比具有更好的效果，而且由于缺乏直接的對比，也不能提供比D1的化合物更有效的化合物，因此本身要解決的技術(shù)問題僅僅是提供一種化學結(jié)構(gòu)和治療效果都與D1相似的化合物，且本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書中對現(xiàn)有技術(shù)的描述可以意識到所有具有硝酸烷基（-ONO2）的化合物，包括該發(fā)明的化合物，都具有相似的效果，即對心絞痛有治療作用。認為D1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

申訴委員會認為，在該發(fā)明說明書中聲稱NG和ISDN在超過100年間已廣泛用于心絞痛的治療，并且被認為是最有效的化合物，而該申請目的是獲得一種結(jié)構(gòu)不同的、具有比常規(guī)藥物更強效果的含氮化合物，同時說明書中提供了一些醫(yī)學測試結(jié)果，證明該發(fā)明要求保護的化合物具有比NG和ISDN更低的毒性和更好的療效。而D1公開于1964年，在其后的二十多年中一直被本領(lǐng)域技術(shù)人員所忽略，在教科書提到的對心絞痛有療效的化合物中也未提起D1中的化合物（Burgers Medicinal Chemistry）。既然已無人考慮超過20年，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員不會試圖在其基礎(chǔ)上對其進行改進，況且D1完全沒有披露其在藥效上的擴展，也沒有與當時已經(jīng)熟知其價值的NG進行相關(guān)比對討論。因此本領(lǐng)域技術(shù)人員不會認為這種化合物即使在當時具有任何的技術(shù)優(yōu)勢?？紤]到已經(jīng)存在的新的、具有較好效果的標準化合物已經(jīng)被接收和使用（NG和ISDN），D1對技術(shù)領(lǐng)域所做的貢獻是不清楚的，本領(lǐng)域技術(shù)人員在其上作出改進是不切實際的。D1沒有提供可對其化合物進行改進的暗示，也沒有提供改進的方向，即D1沒有暗示如何對化學結(jié)構(gòu)進行改進從而解決得到更好療效的技術(shù)問題。該發(fā)明權(quán)利要求1中的化合物還具有至少一個芳族硝基和OR基，這些在D1的化合物中都沒有包含，因此D1不能表明這些結(jié)構(gòu)的改進能夠?qū)鉀Q的技術(shù)問題。因此D1不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評述該申請的創(chuàng)造性。

（2）T964/92，為上述T334/92涉及申請的分案申請，權(quán)利要求1為：

其中X和Y相同或不同，分別代表一個氫原子或一個-OR基團，其中R為氫原子、低級烷基、低級烷氧羰基或酰基或……

該發(fā)明的目的是提供一種與現(xiàn)有心絞痛治療藥物，如NG或ISDN相比更有效的化合物，但是該發(fā)明說明書中未能提供任何證據(jù)證明其取得的效果，因此從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，確定該發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種具有抗心絞痛效果的化合物。審查部門所用的最接近的現(xiàn)有技術(shù)仍為D1，并以此評述了權(quán)利要求的創(chuàng)造性，對此申請人提出申訴。申訴委員會駁回了申請人的請求，其理由是本領(lǐng)域技術(shù)人員的出發(fā)點僅是尋找一種用于治療心絞痛的已知藥物的化合物的替代品，因此申訴委員會認為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在現(xiàn)有技術(shù)中考慮任何有所述療效的化合物或化合物組來作為適當?shù)奶?。在這個案件中，公眾可獲知該文件時間的長度是無關(guān)的。因此，公開了與該發(fā)明權(quán)利要求化合物相似結(jié)構(gòu)的D1應當認為是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。而在其母案（T334/92涉及申請）中，申請文件中并未包含能夠證明所述化合物具有比NG或ISDN更好活性的事實，基于對化合物進行改進或調(diào)整所面對的不同技術(shù)問題，申訴委員會駁回了審查部門對其創(chuàng)造性所作出的決定。

從上面兩個相關(guān)但結(jié)論截然不同的兩個案例可以看出，發(fā)明人在說明書中披露的內(nèi)容是審查過程中需要重視的內(nèi)容，審查員在充分了解該發(fā)明披露內(nèi)容和與現(xiàn)有技術(shù)后進一步劃界是審查員提煉得到實際需要解決技術(shù)問題的基礎(chǔ)，在得到所要解決的技術(shù)問題后才進一步選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)。歐專局在選擇和評判最接近的現(xiàn)有技術(shù)的過程中，看重對發(fā)明思路的還原，即把本領(lǐng)域技術(shù)人員置入需要改進的具體環(huán)境中，不是全知全能的技術(shù)人員，而是真實的、在生產(chǎn)過程中需要對一定的實際技術(shù)問題進行解決的技術(shù)人員，其面臨的考驗是，局限于其所要改進的具體技術(shù)，僅在選擇的起點上進行改進，而不考慮現(xiàn)實技術(shù)中可能存在的其他客觀技術(shù)問題。在審查實踐中，我們往往遇到這樣的情況，對比文件公開了較多的技術(shù)特征，卻沒有明確公開與權(quán)利要求所述技術(shù)方案相同或相應的技術(shù)問題和效果，此時，我們往往認為所要解決的技術(shù)問題也是客觀存在的，因此也是本領(lǐng)域技術(shù)人員傾向于解決的，進而直接將對比文件和權(quán)利要求進行對比并進行創(chuàng)造性評述。該案對我們的啟示在于，遇到這樣的情況，應該將自己置于所選定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)的環(huán)境中，看是否能在該情境下選擇解決與權(quán)利要求相同的技術(shù)問題，如果客觀上不存在這樣的需要，那么將無法通過該最接近的現(xiàn)有技術(shù)的改進或結(jié)合得到權(quán)利要求的技術(shù)方案。

四、總結(jié)和可借鑒經(jīng)驗

從以上幾個案例可看出，歐洲專利局在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，有以下幾個特點。

1.重視發(fā)明的目的和效果

歐專局案例法中規(guī)定，選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)，首先需要考慮的就是其必須直接指向相同的目的或效果，否則，它將不能顯而易見地引導本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得所要保護的發(fā)明。是否具有相同的目的或效果決定了本領(lǐng)域技術(shù)人員在思考時的邏輯鏈，只有指向相同的目的或效果，現(xiàn)有技術(shù)和該發(fā)明才能被聯(lián)系起來，否則現(xiàn)有技術(shù)的指向是不明確的。歐專局還強調(diào)，不應簡單地將公開的技術(shù)特征的數(shù)目作為判斷最接近的現(xiàn)有技術(shù)的標準，對于一個產(chǎn)品來說，不能僅僅考慮產(chǎn)品組成的相似性，如果相似的產(chǎn)品其組成和用途不同，則不能用作最接近的現(xiàn)有技術(shù)。在理想狀態(tài)下，相同的目的或效果在現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)提到過。

可見，歐專局在對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行選擇時，其過程更符合發(fā)明產(chǎn)生的過程，因此在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)后進行創(chuàng)造性評述時，能作出更具有說服力的推理過程。

2.重視發(fā)明構(gòu)思

歐專局案例法中認為，在評價一個專利申請的創(chuàng)造性時，對其所要解決的技術(shù)問題、所要進行的改進的評價的過程應當盡可能地接近發(fā)明人實際可能遇到的情形，即還原發(fā)明思路。

在第一個層面，本領(lǐng)域技術(shù)人員將評估并選擇“最有希望的起點”，本領(lǐng)域技術(shù)人員應當在要求保護的發(fā)明的范疇內(nèi)真實地再現(xiàn)要求保護的發(fā)明的“情況”，在這些“情況”中，比相同的技術(shù)特征更需要考慮的是發(fā)明主題的指示、原始問題的形成、使用目的以及獲得的效果。雖然本領(lǐng)域技術(shù)人員可以自由選擇起點，但一旦選擇，其就會受到該選擇的約束，因為起點的選擇不僅決定了其作為主題的起點，還定義了進一步改進的范圍，我們可以把起點的類型看做一個大范圍，在選擇了該類型以后，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常就僅會在這個范圍內(nèi)對技術(shù)方案進行改進，如果在有意識地進一步改進中改變了選擇的類型，這種類型在現(xiàn)有技術(shù)中盡管是已知、但并從未被選擇過，也只能視為事后分析，因為通常不太可能在改進過程中改變最初選擇的發(fā)明類型，因此，類型不同的對比文件通常不認為是評價創(chuàng)造性的實際起點。

在第二個層面，歐專局強調(diào)技術(shù)問題的相似性應當作為選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)的考慮因素，指出作為發(fā)明起點的對比文件應當涉及相同或相似的技術(shù)問題，或至少具有相同或相近的技術(shù)領(lǐng)域。如果對比文件沒有公開與涉案專利相同的技術(shù)問題，即使其中公開了與涉案專利相同的許多技術(shù)特征，也不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)使用，因為在這種情況下，實際上本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀了要求保護的發(fā)明，得到了后見之明（事后諸葛亮），然后把技術(shù)問題套回對比文件中才得到了啟示，但本領(lǐng)域技術(shù)人員是需要避免事后諸葛亮的，事實上如果沒有所謂的后見之明，僅從對比文件出發(fā)，本領(lǐng)域技術(shù)人員一開始就會陷入困境，因為根本沒有可以確認的目的或目標，因而也就無法建立邏輯鏈，得到所要保護的發(fā)明。也就是說既然相關(guān)技術(shù)問題都無法從最接近的現(xiàn)有技術(shù)中推導出來，更何況推導出解決這些問題的技術(shù)方案。也就是在T334/92和T964/92的情況中，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能從最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開的范疇內(nèi)得到進一步改進的啟示，從而得到涉案專利。

3.對“三步法”的有機運用

歐專局在其審查指南中規(guī)定使用“問題-解決法”判斷權(quán)利要求的創(chuàng)造性，其與《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定的“三步法”相似：先確定“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”，再確定所要解決的“客觀技術(shù)問題”，最后從最接近現(xiàn)有技術(shù)和客觀技術(shù)問題出發(fā)，考慮要求保護的發(fā)明對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見。然而，從歐專局案例法中的案例可以看出，其在具體審查實踐中，確定所要解決的技術(shù)問題和確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)這一過程往往是重疊，甚至是倒置的。對于這種做法，筆者認為，歐專局的這種做法可能是一種在過程中不斷糾偏、最后擊中目標的過程，具體來說，當要確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，在某一較大范圍內(nèi)確定所要解決的技術(shù)問題可以縮小所要確定的現(xiàn)有技術(shù)的范圍，即本領(lǐng)域技術(shù)人員僅具有在起點附近的范圍內(nèi)尋找最接近的現(xiàn)有技術(shù)的動機，當最接近的現(xiàn)有技術(shù)最終被鎖定后，再根據(jù)區(qū)別特征進一步確定更加具體和明確的技術(shù)問題。從這一過程可看出，歐專局在使用“三步法”時，并未將三步割裂開來，而是不斷重復、螺旋上升的過程，而這樣的思路在國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查實踐工作中也具有一定的借鑒作用。