陳玉恩

（100088 中國(guó)政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院 北京）

一、通用名稱申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的類型

通用名稱申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)有兩種情形。第一種是通用名稱就是注冊(cè)商標(biāo)本身，如商標(biāo)權(quán)人柳州兩面針股份有限公司獲準(zhǔn)注冊(cè)的“兩面針”牙膏、云南白藥集團(tuán)所有的“云南白藥”牙膏、廣西奧奇麗股份公司所有的“田七”牙膏；第二種是注冊(cè)商標(biāo)的構(gòu)成要素中包含了通用名稱，如商標(biāo)權(quán)人上海竹家莊美食有限公司在餐飲類別獲準(zhǔn)注冊(cè)的文字及圖形的“竹家莊避風(fēng)塘”商標(biāo)。對(duì)比一般的商標(biāo)注冊(cè)，國(guó)家商標(biāo)總局對(duì)通用名稱申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的條件更為嚴(yán)苛。

二、通用名稱申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的條件

通用名稱作為商標(biāo)注冊(cè)，不同于一般的商標(biāo)注冊(cè)?！渡虡?biāo)法》第八條、第九條明確了普通商標(biāo)注冊(cè)的類型和條件，一般的商標(biāo)只要同時(shí)滿足顯著性、識(shí)別性、且未與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突這三個(gè)條件，即可申請(qǐng)注冊(cè)。而根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款、第二款“僅有本商品的通用名稱，經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)?！敝?guī)定，比起一般商標(biāo)，通用名稱申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，增加了“經(jīng)過(guò)使用”這一前提條件。本文認(rèn)為，此處的使用至少包括三方面內(nèi)容。第一是該通用名稱的使用必須是商標(biāo)性使用，其具體使用方式參考《商標(biāo)法》第四十八條、《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十三條之規(guī)定，即該商標(biāo)性使用是指將通用名稱用于商品、商品包裝或者容器、商品交易文書、說(shuō)明書或者其他附著物上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，最終實(shí)現(xiàn)識(shí)別商品來(lái)源的目的的行為；第二是該商標(biāo)性使用應(yīng)發(fā)生在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，這就要求，商標(biāo)權(quán)人如需要將通用名稱申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，則在準(zhǔn)備資料時(shí)，盡可能追溯到該通用名稱作為商標(biāo)使用的最早歷史，越早越有證明力；第三是商標(biāo)申請(qǐng)人提供的商標(biāo)使用證據(jù)應(yīng)符合證據(jù)基本要求，其證據(jù)以符合真實(shí)性、客觀性、關(guān)聯(lián)性為基本前提。

以家喻戶曉的中國(guó)馳名商標(biāo)兩面針牙膏為例，“兩面針”牙膏屬于通用名稱經(jīng)長(zhǎng)期使用取得顯著性和識(shí)別性的代表。兩面針本是通用名稱，是一味中藥名，最早記載于《神農(nóng)本草經(jīng)》,后收入于《本草綱目》。其商標(biāo)權(quán)人柳州兩面針股份有限公司經(jīng)過(guò)改制后，成立于1996年。其實(shí)兩面針商標(biāo)最早的注冊(cè)記錄為1992年，其品牌的發(fā)展已歷經(jīng)30余年，截至目前，柳州兩面針股份有限公司已注冊(cè)了“兩面針鹽白”、“兩面針氧白”、“兩面針冰爽潔白”、“兩面針優(yōu)樂(lè)潔”、“兩面針消痛”、“1口好牙兩面針”等含有“兩面針”商標(biāo)元素的多個(gè)商標(biāo)，甚至注冊(cè)了多個(gè)聯(lián)合商標(biāo)及防御性商標(biāo)。本文以為，“兩面針”牙膏可謂是通用名稱成功注冊(cè)商標(biāo)且維護(hù)商標(biāo)成果較好的典范。

三、通用名稱商標(biāo)化的保護(hù)與限制

孔祥俊教授認(rèn)為，商標(biāo)專用權(quán)的核心，是在相同或類似商品上的專用權(quán)和排他權(quán)。而商標(biāo)保護(hù)的是商業(yè)標(biāo)識(shí)的區(qū)別性，是以禁止不正當(dāng)模仿和維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)為核心和立足點(diǎn)的，既是為了保護(hù)商業(yè)標(biāo)識(shí)所承載的商譽(yù)，又是為了防止公眾受誤導(dǎo)。本文以為，通用名稱具有的廣泛性、規(guī)范性等特征，決定了通用名稱在進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)之前，本身就易為相關(guān)公眾所普遍知悉。且通用名稱具有社會(huì)公共資源的屬性，如“云南白藥”商標(biāo)中，云南白藥本身也是一味中藥名稱?；诖?，通用名稱型的商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)力度，明顯弱于一般注冊(cè)商標(biāo)。這是商標(biāo)法在通用名稱使用過(guò)程中，權(quán)衡不同使用主體權(quán)利義務(wù)的結(jié)果。

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十九條明確規(guī)定了注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱等的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。這表明作為商標(biāo)的通用名稱的顯著性和識(shí)別性，主要體現(xiàn)在商標(biāo)權(quán)人通過(guò)長(zhǎng)期使用，致使相關(guān)公眾對(duì)該通用名稱與商標(biāo)權(quán)人提供的商品或服務(wù)之間，產(chǎn)生了唯一性、指向性的聯(lián)系。本文理解，商標(biāo)權(quán)人對(duì)已獲準(zhǔn)注冊(cè)的通用名稱型商標(biāo)的專用權(quán)保護(hù)上，可以獲得與一般商標(biāo)相同的保護(hù)范圍，但對(duì)已獲準(zhǔn)注冊(cè)的通用名稱型商標(biāo)的排他權(quán)上，其無(wú)法禁止他人正當(dāng)使用，這無(wú)疑極大地限縮了該商標(biāo)的保護(hù)維度。在現(xiàn)有商標(biāo)法律體系下，這也是此類商標(biāo)權(quán)人不得不面臨的事實(shí)。如入選《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2013）》的山西沁州黃小米（集團(tuán)）有限公司與被申請(qǐng)人山西沁州檀山皇小米發(fā)展有限公司、山西沁縣檀山皇小米基地有限公司確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)及侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案。該案中，最高人民法院認(rèn)為注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人不能因其在該商品市場(chǎng)推廣中的貢獻(xiàn)主張對(duì)該商品的通用名稱享有商標(biāo)權(quán)，同時(shí)商標(biāo)權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人使用該通用名稱來(lái)表明商品品種來(lái)源。

本文以為，“沁州”商標(biāo)案便是對(duì)《商標(biāo)法》第五十九條最好的詮釋，也是通用名稱成為商標(biāo)后受法律保護(hù)范圍及保護(hù)力度的案例參考。這也充分說(shuō)明，通用名稱成為注冊(cè)商標(biāo)的，在判斷商標(biāo)權(quán)人之外的第三人對(duì)該通用名稱的使用是否構(gòu)成侵權(quán)，評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)為第三人的使用行為是否構(gòu)成正當(dāng)使用行為。而對(duì)于商標(biāo)的正當(dāng)使用，廣東省高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭副庭長(zhǎng)張學(xué)軍法官認(rèn)為，商標(biāo)的正當(dāng)使用分為描述性正當(dāng)使用、功能性正當(dāng)使用、指示性正當(dāng)使用三大類型。本文認(rèn)為，如商標(biāo)權(quán)人之外的第三人對(duì)通用名稱的使用如構(gòu)成前三種類型的，則不易認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。同時(shí)，第三人對(duì)商標(biāo)的正當(dāng)使用行為是否規(guī)范、主觀有無(wú)惡意也是正當(dāng)使用的考量標(biāo)準(zhǔn)，如在同類商品上，將他人已注冊(cè)的通用名稱突出使用在自己的商品或服務(wù)上的，則屬于商標(biāo)侵權(quán)，此處便不再展開論述。

另外，對(duì)含有通用名稱的知名商標(biāo)的保護(hù)，本文以太原市為例淺述。根據(jù)《太原市知名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》第十四條、第十五條之規(guī)定，他人以太原市知名商標(biāo)相同或者近似的文字作為相同行業(yè)企業(yè)名稱或者字號(hào)使用，并可能引起公眾誤認(rèn)的，太原市工商行政管理部門按相關(guān)法律法規(guī)處理。若知名商標(biāo)的文字具有其他公用性質(zhì)的，則不適用第十四條。本文以為，該辦法第十五條（三）的規(guī)定為兜底條款，雖然該辦法未進(jìn)一步明確公用性質(zhì)的具體情形，但結(jié)合商標(biāo)法第五十九條之規(guī)定，此處的公用性質(zhì)可能包含第三人善意使用已注冊(cè)的含有通用名稱商標(biāo)的情形。