王婧潼

（蘭州大學(xué)法學(xué)院，甘肅 蘭州730001）

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的日益加深，國際經(jīng)貿(mào)合作與分工日益復(fù)雜，定牌加工這一全球化的產(chǎn)物在“走出去”的方針政策下愈發(fā)繁榮，然而定牌加工企業(yè)在迅速發(fā)展的同時(shí)，也伴隨著大量的商標(biāo)侵權(quán)糾紛。根據(jù)2016年的《中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況》顯示，海關(guān)扣查的知識產(chǎn)權(quán)貨物中涉嫌侵犯商標(biāo)權(quán)的貨物高達(dá)4145.64萬余件，占侵權(quán)涉嫌貨物總量的98.56%，①而涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)卻并沒有一致的定論，從“PRETUL案”到“東風(fēng)案”再到“HONDAKIT”案再審，②定牌加工行為是否侵犯商標(biāo)權(quán)這一問題引起了學(xué)者和實(shí)務(wù)界的廣泛關(guān)注。2019年9月，最高人民法院再審“HONDAKIT”案，審判中認(rèn)定被告侵權(quán)，并在判決書中對于商標(biāo)使用、混淆可能性等問題進(jìn)一步明確，這對于定牌加工企業(yè)的未來發(fā)展走向有一定的指導(dǎo)意義。

一般情況下，商標(biāo)自被注冊起商標(biāo)權(quán)人即享有商標(biāo)專用權(quán)，排斥其他人在相同商品上注冊相同或類似的商標(biāo)，但是因?yàn)樯虡?biāo)法具有地域性的特征，其無法管轄其他國家或地區(qū)的商標(biāo)權(quán)人在相同類型商品上注冊與其商標(biāo)相同或者相近似的商標(biāo)，因此，也就出現(xiàn)了定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)爭議。我國在認(rèn)定定牌加工是否侵權(quán)這一問題，學(xué)者從不同角度進(jìn)行解析，有學(xué)者從經(jīng)濟(jì)政策角度進(jìn)行解釋，指出裁判標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生顯著變化與國際經(jīng)濟(jì)形勢等相關(guān)聯(lián)。③有學(xué)者從利益平衡角度出發(fā)，認(rèn)為定牌加工并未實(shí)際給商標(biāo)權(quán)利人造成損失，如果認(rèn)定定牌加工行為侵權(quán)，將會給定牌加工企業(yè)造成致命沖擊，因此不應(yīng)該認(rèn)定為侵權(quán)。④有學(xué)者從商標(biāo)法的地域性角度入手，認(rèn)為隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，不應(yīng)固守絕對地域性原則，排斥特定情況下的域外效力。⑤本文立足于商標(biāo)法的判定基礎(chǔ)出發(fā)，探討商標(biāo)使用、混淆可能性以及合理注意義務(wù)等幾個(gè)要素在判定侵權(quán)當(dāng)中的作用，擬為司法實(shí)踐提供綿薄之力。

一、我國定牌加工商標(biāo)侵權(quán)分析

我國《商標(biāo)法》至今為止經(jīng)歷了4次修改，分別是1993年、2001年、2013年、2019年，通過對以往的案例進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，2013年前的定牌加工案件，判定侵權(quán)主要依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第五十二條第一款“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”，根據(jù)被訴商標(biāo)與權(quán)利人商標(biāo)的近似程度來判定是否構(gòu)成侵權(quán)，而混淆可能性除在馳名商標(biāo)認(rèn)定侵權(quán)中可以作為獨(dú)立的判定侵權(quán)要件，其在普通的商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中僅被視為判定商標(biāo)相似性的要件。在此種判定模式下多數(shù)定牌加工被認(rèn)定侵犯商標(biāo)權(quán)，比如“李麗莎與廈門市華美嘉進(jìn)出口有限公司侵害商標(biāo)專用權(quán)糾紛案”⑥“慈溪市永勝軸承有限公司與寧波保稅區(qū)瑞寶國際貿(mào)易有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案”⑦等案件均采用該標(biāo)準(zhǔn)作為審判依據(jù)。

嚴(yán)格根據(jù)法條進(jìn)行判定的模式在2009年有所變化，部分法院將“合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”這一判斷標(biāo)準(zhǔn)引入商標(biāo)侵權(quán)判定。⑧侵權(quán)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化一方面是由于一刀切的裁判方式造成了一些問題，沿海的定牌加工企業(yè)因擔(dān)心被判侵權(quán)在接受委托業(yè)務(wù)時(shí)非常謹(jǐn)慎，而國際金融危機(jī)又加劇了定牌加工企業(yè)倒閉的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，最高人民法院發(fā)布《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》，文件中指出應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)，根據(jù)這一文件的指示，各地法院結(jié)合實(shí)際的審判狀況進(jìn)行了一定程度的調(diào)整，比如，“孟州市光宇皮業(yè)有限公司與德克斯戶外用品有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案”⑨“年年紅國際食品有限公司與德國舒樂達(dá)公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案”⑩（該案被列為2012年最高人民法院公布的知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)50件經(jīng)典案例之27案例）等均采用了該標(biāo)準(zhǔn)。2016年審結(jié)的“東風(fēng)案”二審法院和再審法院均以此作為侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)審理案件引起了學(xué)界和實(shí)務(wù)界的廣泛關(guān)注。

2013年《商標(biāo)法》修改后，明確將混淆可能性納入商標(biāo)法，越來越多的法院在判決時(shí)將混淆可能性作為判斷定牌加工是否侵權(quán)的重要依據(jù)。這些判決中多認(rèn)定定牌產(chǎn)品在加工生產(chǎn)后均流入國外市場，并未給國內(nèi)消費(fèi)者造成混淆，因而不構(gòu)成侵權(quán)。但2019年剛剛審結(jié)的“HONDAKIT”案件對混淆可能性進(jìn)行了進(jìn)一步的解讀，認(rèn)定定牌加工隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)的發(fā)展可能會出現(xiàn)回流，越來越多的消費(fèi)者走出國門進(jìn)行消費(fèi)，因而可能造成相關(guān)公眾構(gòu)成侵權(quán)。

定牌加工侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)的變化一方面顯示了對于商標(biāo)侵權(quán)原理認(rèn)識的變化，逐漸認(rèn)識到商標(biāo)使用、混淆可能性在商標(biāo)侵權(quán)中的地位和作用，另一方面也顯示出商標(biāo)法具有一定的政策導(dǎo)向性，其對于引導(dǎo)市場健康發(fā)展以及平衡商標(biāo)權(quán)人與國內(nèi)加工企業(yè)的利益層面都具有一定的積極作用，而2019年“HONDAKIT”案的再審意味著逐漸從政策導(dǎo)向走向了法理的回歸。

二、定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判定要件考察

（一）商標(biāo)使用與定牌加工侵權(quán)

商標(biāo)的生命在于使用，商標(biāo)使用是判定侵權(quán)的前提，《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識別商品來源的行為?！碑?dāng)然，商標(biāo)使用并不限于這些方式，第四十八條列舉的僅是使用的形式，關(guān)鍵在于是否用于商業(yè)活動(dòng)中，能夠用于識別商品來源，因而只有在他人的使用造成了“應(yīng)能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源”的作用時(shí)，才可能會侵犯商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)專用權(quán)。[11]

從比較法視野來看，將“商標(biāo)使用”作為商標(biāo)侵權(quán)的前置條件主要有兩種立法模式，一種是直接規(guī)定“商標(biāo)使用”為商標(biāo)侵權(quán)的前提，比如《印度商標(biāo)法》第二十九條明確規(guī)定，只有被告對該標(biāo)志的使用方式易被認(rèn)為是作為“商標(biāo)使用”，才視為侵犯商標(biāo)，另一種方式則是將“商標(biāo)使用”間接規(guī)定為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的前置性條件，大部分國家的商標(biāo)法采用這一模式，我國采用的也是此種。不過也有學(xué)者認(rèn)為，如果將商標(biāo)使用作為商標(biāo)侵權(quán)的前置條件會不合理地限制商標(biāo)專用權(quán)，商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)從被訴標(biāo)識行為整體即被訴標(biāo)志使用的整個(gè)具體商業(yè)情景出發(fā)，而不是從商標(biāo)標(biāo)識本身出發(fā)，[12]但是，商標(biāo)使用本身就是具有“來源識別意義的使用”而具有“來源識別意義的使用”必然關(guān)注具體的商業(yè)情景而不是商標(biāo)標(biāo)識本身。[13]

商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的“商標(biāo)使用”一詞，與通常語意上的“使用商標(biāo)”不同，比如，一些洗車行在其牌匾上標(biāo)識的汽車商標(biāo)，雖然也是使用，這并非是商標(biāo)法意義上的使用，商標(biāo)侵權(quán)中的“商標(biāo)使用”亦區(qū)別于維持商標(biāo)權(quán)中的“商標(biāo)使用”。又比如，在宏比福比撤銷復(fù)審行政糾紛案件當(dāng)中，北京市高級人民法院認(rèn)為，宏比福比公司委托中國公司加工玩具成品并銷往國外，這一定牌加工行為構(gòu)成商標(biāo)使用。因?yàn)閬砹霞庸こ善冯m未進(jìn)入大陸市場進(jìn)行銷售，但是如果借此認(rèn)為，其在三年之內(nèi)未進(jìn)行商標(biāo)使用進(jìn)而要撤銷其商標(biāo)權(quán)，難以顯示實(shí)質(zhì)正義。因此商標(biāo)確權(quán)中的使用范圍較侵權(quán)中涵蓋的范圍更為廣泛，而商標(biāo)侵權(quán)中的使用要符合能夠識別商品來源這一功能。

有觀點(diǎn)認(rèn)為受托加工企業(yè)在商品上貼附商標(biāo)的行為并不能算作商業(yè)使用。首先，定牌加工這一過程從法律角度來說是加工承攬關(guān)系而非商品買賣關(guān)系，無論是加工方使用來料加工還是自行采購加工材料的方式，其簽訂的均為加工承攬合同，在產(chǎn)品上貼附商標(biāo)的行為僅僅是承攬工作的一個(gè)階段，是按照加工方的要求進(jìn)行的生產(chǎn)行為，且加工方并未因?yàn)樯虡?biāo)的使用而獲得經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，其所獲得的加工費(fèi)僅僅是制作定作物的原材料成本加上加工費(fèi)的對價(jià)。其次，根據(jù)該合同的權(quán)利義務(wù)內(nèi)容來看，委托加工的行為不能算作將其視為銷售行為，[14]因而不應(yīng)將該行為定義為商標(biāo)使用，退一步來看，如果不按照加工方的要求可能會違反承攬合同進(jìn)而承擔(dān)違約責(zé)任。

筆者認(rèn)為，首先，加工企業(yè)在產(chǎn)品上貼附商標(biāo)的行為應(yīng)視為商標(biāo)使用，貼附行為是商標(biāo)最終發(fā)揮識別功能的一個(gè)必要前提，雖然其在國內(nèi)加工階段的貼附行為并沒有發(fā)揮識別作用，但是產(chǎn)品流入國外市場后仍會發(fā)揮識別作用，因此，只要判斷貼附商標(biāo)的產(chǎn)品是否最終流入市場即可判斷商標(biāo)是否發(fā)揮了識別作用。其次，加工承攬關(guān)系不同于代理關(guān)系，代理法律關(guān)系當(dāng)中，代理人的行為結(jié)果一般歸于被代理人，而在承攬關(guān)系當(dāng)中，定作方和加工方的行為是獨(dú)立的，[15]而且，根據(jù)授權(quán)方商標(biāo)的知名度的不同，加工企業(yè)獲得的利潤亦有所不同，這并不能否認(rèn)商標(biāo)使用事實(shí)上給定牌加工企業(yè)帶來了利潤，因而定牌中的使用符合侵權(quán)判定法條所要求的“使用”這一前提。

（二）混淆可能性與涉外定牌加工侵權(quán)

我國在長期的立法以及司法實(shí)踐中，將混淆可能性作為判定相似性的基準(zhǔn)，2002年出臺的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條指出：“商標(biāo)近似是指……易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或認(rèn)為其來源與原告注冊商標(biāo)的商品有特定聯(lián)系，也就是學(xué)理上稱的混淆性近似。”但實(shí)際上，相似性與混淆可能性并沒有必然的因果聯(lián)系，而且判定是否侵權(quán)應(yīng)以損害商標(biāo)的功能為前提，比如是否造成公眾的混淆和誤認(rèn)，而非商標(biāo)是否相似。比如汽車品牌本田和現(xiàn)代的商標(biāo)非常相似，都是一個(gè)“H”,但是消費(fèi)者在購買車時(shí)通常不會發(fā)生誤認(rèn)，因?yàn)槠嚨膬r(jià)格較高，消費(fèi)者通常會花費(fèi)更多的精力在品牌選購當(dāng)中，因此混淆性近似也逐漸退出歷史舞臺，混淆可能性在判定侵權(quán)中發(fā)揮著越來越重要的作用。

根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》，混淆可能性在侵權(quán)判定中已經(jīng)逐漸脫離依附于相似性認(rèn)定的從屬地位，已經(jīng)成為獨(dú)立的侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)，這在涉外定牌加工案中表現(xiàn)得尤為明顯。2013年《商標(biāo)法》修改后，涉外定牌加工案件多以定牌加工商品在國內(nèi)生產(chǎn)加工后并未流入國內(nèi)市場，并未割裂商品與商標(biāo)之間、商標(biāo)與產(chǎn)品或服務(wù)提供者之間的聯(lián)系，不會造成相關(guān)消費(fèi)者對產(chǎn)品來源的誤認(rèn)，接觸到該商標(biāo)的僅為運(yùn)輸人員、負(fù)責(zé)商品檢驗(yàn)的人員，并不包含在相關(guān)公眾的范圍之內(nèi)。雖然消費(fèi)沒有地域限制，但是在該商標(biāo)已被注冊的銷售地，已經(jīng)不屬于國內(nèi)商標(biāo)法管轄的范圍，混淆中的“相關(guān)”應(yīng)該僅包括國內(nèi)的相關(guān)消費(fèi)者，而不包括國際市場上的消費(fèi)者。

日前最高院審理的“HONDAKIT”再審案件判決理由指出，雖然商品未銷售到國外，未造成相關(guān)公眾混淆，但商標(biāo)侵權(quán)采用的是無過錯(cuò)原則而且不以實(shí)際損害為構(gòu)成要件，因此致使相關(guān)公眾混淆這一結(jié)果并不要求實(shí)際發(fā)生，只要求現(xiàn)有的行為能夠產(chǎn)生這樣的結(jié)果即可。不過，這里隱含了一個(gè)前提即損害結(jié)果和行為之間有因果聯(lián)系，可是根據(jù)商標(biāo)的地域性原則，商標(biāo)法僅能在境內(nèi)給予商標(biāo)權(quán)人以專用權(quán)保護(hù)，境外搶注商標(biāo)并獲得商業(yè)利益的情形并不受本國商標(biāo)法所管轄。對此，最高院的判決中給出了理由，其指出，隨著電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，商品有回流的可能，且越來越多的消費(fèi)者走出國門到國外進(jìn)行消費(fèi)，可能會造成混淆。筆者認(rèn)為，這一理由是針對“HONGDA”案進(jìn)行的個(gè)案判定，并不意味著涉外定牌加工的商標(biāo)糾紛均應(yīng)認(rèn)定為侵權(quán)，在判定侵權(quán)時(shí)除要考慮商標(biāo)是否相同近似外，還應(yīng)綜合衡量當(dāng)事人雙方的商標(biāo)使用情況、主觀狀態(tài)等進(jìn)行綜合考察。

通過對現(xiàn)有的案例進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)主要可以分為兩種類型，一種是國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人先于外國商標(biāo)權(quán)人在境內(nèi)搶注商標(biāo)，比如，2012年發(fā)生的年年紅國際食品有限公司搶注德國舒樂達(dá)公司一案，[16]該案可以視為國內(nèi)惡意搶注境外商標(biāo)的典型案例。年年紅公司在先搶注舒樂達(dá)公司商標(biāo)，在舒樂達(dá)公司委托國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行定牌生產(chǎn)后，年年紅公司將德國舒樂達(dá)以及其委托的加工商訴上法庭，后原告的訴訟請求被駁回。此案中，年年紅公司的關(guān)聯(lián)公司曾受舒樂達(dá)公司委托在國內(nèi)進(jìn)行貼牌加工，而該關(guān)聯(lián)公司的法定代表人又與年年紅公司的完全控股人是父子關(guān)系，可見，年年紅公司在同類商品上申請相同商標(biāo)的主觀惡意十分明顯，且年年紅公司并未實(shí)際進(jìn)行商標(biāo)使用，不會造成國內(nèi)消費(fèi)者發(fā)生混淆，更不會使國際市場上的消費(fèi)者發(fā)生混淆，因此不應(yīng)認(rèn)定為侵權(quán)。涉外貼牌加工侵權(quán)的第二種類型可以概括為國外商標(biāo)權(quán)人搶注境內(nèi)注冊商標(biāo)的情形，比如“東風(fēng)案”，印尼的PTADI公司在同樣的商品類別上注冊了與我國馳名商標(biāo)相同的商標(biāo)，其不僅采用相同的圖案組合，還采用了漢字“東風(fēng)”二字，可見其主觀惡意十分明顯，而且也很容易被消費(fèi)者誤認(rèn)為是國內(nèi)“東風(fēng)”公司的產(chǎn)品，存在搭便車的嫌疑。但最高人民法院最終判定貼牌企業(yè)不侵權(quán)，這一方面是出于對涉外定牌加工企業(yè)未來發(fā)展的考量，另一方面，印尼PTADI公司注冊的“東風(fēng)”商標(biāo)已經(jīng)得到了印尼最高人民法院再審的確認(rèn)，出于對印尼司法主權(quán)的尊重，我國最高人民法院作出不侵權(quán)的判決也實(shí)屬情理之中。

混淆可能性是認(rèn)定涉外定牌加工是否侵權(quán)的重要因素，首先，要判斷被訴產(chǎn)品是否全部流向國外，是否存在回銷的情況。其次，要將國內(nèi)外商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)使用情況、關(guān)聯(lián)關(guān)系等梳理清楚，分析是否存在惡意搶注、搭便車等行為進(jìn)而判斷是否會造成相關(guān)公眾混淆，還可以輔助通過考察商標(biāo)注冊時(shí)間、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓情況、國際市場流通情況等進(jìn)行判定。

（三）“合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”與涉外定牌加工侵權(quán)

關(guān)于“合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”這一侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)，有觀點(diǎn)主張，這一標(biāo)準(zhǔn)不能用作判定侵權(quán)，首先，商標(biāo)直接侵權(quán)采取的是無過錯(cuò)責(zé)任，所以沒有必要考慮合理注意義務(wù)這一問題。其次，即使加工方盡了謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，但是其沒有獲得境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)是客觀事實(shí)，以加工委托方在國外有商標(biāo)權(quán)進(jìn)行抗辯，違反了商標(biāo)權(quán)具有地域性這一基本原則，因此考慮其是否盡到注意義務(wù)無實(shí)質(zhì)意義。

筆者認(rèn)為將“合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”作為判定涉外定牌加工是否侵權(quán)的考量因素實(shí)屬必要，這也符合定牌加工常態(tài)化的發(fā)展趨勢，而且其并未與商標(biāo)法所保護(hù)的宗旨相違背，這一侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)較好地兼顧了國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人與國外商標(biāo)權(quán)人的利益。首先，合理注意義務(wù)可以考察加工企業(yè)的主觀狀態(tài)，判斷加工企業(yè)是否是惡意侵權(quán)，比如，加工企業(yè)是否能夠舉證證明委托方為商標(biāo)的合法持有人，加工企業(yè)貼附的商標(biāo)與國外委托方的授權(quán)商標(biāo)是否一致等，但此處不適宜給加工企業(yè)附加過高的注意義務(wù)，因?yàn)榧庸て髽I(yè)在加工承攬中獲取的加工費(fèi)相較于委托方獲取的商業(yè)利潤來講十分微弱，相應(yīng)的，也不應(yīng)該賦予其更高的義務(wù)。其次，在這一標(biāo)準(zhǔn)中又融入了實(shí)質(zhì)性損害這一判定標(biāo)準(zhǔn)，可以充分保障國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人維護(hù)其權(quán)利，實(shí)現(xiàn)加工企業(yè)和國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人利益之間的平衡。

三、定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判定及防范的建議與展望

（一）將境內(nèi)權(quán)利人的商標(biāo)持有狀態(tài)納入侵權(quán)判定考察

2019年最新修訂的《商標(biāo)法》第四條新增條款指出“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”，該條款是針對目前我國境內(nèi)的商標(biāo)搶注情況、濫用訴權(quán)現(xiàn)象逐漸增多作出的重要指示。不過，大多搶注商標(biāo)人在搶注后并不將商標(biāo)予以使用，而是等待真正商標(biāo)權(quán)人出現(xiàn)后惡意訴訟或是以搶注的商標(biāo)作為談判資本獲取商業(yè)利益，這不僅損害了市場競爭秩序的正常運(yùn)行也違背了商標(biāo)法的根本宗旨。

將權(quán)利人的商標(biāo)持有狀態(tài)作為商標(biāo)侵權(quán)判定的考察前提，一方面，有助于市場秩序的正當(dāng)運(yùn)行，不給那些投機(jī)者以可乘之機(jī)；另一方面，這將有助于我國商品市場更加健康發(fā)展，亦能在國際上建立公平、良好的司法環(huán)境形象?？疾焐虡?biāo)人的權(quán)利持有狀態(tài)不僅可以從使用情況入手，還可以從商標(biāo)的廣告情況、傳播情況、投資情況等，綜合分析國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人是否是合格的商標(biāo)持有人，該商標(biāo)是否已因連續(xù)三年不使用而應(yīng)被撤銷，將境內(nèi)權(quán)利人的商標(biāo)持有狀態(tài)作為考察侵權(quán)判定的前提可以減少因惡意訴訟帶來的司法資源浪費(fèi)，亦不會使得亟需用商標(biāo)的人陷入無法使用的尷尬境地。

（二）定牌加工企業(yè)積極進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)防控

定牌加工企業(yè)積極做好知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控對于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要作用，定牌加工企業(yè)可以在接受加工委托前對于委托方的商標(biāo)權(quán)利狀況進(jìn)行調(diào)查，主要考察委托方是否已經(jīng)獲得商標(biāo)合法授權(quán)、商標(biāo)是否處于爭訟階段以及是否與國內(nèi)商標(biāo)相同或近似等情況，尤其要注意其是否與國內(nèi)馳名商標(biāo)相同或近似，是否存在搭便車行為。企業(yè)在加工過程中，要嚴(yán)格按照委托方委托的商標(biāo)圖樣進(jìn)行加工生產(chǎn)，加工后將全部產(chǎn)品出口給委托方，防止產(chǎn)品回流，引發(fā)侵權(quán)糾紛，不僅如此，定牌加工企業(yè)還應(yīng)該及時(shí)關(guān)注涉外定牌商標(biāo)案件的司法動(dòng)態(tài)，及時(shí)完善知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，積極做好風(fēng)險(xiǎn)防控，減少因商標(biāo)侵權(quán)訴訟等帶來不必要的損失。

四、結(jié)語

商標(biāo)法在維護(hù)市場正當(dāng)競爭秩序的同時(shí)也體現(xiàn)著一種商業(yè)政策選擇，目前，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩等給我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了較大的影響，而定牌加工這一經(jīng)濟(jì)全球化常態(tài)下的產(chǎn)物也受到了一定程度的影響，雖然加工企業(yè)并不是企業(yè)最終的路徑選擇，但是其對于促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級等仍舊有不可估量的作用。我們應(yīng)該正視其對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的作用，但是同時(shí)也要權(quán)衡國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的利益，不能采取一刀切的斷案方式，不能簡單地得出涉外定牌加工一律侵權(quán)或者不侵權(quán)的結(jié)論，要根據(jù)商標(biāo)的使用狀況、是否構(gòu)成混淆以及加工方是否盡到合理注意義務(wù)等來進(jìn)行綜合判斷，這就要求司法裁判者在審判時(shí)對市場動(dòng)態(tài)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r有較為全面和客觀的了解。對于商標(biāo)權(quán)人來說，其如果想阻止國外的惡意搶注人搭便車，則應(yīng)該盡早拓展國外市場，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升研發(fā)技術(shù)、制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃，這樣才能贏得更廣闊的發(fā)展空間。

注釋

①中華人民共和國海關(guān)總署.2016 年中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)狀況[EB/OL].http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/gkml287/index.html?callbackUrl=/tabid/1165/InfoID/27933/Default.aspx，2020-01-02/2020-02-01。

②最高人民法院（2014）民提字第38 號；最高人民法院（2016）最高法民再339號；最高人民法院（2019）最高法民再138號。

③宋亞輝.經(jīng)濟(jì)政策對法院裁判思路的影響研究——以涉外貼牌生產(chǎn)案件為素材[J].法制與社會發(fā)展，2013，19（5）：82-96。

④易健雄.OEM 商標(biāo)侵權(quán)糾紛處理的態(tài)度選擇——遵循“從結(jié)果出發(fā)”的思維方式[J].知識產(chǎn)權(quán)，2009，19（3）：23-28。

⑤阮開欣.論跨境侵犯知識產(chǎn)權(quán)的法律適用——以涉外貼牌加工問題為出發(fā)點(diǎn)[J].上海交通大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)社會科學(xué)版），2018，26（4）：60-72。

⑥福建省高級人民法院（2012）閩民終字第500號民事判決書。

⑦浙江省高級人民法院（2005）浙民三終字第284號民事判決書。

⑧羅曉霞.涉外貼牌加工商標(biāo)侵權(quán)糾紛法律問題探討——兼評《商標(biāo)法》第57條[J].法學(xué)雜志，2019，40（5）：66-75。

⑨山東省高級人民法院（2011）魯民三終字第156號民事判決書。

⑩福建省高級人民法院（2012）閩民終字第378號民事判決書。

[11]凌宗亮.商標(biāo)性使用在侵權(quán)訴訟中的作用及其認(rèn)定[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2017（9）：74-82。

[12]何懷文.“商標(biāo)性使用”的法律效力[J].浙江大學(xué)學(xué)報(bào)（人文社會科學(xué)版），2014，44（2）：165-176。

[13]劉鐵光.《商標(biāo)法》中“商標(biāo)使用”制度體系的解釋、檢討與改造[J].法學(xué)，2017（5）：76-87。

[14]張玉敏.國際貿(mào)易“貼牌加工”性質(zhì)分析[J].重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)（社會科學(xué)版），2008（1）：5-8。

[15]浙江省高級人民法院課題組.貼牌生產(chǎn)中商標(biāo)侵權(quán)問題研究[J].法律適用，2008（4）：65-70。

[16]福建省高級人民法院（2012）閩民終字第378號民事判決書。