戴 哲

目 次

一、問題的提出

二、我國專利無效追溯力二元結構的缺陷

三、我國專利無效追溯力二元結構的修改必要

四、我國應當設立專利無效追溯力的一元結構

五、結語

一、問題的提出

自1992 年以來，我國《專利法》第47 條設立了專利無效后的追溯力規(guī)則，立法者對于該追溯力設置了二元結構：一方面，對于權利而言，無效決定具有追溯力，專利權的撤銷被認定為自始無效；另一方面，對于在先權利有效情形下已經履行的許可、轉讓合同、在先侵權判決和侵權處理決定，無效決定原則上不具有追溯力，只有存在明顯違反公平原則的情形或者權利人存在主觀惡意時，無效決定才具有追溯力。然而，若從合同法角度上看，此種二元結構互存交集，天然存在沖突。既然權利在宣告無效之后自始不具有效力，那么，依據被無效權利而作出的在先判決和簽訂的許可、轉讓合同卻又如何具有效力？事實上，1989 年頒布的《技術合同法實施條例》就曾依據合同法的一般規(guī)則，允許專利無效對于專利轉讓合同產生追溯力?！?〕《技術合同法實施條例》第65 條規(guī)定：“專利權轉讓合同成立后，該項專利權被宣布無效的，轉讓方應當返還價款?！彪m然這一條款至1999 年《合同法》頒布之后被廢止，但也可以看出，我國曾在專利無效的追溯力上長期適用存在沖突的兩種不同規(guī)則。

即便在1999 年之后，這種沖突也未徹底終結。盡管最高人民法院在2001 年發(fā)布的《全國法院知識產權審判工作會議關于審理技術合同糾紛案件若干問題紀要》第61 項中規(guī)定，“專利權被宣告無效的，合同終止履行，并依據專利法的有關規(guī)定處理”，但在實踐中，法院仍常采用合同法的一般規(guī)則支持專利無效追溯力的一元結構。如在鐘惠根與杭州華興印染有限公司糾紛案中，涉案專利一共有4 項權利要求，其中2 項在專利許可合同履行結束后被宣告無效，浙江省高級人民法院基于彼時《合同法》第344 條〔2〕《合同法》 第344 條規(guī)定：“專利實施許可合同只在該專利權的存續(xù)期間內有效。專利權有效期限屆滿或者專利權被宣布無效的，專利權人不得就該專利與他人訂立專利實施許可合同?！币?guī)定認定，涉案專利許可合同涉及被無效權利要求的內容應歸于無效，實際上支持了專利無效對于專利許可合同具有追溯力?！?〕參見浙江省高級人民法院（2010）浙知終字第110 號民事判決書。又如在崔彪與柳州瓦軸軸承有限公司糾紛案中，涉案專利在許可結束后被部分無效，廣西壯族自治區(qū)高級人民法院也依據《合同法》第344 條認定在先的許可協(xié)議部分無效，最高人民法院還駁回了專利權人的再審請求?！?〕參見最高人民法院（2013）民申字第1213 號民事裁定書。這種沖突還延續(xù)到理論層面，學界對此亦存在爭議。一派主張考慮專利權的特性而論證《專利法》上二元追溯力的合理性，〔5〕參見王曉君、劉鐵光：《論專利無效宣告的追溯力——認真對待知識產權的特殊性》，載《社會科學戰(zhàn)線》2013 年第12 期，第179 頁。另一派則以合同法規(guī)則主張回到一元追溯力?！?〕參見李揚：《專利權無效后實施費等可否作為不當得利處理》，載《知識產權》2010 年第3 期，第56 頁。由此可見，專利法無效的追溯力規(guī)則在我國仍存爭議。而這一規(guī)則涉及眾多當事人的利益分配，因此有待厘清。那么，我國到底應當采用何種追溯力規(guī)定？《專利法》現有的專利無效追溯力是否具有合理性？在《專利法》設置該規(guī)則近30 年后的今天，可以結合實施經驗，對此進行檢驗。

二、我國專利無效追溯力二元結構的缺陷

根據我國立法者的解釋，之所以在《專利法》上設立專利無效的二元追溯力規(guī)則，有以下兩項原因。一方面，立法者持秩序論，其認為，專利存在失效的高風險，該規(guī)則的設立旨在維護社會秩序穩(wěn)定，〔7〕參見全國人大常委會法制工作委員會經濟法室：《〈中華人民共和國專利法〉釋解及實用指南》，中國民主法制出版社2009年版，第90 頁；參見何永堅：《新商標法條文解讀與適用指南》，法律出版社2013 年版，第130 頁。我國最高人民法院也認為，專利權一旦被宣告無效，還要溯及法院已經作出并執(zhí)行的判決、調解書，會使法院判決、調解書處于不穩(wěn)定的狀態(tài)，進而影響社會經濟秩序的穩(wěn)定。〔8〕參見最高人民法院（2020）最高法民申3594 號民事裁定書。另一方面，立法者持對價論，其認為，權利相對人在權利失效前已經因權利受到保護而獲得了實際的利益，因而權利人無需再返還已獲取的費用?！?〕參見全國人大常委會法制工作委員會經濟法室：《〈中華人民共和國專利法〉釋解及實用指南》，中國民主法制出版社2009年版，第90 頁。不過，從以往近30 年的制度實踐上看，這兩種理論皆存在問題，并且，立法者的制度設計目的與最終效果存在落差，由此，這種追溯力二元結構存在重大缺陷。

（一）秩序論的證偽

1.專利無效風險的不當評價

秩序論的存在以一項假設為前提。我國立法者曾擔心，若允許無效決定對于契約和判決追溯既往，將會使法院判決、裁定及行政機關決定處于不穩(wěn)定的狀態(tài)，造成不利于經濟穩(wěn)定發(fā)展的后果。〔10〕參見湯宗舜：《專利法解說》，知識產權出版社2002 年版，第298 頁。這種觀點常以進入無效程序的專利無效比例高為依據，實踐中，我國的這一比例達到了50%，而美國、日本、德國的數據與我國相當?！?1〕參見康添雄：《專利權不確定性是如何實現的》，載《河北法學》2012 年第10 期，第107 頁。以之為據，確實容易使人產生多數專利權利皆不穩(wěn)定之印象。不過，從2020 年國家知識產權局發(fā)布的數據來看，我國發(fā)明專利授權達到53 萬件，而同年被無效的發(fā)明專利僅為926 件，〔12〕參見超凡研究院：《2020 年中國專利無效決定統(tǒng)計分析》，來源：http://www.iprdaily.cn/news_27035.html， 2021 年6 月29日訪問。被無效率僅為0.17%。類似地，在德國只有約1%的授權專利被訴及無效，其中真正無效的只占45%，也就意味著，德國的專利被無效率只有約0.45%。〔13〕參見［德］魯道夫·克拉瑟：《專利法——德國專利和實用新型法、歐洲和國際專利法》（第6 版），單曉光等譯，知識產權出版社2016 年版，第757 頁?？梢钥闯觯鲊l(fā)明專利的審查質量并不低，真正被無效的只占授權總量的極小份額，遠非一般情形。兩種統(tǒng)計路徑的不同，會在結果判定上造成巨大差異。以體現整體的第二種數據為準，則可發(fā)現立法者過分夸大了專利無效之后果，無效情形原本只占極少數，難以得出允許權利無效追溯既往會對專利秩序造成嚴重沖擊的結論。立法者忽略了，對于給付標的之缺失，合同法上已經為當事人設定了相應的救濟規(guī)則，這些規(guī)則背后所代表的也是一種法律秩序。反倒是為此種低概率的特例創(chuàng)設有違合同法的特殊規(guī)則，將會人為地損害更上位的秩序，后果更加嚴重。

真正存在秩序隱患的，實為缺乏實質審查的實用新型與外觀設計，若一味地持秩序論而轉移無效風險，則容易造成權利人濫用此種追溯力規(guī)則。權利人可以先積極申請低質量的實用新型或外觀設計，再提起侵權之訴索取賠償，即便實用新型或外觀設計日后被宣告無效，由于這種行為屬于正常的商業(yè)行為，難言惡意，權利人也無需再退還權利金。以設計人胡崇亮為例，根據裁判文書網的統(tǒng)計，由他發(fā)起或者由與他相關的被許可人發(fā)起的外觀設計案件已超過200 起，其獲得了巨額回報，并且，這些涉案的外觀設計多在侵權判決后被宣告無效，但是，除了尚未執(zhí)行的判決之外，法院對于已經支付的賠償費皆未認定應予退還?！?4〕可參見諸如最高人民法院（2015）民申字第2918 號民事裁定書、廣東省高級人民法院（2018）粵民終498 號民事判決書。

2.對于私益的犧牲缺乏價值支撐

知識產權是人為擬制稀缺而形成的財產權，知識產權法律關系代表的是一種人與人之間的秩序，若以交易秩序為由犧牲知識產權人的利益，實則是以交易秩序對抗財產權秩序，蘊含著價值層級的劃分。然而，這種對抗的成立只應具有特殊性。在傳統(tǒng)的物權法上，這種交易秩序對抗有體物權的場景出現在善意取得規(guī)則之上，旨在保護善意第三人對于權屬公示所產生的信賴利益，如果缺乏此種信賴利益，則對抗難以為繼。但在專利權被無效之后，立法者在缺乏上位價值保護的情況下直接以交易秩序作為最高保護對象，實則將此種對抗的特殊性轉化為一般性，實屬不當。

即便要犧牲私益，犧牲的對象也存在錯誤。學界常以專利權利的不穩(wěn)定性而主張專利權人對于權利失效不具有可責難性，而權利相對人在受讓或許可過程前應當充分認識此種權利不穩(wěn)定性所產生的風險，故而對于權利失效存在責難可能?！?5〕參見王曉君、劉鐵光：《論專利無效宣告的追溯力——認真對待知識產權的特殊性》，載《社會科學戰(zhàn)線》2013 年第12 期，第179 頁。這種觀點顛倒了權利人與相對人的風險認知能力。當專利在審查機構予以登記之后，其上權利即被推定有效。若權利在此后被無效，權利人與權利相對人一般都無法預見到該權利無效的決定。不過，在簽訂許可或轉讓合同時，原權利人與權利相對人對于這種風險的認知能力并不相同。由于原權利人通常為發(fā)明的開發(fā)者或者在先使用人，更了解技術信息之內涵，對于權利效力的認知程度要優(yōu)于被許可人、受讓人。權利相對人只有在許可與受讓發(fā)生之后，通過對于發(fā)明的使用，才會逐漸達到與權利人相一致的信息認知水平。我國立法者已經認識到權利人與相對人存在信息不對稱的局面，〔16〕參見謝鴻飛、朱廣新：《民法典評注：合同編典型合同與準合同》（第3 卷），中國法制出版社2020 年版，第494 頁。故而在《民法典》第866 條要求專利許可人在許可過程中應當“交付實施專利有關的技術資料，提供必要的技術指導”。然而，在信息不對稱的情況下，依據現有的專利權無效宣告追溯力規(guī)則，更了解權利無效風險的權利人無需承擔責任，更不知曉無效風險的權利相對人卻要承擔所有的代價。風險認知與責任承擔完全不對稱，制度設計存在明顯失衡。

3.秩序論構建的片面性

即便從秩序論本體的建立上看，現有二元結構的追溯力規(guī)則并未采用一以貫之的秩序論，存在片面性。如果立法者真正以完整的秩序論為制度構建的核心，則只有兩種選擇，要么回到專利申請之時的原點秩序，要么遵守專利無效宣告之日的現時秩序。這是一種具有體系上合理性的一元秩序結構，即要么完全推翻既定的秩序，要么完全維護已經形成的秩序，前者肯定權利自始無效的追溯力，而后者否認權利無效具有追溯力，這樣才可真正達到秩序穩(wěn)定。而目前的此種二元秩序論，反而造成具有交互性的法律秩序之間的脫節(jié)。

同時，在對象上，秩序論亦具有片面性，其在契約關系上僅涉及許可、轉讓合同，并未涵蓋所有的合同類型。然而，當今的專利權之利用早已突破許可和轉讓，呈現多元化之感。除去這兩者之外，基于專利產生的契約關系可能還涉及質押合同、技術開發(fā)的委托合同，乃至以專利為出資的入股協(xié)議?！?7〕參見秦潔、康添雄：《專利權無效之后的處置：“治/亂”的政策選擇》，載《知識產權》2012 年第11 期，第47 頁。由于立法者并未將這些合同納入權利失效追溯力例外情形，這就意味著，立法者默認了權利失效對于此類合同具有追溯力，相關利益主體可以主張原有合同之給付不能，而基于不當得利追討。由此，造成不同契約的權利相對人在利益分配上出現嚴重的不一致現象。既然立法者允許犧牲被許可人、受讓人與被訴侵權人之利益以維護已形成的秩序，那么，這種契約區(qū)分就不應存在。由此可見，立法者所持的秩序論本身也不徹底，存在諸多解釋漏洞。

（二）對價論的證偽

不同于秩序論的強目的性，對價論是一種結果論，即認為當事人已經取得了合理補償。在這種觀點的影響下，學界進而認為，若要求權利人返還支付的費用，反而會使權利相對人獲得雙重乃至多重利益，尤其是權利相對人通過前期對于知識產權客體的使用，已經獲得了先發(fā)優(yōu)勢?！?8〕參見董美根：《專利許可合同若干問題研究》，載《電子知識產權》2009 年第10 期，第46 頁。然而，這種理論存在諸多不合理之處，有待商榷。

首先，權利無效與合同有效并不兼容。對價論的支持者實際上將發(fā)明作為專利許可與轉讓合同的客體，由此主張，哪怕權利不復存在，但契約并不失效，受讓人或被許可人已經通過契約從發(fā)明實施中獲益?！?9〕參見楊金琪：《淺析專利無效對專利權轉讓合同和專利實施許可合同的影響》，載《知識產權》1991 年第3 期，第42 頁。例如，在黃仁義訴廣東萬和新電氣股份有限公司案中，涉案的發(fā)明專利被撤銷，但成都中院卻認為，“原被告雙方所簽《專利普通實施許可協(xié)議》的合同標的不是專利技術，而系技術……涉案的發(fā)明技術被宣告無效，并不直接導致《專利普通實施許可協(xié)議》無效?！薄?0〕成都市中級人民法院（2011）成民初字第1056 號民事判決書。這種觀點對于專利許可與轉讓合同的客體存在誤認。從許可上看，我國《民法典》第865 條已明確規(guī)定：“專利實施許可合同僅在該專利權的存續(xù)期限內有效。”這一條款乃效力性規(guī)定，“專利在有效期內”是專利許可合同有效的必要不充分條件，違反效力性規(guī)定的合同，應為無效合同?！?1〕參見謝鴻飛、朱廣新：《民法典評注：合同編典型合同與準合同》（第3 卷），中國法制出版社2020 年版，第491 頁。可以看出，專利許可合同的標的實則為權利，否則權利無效之后，只要發(fā)明存在，這一合同應當繼續(xù)有效。從轉讓上，《民法典》第863 條雖然將專利權轉讓合同視為一項技術轉讓合同，但根據學界的一般理解，這一合同針對的乃是專利權，因此受讓人取得的對象受保護期的限制?！?2〕參見謝鴻飛、朱廣新：《民法典評注：合同編典型合同與準合同》（第3 卷），中國法制出版社2020 年版，第481 頁；王利明：《合同法研究》（第3 卷），中國人民大學出版社2012 年版，第601 頁?；氐健秾＠ā返?7 條，第1 款已經規(guī)定，被宣告無效的專利自始無效，則意味著專利許可與轉讓合同的客體自始不存在，合同之給付亦自始不能。

其次，對價論中的對價并不存在。在我國立法者看來，在契約的履行過程中，權利相對人獲得了一種“實際的利益”?！?3〕參見全國人大常委會法制工作委員會經濟法室：《〈中華人民共和國專利法〉釋解及實用指南》，中國民主法制出版社2009年版，第90 頁。然而，被無效的專利自始處于公共領域，即便權利相對人在權利有效期間內獲得了使用發(fā)明的自由，這種自由也并非為原權利人所給予，而是公共領域的公益使然。對價論賦予了被無效的權利人對公共領域之發(fā)明以特殊的私益訴求，有違公共領域設置的原理。日本學界已經認識到對價論的此種局限性，轉而以準占有作為權利金不予歸還的理論支撐，即便專利權被無效，但原專利權人可適用《日本民法典》第205 條的準占有規(guī)則而享有孳息取得權，可以保有已經取得的權利金，〔24〕參見豊崎光衛(wèi)『工業(yè)所有権法』（有斐閣，1980 年），285-286 頁。不過，此種學說仍未擺脫將公共領域之物納入私益范疇之錯誤，不具有說服力。

最后，對價論有違瑕疵擔保責任的要求。我國《民法典》第870 條已明確規(guī)定了技術許可人與技術出讓人應承擔權利存在的瑕疵擔保責任，〔25〕《民法典》第870 條規(guī)定：“技術轉讓合同的讓與人和技術許可合同的許可人應當保證自己是所提供的技術的合法擁有者，并保證所提供的技術完整、無誤、有效，能夠達到約定的目標?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第26 條還規(guī)定：“專利實施許可合同讓與人負有在合同有效期內維持專利權有效的義務?！钡?72 條還規(guī)定：“許可人未按照約定許可技術的，應當返還部分或者全部使用費?！备鶕W界的通說，這里的“未按照約定許可技術”包括所許可的技術不符合約定，如技術瑕疵?！?6〕參見謝鴻飛、朱廣新：《民法典評注：合同編典型合同與準合同》（第3 卷），中國法制出版社2020 年版，第517 頁。若以特殊法優(yōu)于一般法的立法原理，賦予專利權無效追溯力規(guī)則以合理性，則會造成一種極其矛盾之結果。當技術存在微小瑕疵時，受讓人與被許可人尚可主張權利金的返還；但當技術因不具有可專利性而存在嚴重瑕疵，受讓人與被許可人反而無法主張權利金返還。而按照舉輕以明重之邏輯，考慮到前者可以成立權利金返還請求權，后者更應當賦予權利相對人以權利金返還請求權。

（三）平衡論的落空

在秩序論與對價論之外，立法者也并未完全舍棄對于相對人的利益保護，這一追溯力規(guī)則還蘊含著一項平衡論?！秾＠ā返?7 條呈現“原則—例外—例外之例外”之架構，其旨在通過“例外之例外”規(guī)則對于被許可人、受讓人與被訴侵權人的利益作出特殊救濟，以在維護秩序穩(wěn)定與公平合理之間尋求平衡?！?7〕參見尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011 年版，第490 頁。這一“例外之例外”的救濟體現于兩種情形，一為存在明顯違反公平原則的情形，二為權利人存在主觀惡意的情形。不過，此種救濟并未達到立法者預期之效果。

1.平衡論適用的要求過高

從公平原則上看，只有違反該原則達到“明顯”程度，權利相對人才享有救濟之可能。這一要求存在高度抽象性，導致實踐中該公平原則極少被適用。例如，在胡崇亮與佛山市藍飛五金加工廠糾紛案中，廣東省高級人民法院即明確指出，由于公平原則的模糊性與寬泛性，法院在適用《專利法》第47條第三款認定“明顯違反公平原則”時應當相當審慎，不應過度擴充“明顯違反公平原則”的情形，避免公平原則的濫用突破《專利法》第47 條的立法宗旨?！?8〕參見廣東省高級人民法院（2017）粵民終214 號民事判決書。實踐中，法院對此的適用存在諸多爭議，皆未統(tǒng)一。根據立法者之解釋，這一公平原則的適用可采時間要素進行判斷，即面向權利相對人還未實施權利或者只實施了較短時間而權利就被宣告無效的情形，此時權利相對人獲得的收益遠遠低于所支付的費用?！?9〕參見全國人大常委會法制工作委員會經濟法室：《〈中華人民共和國專利法〉釋解及實用指南》，中國民主法制出版社2009年版，第92 頁。但是，法院往往并未遵循此種解釋路徑。如在一起專利案件中，專利侵權判決僅四個月后，涉案的專利權即被宣告無效，最高人民法院卻拒絕認定該案存在“明顯違反公平原則”的事由。〔30〕參見最高人民法院（2018）最高法民申2482 號民事裁定書。

從主觀惡意上看，考慮到舉證責任之困難，權利相對人也很難獲得賠償。例如，在盧某等與佛山市容桂順聯(lián)五金公司糾紛案中，一審法院認為，盧某所享有的外觀設計專利權因與現有設計相同而被宣告無效，且在盧某申請外觀設計專利權之前，涉案外觀產品已于市場流通，可推定盧某屬于惡意申請。二審法院則推翻了一審判決，認為雖然盧某的外觀設計專利權由于缺乏新穎性而被宣告無效，但是沒有直接證據證明盧某在申請專利時，已經知曉所欲申請的外觀設計缺乏新穎性，因此盧某申請專利時主觀上沒有惡意?！?1〕參見佛山市中級人民法院（2014）佛中法民一終字第2850 號民事判決書。按照法院的邏輯，除非權利相對人能夠直接證明權利人知曉其權利存在瑕疵，單憑權利人之客觀行為不足以證明其主觀上存在惡意，這大幅增加了權利相對人的舉證難度。

2.平衡論落空的不利后果

當專利無效追溯力的“例外之例外”無法發(fā)揮其原有的救濟作用時，反而會造成兩種不利后果。一方面，追溯力規(guī)則會為應當無效的權利創(chuàng)造濫用的制度空間。實踐中，鑒于舉證困難和法院嚴格限定，權利人被認定惡意或明顯違反公平原則的情況極少，使得一些主觀存在過錯的權利人可以從訴訟中獲益，畢竟，即便專利權被無效，權利人返還損害賠償費用的情形實屬少見，從整體上看，這些權利人提起訴訟獲得的收益會超過其可能承擔不利后果的成本。尤其是在外觀設計與實用新型領域，我國對于專利權取得只設置了形式審查之要求，權利人獲利所需支付的成本極低。在利益的驅動下，這反而會激勵一些主觀存在過錯的權利人積極維權，進而擾亂正常的專利秩序。實踐中不乏此例，有設計人專門以低價值設計或者以已落入公知領域的設計為客體，申請并獲得外觀設計專利權，并隨之大幅提起訴訟，即便日后外觀設計被認定無效，由于法院的“寬容”，此類設計人也無需再退還已經獲得的侵權損害賠償費，由此可獲得巨額回報?！?2〕如前述提到的設計人胡崇亮之例。

另一方面，追溯力規(guī)則會對侵權判決的效力造成損害。以往在專利侵權案件審查的過程中，若被訴侵權人通過行政程序提起無效專利請求，法院一般會選擇中止訴訟。由于無效程序的審理周期往往較為冗長，我國最高人民法院對侵權和無效程序作了適當平衡。根據2015 年修改的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第9 條之規(guī)定，即便被訴侵權人向國家知識產權局提起宣告專利無效的申請，法院也可以在不中止訴訟的情況下繼續(xù)審理案件。又根據2016 年《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第3 條的規(guī)定，對于在合理期限內未被無效的專利，法院可以繼續(xù)審理專利侵權案件。從實踐來看，法院也一般會在推定專利權有效后繼續(xù)審理案件。〔33〕參見張浩然：《專利無效決定溯及力制度檢討與重構——基于最高人民法院適用〈專利法〉第47 條案例群的分析》，載《法律適用》2020 年第18 期，第73 頁。

于是可能出現專利被認定侵權之后，再發(fā)生權利被宣告無效的結果。此時，按照《專利法》第47條的追溯力規(guī)則，則會造成一種非常矛盾的后果。若被訴侵權人遵照侵權判決并給付侵權損害賠償，其無法于專利宣告無效之后請求返還，而倘若侵權人一直拖欠給付賠償費用直至權利被宣告無效，其反而可以免于給付。二者相對比，那些不遵守法院判決的侵權人獲利，而遵守法院判決的侵權人反而會失利，這將反向鼓勵侵權人拖延執(zhí)行法院判決，影響司法判決的效力。這將進一步沖擊追溯力規(guī)則的設計初衷。在舊有的侵權與無效程序的銜接規(guī)則之下，此種追溯力規(guī)則尚不會遇到此種問題，畢竟侵權認定發(fā)生于無效決定之后，權利人并無此種獲利之空間，但在2016 年最高人民法院轉變了侵權與無效銜接規(guī)則之后，牽一發(fā)而動全身，追溯力規(guī)則已很難適應新的情形，立法者應當予以完善。

三、我國專利無效追溯力二元結構的修改必要

現有的秩序論與對價論更像是對于專利無效追溯力二元結構的一種解釋，若進一步分析這一規(guī)則產生的根源，則可以看出，我國產生這一二元結構缺陷實則是一種必然，我國有必要對此進行修改。首先，該二元結構源于我國對于域外法的繼受，但我國并不具備繼受之條件。其次，該二元結構屬于我國立法者適用風險負擔規(guī)則的結果，但是，考慮到專利被撤銷具有自始無效之效力，我國立法者本應適用權利瑕疵規(guī)則。最后，該二元結構還源于立法者對于不同法律價值位階進行特殊安排的結果，但立法者卻錯將最上位價值的實質正義作為秩序論之外的邊緣價值。

（一）根據我國國情確立規(guī)則的需要

知識產權對于我國而言是一項舶來品，〔34〕參見鄭成思：《侵權責任、損害賠償責任與知識產權保護》，載《環(huán)球法律評論》2003 年第4 期，第462 頁。我國專利無效追溯力的二元規(guī)則也源于域外，立法者參照了1975年簽訂的《歐共體專利公約》?！?5〕參見張浩然：《專利無效決定溯及力制度檢討與重構——基于最高人民法院適用〈專利法〉第47 條案例群的分析》，載《法律適用》2020 年第18 期，第75 頁。該公約第35 條第2 款規(guī)定：“除了根據國內法規(guī)定專利權人請求損害賠償存在過失或缺乏善意，或屬于不當得利的情形之外，異議或撤銷程序所作出的專利無效決定的追溯力不得影響：（a）在無效決定之前法院已作出、并已執(zhí)行的最終侵權判決；（b）在無效決定之前已履行完畢的合同；但在適當情況下，可基于公平原則要求返還有關合同下支付的款項。”然而，由于部分成員國未予批準，《歐共體專利公約》并未生效，這一排斥追溯力的條款亦未產生效力。歐洲絕大多數國家都未在其國內的專利法上規(guī)定這一追溯力條款，包括彼時處于歐共體核心的法國、德國和英國。但是，也有少數國家在公約未生效的情況下繼受了該條款，如意大利、西班牙和比利時。

不過，即便在已經繼受未生效的《歐共體專利公約》第35 條的國家內，對于專利無效追溯力的二元結構也未產生共識。1977 年生效的《歐洲專利公約》只在第68 條規(guī)定了專利撤銷的自始無效效力，并未規(guī)定專利無效對契約與在先判決不具有追溯力，依據合同法的傳統(tǒng)規(guī)則，當合同的標的物自始無效時，則契約本不應產生效力。受此影響，專利無效追溯力的二元結構仍存在爭議。例如，在比利時，立法者在1984 年專利法修改時，引入了專利無效追溯力二元結構的條款，但在Dekaply 案中，比利時最高法院卻支持設立專利無效追溯力的一元結構。該案中，專利權人Berry Finance 被部分無效，此無效的部分恰好涵蓋許可合同的技術范圍，被許可人Dekaply 以被許可技術隸屬于公共領域為由主張返還許可費。一審法院認定已支付的許可費不予返還。但被許可人認為，一審判決有違《歐洲專利公約》第68 條的規(guī)定，專利一旦被撤銷，則自始無效，要求為該專利許可支付許可費有違公共秩序，同時被許可人還主張，一審判決有違《歐洲聯(lián)盟運作條約》第101 條的規(guī)定，對市場競爭作了不當限制。布魯塞爾上訴法院于2011 年作出判決，支持了被許可人的訴求，認定一審判決有違公共秩序，比利時最高法院最終維持了上訴法院的判決。〔36〕See Bernard Vanbrabant, ?Transferts de technologie: la sécurisation des redevances est-elle contraire au droit de la concurrence??, Intellectuele rechten / Droits intellectuels, 2013, No.4, p.305.哪怕比利時的國內法已經規(guī)定了專利無效追溯力的二元結構，但由于法院認為這一規(guī)定與歐盟立法存在沖突，實際上仍采用追溯力一元結構。

又以意大利為例，意大利立法者在1979 年的專利法修法后，于其專利法第59 條引入了《歐共體專利公約》的專利無效追溯力條款，但這一引入仍存爭議。在1979 年之前，意大利秉承專利無效追溯力的一元結構，承認專利無效對于在先契約的追溯力，〔37〕See Alessandro Torroni, ?Il contratto di licenza di brevetto?, Vita Notarile, 1998, No.1, p.178.如意大利最高法院在1972 年的一起案件中適用合同法規(guī)則，認定被許可人可在專利被撤銷后主張解除合同，〔38〕See Cass. 25.07.1972, GADI 1972, 2542.米蘭地區(qū)法院在1974 年則認定許可合同在專利被撤銷后無效?！?9〕See Trib. Milan 12.07.1974, GADI Rep.Sist. 1972 to 1987, p. 561.在1979 年之后仍有不少學者主張，1979 年之前法院長期采納的專利無效追溯力一元結構仍為一般性規(guī)則，1979 年所引入的追溯力條款只為例外規(guī)定?！?0〕See Alfonso Giambroconnoe Marco Andreolini, Brevetti e proprietà industriale : brevetti per invenzioni, modelli, marchi, tutela del software, Pirola Editore, 1987, p.61.

同時，部分歐陸國家之所以規(guī)定專利無效追溯力的二元結構，其中的理由亦與我國情況不相吻合。例如，意大利法院曾對其《專利法》第59 條規(guī)定該二元規(guī)則的原因作出過解釋，其認為，這一規(guī)則之所以存在，是因為專利無效與專利合同的有效性無關，這些合同的標的物并非專利，而是使用發(fā)明之利益，因此即便專利撤銷產生自始無效之效力，契約并不自始無效，故而專利權人無需返還權利金?！?1〕See Trib. Bologna 07.09.1989, GADI 1990, 2491. Cited in Arnold Vahrenwald, Patent Licence Contracts in English, French and Italian Law, PHD Thesis of University of Kiev, 1995, p.207, https://tbplaw.com/data/PatLicContr.pdf, accessed July 20, 2021.但在我國，如前所述，我國《民法典》第865 條與《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第34 條已經明確以專利權有效性作為專利許可與轉讓合同成立之條件，因此我國并不具有《歐共體專利公約》第35 條實施專利無效追溯力二元結構的條件。

由此可見，我國實際上僅僅以一項尚未生效、并存在爭議的條款為參照，設計了現有專利權無效追溯力的二元規(guī)則。并且，我國立法者并未認識到我國的情況并不符合該規(guī)則的原始設計前提，仍強行于我國繼受此規(guī)定，在兩種不同體系的沖突下，前述提及的專利無效追溯力規(guī)定之缺陷就成為一種必然發(fā)生的結果。因此，我國立法者有必要根據我國的實際情況，確立合理的專利無效追溯力規(guī)則。

（二）合理分配專利無效風險的需要

無論是秩序論，還是對價論，其背后導向的皆是由權利相對人承擔權利無效風險的后果，二者體現了一種共通的理論，即風險負擔規(guī)則。根據我國《民法典》第604 條之規(guī)定，標的物毀損、滅失的風險隨著標的物的交付而轉移至受讓人。我國學界將這一理論沿用至專利權無效風險負擔上，進而容易得出專利權無效不再溯及轉讓、許可合同的結論。這種論證邏輯在于，任何專利申請都有被無效之可能，當事人簽訂這些合同是風險博弈的結果，對于權利人而言，簽訂這些合同能夠在合同被無效之前收取到權利金；對于權利相對人而言，他們經過了前期的評估，已經判斷無效風險屬于可接受之成本，并能夠獲得更高額的收益，契約一旦成立，則風險轉移，此后發(fā)生的無效風險應當由權利相對人承擔?！?2〕參見董美根：《專利許可合同若干問題研究》，載《電子知識產權》2009 年第10 期，第44 頁。由于我國《民法典》第604 條僅涉及價金風險，針對的是債務人在履行不能時，債權人是否仍需要對待給付價金的問題?！?3〕參見吳香香：《〈合同法〉第142 條（交付移轉風險）評注》，載《法學家》2019 年第3 期，第168 頁。這就意味著，在風險轉移的背景下，哪怕專利權被無效，作為債權人的受讓人、被許可人仍應當給付價金，這從側面佐證了《專利法》第47 條追溯力規(guī)則的正當性。

不過，若追溯風險負擔規(guī)則的真實內涵，可以發(fā)現，這種解釋論實則對風險負擔存在誤用。風險負擔意指，當雙務合同中發(fā)生一方給付不能的情況時，決定相對方是否繼續(xù)履行給付義務的法律規(guī)則?！?4〕參見［日］加藤雅信等主編：《民法學說百年史》，牟憲魁等譯，商務印書館2017 年版，第622 頁。這一規(guī)則的適用只針對特殊的情形，只有在雙務合同產生的對立債務發(fā)生嗣后履行不能，并且因此種不能發(fā)生債務消滅時，才產生風險負擔問題。〔45〕參見［日］我妻榮：《債法各論（上卷）》，徐慧譯，中國法制出版社2008 年版，第93 頁。而在專利權被宣告無效的場景下，由于我國《專利法》第47 條規(guī)定了被宣告無效的專利自始無效，因此，這一給付不能實為自始不能，而非嗣后不能，其實質上無涉風險負擔規(guī)則。若將自始不能的給付視為風險負擔作用對象，則弄混了風險負擔與瑕疵擔保規(guī)則的適用場所。在民法上，對于合同成立時已經存在的瑕疵，屬于瑕疵擔保規(guī)則的適用對象，至于合同成立嗣后產生的瑕疵，才會涉及風險負擔的問題，此時則不產生擔保責任?！?6〕參見史尚寬：《債法各論》，中國政法大學出版社2000 年版，第19 頁；又可見黃茂榮：《買賣法》，中國政法大學出版社2002年版，第304 頁。在專利權被宣告無效的情形下，權利自始不存在，在權利層面產生追溯力，這意味著在合同成立之前，專利的瑕疵已經存在，此時應落入瑕疵擔保的規(guī)則適用范疇，而不產生風險負擔問題。只有當專利權被宣告無效產生向后效力或者向前追溯到合同成立之后，才會引發(fā)風險負擔問題?？梢钥闯?，若依據前述學界對于風險負擔的解釋，則相當于權利人無需承擔權利瑕疵的責任，與我國《民法典》第870 條規(guī)定的技術許可和讓與中的權利瑕疵擔保規(guī)定存在沖突，因而此種解釋并不成立，應該予以修改。

再者，此種解釋論也忽略了專利許可合同與轉讓合同在風險負擔上的差異，實際上誤將轉讓合同中的風險負擔規(guī)則擴展至許可合同。我國《民法典》并未設置風險負擔的一般規(guī)則，而是在買賣合同、租賃合同、運輸合同等典型合同中予以具體規(guī)定，因此，買賣合同中的風險負擔規(guī)則并不能夠直接參照適用于其他合同。〔47〕參見朱虎：《解除權的行使和行使效果》，載《比較法研究》2020 年第5 期，第94 頁。從比較法上看，各國普遍認為買賣合同中債權人（受讓人）承擔風險的規(guī)定為風險負擔規(guī)則之例外，而以債務人承擔風險作為一般原則。例如，《德國民法典》第323 條規(guī)定由債務人承擔風險，但第446 條在買賣合同部分規(guī)定由債權人承擔風險，根據德國學者解釋，第323 條實為原則，而第446 條為例外?！?8〕參見［德］迪特爾·梅迪庫斯：《德國債法總論》，杜景林、盧諶譯，法律出版社2004 年版，第361-362 頁。又如，《法國民法典》也以債務人承擔風險為原則，并在法典第1138條買賣合同上規(guī)定了由債權人（受讓人）承擔風險的例外?！?9〕參見［法］弗朗索瓦·泰雷等：《法國債法：契約篇（下）》，羅結珍譯，中國法制出版社2018 年版，第1286-1288 頁。日本法亦然，其長期以債務人承擔風險為原則（《日本民法典》第536 條），并以所有權轉移中的債權人承擔風險為例外（原《日本民法典》第534 條）。〔50〕參見［日］我妻榮：《債法各論（上卷）》，徐慧譯，中國法制出版社2008 年版，第80-81 頁。但在2017 年修法中，日本立法者刪去了第534 條，則風險負擔皆秉承債務人主義。由此可見，買賣合同中的風險負擔規(guī)則本屬例外，難以套用于專利許可合同。若從契約角度上看，專利許可合同更類似于租賃合同，專利權人在未出讓所有權的情況下為被許可人創(chuàng)造使用發(fā)明之可能，類似于將發(fā)明臨時性地“租”給被許可人使用。而根據我國《民法典》第710 條至第713條之規(guī)定，承租人正常使用租賃物的損耗風險應當由出租人承擔。以之為參照，在許可過程中，專利的無效風險更應由權利人承擔，而非被許可人。由此可見，即便套用風險負擔規(guī)則而設立的《專利法》第47 條，本身也未正確適用風險負擔的規(guī)則，應該予以修改。

（三）重回合理價值位階的需要

我國立法者原本意圖通過《專利法》第47 條實現平衡論，意即，在維護秩序論的同時，追求實質正義。這種秩序論體現為專利權無效不追溯轉讓、許可合同和侵權判決的規(guī)定，這種實質正義體現為保障權利相對人的公平原則與規(guī)制權利人惡意的規(guī)定。然而，在條文設置上，由于秩序論的“追溯力例外”規(guī)定在先，追求實質正義的“追溯力例外之例外”規(guī)定設置在后，前者成為統(tǒng)領第47 條的核心，后者則只構成秩序論的例外情況。久而久之，法院嚴格限制了“追溯力例外之例外”的適用空間，秩序論逐漸成為追溯力規(guī)則的最高價值，實質正義的追求成為秩序論之外的次要價值。由此，秩序與實質正義處于不對等的位階，立法者所意圖構建的平衡論即頃刻間崩塌?？梢钥闯?，正是這種條文設置而導致的價值位階錯亂，造成了此種不平衡之困境。

實際上，我國立法者已經認識到了平衡論失序的現狀，但并未予以重視。在2008 年《專利法》修改之時，國家知識產權局就已發(fā)現，《專利法》第47 條規(guī)定的追溯力規(guī)則中的邏輯順序恰好顛倒，并不順暢，并提議在修法中將公平原則與權利人惡意的“追溯力例外之例外”規(guī)定提前，并將現有追溯力不再適用于契約關系的“例外”規(guī)定后置，以理順合理的適用邏輯?！?1〕參見尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011 年版，第490 頁。這實際上是一種重新以平衡論作為最高價值的設計理念，而將秩序論置于平衡論之下，然而這一立法提議并未被采納，這很可能是由于立法者認為該條規(guī)定本就應當作此種理解，因而無需再作修改?！?2〕參見尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011 年版，第490 頁?？梢钥闯隽⒎ㄕ卟⑽捶艞壠胶庹?，只不過在認識到現存的邏輯顛倒錯誤之后，立法者并未積極修改，使得人們很容易根據文義解釋而將秩序論視為優(yōu)先理論，進而造成利益失衡之狀況。

這種消極應對行為的背后，體現了立法者對于不同法律價值位階關系的誤認。實質正義本該是法的最高價值位階，平衡論的建立本身旨在實現實質正義，但立法者卻將實質正義作為平衡論的下位價值，與秩序論并立，更在條文設置上，將體現實質正義的條款作為秩序論的例外規(guī)定。實質正義反而成為《專利法》第47 條追溯力規(guī)則的邊緣價值。從法政策學上看，這是一種以“治/亂”的政策選擇代替了“公正/不公正”法律標準的結果?！?3〕參見秦潔、康添雄：《專利權無效之后的處置：“治/亂”的政策選擇》，載《知識產權》2012 年第11 期，第48 頁。為了實現法律價值的正當位階，有必要對《專利法》第47 條的條文順序作出調整，將體現實質正義的條款前移，而將秩序論作為一種“例外”。

我國法院已在實踐中做出嘗試，意圖突破秩序論的優(yōu)越地位。一方面，法院將專利宣告無效的日期盡可能前移，使得專利無效更易于對于合同、在先判決產生追溯力。以往，我國法院在認定專利無效日期時，以無效宣告決定最終確定發(fā)生法律效力之日為準。〔54〕參見最高人民法院（2009）民申字第1573 號民事裁定書。幸而我國最高人民法院自2011 年起轉變了態(tài)度，以無效宣告的決定日作為認定專利無效日期的基準。這一轉變對于相對人的利益維護意義重大，體現了法院對于實質正義的追求?！?5〕參見黃章典：《宣告專利權無效的決定之追溯力探討——大陸最高人民法院（2012）民三終字第1 號裁定》，載專利師公會主編：《大陸專利案例研析（二）》，臺灣元照出版社2016 年版，第188 頁。另一方面，法院將在先侵權判決執(zhí)行完畢的日期后移。根據《專利法》第47 條的規(guī)定，對實際執(zhí)行的在先侵權判決，專利無效不具有追溯力。實踐中，相對人在執(zhí)行判決時常常不是一次性給付損害賠償費用，而是多次給付，若依文義解釋該條文，則已經執(zhí)行的部分本不應當歸還。但最高人民法院在2010 年的一起案件中指出，這一執(zhí)行完成的日期應當以完全執(zhí)行為準，〔56〕參見最高人民法院（2010）民申字第184 號民事裁定書。只要多次執(zhí)行的相對人最后一筆執(zhí)行的日期落入專利無效宣告之后，則其可以追回在先所有已經支付的賠償費用，如此認定，更加偏向于對相對人之保護。由此可見，我國法院已經盡可能地促進實質正義的實現，只不過司法解釋畢竟不能完全撼動秩序論的地位，實質正義的真正實現，仍有待立法者對于追溯力規(guī)則的修改。

四、我國應當設立專利無效追溯力的一元結構

我國立法者應當對現有的專利無效追溯力規(guī)則作何種調整？這有待于回到追溯力規(guī)則的源頭處尋找解決對策。事實上，以英美法系與大陸法系的主流國家為比較對象，可以發(fā)現，專利無效對于權利的追溯力與專利無效對于契約和判決的追溯力存在著嚴密的邏輯關系，二者本具有一致性，只不過在部分國家內受其他因素影響而產生分化。在提煉將一元結構變?yōu)槎Y構的因素后可以發(fā)現，我國立法者實際上并不具備設立專利無效追溯力二元結構的條件。由于影響專利無效對于契約和在先判決追溯力的因素并不相同，下文將分別從契約和在先判決的兩個層面進行研究。

（一）我國專利無效對契約應產生追溯力

1.影響追溯力判定的因素提煉

從比較法上看，各國關于專利無效對于契約的追溯力的規(guī)定并不統(tǒng)一，主要分為三種模式。第一種模式從英美法系國家為代表，堅決否認專利無效對于契約具有追溯力，導向專利無效追溯力的二元結構，1975 年《歐共體專利公約》第35 條的規(guī)定即采此種模式?！队鴮＠ā返?2 條規(guī)定的專利無效條款在適用上產生自始無效的效力，〔57〕See Intellectual Property Office of UK, Manual of Patent Practice Section 72, https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patentpractice-mopp/section-72-power-to-revoke-patents-on-application, accessed July 30, 2021.但在契約層面，英國法院一貫認定被無效的專利權人無需再返還權利金?！?8〕See Taylor v. Hare ［1805］ 127 ER 461, 462.一方面，英國法認為權利無效的風險應由相對人承擔，〔59〕See Arnold Vahrenwald, Patent Licence Contracts in English, French and Italian Law, PHD Thesis of University of Kiev, 1995,p.36, https://tbplaw.com/data/PatLicContr.pdf, accessed July 20, 2021.另一方面，對于許可合同，英國法院將該契約類比于租賃合同，即便專利被無效，契約的對價沒有完全消滅，相對人無法主張契約無效，〔60〕See S. J. Stoljar, A History of Contract at Common Law, Australian national university press, 1975, p.187.這實際上是將發(fā)明視為許可契約的標的物。

在美國法上，根據1969 年的Lear 案，專利無效在權利層面亦具有追溯力，〔61〕See Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 674（1969）.但在合同層面，美國法院長期認為，除非存在欺詐，否則合同的相對人不得主張返還已支付的權利金。〔62〕參見［美］德雷特勒：《知識產權許可》（上冊），王春燕等譯，清華大學出版社2003 年版，第93-94 頁。即便美國最高法院在Lear 案中指出，如果被許可人能夠證明專利無效，就可免于支付專利授予之后產生的所有專利使用費?！?3〕See Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 674（1969）.但在Lear 案中，被許可人已經在案發(fā)前停止支付許可費，因此之后的其他法院認為Lear 案的判決并不能約束那些一直支付許可費的案件，〔64〕在1997 年的shell oil 案中，聯(lián)邦巡回上訴法院指出，Lear 案規(guī)則的適用需要滿足兩個條件：（1）被許可人已經停止支付許可費；（2）被許可人向許可人表明了停止支付許可費的原因，即其認為專利本應被無效。Studiengesselschaft Kohle, m.b.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 1568 （Fed. Cir. 1997）.對于此類案件，美國法院仍然支持權利人無需返還權利金?！?5〕See Troxel Manufacturing Co. v. Schwinn Bicycle Co., 465 F.2d 1253 （6th Cir. 1972）. 又如在1997 年的Geffner v. Linear Rotary Bearings 案中，專利權人并無隱瞞或不實誤導之行為，并且被許可人已經從專利權實施中獲取利潤，因此，法院拒絕了被許可人對許可合同的解除（rescission）主張，支持專利權人獲得許可費。See Geffner v. Linear Rotary Bearings, Inc., 124 F.3d 229 （Fed. Cir.1997）.美國之所以作此選擇，原因在于，一方面，美國學界一貫主張，對于契約的相對人，專利權人并不負有保證專利權有效的默示義務；〔66〕See Raymond Nimmer, Jeff Dodd, Modern Licensing Law, Thomson West, 2009, pp.302-304.另一方面，美國法院長期認為，相對人在專利無效之前已經獲益，不能通過主張返還利益而二次獲益?！?7〕See Studiengesselschaft Kohle, m.b.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 1568 （Fed. Cir. 1997）.這種觀點實則認為專利許可或轉讓契約并不以權利為標的物，即便專利無效，契約的對價仍然獲得滿足，〔68〕See Hemstreet v. Spiegel, Inc., 851 F.2d 348, 350-51, 7 USPQ2d 1502, 1504 （Fed. Cir. 1988）.其實際上是以發(fā)明作為契約標的物進行解釋。不過隨著美國聯(lián)邦最高法院于2015 年Kimble v. Marvel 案將專利許可契約的標的限定為權利之后，〔69〕See Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. 446, 462-463（2015） .此種觀點已經不再適用。

第二種模式以日本為代表，則完全肯定專利無效對于契約追溯力的存在，使得專利無效追溯力呈現一元結構。一方面，根據《日本專利法》第125 條之規(guī)定，專利無效的審判決定一旦具有約束力，專利權被視為從未存在；另一方面，日本法院允許專利無效溯及在先的契約，因這些契約缺乏法律上的原因，法院準予相對人請求返還許可費或轉讓費，〔70〕參見李揚：《專利權無效后實施費等可否作為不當得利處理》，載《知識產權》2010 年第3 期，第54-55 頁。即便相對人在專利被無效前通過使用發(fā)明獲益，日本法院仍認為，這些專利權有名無實，相對人并未獲得期待的利益。〔71〕參見楊崇森：《專利法理論與運用》，臺灣三民書局2007 年版，第550 頁。

第三種模式以法國和德國為代表，對前述兩種觀點作了中和，既未完全否認專利無效對于契約的追溯力，但又對此種追溯力作了限制。在法國法上，理論界與法院普遍認為，轉讓與許可的權利人應承擔權利瑕疵擔保責任，當專利被無效之時，由于合同標的與原因不存在，因此這些合同皆自始未產生效力，相對人可以主張恢復原狀?！?2〕法國最高法院在1981 年時指出，以專利為客體的合同（轉讓、許可、質押），會隨著專利無效而引發(fā)合同標的或原因的缺失，進而可以被無效。See la Cour de cassation, 8 juillet 1981, pourvoi n°79-15.844.學界也持此見，See André Fran?on, ? La nullité du brevet ?, Revue internationale de droit comparé, 1986, No.2, p.580.在利益返還額度上，法國卻秉持平衡論，主張應對該追溯力作適當微調，當相對人在專利無效前已經通過運用專利而獲益，相對人在主張權利金返還時應當予以適當扣除。〔73〕法國最高法院在1960 年時就強調，“許可合同的無效并不溯及既往地剝奪許可費的原因，這已成為被許可人獲得的特權的對價”。La Cour de cassation, 5 avril 1960, pourvoi n°58-11326. 在2003 年的New Holland 案中，法國最高法院再次強調了這一觀點。See la Cour de cassation, 28 janvier 2003, pourvoi n°00/12149.不過到2007年的Scherrer 案中，巴黎上訴法院放棄了以往觀點，其指出“專利無效剝奪了補償程序的任何法律依據”，最高法院隨后支持了這一判決。〔74〕See la Cour de cassation, 12 juin 2007, pourvoi n°05-14548.然而，到2012 年的Réginald Wehrkamp-Richter 案中，法國最高法院否認了2007 年Scherrer 案的判決觀點，〔75〕See la Cour de cassation, 17 février 2012, pourvoi n°10-24.282.相當于重回傳統(tǒng)觀點?！?6〕該案實際上涉及專利無效對于在先判決的追溯力問題，法國最高法院予以了否定，雖然該案不直接涉及專利無效對于契約的追溯力問題，但是根據法國最高法院的報告，這一判決也對2007 年的Scherrer et Normalu 案的觀點進行了修正，相當于重回2007 年之前法國法院在認定專利無效對于契約的追溯力的傳統(tǒng)思路。由此，法國法采用了一種有限度的追溯力規(guī)則，當專利被宣告無效之時，專利契約無效，但相對人從專利使用中取得的收益并不會溯及既往地消失?！?7〕See Rapport de M. André, conseiller, concernant l’arrêt n°604 du 17 février 2012 （10-24.282） - Cour de cassation, https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre#34，accessed July 19, 2021.法國實際上并未完全承認專利權被撤銷具有自始無效的效力，《法國知識產權法典》第613—27 條只規(guī)定，“撤銷發(fā)明專利的決定具有絕對效力”，并未提及該無效決定具有追溯效力?！?8〕See l’avis de Monsieur Le Premier avocat général, Laurent Le-Mesle, concernant l’arrêt n°604 du 17 février 2012 （10-24.282）-Cour de cassation, https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/premier_avocat_22170.html，accessed July 19, 2021.追溯歷史，這一條款于1978 年法國專利法修法時設立，對于該條款，立法者只不過旨在使得被無效的專利權人無法再使用專利?！?9〕See Jean Foyer, ? Effets des jugements et autorité de la chose jugée en matière de propriété industrielle ?, in Mélanges dédiés à Paul Mathély, Litec, 1990, p.165.也正是在這一背景下，法國并未完全承認專利無效對于契約具有追溯力。

在德國法上，專利無效具有溯及既往的效力，但在對于契約的追溯力上，德國采用了二分法則。對于專利轉讓，受讓人可以主張返還權利金，對于專利許可，被許可人則無法主張返還已經支付的許可費?！?0〕參見［德］魯道夫·克拉瑟：《專利法——德國專利和實用新型法、歐洲和國際專利法》，單曉光等譯，知識產權出版社2016年版，第1174-1176 頁?？梢?，德國并未肯定專利無效對于契約具有完全的追溯力。造成該二分法的原因在于，德國對于專利轉讓與許可的標的物認知不同。在轉讓上，德國法以權利作為標的物，專利無效之后，專利權人給付自始不能，受讓人可以請求返還。而在許可層面，德國法上的專利許可并不以專利授權為條件，在被許可的發(fā)明只是提起專利申請之后，就可以授予許可?！?1〕參見［德］魯道夫·克拉瑟：《專利法——德國專利和實用新型法、歐洲和國際專利法》，單曉光等譯，知識產權出版社2016年版，第1151 頁。換言之，德國法上的專利許可的標的物實為發(fā)明。依據德國理論界之通說，許可合同并不因專利無效而溯及既往歸于無效，〔82〕參見謝銘洋：《智慧財產權法》，元照出版社2019 年版，第306 頁。德國聯(lián)邦最高法院對此亦主張，專利被無效之后，專利被許可人支付許可費的義務僅向后消滅，而非自始消滅。〔83〕See BGH GRUR 1957, 595, 596.;BGH GRUR 1983, 237, 238 et sq.在2016 年Genentech v. Hoechst 案中，歐盟法院再次得出相同的結論。該案中，權利人與相對人簽訂了一份許可協(xié)議，并約定由德國法進行規(guī)制，歐盟法院通過核實發(fā)現，在德國法上，相對人可以在專利權無效之后繼續(xù)支付許可費，該案最終的判決也與德國法的這一理論保持一致?！?4〕See Genentech Inc. v. Hoechst GmbH and San°fi-Aventis Deutschland GmbH, Case C-567/14.

從上可見，在契約上，決定專利無效追溯力一元結構或二元結構的因素，主要體現為兩個方面。一方面，需要考慮專利權人是否承擔權利瑕疵擔保責任，這一點實則體現的是專利無效的風險承擔問題。若專利權人承擔權利瑕疵擔保責任，則專利無效的追溯力越趨于一元結構。此時，專利權人應當對于權利無效負責，則立法者更傾向于認定權利人應返還已獲得的權利金，德國、法國和日本均為此代表。若專利權人無需承擔權利瑕疵擔保責任，則專利無效的追溯力越趨于二元結構。此時，權利人無需對專利被無效負責任，使得立法者傾向于主張權利人無需返還權利金，美國與英國即為此代表，不過，若契約中約定了權利瑕疵擔保責任，則權利人往往會被認定應當返還權利金。例如在1905 年英國的Nadel v. Martin 案中，權利人與受讓人在專利轉讓合同中約定了權利人對專利的有效性進行擔保，之后隨著專利被無效，英國上議院支持了受讓人返還權利金的訴求?！?5〕See “Case Nadel v. Martin”, 23 Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases 41, 41-54 （1906）.

另一方面，需要考慮專利轉讓與許可契約是否以專利權為標的物，若答案是肯定的，則法院更傾向于認定契約無效，以恢復原狀為由支持權利金返還，此時，專利無效的追溯力越趨于一元結構，法國和日本即為此例。若答案為否定，如契約以發(fā)明為標的物，則即便專利被無效，法院仍傾向于認定契約有效，畢竟這一契約的履行并不以專利有效為條件，專利無效的追溯力將趨于呈現二元結構，以德國為例。德國法上的專利許可合同以發(fā)明為標的物，專利無效對于許可合同并不產生追溯力，而德國的專利轉讓以專利權為標的物，專利無效對于轉讓合同可產生追溯力。我國臺灣地區(qū)亦追隨德國法之態(tài)度，在許可合同上，臺灣法院將發(fā)明視為標的物，拒絕認定專利無效對許可企業(yè)會產生追溯力。〔86〕我國臺灣地區(qū)的“司法院”認為，若要求專利權人返還權利金，等同于相對人可以無償使用專利權人所提供的技術，不合誠信原則。參見蔡億達：《專利授權契約的專利無效問題》，來源：http://jaw-hwa.com.tw/news-details.php?NID=NM000176，2021 年8 月2 日訪問。

這些因素與專利無效追溯力的關系可參見表1。

表1 界定專利無效對契約追溯力的影響因素

2.我國應當選擇一元模式

遺憾的是，我國《專利法》第47 條第2 款倒向了上述第一種以美國和英國為代表的二元結構。我國的此種規(guī)定忽略了該模式形成的背后根源，我國在專利權人是否承擔權利瑕疵擔保責任的認定上與美國和英國存在差異，更何況我國在許可合同的標的物上亦不同于英國，由此，以美國和英國的模式推論我國的應對策略，并不具有可行性。至于作為大陸法系傳統(tǒng)代表的德國和法國，我國的情況與二者皆存不同，因此，即便我國立法受這兩國影響甚巨，也不應直接借鑒這兩國對此的規(guī)定。與我國真正具有相關性的實為上述以日本為代表的第二種模式，但我國立法者卻未予以重視。

事實上，由表1 可知，若專利權人承擔權利瑕疵擔保責任，并且，專利契約以專利權為標的物，則專利無效對于權利和契約的追溯力將具有一致性，呈現一元結構。這種一元結構極其緊密，此時，若專利無效在權利上只具有部分追溯力，則專利無效在契約上亦將只有不完整的追溯力，法國即為此例。而在這兩個因素之間，但凡有一個因素給予否定的答復，則專利無效的追溯力將呈現二元結構，哪怕其中一個因素只有部分否定亦然，德國和我國臺灣地區(qū)即為此例。

按照這一規(guī)律，我國本應選擇一元的追溯力結構。一方面，我國《民法典》第870 條明確規(guī)定了技術許可人與出讓人對于權利存在的瑕疵負有擔保責任；另一方面，我國《民法典》第865 條與《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第34 條已明確以專利權的有效性作為專利許可與轉讓合同成立的條件。因此，我國的專利無效對于權利和契約的追溯力具有一致性?？紤]到我國《專利法》第47 條第1 款已經規(guī)定我國專利無效自始不存在，應當認定專利無效對于契約產生追溯力。

（二）我國專利無效對在先判決應產生追溯力

1.影響追溯力判定的因素提煉

在專利權無效宣告對于在先判決的追溯力認定上，各國亦不統(tǒng)一，主要產生兩種模式。一方面，有的國家否認了這一追溯力，由此導向追溯力的二元模式。如在美國，只要判決發(fā)生了效力，則在后專利無效決定無法產生溯及力?！?7〕若在先的侵權判決沒有生效，即在終審判決之前，在后專利無效決定可以產生追溯力，See Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc, 721 F.3d 1330 （Fed. Cir. 2013）.以Prism Technologies LLC v. Sprint Spectrum L.P 案為例，該案中，專利權人同時向兩家公司提起兩起侵權之訴，在先宣判的第一起案件的法院認定專利侵權成立，在后第二起案件的判決則認定專利無效，于是，第一起案件的被訴侵權人請求法院對原審判決予以修正，不過，美國聯(lián)邦巡回區(qū)上訴法院并未支持被訴侵權人的訴求。〔88〕See Prism Techs. LLC v. Sprint Spectrum L.P., 849 F.3d. 1360, 1364 （Fed. Cir.2017）.又如在法國，法國最高法院在2012年的Réginald Wehrkamp-Richter 案中明確強調，“專利被撤銷所產生的追溯無效效果，并不足以支撐返還在先侵權判決已經支付的費用”。〔89〕La Cour de cassation, 17 février 2012, pourvoi n°10-24.282.另一方面，有些立法者則予以肯定，如在德國法上，在專利權被宣告無效之后，已經被判侵權的行為人可以提起執(zhí)行異議之訴，〔90〕《德國民事訴訟法》第767 條“執(zhí)行異議之訴”第1 款規(guī)定：“對于判決所確定的請求權本身有異議時，債務人可以以訴的方式向第一審的受訴法院提起。”若行為人已經支付損害賠償費用，還可以依據不當得利請求權主張返還?！?1〕See Benkard/Ullmann, PatG, Auflage, 2015, § 22 Rd.63.

這一差異的存在絕非偶然，其背后存在特殊的理由。在美國與法國，被控侵權人在侵權案件中可以作出專利權無效的抗辯，法院在認定侵權時一般已經就專利權效力作出了判斷。在德國，權利無效程序與侵權認定實則存在“行政/民事”二元模式劃分。在侵權之訴中，德國法院不對專利權的效力進行判斷，他人若意圖使專利無效，則需通過向專利局提起異議程序或者向專利法院提起請求宣告專利無效之訴實現。法國若允許權利無效宣告溯及在先判決，則將有違訴訟法上的既判力原則（res judicata），美國和法國在追溯力上持消極態(tài)度實屬正常。而德國的二元模式無涉既判力原則，當權利被撤銷具有自始無效之后果時，立法者允許權利無效宣告溯及在先侵權判決亦屬正常。

當特定立法域從權利無效程序與侵權認定的二元模式走向一元模式時，其上專利無效的追溯力后果也會發(fā)生變化。以日本為例，在2004 年之前，日本長期采用的是類似德國的二元模式，專利的有效性僅由特許廳判定，到2004 年《日本專利法》修改之后，日本在專利無效上采用雙軌制，允許法院對專利的有效性作出判定，這種模式類似于美國與法國。在專利權無效對于在先侵權之訴的追溯力上，日本的態(tài)度在修法后發(fā)生了直接的變化。修法之前，日本以其《民事訴訟法》第338 條規(guī)定的“為判決基礎的行政處分之變更”為由，〔92〕《日本民事訴訟法》第338 條第1 項第8 款規(guī)定：“有下列情事之一，得以再審之訴，對于確定終局判決不服……八、為判決基礎之民事、刑事判決及其他判決或行政處分，依其后之確定裁判或行政處分已變更?！痹试S當事人提起再審，專利權利無效可以溯及在先的侵權判決，〔93〕參見余佳芮：《日本專利有效性判斷雙軌制：與平成23 年修正法中對于雙軌制修正之評析》，載《專利師》2012 年第4 期，第96 頁。與德國相一致。但在修法之后，日本學界則偏向于將特許廳所確定的權利無效決定排除在再審事由之外，由此否決了權利無效對于在先判決的追溯力，〔94〕參見易玲：《日本專利無效判定制度之改革及其啟示》，載《法商研究》2017 年第2 期，第177 頁。與美國和法國保持一致。

由上可見，專利權無效宣告對于在先侵權判決的追溯力判定，主要受在先判決是否對專利權的有效性產生既判力的影響。若在先判決會對專利權的效力產生既判力，則專利無效的追溯力越趨于二元結構。若在先判決對專利權的效力不產生既判力，則專利無效的追溯力趨于一元結構。換言之，如果以秩序論為由而否認專利無效對在先判決的追溯力，對此，既判力才是構成秩序論的核心。

不過，這一規(guī)律也有被打破之趨勢。近年來，為了實現實質正義，越來越多原本受既判力約束的法院主張突破既判力的限制，回到追溯力一元結構。如在英國法上，侵權訴訟的相對人可以提起無效抗辯，法院可以對專利效力進行判斷，進而英國各級法院長期以來皆主張維護在先侵權判決的既判力，否認專利無效對于在先判決的追溯力。但英國最高法院在2013 年的Virgin Atlantic Airways v.Zodiac Seats UK 案中轉變了態(tài)度，其認為允許專利權人從溯及既往的被撤銷專利中取得侵權損害賠償，實屬絕對不公正，并且不符合公共利益，法院由此支持專利無效對于在先的侵權判決產生追溯力?！?5〕See Virgin Atlantic Airways Ltd v. Zodiac Seats UK Ltd ［2013］ UKSC 46.

上述專利無效追溯力與既判力的關系可參見表2。

表2 界定專利無效對在先判決追溯力的影響因素

2.我國應當選擇一元模式

遺憾的是，我國雖然在侵權判決對專利權效力的既判力規(guī)定上跟隨德國法，明確區(qū)分了權利無效與侵權認定程序，〔96〕參見朱理：《專利民事侵權程序與行政無效程序二元分立體制的修正》，載《知識產權》2014 年第3 期，第37-38 頁。卻在專利無效對于在先侵權判決的追溯力規(guī)則上跟隨美國和法國，實則將兩種體系混為一談，應當予以修改。在以德國法為前提的情況下，應當采用一致性的結果解釋?？紤]到我國專利侵權判決并未涉及對于權利效力的判定，在后的權利宣告的追溯力不會觸犯既判力原則。因此，當《專利法》第47 條第1 款設定了專利權利無效宣告自始不存在之后，本應當允許無效宣告追溯至原有的侵權判決，畢竟我國并不存在類似于美國和法國那樣的追溯障礙，而現有的專利無效追溯力二元結構實際上剝奪了被訴侵權人的再審訴權，實屬不當。尤其在許多域外法院陸續(xù)突破既判力約束的當下，本就不存在既判力約束的我國，卻要為自己套上莫須有的束縛，更應及時予以厘清。

五、結語

我國《專利法》上第47 條對于專利無效追溯力的規(guī)定并不合理，立法者錯誤地采用了二元結構，應當回到以合同法一般規(guī)則予以建構的追溯力一元結構。這一重構具有重要意義。一方面，能夠保證合同法規(guī)則適用的一致性。盡管我國學界已將知識產權法視為民法的重要組成部分，但是長期以來，我國學界又普遍將知識產權視為一項受特別法規(guī)制的特殊權利?！?7〕參見尹田：《論物權與知識產權的關系》，載《法商研究》2002 年第5 期，第16 頁。這種特殊性在20 世紀80 年代尚不顯著，我國立法者在1989 年《技術合同法實施條例》中依據合同法承認了專利權無效于轉讓合同的追溯力。進入90 年代，這一特殊性越發(fā)為我國學界與立法者所強調?！?8〕參見吳漢東：《關于知識產權本體、主體與客體的重新認識——以財產所有權為比較研究對象》，載《法學評論》2000 年第5 期，第5-8 頁。這種特殊性在排斥物權法于知識產權領域的適用上尚具有合理性，畢竟物權法以有體對象為建構核心，但在合同法上，這種特殊性的強調并不合理。從比較法上看，大陸法系各國普遍將知識產權客體置于合同法的一般規(guī)范之中?！?9〕即便在秉持“物必有體”的德國，其上民法典中的債務關系法編也可以直接適用無體物。參見孫憲忠：《德國當代物權法》，法律出版社1997 年版，第2 頁。在處理專利無效的追溯力問題上，德國、法國和日本皆以其合同法的規(guī)則為依據進行規(guī)制。我國實則過分強調了知識產權法的特殊性，忽略了合同法在知識產權領域介入的普適性。一旦專利無效重回追溯力的一元結構，則可有效緩解這一局面。另一方面，這一重構還具有重要的法政策意義。這將對被轉讓與被許可的專利提出更高的質量要求，可倒逼專利質量的提升，并且，還可維護公共領域的存在價值。專利無效的資金不返還，對于相對人而言，將造成巨額損失，更嚴重的是，這種成本往往最終會通過經營活動轉嫁給消費者，相當于普通公眾需要為處于公共領域中的發(fā)明給付使用成本。設立專利無效追溯力的一元結構，將消除這筆不必要的支出，使公共利益得到維護。