翟文峰，張炳生

(寧波大學 法學院，浙江 寧波 315211)

2010 - 06 - 21

國家哲學社會科學基金項目(項目編號：06BFX039)

翟文峰(1987-)，男，寧波大學法學院2008級民商法專業(yè)碩士研究生；

張炳生(1961-)，男，法學博士，寧波大學法學院教授。

現(xiàn)有技術抗辯的對比標準

翟文峰，張炳生

(寧波大學 法學院，浙江 寧波 315211)

現(xiàn)有技術抗辯是指，被控侵權人針對專利權人的侵權指控，可以提出自己使用的技術是現(xiàn)有技術，以對抗權利人的侵權指控進而主張不侵犯權利人專利權的行為。學者們提出的對比標準學說均存在一定的問題。新穎性判斷與相同侵權之間不存在合乎邏輯的一致性，創(chuàng)造性與等同侵權在主觀上、主體上是相同的，厘清這些關系是構建對比標準的基礎。現(xiàn)有技術抗辯應該采納等同的標準，它具有法理基礎、現(xiàn)實依據(jù)和立法依據(jù)。

現(xiàn)有技術抗辯； 新穎性； 創(chuàng)造性；等同的標準

現(xiàn)有技術抗辯制度是我國2008年修訂的《專利法》新增加的內容，現(xiàn)有技術抗辯是指，被控侵權人針對專利權人的侵權指控，可以提出自己使用的技術是現(xiàn)有技術，以對抗權利人的侵權指控進而主張不侵犯權利人專利權的行為。在被控侵權人應用現(xiàn)有技術進行不侵權抗辯時，采用何種抗辯標準，影響被控侵權人可以自由使用現(xiàn)有技術范圍的大小，將直接關系到被控侵權人是否侵權，也直接關系到權利人的請求是否可以得到支持，因此具有十分重要的意義。

一、現(xiàn)有技術抗辯的對比標準的學說

(一)現(xiàn)有技術抗辯對比標準的學說表述

將被控侵權技術與現(xiàn)有技術進行對比時，需要達到什么樣的標準才可以判定現(xiàn)有技術抗辯成立，一直以來都是個爭議較多的問題，分歧很大。從學者們的表述中可知，具有代表性的主要有以下幾種表述：

表述一，新穎性標準。就對比標準而言，在我國目前沒有統(tǒng)一的知識產(chǎn)權上訴法院的現(xiàn)實情況下，在我國八十多個法院審理專利侵權糾紛，卻對于專利權的效力可能做出不同認定的情況下，我國現(xiàn)有技術抗辯應當使用新穎性標準[1]。因此建議現(xiàn)有技術抗辯應當采納新穎性標準。

表述二，分別比較被控侵權技術與現(xiàn)有技術、涉案專利，判斷被控侵權技術更接近哪一項技術。2002年10月，曹建明在《全國法院知識產(chǎn)權審判工作座談會暨優(yōu)秀知識產(chǎn)權裁判文書頒獎會上的講話》中指出，“被控侵權人以公知技術抗辯成立的，應當認可該抗辯理由。不能既認定屬于公知技術，又因該技術全面覆蓋專利技術，就不適用公知技術抗辯。對于更接近公知技術而與專利技術有一定差別的，應當認定不構成侵權”。

表述三，相同或者十分接近的標準。含義是僅比較被控侵權技術與現(xiàn)有技術，分析它與否與后者相同或者十分接近。經(jīng)判斷，只要得出被控侵權產(chǎn)品或者方法確實與一項公知技術相同或者十分接近，就有充分理由直接得出抗辯成立，侵權指控不成立的結論，此時被控侵權產(chǎn)品或者方法是否同時也與專利技術相同或者相近是無關緊要的[2]。

表述四，無新穎性或者明顯無創(chuàng)造性標準。持這種觀點的學者認為，應采用被控侵權人實施的技術相對比現(xiàn)有技術無新穎性或者明顯無創(chuàng)造性為標準，并且在評價被控侵權人實施的技術相對比現(xiàn)有技術是否明顯無創(chuàng)造性時，對比文獻應限于一項現(xiàn)有技術，當然可以結合所屬技術領域人員公知的技術常識[3]。

表述五，等同的標準。即如果被控侵權技術與現(xiàn)有技術近似或者等同，則現(xiàn)有技術抗辯成立。持這種觀點的學者這樣論述，被控侵權技術與已有公知技術相比，如果屬于實質性的不同，則被控侵權技術與已有公知技術不構成等同，被控侵權人已有公知技術抗辯不成立；如果不是屬于實質性的不同，而是相關的已有公知技術的簡單組合，或者是已有公知技術加上本領域普通技術人員沒有經(jīng)過創(chuàng)造性勞動的專業(yè)技術知識簡單組合而成的技術，則被控侵權技術與已有公知技術之間構成等同，被控侵權人的已有公知技術抗辯成立[4]。

表述六，新穎性或者創(chuàng)造性標準。持有此觀點的學者認為，如果(被控侵權技術與現(xiàn)有技術相比較)缺乏新穎性或者創(chuàng)造性的話，則不允許將等同性質范疇擴展到現(xiàn)有技術范圍，即應判決被告不構成侵權，這個公知技術應當是一個完整的技術方案，而不是拼湊而成的技術方案[5]。

表述七，創(chuàng)造性標準。持這一觀點的學者認為，如果被控侵權技術是與公知技術相同或者屬于與公知技術相比沒有創(chuàng)造性的技術，就認定公知技術抗辯成立[6]500。

可見對于現(xiàn)有技術抗辯成立的標準，學者們爭議如此之大，對于抗辯標準的表述眾說紛紜，難以取得一致的意見。

(二)現(xiàn)有技術抗辯的對比標準的幾種學說之檢討

表述一的觀點是新穎性觀點，即被控侵權技術對比現(xiàn)有技術，若無新穎性時則現(xiàn)有技術抗辯成立。持有這種觀點的學者主要是考慮到我國法院法官不具備技術背景或者自然科學基礎，若采用創(chuàng)造性標準，恐怕法院之間的判定結果會有差別。的確，采用新穎性標準會讓法院更容易判定?！秾＠麑彶橹改稀返?部分第3章規(guī)定了新穎性采取的單獨對比方法，同時對新穎性如何判斷給出了詳細的說明，應當說新穎性標準較創(chuàng)造性標準或者其他標準更容易把握。但是此觀點限制了現(xiàn)有技術抗辯的范圍，將現(xiàn)有技術抗辯成立的范圍僅限于與現(xiàn)有技術相比無新穎性的范圍，缺乏足夠的理論依據(jù)。該學者提出新穎性的觀點，很明顯在利益分配上更傾向于專利權人，專利權人享有了等同原則而公眾卻僅享有使用與現(xiàn)有技術相比無新穎性的技術的權利。若該學者認為這種做法是正義的，他應該論證分配不平衡的前提和依據(jù)，正義的核心元素是“等者等之，不等者不等之”，專利權人與社會公眾即使是不等者，分配而來的不等利益也需要完整的論述，比如法律排除未成年人和精神病人的完全民事行為能力，我們之所以認為這是正義的，是因為我們假定只有心理和智力正常的人才能行使民事權利。而持新穎性觀點的學者并沒有論證這種分配不公的假定部分，因此缺乏足夠的理論基礎。從正面的角度來說，假定《專利法》是公平正義的，公平原則認為：如果一個制度是正義的或公平的，亦即滿足了兩個正義原則，那么每當一個人自愿地接受了該制度所給予的好處或利用了它所提供的機會來促進自己的利益時，他就要承擔職責來做這個制度的規(guī)范所規(guī)定的一份工作[7]。按照羅爾斯的理論，既然專利權人享有了利用等同原則擴大自己專利范圍的利益，那么也應該承擔這個制度規(guī)定的一份工作，這個工作在這里應理解為允許現(xiàn)有技術擴大到其等同的范圍，甚至這個等同范圍和自己專利的等同范圍重合的時候，專利權人也無權獲得行為人的侵權賠償。因此，專利權人可以享有等同原則，將其專利權的范圍擴大到與專利技術不僅相同而且等同的范圍，現(xiàn)有技術的范圍當然可以擴大到與之相等同的技術范圍，在這個等同的范圍內，都屬于現(xiàn)有技術的范疇。將現(xiàn)有技術可以擴展到與其等同的范圍，這個范圍很顯然要比新穎性的覆蓋范圍大。現(xiàn)實中的法律應該是公平的，保障了專利權人，也應該保護比專利權人更多的廣大社會公眾對現(xiàn)有技術自由使用的利益。法律在本質上是一種利益調控機制，表達利益要求，平衡利益沖突，重建利益格局，法律表達利益的過程，就是對不同利益進行選擇的過程[8]。在利益選擇的過程中，不能只選擇專利權人的利益而忽視社會公眾的利益，其實它更應該體現(xiàn)社會公眾的基本利益訴求。哈特說，“正義的分配，不是某個階級的權利主張者的特殊利益，而是公正地照顧且考慮對不同利益的各種沖突要求”[9]，照顧了專利權人的利益，就應該考慮并且實際滿足與專利權人利益沖突的被控侵權人的要求，如此才是合乎正義的利益分配。不能因為所謂的法院更容易判斷新穎性這一微弱的理由而將公眾的利益置之度外，因此新穎性觀點缺乏理論支撐。

表述二，認為判斷被控侵權技術與哪項技術更接近，也存在著諸多問題。首先，“接近”是一個十分難判斷的主觀性很強的詞，判斷孰近孰遠不利于形成統(tǒng)一的意見，法院之間很可能在同一案件中得出不同的結論。只有在以下情況，“更接近誰”才容易把握，一是被控侵權技術與涉案專利構成相同侵權的同時，它與現(xiàn)有技術構成等同技術。第二是被控侵權技術與涉案專利技術構成等同侵權，被控侵權技術與現(xiàn)有技術相同，除此之外，難以判定。比如，當被控侵權技術與涉案專利技術等同，同時又與現(xiàn)有技術等同的條件下，就不容易判斷離誰更近，而這種情況往往是經(jīng)常出現(xiàn)的?！暗韧钡呐卸ū緛砭褪莻€復雜的問題，帶有很強的主觀性，這里還需要判定兩個“等同”的孰近孰遠，恐怕難度更加大。因此這種方法不可取。

表述三建議采納相同或者十分接近的標準?！跋嗤北容^容易理解，即要求被控侵權技術與現(xiàn)有技術相同，含義清楚，不存在什么疑問。但是“十分接近”如何理解，難以把握。由于該學者并未對“十分接近”做出明確解釋，不妨推測一下，假設和“相同”的意思一樣，要求被控侵權技術與現(xiàn)有技術相同時才能判定現(xiàn)有技術抗辯成立，言外之義與現(xiàn)有技術構成等同時抗辯不成立，有違正義原則，理由在對表述一的批判中已經(jīng)闡述。假設“十分接近”和“相同”意思不一致，對于它的含義將無法得知。在《專利法》及其相關司法解釋、《專利審查指南》中，沒有出現(xiàn)過類似抽象的形容詞，即使是“等同”、“實質性差別”、“顯著的進步”這些主觀性較強的術語，也都會給出對應的、較為明晰的含義，也都有一個判斷的依據(jù)，而“十分接近”的含義無法從相關法律中得知。此學者也未能給出解釋，使其含義處于模糊狀態(tài)，因此該標準不具有可操作性，難以將其運用到實踐中。

關于表述四的觀點，采取的新穎性或者明顯無創(chuàng)造性標準。這里的“新穎性”容易理解，就是被控侵權技術與現(xiàn)有技術相比無新穎性時，抗辯成立?！懊黠@無創(chuàng)造性”意指將被控侵權技術與現(xiàn)有技術對比，很容易看出來無創(chuàng)造性，持這種觀點的學者還認為，(將被控侵權技術與現(xiàn)有技術對比時)對比文獻應限于一份對比文獻，當然可以結合所屬領域技術人員公知的技術常識[10]。該學者并未對明顯無創(chuàng)造性做出解釋，其本意沒有表達出來。在此應當認為明顯無創(chuàng)造性與無創(chuàng)造性僅是程度不同而已，但是仍然屬于無創(chuàng)造性的觀點。在該學者沒有對“明顯”做出相反解釋之前，此觀點與表述六其實是相同的，表述六也是建議采納創(chuàng)造性標準，只限于一項現(xiàn)有技術作對比。表述六的創(chuàng)造性觀點將在下面展開討論。

表述六采用的是新穎性或者創(chuàng)造性標準，新穎性和創(chuàng)新性之間是“或”的關系，其含義是并列關系，即只要符合其中一個標準，既可以判定現(xiàn)有技術抗辯成立，但同時要求只能是一項技術方案，不能是拼湊而成的技術方案。要求只能對比一項現(xiàn)有技術對新穎性沒有影響，因為只要采納了新穎性標準，就意味著對比技術只限于一項，這是新穎性標準的內在要求，新穎性觀點的不合理性前文已做了討論。至于創(chuàng)造性標準，該觀點又只限于一項現(xiàn)有技術，說明此觀點有意排除了創(chuàng)造性判斷中可以結合多項技術判斷的可能。持這種觀點的學者認為對比對象只限于一項完整的現(xiàn)有技術，結合《專利審查指南》對創(chuàng)造性的相關規(guī)定，可以認為該學者采用了將被控侵權技術與一項現(xiàn)有技術整體對比的方法，因為創(chuàng)造性的判斷，需要從整體上對比，而不是從技術特征上逐一對比。整體對比，必將忽略權利要求的次要部分，保護的是發(fā)明的精髓與核心，其實質上是中心限定原則的變相應用，中心限定原則已違反《專利法》第59條，它給專利權人以過分擴張的保護，在一定程度上使得專利權利要求的公示作用喪失，公眾無法依據(jù)專利權利要求來預測自己的行為違法與否，對專利權利要求的解釋將會變得主觀和隨意，在中心限定原則諸多弊端為立法所摒棄的今天，沒有必要再沿著歷史的錯誤軌跡重來。

關于表述七，創(chuàng)造性標準?！秾＠麑彶橹改稀返?部分第4章，對有關創(chuàng)造性的判斷有如下規(guī)定：“審查創(chuàng)造性時，將一份或者多份現(xiàn)有技術中的不同技術內容組合在一起對要求保護的發(fā)明進行評價”，還要求將發(fā)明作為一個整體看待，采用了此觀點，勢必允許被控侵權人提出幾項現(xiàn)有技術結合起來證明其實施的技術屬于現(xiàn)有技術，此時法院需要掌握專利審查中的創(chuàng)造性標準，這樣法官就充當了專利審查員的角色，對技術是否具有創(chuàng)造性如此專業(yè)的問題進行判斷。但從職責的角度說，法院應當避免對技術性的問題進行過多的判斷，因為法院承擔法律問題的判斷而不是技術問題，這是其一。其二，這里允許將一項以上的現(xiàn)有技術結合起來對比被控侵權技術，極大地提高了現(xiàn)有技術抗辯成立的幾率，這樣做有沒有正當性和理論基礎，都很難說。雖然社會公眾可以自由使用公知技術和與公知技術相似的技術，這是公知技術抗辯產(chǎn)生的基礎[6]504，但是將數(shù)項技術結合起來完全有可能是一項具有創(chuàng)造性的技術，甚至這項組合的技術會與涉案專利技術相同或等同，在被控侵權技術構成相同或者等同侵權的前提下，將被控侵權技術對比組合而來的具有創(chuàng)造性的這項技術，很明顯結果是被控侵權技術沒有創(chuàng)造性，而此時居然可以判定現(xiàn)有技術抗辯成立。這是不正當?shù)?，因為幾項現(xiàn)有技術的結合完全有可能具有創(chuàng)造性，具有了創(chuàng)造性就不再是現(xiàn)有技術了。因此創(chuàng)造性觀點不妥。至于上述的“等同的標準”的觀點，將在下文展開討論。

二、新穎性與相同侵權、創(chuàng)造性與等同侵權的關系

綜觀以上的各種學說觀點，可以發(fā)現(xiàn)這樣一個現(xiàn)象，都離不開“新穎性”、“相同”、“創(chuàng)造性”、“等同”四個術語，諸觀點選擇了它們，反映了在現(xiàn)有技術抗辯對比標準的選擇上，需要重點考慮它們，它們還有著一個共同的目標，即尋求作為抗辯的標準。通過直觀的判斷，它們必然存在某種聯(lián)系。這里嘗試對它們的關系作一個梳理，從它們本質的、原始的含義出發(fā)，檢討出它們之間的關系，這對于確定現(xiàn)有技術抗辯的標準有非常重要的作用，也對一些學者長期非嚴謹?shù)恼撟C提出修正意見。

新穎性的含義容易理解，《專利法》第22條第2款：“新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中”，對新穎性做出了明確的界定。《專利審查指南》第2部分第3章則對在專利授權中如何具體操作提供了詳細的說明，給出了判斷新穎性的幾種方法，對其總結如下：相同內容的技術方案對于對比文件不具有新穎性、具體上位概念的技術方案對于下位概念對比文件不具有新穎性(反之則有)、慣用手段直接替換的技術方案對于對比文件不具有新穎性，數(shù)值范圍、性能、數(shù)值、用途、制備方法等方案具體情形較多，這里以前兩種情形便可以說明問題，而且較為簡潔明晰。為了討論的方便在此作出假設，存在技術特征A、B、C、D，對應的下位概念分別是a、b、c、d，申請專利的技術方案與對比技術方案之間的關系有如下五種情形(前者表示申請專利的技術方案，后者表示對比的技術方案，→表示對比)： 甲組A、B、C→A、B、C無新穎性，乙組A、B、C、D→A、B、C有新穎性，丙組a、b、c→A、B、C有新穎性，丁組A、B、C→A、B、C、D無新穎性，戊組A、B、C→a、b、c無新穎性。下面討論相同侵權的情形，不妨將申請專利的技術方案看作是被控侵權技術，將對比方案看作是涉案專利技術，專利糾紛解決機構在處理案件的過程中，比較的次序是將被控侵權技術與涉案專利技術對比，因此上述技術方案的順序無須變化。上述假設的內容不變，被控侵權技術與涉案專利技術的關系如下：己組A、B、C→A、B、C，相同侵權成立，庚組A、B、C、D→A、B、C相同侵權成立，辛組a、b、c→A、B、C相同侵權成立，壬組A、B、C→A、B、C、D相同侵權不成立，癸組A、B、C→a、b、c這種情形不存在，被控侵權技術A、B、C無法實施，因為它們是a、b、c的上位概念，若實施必然要具體到其對應的下位概念上，就像金屬無法被實施一樣，只能是銅、鐵、鋁等被實施。將甲組己組比較，可知前者無新穎性時構成后者的相同侵權方案，乙組庚組對比，發(fā)現(xiàn)前者有新穎性時卻構成后者的相同侵權方案，再考察丙組辛組，前者有新穎性相同侵權卻成立，最后看丁組壬組的關系，前者無新穎性時相同侵權卻不成立。由于癸組不存在，它與戊組的關系無法討論。通過對比可以得出這樣的結論：一項技術與涉案專利技術對比無新穎性，并不必然構成后者的相同侵權技術，一項技術與涉案專利技術對比有新穎性，卻可能構成后者的相同侵權方案。如果一定要找出新穎性與相同侵權的某種規(guī)律，也是可以的，將被控侵權技術看作一項對比方案，以此判斷涉案專利技術的新穎性與否，若后者具有新穎性則前者的相同侵權不成立，反之則成立。但是在專利糾紛中將被控侵權技術作為對比文件的做法是有違邏輯推理的，通常的做法是將涉案專利技術作為對比文件。因此在新穎性判斷與相同侵權之間，不存在合乎邏輯的一致性。究其原因，它們分別屬于專利審查的要求和侵權判定的原則，分屬于不同的制度安排，追求它們之間的一致性，很可能是徒勞。

等同侵權原則和專利申請文件無創(chuàng)造性之間的關系，需要分別從等同原則和創(chuàng)造性的基本內涵去分析。2001年6月最高人民法院制定了《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，第一次以司法解釋的形式確立了等同原則，該《規(guī)定》第17條的內容是：“專利法第五十六條第一款所稱的發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求，是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特征所確定的范圍為準，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征”，此條文明確了幾個問題：第一，確定了等同原則指的是技術特征的等同，并非是整體的等同?！鞍ㄅc該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍”說明了是技術特征之間的等同，“等同原則必須落實到權利要求的各項具體技術特征上，而不能適用于發(fā)明創(chuàng)造的整體”[11]。2009年12月最高人民法院制定的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第7條是理解技術特征等同的又一司法解釋；第二，由本條第2款中的“以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果”可知，技術特征之間還必須在手段、功能、效果三個方面基本相同，否則不構成等同，“也就是說，等同特征與權利要求書中明確記載的技術特征必須在手段、功能和效果三個方面都沒有實質性區(qū)別”[11]，這是等同原則的判斷方法；第三，確定了等同原則的主體和主觀要求?！氨绢I域的普通技術人員”指的是具有該技術領域中的一般知識和能力的技術人員，既不是該領域的技術專家也不是不懂技術的人。而“無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動”應該被理解為“對本領域的普通技術人員是顯而易見的，這是認定構成等同的主觀標準”[12]，可見無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動與顯而易見的含義相同。對于創(chuàng)造性的理解，應當以《專利法》為基礎，同時借助《專利審查指南》?！秾＠ā返?2條第3款：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步”，這里無意對發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性大小進行區(qū)別，對創(chuàng)造性的條件統(tǒng)稱為“實質性特點和進步”，它們的區(qū)別僅在程度上不同而已，這說明創(chuàng)造性的條件有兩個，一是實質性特點，二是進步。綜合分析《專利法審查指南》第2部分第4章的2.2節(jié)、2.4節(jié)、3.2.1小節(jié)，通過文義分析和體系解釋，實質性特點是指“對所屬技術領域的知曉該領域普通技術知識的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的，如果發(fā)明創(chuàng)造對于現(xiàn)有技術是顯而易見的，則不具有實質性特點”?？梢钥闯?，實質性特點的判斷主體是該領域的普通技術人員，主觀方面是非顯而易見的。換句話說，不具有實質性特點對于普通技術知識的技術人員來說是顯而易見的，用算式表示為：非實質性特點=普通技術知識的技術人員+顯而易見，把普通技術知識的技術人員與顯而易見分別稱為創(chuàng)造性判斷的主體標準和主觀標準。依據(jù)《專利審查指南》第2部分第4章2.3節(jié)、3.2.2小節(jié)，進步指的是發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果，表現(xiàn)在以下幾個方面：與現(xiàn)有技術相比具有更好的技術效果；提供了一種技術效果基本達到現(xiàn)有技術水平的方案，其技術構思與現(xiàn)有技術不同；代表某種新技術的發(fā)展趨勢；具有明顯積極的技術效果，盡管存在一定的瑕疵。對創(chuàng)造性的的兩個條件比較將會發(fā)現(xiàn)，實質性特點側重于發(fā)明創(chuàng)造的“難易程度”，是不是容易想到或者發(fā)現(xiàn)，而進步則強調對于技術發(fā)展的革新，側重于這樣一種積極的結果。根據(jù)《專利審查指南》第2部分第4章3.1節(jié)，創(chuàng)造性的判斷方法是需要考慮技術方案本身，還要考慮所屬技術領域、所解決的技術問題和所產(chǎn)生的技術效果，將技術方案作為一個整體看待，同時可以將一份或者多份現(xiàn)有技術中的不同的技術內容組合在一起對技術方案進行評價。因此創(chuàng)造性的判斷方法要求，一是技術方案整體看待，二是組合對比(一份或多份對比文件的技術特征均可)。在分析等同原則和創(chuàng)造性之后，發(fā)現(xiàn)它們的相同點：第一，判斷主體相同。都是該領域的普通技術人員，他們是具有一般知識水平的抽象的群體；第二，等同原則判斷的主觀方面與創(chuàng)造性的主觀要求一致。在認定等同原則成立時，采用的是顯而易見標準，而從主觀上去否定創(chuàng)造性時，則要求技術方案對于普通技術知識的人員來說是顯而易見的，主觀上與等同原則一致，采納了顯而易見的主觀標準。等同原則與創(chuàng)造性的區(qū)別也很明顯。首先，前者的判斷方法要求技術特征之間比較，而后者強調將技術方案作為整體看待、可以組合對比；其次，前者在手段、功能、效果三個方面基本相同并且是顯而易見時成立，后者則要求具有實質性特點和進步才具有創(chuàng)造性。因此不可以說一項技術具有非顯而易見性就具有創(chuàng)造性，創(chuàng)造性的判斷還要求具有進步性，非顯而易見性僅是主觀上和主體上的要求。

其實新穎性和創(chuàng)造性、相同侵權和等同侵權不是同一個范疇的術語，盡管《專利法》要求技術方案必須具有三性才可以授予專利權，但實際擁有授權資格的機關是國家知識產(chǎn)權局，而不是法院和專利行政部門，他們在處理案件糾紛的時候應用新穎性與創(chuàng)造性知識來裁判案件的機會不多，相反他們更應該利用相同侵權和等同侵權的理論去解決糾紛，新穎性、創(chuàng)造性判斷的主體應該是國家知識產(chǎn)權局和專利復審委員會。

三、現(xiàn)有技術抗辯的對比標準構建

(一)主要國家現(xiàn)有技術抗辯的對比標準

對于現(xiàn)有技術的對比標準，德國學者觀點存在分歧，Reimer認為，被控侵權物與公知技術明顯一致時，侵權審理法院應允許自由公知技術抗辯；相反，當明顯不一致時，應委讓于無效程序處理，并中止侵權訴訟；而奧勒(Ohl)認為被控侵權物與公知技術兩者近似性(“近似性”與顯而易見、容易推導性相當，“近似性”等于無創(chuàng)造性，其判斷需要進行發(fā)明創(chuàng)造性判斷)也適用[13]。前一位學者持有的是被控侵權技術應與現(xiàn)有技術相同抗辯才成立的觀點，而后一位則認為不僅相同成立，它們對比無創(chuàng)造性現(xiàn)有技術抗辯也成立。在Formstein*Formstein(Moulded Curbstone)，GRUR， 1986，803.案中，德國最高法院肯定了在認定等同侵權中可以適用技術現(xiàn)有技術抗辯，對于抗辯成立的標準，德國最高法院認為既可以主張被控侵權技術與現(xiàn)有技術相同，也可以主張被控侵權技術與現(xiàn)有技術相比不具有創(chuàng)造性?？梢姷聡痉▽嵺`采用的是相同或者創(chuàng)造性的觀點。

日本對現(xiàn)有技術采取的態(tài)度是逐漸變化的，東京地方法院在1980年“生檢針案件”中認為在侵權訴訟中只參考與現(xiàn)有技術相同的技術，大阪地方法院在1990年的“模具裝卸工具案”中采用與之相同的觀點。而到了1998年，日本最高法院在“無限折動用滾珠花鍵軸承”案中，在對權利要求進行解釋時，認為被控侵權技術應當與專利申請時的現(xiàn)有技術或者本領域的普通工作者在專利申請日從現(xiàn)有技術中容易推知的技術不相同，“容易推知”與日本《專利法》29條的用語“能容易實現(xiàn)發(fā)明”含義一致，可以理解為顯而易見標準、創(chuàng)造性標準，可知日本法院早期采用的是相同的標準，后來將其擴大至創(chuàng)造性標準。日本法院還認為，原告不負有證明被控侵權技術不是現(xiàn)有技術的義務。由此可知日本采用同德國一致的標準：新穎性或者創(chuàng)造性。

1990年美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Wilson Sporting Goods Co v.David Geoffrey & Associates案件*904 F.2d 677(14 U.S.P.Q. 2d 1942).中，利用等同原則對權利要求進行解釋的過程中創(chuàng)立了假想權利要求規(guī)則。法院在判決中指出，以涉案專利的權利要求為基礎，通過它設想一個足以在字面上涵蓋被控侵權技術的假想權利要求，然后將這個設想的權利要求對比現(xiàn)有技術，看其是否可以獲得專利授權。如果不具有專利性，則表明通過等同原則將被控侵權技術包含在涉案專利權利要求范圍內的做法是不妥當?shù)?。這么做的合理性在于，經(jīng)過改寫擴大涉案專利的保護范圍至其等同的范圍，如果這個設想的權利要求對比現(xiàn)有技術仍具有專利性，說明涉案專利保護范圍擴大到其等同范圍的設想專利要求符合新穎性和創(chuàng)造性，那么這個等同的范圍也具有了專利性，則推知在字面上被設想專利權利要求涵蓋的被控侵權技術具有專利性，因此被控侵權技術不屬于現(xiàn)有技術。這個方法的實質是將被控侵權技術與現(xiàn)有技術對比，如果它符合專利授權的條件，具有新穎性和創(chuàng)造性，則認為現(xiàn)有技術落入了涉案專利等同的范圍，判定現(xiàn)有技術抗辯不成立，反之則成立。因此美國采用的也是新穎性或創(chuàng)造性標準。

(二)現(xiàn)有技術抗辯的標準

對于現(xiàn)有技術抗辯的標準，不應該盲目借鑒國外經(jīng)驗，而是應該從法理的深度和現(xiàn)實的角度出發(fā)，提出適當?shù)睦碚?。在現(xiàn)階段，建議采用相同或等同的標準，即被控侵權技術與現(xiàn)有技術對比，如果構成相同或者等同的技術，那么現(xiàn)有技術抗辯成立。這里的相同與專利侵權判定中的相同侵權含義一致。等同標準，與等同侵權的要求一致，即被控侵權技術對比一項現(xiàn)有技術，且是相應技術特征之間構成等同。上述表述五提出了等同標準，依據(jù)舉重以明輕的當然解釋，相同的標準被包含在內。但是持這種觀點的學者僅提出觀點，絲毫沒有從理論上討論，不能令人信服。

1．法理基礎(正義性基礎)。這需要從專利制度設置的理論基礎談起。專利制度的設計，甚至可以說知識產(chǎn)權制度的設計，可以看作是國家與發(fā)明創(chuàng)造者之間的契約。智力成果所有人將自己的作品、發(fā)明創(chuàng)造等公開出來，而公眾則承認他們在一定時期內獨占使用其智力成果的權利，西方法學家將這一現(xiàn)象解釋為社會契約關系，即以國家面貌出現(xiàn)的社會與智力成果創(chuàng)造者之間簽訂的一項特殊契約[14]。專利權經(jīng)過契約約定的有效期，則轉變?yōu)樯鐣仓R財富，任何人都可以不經(jīng)過許可來實施專利技術，這時的專利技術已經(jīng)進入公有領域。專利技術進入公有領域，能夠使社會公眾自由使用，推動社會的發(fā)展和進步。我國《專利法》第1條說明：“為了……促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，制定本法”。美國《憲法》的知識產(chǎn)權條款，增進知識和學習是知識產(chǎn)權法的目標之一，而使作者和發(fā)明者的利潤達到最大化并不是其最終目標[15]，可見和美國的做法相同，我國專利制度的目的是為了促進社會知識財富的增加和社會經(jīng)濟發(fā)展，讓更多的人自由地學習與使用更為先進的技術。因此，專利技術經(jīng)過有效期間轉化為現(xiàn)有技術，從一定意義上說是知識產(chǎn)權制度所追求的，甚至可以說是知識產(chǎn)權制度的目的之一。國家賦予了專利權人以專利權，與之形成對比的是，社會公眾擁有現(xiàn)有技術或者說有自由實施現(xiàn)有技術的權利，盡管非自由現(xiàn)有技術不可以被自由實施，但是相對于涉案專利侵權人來說，他無權制止被控侵權人實施該技術，從這個意義上說，社會公眾可以實施除專利權人之專利技術的所有技術。比較專利權人與社會公眾，前者擁有專利技術，后者享有實施除專利技術之外技術的權利。站在實施技術的角度，公眾對現(xiàn)有技術的自由實施權利絲毫不遜色于專利權人對于其專利技術的實施自由，因此他們之間地位是平等的，都擁有各自可以自由實施的技術而不必經(jīng)過允許。(兩種不同的有價值的平等)第一種平等是分配性的，它確定了某種利益——例如權利——應該平等的加以分配，因為正義要求這樣做，當不存在人們之間的相關差別時，平等的分配是正義要求的[16]。既然專利權人與社會公眾是平等的，那么他們應該平等地分配權利與利益。社會分配給專利權人相同侵權原則和等同侵權原則以保護專利權，社會公眾也應該被分配相同和等同標準以實施現(xiàn)有技術。相同或者等同的標準，它會與專利權的保護范圍發(fā)生沖突，被控侵權技術與現(xiàn)有技術構成相同或者等同的同時會落入專利權的保護范圍，這時采納相同或者等同標準的正義性何在？此時出現(xiàn)了利益沖突，專利權人的利益與社會公眾實施現(xiàn)有技術的利益發(fā)生了沖突。在法院和專利行政部門不能審查專利有效性的條件下，只能對利益進行價值選擇。價值問題首先便是價值沖突問題，而此問題卻無法藉理性認知解答，一切答案皆為價值判斷，價值判斷取決于情感因素，因此具有主觀性——其只對判斷主體有效，只能是相對的[17]。就現(xiàn)有技術與專利權的價值判斷而言，選擇前者優(yōu)先是必然的，公眾對現(xiàn)有技術的使用是自由的，這是專利制度設置的目的之一，這也是創(chuàng)設現(xiàn)有技術抗辯的首要價值選擇。

2．現(xiàn)實依據(jù)。在現(xiàn)有技術抗辯采用相同或者等同標準的正當性基礎存在前提下，還需要明確其現(xiàn)實的基礎，任何立法、制度的設計都必須有現(xiàn)實依據(jù)和現(xiàn)實意義?，F(xiàn)有技術抗辯制度的應用只會在專利侵權訴訟和專利行政糾紛中出現(xiàn)，法院和行政機關在處理糾紛的時候，把握相同或者等同原則的熟練程度要優(yōu)于把握新穎性和創(chuàng)造性的能力，他們應用此標準的準確性較高，這對于糾紛處理的公正性是有利的，因此選擇相同或者等同的標準，恰好與糾紛處理機關的業(yè)務水平相適應。當然這并不是說業(yè)務素質決定抗辯標準，這里的意思是在具備法理基礎的情況下，采納此標準恰好與糾紛處理機關的業(yè)務素質相吻合，佐證了此標準的優(yōu)越性。

3．立法依據(jù)?，F(xiàn)有技術抗辯的相同或者等同標準是否可以從現(xiàn)有立法和司法解釋中找到依據(jù)呢？不妨作一個嘗試。2009年12月最高人民法院制定的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條第1款規(guī)定：“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現(xiàn)有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術”。此款對現(xiàn)有技術抗辯的標準進行了解釋，由本款可以明確：第一，被控侵權技術僅限于被訴的全部技術特征；第二，對比的是與現(xiàn)有技術相對應的技術特征；第三，對比所采納的標準是相同或者無實質性差異標準。這里的相同標準與文章主張的相同標準是一致的，可以借助相同侵權去理解，如果無實質性差異標準與等同標準一致，本款將可以被認為是相同或者等同標準的法律依據(jù)。需要進一步分析無實質性差異的含義，本條文并沒有給出明確的解釋，從文義上說差異和差別、區(qū)別、特點的含義相同，無實質性差異即是無實質性特點。在沒有相反解釋的情況下，應當認為無實質性差異與無實質性特點的含義一致，而上文已依據(jù)《專利審查指南》指出無實質性特點就是對于普通技術人員是顯而易見的的意思。上文已論述，顯而易見是等同原則的主觀要求，普通技術人員是等同原則判斷的主體要求，因此無實質性差異與等同原則在主觀和主體要求上是一致的。2001年的最高人民法院的司法解釋關于等同原則規(guī)定的技術特征在手段、功能、效果三個方面基本相同的條件沒有與2009年的司法解釋發(fā)生沖突，這部分仍然有效。而在手段、功能、效果三個方面基本相同在本款沒有得到體現(xiàn)，因此沒有足夠理由認為本款的無實質性差異就是等同的意思。因此從文義解釋、體系解釋無法得出2009年的司法解釋確定了等同的標準，或許從目的解釋中可以得出等同的標準。在論述之前，需要慎重的說明，盡管2009年的司法解釋是以最高人民法院的名義作出的，有理由相信2009年司法解釋主要是其民三庭的法官參與制定的。最高人民法院民三庭的法官認為(2009年司法解釋)第十四條所稱的“無實質性差異”，在實踐中可以參照等同的標準掌握[18]，可見立法者的本意是采納等同的標準，與文章的觀點相同。還需要說明的是，這幾位法官的論斷不是十分嚴密，缺乏理論論證過程和令人信服的依據(jù)。參照等同的標準，從現(xiàn)有的法律和司法解釋也只能推論出參照等同原則的的主體和主觀標準去把握，除非對2001年的司法解釋作出修正。

余論：現(xiàn)有技術抗辯的對比標準與對比方法的關系

在即將結束文章的時候，需要澄清一個問題，即關于現(xiàn)有技術抗辯對比標準和對比方法之間的關系問題。對比方法是具體操作對比過程的方式，它主要內容是：被控侵權技術是與一項還是兩項以上的現(xiàn)有技術對比、被控侵權技術是作為整體還是就其技術特征與現(xiàn)有技術對比。以上還討論了七種不同的觀點，都是關于對比標準的。對比標準很容易理解，即被控侵權技術與現(xiàn)有技術相比，達到什么樣的標準可以判定侵權成立。比如新穎性標準，采取了這樣標準，就應該這樣理解，被控侵權技術與現(xiàn)有技術相比喪失新穎性時，就意味著現(xiàn)有技術抗辯成立。判斷新穎性就要結合《專利審查指南》關于新穎性的規(guī)定了，要求對比新穎性，要將被控侵權技術的技術特征與現(xiàn)有技術對比，而且是每一項技術特征的逐一對比，不能是技術特征之間的整體對比，還要求對比的對象只限于一項現(xiàn)有技術。再比如說，如果采用創(chuàng)造性標準時，即需要按照創(chuàng)造性的判斷方法進行，把被控侵權技術看作一個整體，與多項現(xiàn)有技術的組合進行對比。這說明對比標準決定對比方法，采取什么樣的對比標準，就決定了接下來的對比方法，方法應該是在標準之下的應有之義，服從于標準。當然，對此可以進行例外的設計，比如上述表述四建議的新穎性或者明顯無創(chuàng)造性標準，還要求對比對象僅限于一項對比技術，這也是可以的，如果不這樣強調，會讓人以為這里的“明顯無創(chuàng)造性”標準的對比對象可以是一項以上的現(xiàn)有技術。但是假如沒有這樣的例外規(guī)定，一般來說，采取什么樣的標準，就應該服從這個標準的應有含義，這個應有含義中會內在地體現(xiàn)出對比方法，因此文章沒有將對比方法列為一節(jié)進行論述。然而有學者將現(xiàn)有技術的對比方法和對比標準作為并列的標題展開論述[6]403-408，是不妥的，因為它們不在一個邏輯層次上。因此本文沒有將現(xiàn)有技術的對比方法單獨列為一節(jié)，而是在對比標準中以非醒目的方法討論了，并不是沒有關注這個問題。上文關于現(xiàn)有技術抗辯標準的表述四“新穎性或者明顯無創(chuàng)造性標準”，就是學者不小心地將新穎性與創(chuàng)造性作為一個范疇的詞語誤用的結果。

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ComparisonStandardofPriorArtDefence

ZHAI Wen-feng，ZHANG Bing-sheng

(Law School of Ningbo University, Ningbo 315211，China)

Prior art defence is an act that the accused infringer who confronts the alleged infringement can defend himself against the accusation by arguing that what he uses are prior arts to counteract the alleged infringement of the rightful owners and then he will be judged to do no infringements. Theories of comparison standard that scholars propose remain problematic. Judgment of novelty is logically different from identical infringement. Inventiveness is same as equivalent infringement in subjectivity and subject. To understand their relations is the foundation of construction of comparison standards. Prior art defence system should adopt equivalence standard, as it is based on jurisprudence, reality and laws.

prior art defence; novelty; inventiveness; equivalence standard

D923.424

A

1009-105X(2010)03-0052-8