黃保勇

(華南理工大學 法學院,廣東 廣州 510640)

盡管未注冊商標占據(jù)了商標總量的絕大部分,但是,無論是理論界還是實務部門,對未注冊商標的關注遠遠不及現(xiàn)實的需要。一般認為,未注冊商標自然存在,不需關注“成為未注冊商標”,對于未注冊商標的法律保護條件也是泛泛而談的較多。目前,在我國,“成為和保護”未注冊商標的條件鮮見深入探討的文獻。本文對這個不起眼的問題進行探討,以引起相關的學術探討和爭鳴。

一、 嚴格意義的未注冊商標應符合注冊商標的法定條件

商標一經注冊就可以受到法律的保護。對于注冊商標來說,商標的注冊條件就是注冊商標的法定保護條件。商標源于商事實踐,基于商事實踐普遍遵行“法無禁止為自由”的基本原則,對于商標的注冊條件,國際條約和國內立法主要以反面列舉的方法加以規(guī)定。巴黎公約雖然沒有從正面對商標的注冊條件加以規(guī)定,但在第6條之五就在原屬國已經注冊的商標在其他成員國申請并要求保護時,要求申請人在不違反第10條之二關于禁止不正當競爭的規(guī)定外,從反面列舉了三種可以駁回及無效的情況。這三種情況具體為： (1)在要求保護的國家,商標具有侵犯第三人的既得權利的性質； (2)商標缺乏任何顯著特征,或者完全是由商業(yè)中用以表示商品的種類、 質量、 數(shù)量、 用途、 價值、 原產地或生產時間的符號或標記所組成,或者在要求給予保護的國家的現(xiàn)代語言中或在善意和公認的商務實踐中已經成為慣用； (3)商標違反道德或公共秩序,尤其是具有欺騙公眾的性質的。Trips協(xié)議規(guī)定了巴黎公約的原則必須得到全面遵守,也強調了商標必須具有顯著性,并不得損害他人的在先權利。申請商標注冊,需要滿足法定的形式條件和實質條件。根據(jù)我國的商標法,黃暉博士認為,申請注冊的商標除了必須有合格的主體、 適當?shù)纳唐坊蚍占扒‘數(shù)臉酥就?還必須符合合法性、 顯著性、 非功能性及在先性的要求,違反前三項要求將構成不能注冊的絕對理由,違反第四項要求將構成不能注冊的相對理由。[1]47其中合法性的要求是指不得使用法律禁止的標志、 不得將縣級以上行政區(qū)域的名稱及公眾知曉的外國地名作為商標、 不得以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊。顯著性的要求是指如果僅有本商品的通用名稱、 圖形、 型號的標志或者僅僅直接表示商品的質量、 主要原料、 功能、 用途重量、 數(shù)量及其他特點的標志,就缺乏顯著性； 缺乏顯著特征的標志不得作為商標注冊。非功能性的表述分歧較大,黃暉博士表述為某一商標對商品的用途或目的既不是至關重要的,同時也不會影響商品的成本或質量,主要體現(xiàn)在我國商標法第12條的規(guī)定。2001年修改商標法時,明確規(guī)定了申請注冊的商標不得與他人在先取得的合法權利相沖突,這就是在先性的要求。與這種觀點相類似,鄧宏光教授也認為,商標注冊條件從反面界定更為輕松,其根據(jù)商標涉及公共利益還是個人利益的不同,把駁回申請的理由再分為駁回申請的絕對理由和駁回申請的相對理由兩大類,其中法定性、 顯著性和非功能性為駁回申請的絕對理由,在先性為駁回申請的相對理由。[2]88

把商標注冊的實質條件無論是概括為法定刑、 顯著性、 非功能性和在先性,還是概括為駁回申請的絕對理由和駁回申請的相對理由,從注冊程序的角度看都是沒有問題的。從條件的內容看,即使上述被稱為駁回申請的絕對理由,也不完全是法律所禁止的,這樣就給商標實踐以一定的空間的自由。具體而言,法定性的三項要求因涉及到公共秩序是必須遵守的,違法三項要求的商標不得注冊也不得使用。對于顯著性而言,既是一個法律事實問題,又是一個法律判斷問題。商品的通用名稱、 圖形、 型號涉及到公共領域問題,商標授權不得侵害公共領域的自由,以商品的通用名稱、 圖形、 型號為核心的商標不得注冊也不得使用。但是公共領域與個人自由是相對的,事實判斷和法律判斷都會因環(huán)境的變化而變化。事實上,我國商標法第9條第三款中的“缺乏顯著特征的”就是一個典型的法律判斷,依據(jù)該條規(guī)定,缺乏顯著特征的不得作為商標注冊,但是,一個否定的法律判斷并不能否定一個事實的繼續(xù)存在。對于非功能性而言,其理念是防止賦予經營者擁有功能性的獨占權而影響公共利益和自由競爭。我國商標法第12條界定功能性的標準是“商品自身的性質產生的形狀、 為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀”,這個界定可以作反面解釋,該三類功能性商品形狀以外的商品形狀,在其具有識別商品來源的顯著性時有可能得到法律保護。因此,綜合上述三個駁回注冊的絕對理由,我們認為,只要不違反法律的禁止性規(guī)定,對于缺乏顯著性或法律規(guī)定的三類功能性商品形狀以外的商業(yè)標識,是可以存在的。但是,從嚴格的意義上,這些商業(yè)標識在滿足商標的全部要件之前,不能稱為未注冊商標。法律允許這些商業(yè)標識通過使用取得顯著性,即使不注冊,在一定條件下也可以得到法律保護。

二、 成為未注冊商標的特殊判斷標準

如上所述,未注冊商標應該符合注冊商標的實質條件,只是欠缺注冊程序而已。經濟生活是復雜的,市場上存在一大批有可能成為未注冊商標的商業(yè)標識。這種商業(yè)標識有兩種類型： 一類是以商標的形式出現(xiàn),但不具有顯著性的商業(yè)標識； 另一類是不以商標的形式出現(xiàn),但經過使用可能產生商標功能的商業(yè)標識。這兩類商業(yè)標識都有可能成為未注冊商標。因此,有必要討論這兩類商業(yè)標識在法律的意義上成為未注冊商標的判斷標準。

先有商標實踐,后有商標立法。要成為法律意義的未注冊商標也需要滿足法律的實質條件。前面述及了商標的三個實質性條件是法定性、 顯著性和非功能性。不危害公共秩序和公共利益是成為未注冊商標的前提,這里不予討論。法律意義上的未注冊商標必須是使用的具有顯著性的商業(yè)標識。對于成為未注冊商標而言,要作出法律判斷,有必要探討判斷“使用”和顯著性的特殊標準。本文認為,使用是未注冊商標的存在狀態(tài),要成為未注冊商標必須善意使用； 顯著性是商標的本質,要成為未注冊商標必須實際具有顯著性。另外,對不以商標形式出現(xiàn)的有可能視為未注冊商標的商業(yè)標志,其自身的構成要素可能超越商標的法定構成要素。

“善意使用”在判斷未注冊商標中的地位。在自由的市場經濟生活中,大量的商業(yè)標識被用于商業(yè)實踐。注冊商標只是商業(yè)標識的一部分,在注冊商標的實質條件中,缺乏顯著性不得注冊,但是,商業(yè)標識可以繼續(xù)使用以實際取得顯著性,如果這部分商標將來不被申請注冊,就會以未注冊商標的形式存在。使用是商業(yè)標識取得實際顯著性的途徑,是成為未注冊商標的必然要求。問題是,是否對使用予以“善意”要求,在我國的法律中并無明文規(guī)定。筆者認為,應對成為未注冊商標的使用予以“善意”要求,理由如下： 其一,使用是一個事實狀態(tài),在自由的經濟中,不應對商業(yè)標識的自由使用做過多的干預,但是,要成為法律意義上的未注冊商標就要進行法律判斷,這是兩個不同層次的問題。其二,一般的未注冊商標并不需要認定,對未注冊商標的認定往往發(fā)生在未注冊商標的訴訟中,要求未注冊商標所有人對“善意使用”進行舉證有利于減少訴訟,防止“惡人先告狀”。與注冊商標不同,在商標注冊程序中,“在先性”要求注冊商標不得與他人的在先權利相沖突,這個要求可以通過商標注冊程序中的異議程序予以保障。但是,未注冊商標的確認沒有法定程序,要求未注冊商標所有人對“善意使用”進行舉證相當于完成了注冊商標程序中的“在先性”的審查。其三,善意使用可以對注冊商標的權利人任意改變注冊商標進行限制。關于注冊商標人能否自行改變商標的形式問題,各國法律有不同的規(guī)定,我國商標法予以嚴格限制。從注冊商標權人改變注冊商標形式的程度來看,有可能發(fā)生商標注冊人的修改行為影響到了注冊商標的顯著性特征,也有可能發(fā)生不影響注冊商標顯著性的修改行為。對此問題,我國有學者進行了探討,并認為,在不影響注冊商標顯著性的情況下,應允許商標權人根據(jù)商事實踐進行改變； 如果注冊商標所有人的修改行為影響到了該注冊商標的顯著性,那么這兩者就不再是同一商標,而是不同的兩個商標,注冊商標所有人所使用的商標實際上并不是注冊商標而是一個未注冊商標。[3]注冊商標權利人修改后的商標是否是未注冊商標以及修改的程度問題,筆者認為,應用“善意使用”進行衡量,具體要求是修改后的商標是否與原來的商標存在混淆的可能性。對部分修改沒有影響顯著特性的,但是,可能與原來商標混淆的,應予禁止,其理由是： 盡管修改后的商標與原商標的混淆對于商標人不造成商譽損害,存在混淆本身就會影響消費者的判斷,不允許他人使用商標造成混淆而允許商標權人自己造成混淆,這與商標法的目的結構及商標法的宗旨不符。對部分修改的行為,應以不導致消費者混淆為前提。對影響到注冊商標顯著性的修改,是否成為未注冊商標,也應以“善意使用”來衡量,理由是： 盡管注冊商標人有使用未注冊商標的自由,但是,在原商標基礎上進行修改產生的新商標,完全可能發(fā)生消費者的混淆。將這些新商標視為未注冊商標而放任其存在,并對可能發(fā)生的混淆視為合理,既不符合商標法的宗旨,也有可能導致商標權人對商業(yè)標志本身的事實性的壟斷。因此,影響到注冊商標顯著性的修改而形成的新商標未必成為未注冊商標。事實上,國外有關國家已有對未注冊商標進行“善意使用”要求的規(guī)定。如,《澳大利亞商標法》在序言部分對未注冊商標的界定就是“善意使用的商標”。

對于有可能成為未注冊商標的商業(yè)標識,是否具有實際的顯著性的判斷標準應不同于注冊商標的顯著性的判斷。商標注冊程序中對商標顯著性的判斷,往往依據(jù)法律的抽象規(guī)定,著眼于商標的外部形象或構成,對不符合欠缺顯著性的要件的,才認為具有顯著性。事實上,商標顯著性的判斷無法形成確切的標準,各國立法才普遍用“不具顯著性”為立論的方法。對于有可能成為未注冊商標的商業(yè)標識,在一般情況下不需要專門證明其具有顯著性,只有在發(fā)生糾紛時需要判斷事實上是否具有顯著性,這就要求結合具體的交易實踐和消費者的認知來判斷,顯然不同于商標注冊審查中的顯著性的判斷。臺灣曾陳明汝教授對商標的顯著性進行了專門研究,其認為,“是否具有顯著性,應就商標圖樣之外部形象、 意匠、 設色以及交易實情與消費者之辨識加以判斷其足以達到表彰商品之功能,以及識別之程度始具備商標構成之要件?！盵4]119這種認識對有可能成為未注冊商標的商業(yè)標識的顯著性的判斷具有借鑒意義。另外,對于經濟生活中使用普通名詞等方法的欠缺顯著性的商業(yè)標識,通過使用取得第二意義(也有稱次要意義)的標識,可以申請注冊,當然也可以作為未注冊商標使用。所謂次要意義是指當普通名詞等文字被獨家使用于商品之上,而在消費大眾腦海里已經產生一種產品來源之聯(lián)想,并使其由非顯著性變成顯著性,原始意義喪失而產生新的特殊意義。對于次要意義的判斷和采納,美國法院的做法可以借鑒,主要根據(jù)有以下幾點： 系爭商標之名稱已喪失其原始意義； 它為原告首先使用,且為獨家使用； 消費大眾已公認其為表彰某商品之標志； 給予原告以救濟,俾便阻止被告之不誠實交易及搭便車之行為； 使用期間悠久,廣告效能強,銷售量廣,且已由非顯著性變成具有顯著性,并繼續(xù)而排他之使用者。[4]130

另外,被視為未注冊商標的商業(yè)標志的構成要素能否超出注冊商標的法定要素。商標是在經營者和消費者之間傳達信息的一種符號,識別性是其基本功能。商標的存在方式隨著交易環(huán)境和交易方式的改變也會發(fā)生變化。商標的構成要素也有各國通過法律加以規(guī)定。如我國商標法第8條規(guī)定： 任何能夠將自然人、 法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標志,包括文字、 圖形、 字母、 數(shù)字、 三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合,均可以作為商標申請注冊。毫無疑問,申請商標注冊需要遵守法律規(guī)定。但是,被視為未注冊商標的商業(yè)標志的構成要素完全可能超出注冊商標的法定要素,理由是： 其一,商標是商事交易內生的產物,商事交易環(huán)境、 手段在不斷變化。如,伴隨網(wǎng)絡發(fā)展而出現(xiàn)的網(wǎng)絡商事交易在全世界迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡交易的基礎平臺是基于技術產生的,網(wǎng)絡交易的各種信息的存在方式同樣受到技術的影響可以表現(xiàn)為動態(tài)的、 聲音的,而不僅是靜態(tài)的、 視覺的。當負載商業(yè)信息的各種商業(yè)標志具有商標的識別功能時,標志的所有人完全可能主張以未注冊商標的形式加以保護。其二,網(wǎng)絡上的信息已被各國按照書面形式對待。在商標的申請注冊程序中,各國商標法,除了要求商標符合法定的要素外,還要求申請的商標能以書面形式進行表示。網(wǎng)上信息按照功能等同原則被視為書面方式的情況下,無視網(wǎng)絡商業(yè)標志的新的存在方式是不利于網(wǎng)絡經濟的發(fā)展的。其三,超出商標法定要素的商業(yè)標志,如果以商品包裝、 裝潢甚至商業(yè)外觀的形式出現(xiàn),就可能以未注冊商標的形式受到法律保護。其四,由于各國對商標的法定構成要素規(guī)定不同,外國人可能請求對超出內國商標法定要素的商標視為包裝等,要求按照未注冊商標進行保護。因此,我們認為,未注冊商標具有開放性、 實踐性,對成為未注冊商標的判斷應根據(jù)未注冊商標的具體形式區(qū)別對待。這樣,在不違反法律禁止性規(guī)定的情況下,法律才能最大限度的適應社會經濟的發(fā)展。

三、 保護未注冊商標的條件

商標一經注冊就成為注冊商標,取得了商標專用權并受到法律的保護。與注冊商標相比,未注冊商標的保護有兩個特點： 其一,一般的未注冊商標自由地存在于市場,法律只對市場主體的使用自由予以確認。依據(jù)商標法的自愿注冊原則,市場主體可以選擇并使用注冊商標,也可以選擇并使用未注冊商標。從這個意義上,法律對一般未注冊商標的保護是一種抽象的保護,而注冊商標是直接授予權利,是具體的保護。成為一般的未注冊商標并不能自動取得權利保護,這與作品完成就自動取得權利保護也是不一樣的。其二,未注冊商標的保護是一種被動保護。對于未注冊的馳名商標,按照商標法的理論,也只能在發(fā)生糾紛時進行被動地認定“是否馳名”,通過馳名商標的名分,才能取得商標權。對于一般的未注冊商標,也只有在發(fā)生不正當?shù)母偁幮袨闀r,通過未注冊商標所有人的請求,才能對相關利益予以確認。因此,可以說,未注冊商標的保護是一種被動保護。

未注冊商標類似于自由商業(yè)標志存在于經濟活動,可能以商標的形式出現(xiàn),也可能不以商標的形式出現(xiàn)。這并不意味著市場主體可以任意使用商業(yè)標志。任何商業(yè)標志的使用都有基本的要求,這不僅是交易慣例的要求,而且是市場秩序的要求。對于未注冊商標的所有人而言,尋求未注冊商標的法律上的保護,仍需滿足下列條件： 其一,不得違反法律的禁止性規(guī)定。凡是以未注冊商標的形式出現(xiàn)或意圖發(fā)揮商標作用的其他商業(yè)標志,都不得違反法律的禁止性規(guī)定,這是未注冊商標得以存在的前提。盡管法律沒有明示未注冊商標不得違反的禁止性條件,但是,通常認為,法律對注冊商標不得違反的禁止性規(guī)定適用于未注冊商標。其二,未注冊商標要滿足“善意使用”和“實際具有顯著性”這兩個事實構成要件。如前文所述,經濟生活中除了存在符合商標條件的未注冊商標之外,還存在大量的可能成為未注冊商標的商業(yè)標志。對這些商業(yè)標識,只有滿足“善意使用”和“實際具有顯著性”這兩個事實構成要件,才能成為法律意義上的未注冊商標,繼而尋求法律保護才有可能。其三,未注冊商標要產生商譽。商標是商譽的載體,保護商標就是保護商譽。與注冊商標相比,未注冊商標是基于使用產生了商譽,為了防止其他經營者對商譽的不正當利用造成的消費者混淆,法律才對未注冊商標進行保護。事實上,我國商標法上對未注冊的馳名商標的保護,反不正當競爭法對知名商業(yè)標志的保護,其中對“馳名”、 “知名”的判斷都是基于商譽進行的。當然,我國這種要求對使用未注冊商標的企業(yè)而言,是一個比較高的門檻。在采用使用原則取得商標權的國家,對商標的保護不以產生了商譽為條件。在采用注冊制的國家,也有只要求通過使用產生了顯著性就可以受到法律的保護。如,德國商標法第4條第二款規(guī)定,商標保護產生于“通過在商業(yè)過程中使用,一個標志在相關商業(yè)范圍內獲得作為商標的第二含義。”伴隨商譽的保護條件產生的是對商譽的判斷問題。商譽的價值會隨著市場變化而波動,商譽最終的價值也有市場機制決定。法律只能對市場機制的結果加以確認,不能代替市場機制對商譽的價值作出評估。在我國,由于對馳名商標、 知名商業(yè)標志的定位及立法宗旨出現(xiàn)失誤,導致行政機構評選馳名商標和知名商業(yè)名稱的現(xiàn)象,出現(xiàn)了馳名商標異化的現(xiàn)象。[5]11其結果是一些企業(yè)為了馳名商標這個榮譽稱號,不惜弄虛作假甚至通過腐敗行為進行制度尋租。實際上,如果不講馳名商標、 知名商品視為一種榮譽稱號,如果讓尋求法律保護的未注冊商標所有人在訴訟中舉證證明商譽的存在及價值大小,不用“馳名”、 “知名”這些稱號去證明商譽的存在,否則由未注冊商標所有人承擔敗訴的后果,就不會發(fā)生弄虛作假等現(xiàn)象。對未注冊商標而言,要求商譽的存在就意味著不是成為未注冊商標就能受到法律的保護,這樣的制度安排有利于確保商標注冊制度的價值發(fā)揮,又有利于實現(xiàn)法律的實質正義。其四,未注冊商標不與在先權利相沖突。法律上將已經存在的權利稱為在先權利,如肖像權、 商號權等等。如果未注冊商標與在先權利相沖突,就有可能意味著未注冊商標存在侵犯在先權利的現(xiàn)象。這種情況的出現(xiàn)就意味著未注冊商標喪失了請求法律保護的基礎。問題是,注冊商標在申請注冊環(huán)節(jié),就有不與在先權利相沖突的要求,而缺少注冊環(huán)節(jié)的未注冊商標只能在請求法律保護時才能審查是否與在先權利相沖突。況且實際訴訟時,不存在未注冊商標的公告、 公示,這給在先權利人的維權造成極大困難。因此,筆者認為,應由未注冊商標所有人出示相應的檢索證據(jù),以證明未注冊商標不與在先權利相沖突。

參考文獻：

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