孫一鳴

根據(jù)德國(guó)民事訴訟法第586條，恢復(fù)原狀之訴的訴訟時(shí)效為一個(gè)月，于提起恢復(fù)原狀之訴一方得知可構(gòu)成再審理由的事由（判決）時(shí)起算，但該期限的起算不能在此事由（判決）生效之前。

德國(guó)民事訴訟法第578條規(guī)定，被生效的判決所終結(jié)的程序可以通過無效之訴（Nichtigkeitsklage）和恢復(fù)原狀之訴（Restitutionsklage）實(shí)現(xiàn)再審。可作為提起恢復(fù)原狀之訴的理由有多條，其中包括：一個(gè)地方法院、前特別法院或行政法院判決的依據(jù)在另一生效判決中被撤銷（德國(guó)民事訴訟法第580條第6款）。具體到專利法，當(dāng)審理專利侵權(quán)案件的法院依據(jù)某項(xiàng)專利做出了侵權(quán)判決，而該專利在異議程序或無效程序中最終被撤銷時(shí)，即可構(gòu)成提起恢復(fù)原狀之訴的理由。根據(jù)德國(guó)民事訴訟法第586條，恢復(fù)原狀之訴的訴訟時(shí)效為一個(gè)月，于提起恢復(fù)原狀之訴一方得知可構(gòu)成再審理由的事由（判決）時(shí)起算，但該期限的起算不能在此事由（判決）生效之前。德國(guó)聯(lián)邦最高法院（BGH）在其2012年4月17日“墨盒III”（TintenpatroneⅢ，X ZR 55/09）一案的判決中，進(jìn)一步解釋了提起恢復(fù)原狀之訴訴訟時(shí)效的計(jì)算問題。

案情簡(jiǎn)介

聯(lián)邦最高法院前復(fù)核（Revision）程序的被告（以下簡(jiǎn)稱為“被告”）為某歐洲發(fā)明專利的專利權(quán)人。2003年1月20日，杜塞爾多夫地方法院判決復(fù)核原告（以下簡(jiǎn)稱為“原告”）侵犯了專利權(quán)人的專利權(quán)。原告不服向杜塞爾多夫高等地方法院上訴。該上訴于2005年11月17日被杜塞爾多夫高等地方法院判決駁回，但前提要求是將判決書所引用的專利權(quán)利要求的一個(gè)部件名稱進(jìn)行改動(dòng)。

該改動(dòng)基于原告向歐洲專利局提起異議程序后異議部于2005年4月22日做出的修改專利權(quán)利要求1的決定。針對(duì)該決定，原告和被告同時(shí)向歐專局提出了申訴。歐專局技術(shù)申訴委員會(huì)于2008年2月29日舉行了口頭審理。技術(shù)申訴委員會(huì)于口頭審理結(jié)束時(shí)作出決定：撤銷之前異議部所作之決定，并指示異議部在該專利依照技術(shù)申訴委員會(huì)的要求做出相應(yīng)改動(dòng)后再予以維持。

原告于2008年5月29日向杜塞爾多夫高等地方法院提出再審程序——恢復(fù)原狀之訴，認(rèn)為當(dāng)初原告被判決侵犯該專利的噴墨打印機(jī)的墨盒如今已不再落入修改后的專利保護(hù)范圍，因此當(dāng)初對(duì)原告所作出的侵權(quán)判決應(yīng)當(dāng)被撤銷。作為專利侵權(quán)程序中上訴法院的杜塞爾多夫高等地方法院未予受理。于是，原告申請(qǐng)聯(lián)邦最高法院對(duì)杜塞爾多夫高等地方法院不予受理的決定進(jìn)行復(fù)核，以得以繼續(xù)行使其訴訟的權(quán)利。

德國(guó)聯(lián)邦最高法院于2012年4月17日根據(jù)歐洲專利公約第101條第3款、第111條第1款，德國(guó)民事訴訟法第580條第6項(xiàng)、第586條第1款、第586條第2款對(duì)本案作出了如下判決：

根據(jù)對(duì)原告提出的恢復(fù)原狀之訴的審理，決定撤銷杜塞爾多夫高等地方法院第二民事審判庭于2009年3月26日宣告的判決。案件發(fā)回上訴法院（杜塞爾多夫高等地方法院）重新審理。

聯(lián)邦最高法院作出該判決的官方指導(dǎo)原則

（a）根據(jù)德國(guó)民事訴訟法第580條第6款，當(dāng)審理專利侵權(quán)案件的法院依據(jù)某項(xiàng)專利做出了判決、而該專利在異議程序中最終被撤銷時(shí)，當(dāng)事人可以提起恢復(fù)原狀之訴。

（b）下列情況如同專利被完全撤銷一樣：在異議程序中最終對(duì)專利做了如此的限制，以致該專利完全不再具有被認(rèn)定為受到侵權(quán)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，或該專利增添了無法被確認(rèn)得到使用的附加特征。

（c）如果歐洲專利局申訴委員會(huì)指示異議部在明確確定的范圍內(nèi)維持一項(xiàng)歐洲發(fā)明專利，那么由于專利的部分撤銷而構(gòu)成的恢復(fù)原狀事由，只有在異議部依據(jù)申訴委員會(huì)指示對(duì)該專利以修改后的文本進(jìn)行維持時(shí)才成立。

（d）提起恢復(fù)原狀之訴的期限應(yīng)自被判專利侵權(quán)一方收到異議部決定的通知之日起計(jì)算。

聯(lián)邦最高法院作出該判決的主要理由

上訴法院作出不予受理決定的原因在于，上訴法院認(rèn)為原告提起再審程序請(qǐng)求時(shí)已超出訴訟時(shí)效。根據(jù)德國(guó)民事訴訟法第586條，恢復(fù)原狀之訴的訴訟時(shí)效為一個(gè)月，于提起恢復(fù)原狀之訴一方得知可構(gòu)成再審理由的事由（判決）時(shí)起算，但該期限的起算不能在此事由（判決）生效之前。原告于2008年2月29日已得知?dú)W專局技術(shù)申訴委員會(huì)所作的決定（根據(jù)歐洲專利條約，該決定作出即生效），該決定已構(gòu)成提起恢復(fù)原狀之訴的理由，而原告向杜塞爾多夫高等地方法院提出恢復(fù)原狀之訴的日期為2008年5月29日，已經(jīng)超過德國(guó)民事訴訟法第586條所規(guī)定之期限。

原告于是申請(qǐng)聯(lián)邦最高法院對(duì)杜塞爾多夫高等地方法院不予再審的決定進(jìn)行復(fù)核（Revision）。聯(lián)邦最高法院經(jīng)過法律審查認(rèn)為杜塞爾多夫高等地方法院不予受理的理由并不成立。

聯(lián)邦最高法院強(qiáng)調(diào)，德國(guó)民事訴訟法第580條第6款中所指的可構(gòu)成提起恢復(fù)原狀之訴的理由并不存在于具有約束力的關(guān)于可專利性的評(píng)判，即歐專局技術(shù)申訴委員會(huì)的決定，而是在這一決定最終在專利的正式狀態(tài)中得到有效反映后才成立。這一反映可以是通過行政機(jī)關(guān)或法院的決定，也可以是專利權(quán)人明確表示的放棄。無論什么形式，具有決定性的都是讓審理侵權(quán)程序的法院不再受約束于專利授權(quán)的法律行為。歐專局技術(shù)申訴委員會(huì)的決定雖然指示異議部就特定的內(nèi)容維持該專利，但這一決定并不改變?cè)搶＠恼綘顟B(tài)。

根據(jù)歐洲專利公約，如果沒有任何異議理由阻止該專利的維持，那么提出的異議將被駁回。否則，專利將被撤銷。考慮到異議程序中所作的修改，如果專利滿足歐洲專利公約要求，那么異議部將作出決定，以修改后的文本對(duì)專利進(jìn)行維持，同時(shí)超出此修改文本范圍的部分將視為自始不存在。根據(jù)歐洲專利公約第111條第1款第1句，技術(shù)申訴委員會(huì)可以在異議部的職能范圍內(nèi)就案件自己做出決定，也可以將案件退回異議部再做決定。本案中技術(shù)申述委員會(huì)選擇了后一種處理方式，所以隨其決定還未實(shí)現(xiàn)專利以修改后的文本得到維持。

技術(shù)申訴委員會(huì)將案件退回異議部，首先，專利權(quán)人要在3個(gè)月內(nèi)滿足歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則第82條要求的形式前提，其中包括繳納規(guī)定費(fèi)用（印刷費(fèi)）、將修改后的專利權(quán)利要求翻譯為歐洲專利局另兩種官方語言。如果這些形式前提沒有及時(shí)得到滿足，在繳納一定額外費(fèi)用的前提下，還可以在收到期限遲延通知后的兩個(gè)月內(nèi)補(bǔ)交（實(shí)施細(xì)則第82條第3款）。當(dāng)形式前提已滿足或不能滿足時(shí)，異議部決定撤銷專利或者以修改的文本對(duì)專利進(jìn)行維持。只有在這時(shí)，專利的法律形態(tài)才會(huì)被改變，也就是說要么該專利徹底失效，要么只能在修改后的范圍內(nèi)受到保護(hù)。

所以，聯(lián)邦最高法院認(rèn)為，提起恢復(fù)原狀之訴的訴訟期限仍應(yīng)自當(dāng)事人有效得知異議部決定之日起算，而不是從有效得知技術(shù)申訴委員會(huì)決定之日起算。本案中，異議部依據(jù)技術(shù)申訴委員會(huì)指示于2009年4月21日才做出終局決定，原告于2008年5月29日提出的恢復(fù)原狀之訴先于德國(guó)民事訴訟法第586條所規(guī)定之訴訟時(shí)效起算日期，因此，該恢復(fù)原狀之訴的請(qǐng)求是合法的。

（感謝吳小亞、付博對(duì)相關(guān)材料的部分整理工作）