吳 蓉

專利制度的價值不僅在于促進科技進步和創(chuàng)新，還在于作為經(jīng)濟激勵的政策性手段推動社會發(fā)展。因此，一項發(fā)明創(chuàng)造能否被授予專利權(quán)，首先應(yīng)當(dāng)從技術(shù)層面就其對現(xiàn)有技術(shù)作出的貢獻進行評價，同時，對發(fā)明創(chuàng)造的經(jīng)濟評價也不容忽視。商業(yè)上的成功正是發(fā)明創(chuàng)造經(jīng)濟價值的直接體現(xiàn)，對于其創(chuàng)造性的判斷會產(chǎn)生積極影響。2012年4月，在胡穎與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會專利權(quán)無效行政糾紛案中，最高人民法院第一次對作為專利創(chuàng)造性判斷輔助因素的商業(yè)成功進行了詳細的分析和闡述，該案入選2012年度《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報告》，引起理論界和實務(wù)界的廣泛關(guān)注。

一、案情和裁判

（一）基本案情

涉案專利是名稱為“女性計劃生育手術(shù)B型超聲監(jiān)測儀”的第200420012332.3號實用新型專利，專利權(quán)人為胡穎。2008年5月16日，深圳恩普公司針對涉案專利權(quán)提出無效宣告請求，提交相關(guān)對比文件，主張權(quán)利要求1-6不具備創(chuàng)造性。專利復(fù)審委員會經(jīng)審查于2008年12月19日作出第12728號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第12728號決定），認定涉案專利權(quán)利要求1和2相對于對比文件的結(jié)合不具備《專利法》第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性；權(quán)利要求3-6在其引用的權(quán)利要求1和2不具備創(chuàng)造性的情況下，也不具備《專利法》第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。據(jù)此宣告涉案專利權(quán)全部無效。胡穎不服，針對第12728號決定向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

（二）法院判決

北京市第一中級人民法院一審認為，第12728號決定認定事實清楚，適用法律正確，行政程序合法。判決維持第12728號決定。

胡穎不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審期間，胡穎主張涉案專利獲得了商業(yè)上的成功，并提交證據(jù)予以證明。其中，新證1為專家證言，證明涉案專利解決了現(xiàn)有技術(shù)中所面臨的手術(shù)難題。新證2為相關(guān)政府采購合同，涉及購買數(shù)量不等的無錫貝爾森影像技術(shù)有限公司生產(chǎn)的B超監(jiān)視婦產(chǎn)科手術(shù)儀。新證3為音像出版社出具的證明及出版證書，證明“經(jīng)陰道超聲介入性計劃生育手術(shù)”DVD光盤于2008年出版發(fā)行。新證4為國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的檢索報告，載明涉案專利權(quán)利要求1-6具備新穎性和創(chuàng)造性。北京市高級人民法院二審認為，涉案專利的提出，克服了現(xiàn)有技術(shù)中的缺點與不足。新證1、2、3均可采信，涉案專利已經(jīng)取得商業(yè)上的成功，而且這種成功是由于其技術(shù)特征直接導(dǎo)致的，涉案專利具備創(chuàng)造性。判決撤銷一審判決和第12728號決定，判令專利復(fù)審委員會就涉案專利重新作出無效宣告請求審查決定。

專利復(fù)審委員會不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院經(jīng)過審查后裁定提審本案，并于2012年4月13日作出（2012）行提字第8號行政判決，撤銷一、二審判決和第12728號決定，判令專利復(fù)審委員會就涉案專利重新作出無效宣告請求審查決定。

關(guān)于權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，最高人民法院認為，第12728號決定對區(qū)別技術(shù)特征（2）所涉相關(guān)技術(shù)事實尚未查明即得出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，難以令人信服。專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)在技術(shù)事實認定清楚的基礎(chǔ)上再就無效宣告請求作出審查決定。關(guān)于涉案專利產(chǎn)品是否獲得商業(yè)上的成功，最高人民法院認為，當(dāng)采取“三步法”難以判斷技術(shù)方案的創(chuàng)造性或者得出技術(shù)方案無創(chuàng)造性的評價時，從社會經(jīng)濟的激勵作用角度出發(fā)，商業(yè)上的成功被納入創(chuàng)造性判斷的考量因素。當(dāng)一項技術(shù)方案的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功時，如果這種成功是由于其技術(shù)特征直接導(dǎo)致的，該技術(shù)方案即具有創(chuàng)造性。相比相對客觀的“三步法”而言，對于商業(yè)上的成功是否確實導(dǎo)致技術(shù)方案達到被授予專利權(quán)的程度，應(yīng)當(dāng)持相對嚴格的標準。當(dāng)申請人或?qū)＠麢?quán)人主張其發(fā)明或者實用新型獲得了商業(yè)上的成功時，應(yīng)當(dāng)審查：發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案是否真正獲得了商業(yè)上的成功；該商業(yè)上的成功是否源于發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案相比現(xiàn)有技術(shù)作出改進的技術(shù)特征，而非該技術(shù)特征以外的其他因素所導(dǎo)致的。該案中，專利權(quán)人在二審階段提交證據(jù)證明涉案專利產(chǎn)品獲得了商業(yè)成功，但其提交的證據(jù)僅載明湖北、河南、黑龍江省人口與計劃生育委員會采購了116臺涉案專利產(chǎn)品，從產(chǎn)品的銷售量來看，尚不足以證明涉案專利產(chǎn)品達到商業(yè)上成功的標準。

二、對該案的評析

專利法意義上的“商業(yè)成功”概念最早出現(xiàn)在美國。1966年，美國最高法院在Graham案中明確提出判斷非顯而易見性時要考慮商業(yè)上的成功等輔助性因素，歐洲和日本專利局審查指南中也都將商業(yè)上的成功作為創(chuàng)造性判斷的輔助性因素。考察各國的相關(guān)規(guī)定，美國強調(diào)商業(yè)成功等輔助因素在創(chuàng)造性判斷之初即應(yīng)作為事實要素予以考慮，而歐洲專利局則主張商業(yè)成功等輔助因素只有在創(chuàng)造性判斷存在疑問時才予以考慮。在我國，商業(yè)成功最早在1993年的《專利審查指南》（以下簡稱審查指南）中被列為創(chuàng)造性評判中的參考性判斷基準之一，并在隨后幾版審查指南中分別被表述為“輔助性審查基準”、“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素”。但是，在我國的專利審查實踐中，鮮有以商業(yè)上獲得成功為由認定技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的案例。該案歷經(jīng)一審、二審和再審，專利權(quán)人在無效宣告請求審查程序和一審中均未提出商業(yè)成功的主張，專利復(fù)審委員會和一審法院根據(jù)無效宣告請求人提交的對比文件，采取“三步法”的判斷方式作出涉案專利無創(chuàng)造性的結(jié)論。二審中，專利權(quán)人提交證據(jù)主張涉案專利取得了商業(yè)上的成功，因此，該案是否應(yīng)該考慮商業(yè)成功的因素，涉案專利是否取得商業(yè)上的成功，什么原因?qū)е缕渖虡I(yè)上的成功進入二審和再審的審理范圍。最高人民法院以再審判決的形式明確了商業(yè)成功在專利創(chuàng)造性判斷中的地位和認定方法，為相關(guān)的司法審判和行政審查實踐給出明確指引。

（一）商業(yè)成功在創(chuàng)造性判斷中的地位

我國《專利法》第22條第3款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步?！睂?chuàng)造性中（顯著的）進步的判斷，主要是考察技術(shù)方案是否具有有益的技術(shù)效果，比如是否產(chǎn)生了質(zhì)量改善、節(jié)約能源等更好的技術(shù)效果。對創(chuàng)造性中（突出的）實質(zhì)性特點的判斷，則是從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度評價技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，一般按照“技術(shù)貢獻論”的思路，采取“三步法”來考察技術(shù)方案對現(xiàn)有技術(shù)是否構(gòu)成實質(zhì)性的貢獻以及該貢獻是否達到可授予壟斷性權(quán)利的程度。這也是2010版審查指南明確規(guī)定的創(chuàng)造性審查基準。當(dāng)采取“三步法”對創(chuàng)造性難以作出判斷或者作出否定評價時，2010版《審查指南》第2部分第4章第5節(jié)“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素”規(guī)定：“發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，通常應(yīng)當(dāng)根據(jù)本章第3.2節(jié)所述的審查基準進行審查。應(yīng)當(dāng)強調(diào)的是，當(dāng)申請屬于以下情形時，審查員應(yīng)當(dāng)予以考慮，不應(yīng)輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論?！彪S后的第5.4節(jié)就是關(guān)于商業(yè)成功的規(guī)定。由此可見，代表“技術(shù)貢獻論”的“三步法”是創(chuàng)造性判斷中的基本和必經(jīng)程序，商業(yè)成功則是創(chuàng)造性判斷中的輔助因素，只有在采取“三步法”對創(chuàng)造性無法判斷或者作出否定評價時，才會引入商業(yè)成功的因素去評價技術(shù)方案的創(chuàng)造性，從技術(shù)和經(jīng)濟層面全面考察技術(shù)方案的價值。創(chuàng)造性的評價從根本上來說是待評價的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的比較判斷，技術(shù)層面的評價必然優(yōu)先于經(jīng)濟層面的評價。商業(yè)成功只能作為“三步法”的補充而不能先于或取代“三步法”的評價，這是專利制度的本質(zhì)要求。該案再審判決在闡述商業(yè)成功在創(chuàng)造性判斷中的地位時明確指出：“當(dāng)采取‘三步法’難以判斷技術(shù)方案的創(chuàng)造性或者得出技術(shù)方案無創(chuàng)造性的評價時，從社會經(jīng)濟的激勵作用角度出發(fā)，商業(yè)上的成功就會被納入創(chuàng)造性判斷的考量因素?！痹摪钢校词箤＠麢?quán)人在無效請求審查階段就提出商業(yè)成功的主張，專利復(fù)審委員也應(yīng)當(dāng)先采取“三步法”審查涉案專利的創(chuàng)造性，只有在難以判斷涉案專利的創(chuàng)造性或者得出涉案專利不具有創(chuàng)造性的評價后，才會考察專利權(quán)人關(guān)于商業(yè)成功的主張是否成立。

（二）商業(yè)成功的認定方法

商業(yè)成功是從經(jīng)濟激勵角度對技術(shù)方案的肯定，對于商業(yè)上的成功是否確實導(dǎo)致技術(shù)方案達到被授予專利權(quán)的程度，應(yīng)當(dāng)持相對嚴格的標準。商業(yè)成功的審查認定從兩個方面進行：一是商業(yè)成功的表現(xiàn)，即審查技術(shù)方案是否真正取得了商業(yè)上的成功。二是商業(yè)成功的原因，即分析導(dǎo)致商業(yè)成功的直接原因。關(guān)于商業(yè)成功的表現(xiàn)，實踐中，權(quán)利人常常會提交銷售合同、財務(wù)報表等作為體現(xiàn)技術(shù)方案的經(jīng)濟業(yè)績或商業(yè)價值的載體，用于主張其取得商業(yè)上的成功，但是單純的產(chǎn)品銷售并不能代表已經(jīng)取得商業(yè)上的成功。理論上講，是否取得商業(yè)上的成功應(yīng)當(dāng)由技術(shù)方案所代表的技術(shù)或商品相比其他類似的技術(shù)或商品在同行業(yè)所占的市場份額來決定，權(quán)利人應(yīng)當(dāng)盡可能提交同類技術(shù)或商品橫向比較的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，證明技術(shù)方案所代表的技術(shù)或商品確實優(yōu)于同類技術(shù)或商品，當(dāng)然，一定范圍內(nèi)突出的經(jīng)濟業(yè)績也是比較好的佐證。關(guān)于商業(yè)成功的原因，這是創(chuàng)造性判斷的重點，必須對技術(shù)方案取得商業(yè)上成功的原因進行分析，排除銷售策略或廣告宣傳等技術(shù)特征之外的因素對技術(shù)方案取得商業(yè)上成功的影響，只有在技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征直接導(dǎo)致技術(shù)方案取得商業(yè)上成功的情形下，才能反推技術(shù)方案是非顯而易見的，從而認定技術(shù)方案具有創(chuàng)造性。該案中，專利權(quán)人提交了116臺專利產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)，僅憑這份銷售業(yè)績證據(jù)難以認定涉案專利取得了商業(yè)上的成功。但是，如果專利權(quán)人提交了能夠證明涉案專利商業(yè)上取得成功的證據(jù)，就還需要對商業(yè)成功的原因進行分析，確定該成功是否由涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征直接導(dǎo)致，從而在全面權(quán)衡技術(shù)和經(jīng)濟等因素的基礎(chǔ)上，對涉案專利是否具有創(chuàng)造性作出公正合理的評價。

三、對商業(yè)成功的理論分析

作為最重要的專利性實質(zhì)條件，創(chuàng)造性是專利授權(quán)確權(quán)行政審查和司法審判的重點和難點。該案從商業(yè)成功的角度對涉案專利的創(chuàng)造性進行評價，將作為經(jīng)濟指標的商業(yè)成功用于以技術(shù)評價為基石的專利性判斷，其合理性基礎(chǔ)是什么？囿于司法裁判的操作性和個案性，該案再審判決未對此過多展開，但是，在將商業(yè)成功因素引入創(chuàng)造性判斷之前，對其合理性進行理論分析和論證確是必不可少的。

專利制度是對技術(shù)方案的評價和肯定，就其合理性基礎(chǔ)的理論分析而言，“技術(shù)貢獻論”是最為廣泛接受的觀點，其含義為:一項技術(shù)方案能夠被授予壟斷性的專利權(quán)，是因為其對現(xiàn)有技術(shù)做出了實質(zhì)性的貢獻：該技術(shù)方案不僅區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)，而且與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別達到“非顯而易見”的程度。前者為新穎性的要求，后者為創(chuàng)造性的條件。被授予的專利權(quán)的范圍與該技術(shù)方案對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻大小相當(dāng)。這是從刺激創(chuàng)新推動技術(shù)進步的角度對發(fā)明人的鼓勵，即通常所說的“為天才之火添上利益之薪”。在技術(shù)方案的產(chǎn)品因商業(yè)上獲得成功而被評價為具有創(chuàng)造性從而被授予專利權(quán)的情形下，則不是從技術(shù)貢獻的層面而是從經(jīng)濟激勵的層面對技術(shù)方案進行評價和肯定。這種評價和肯定與技術(shù)評價的聯(lián)系在于：當(dāng)技術(shù)方案的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功時，如果這種成功是由于技術(shù)方案的技術(shù)特征直接導(dǎo)致的，則反映了技術(shù)方案具有有益的效果，同時也說明了技術(shù)方案是非顯而易見的，因而這類技術(shù)方案具有（突出的）實質(zhì)性特點和（顯著的）進步，具備創(chuàng)造性。但是，如果商業(yè)上的成功是由于其他原因所致，例如由于銷售技術(shù)的改進或者廣告宣傳造成的，則不能作為判斷創(chuàng)造性的依據(jù)。由此可見，技術(shù)方案因其產(chǎn)品獲得商業(yè)上的成功而具備創(chuàng)造性的判斷邏輯在于：商業(yè)上的成功所代表的經(jīng)濟價值說明技術(shù)方案產(chǎn)生了有益的經(jīng)濟和社會效果，因此技術(shù)方案具有（顯著的）進步；如果商業(yè)成功是由技術(shù)方案的技術(shù)特征所直接導(dǎo)致的，說明技術(shù)方案是非顯而易見的，因此技術(shù)方案具有（突出的）實質(zhì)性特點。據(jù)此推斷技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。因此，通常情況下，專利權(quán)的合理性基礎(chǔ)在于技術(shù)方案對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻，而在因商業(yè)成功而被授予專利權(quán)的情形下，專利權(quán)的合理性基礎(chǔ)則是技術(shù)方案對社會的經(jīng)濟價值。前者重在對技術(shù)進步的推動，后者重在對經(jīng)濟發(fā)展的激勵。正如該案判決所述：“商業(yè)上的成功是當(dāng)技術(shù)方案本身與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在構(gòu)成可授予專利權(quán)的程度上有所欠缺時，如有證據(jù)能夠證明該區(qū)別技術(shù)特征在市場上取得了成功，則從經(jīng)濟激勵的層面對其予以肯定?！?/p>

將商業(yè)成功所代表的經(jīng)濟評價應(yīng)用于專利創(chuàng)造性判斷中時，必須明確的是，專利制度的本質(zhì)是對技術(shù)方案的評價和肯定，商業(yè)成功從社會經(jīng)濟激勵角度對技術(shù)方案進行評價，這種經(jīng)濟上的考量不能脫離制度本質(zhì)，必須以技術(shù)方案為基礎(chǔ)：首先，對于與現(xiàn)有技術(shù)沒有區(qū)別的技術(shù)方案，由于其本身未對現(xiàn)有技術(shù)做出任何貢獻，其商業(yè)上的成功無法與技術(shù)方案本身建立直接必然的因果聯(lián)系，如果因其商業(yè)上取得成功而授予其專利權(quán)，顯然是對其他因素而非技術(shù)方案本身的肯定和認可。因此，只有具備新穎性的技術(shù)方案才能進入對其商業(yè)上是否獲得成功的考察階段，商業(yè)成功的考察屬于創(chuàng)造性判斷的范疇。其次，在商業(yè)成功是否能夠給技術(shù)方案帶來創(chuàng)造性的判斷中，必須考察商業(yè)成功與技術(shù)特征之間的因果聯(lián)系，只有區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征所直接導(dǎo)致的商業(yè)成功才能為技術(shù)方案帶來具備創(chuàng)造性的評價，此時商業(yè)成功所代表的有益效果才能說明技術(shù)方案的非顯而易見性。如果以技術(shù)特征之外的因素所導(dǎo)致的商業(yè)成功來評價技術(shù)方案具備創(chuàng)造性，顯然違背了專利權(quán)的合理性基礎(chǔ)。