張 鵬
專利侵權(quán)警告信適格性的理論探討與實務(wù)分析①
張 鵬*
本文從最高人民法院審理的石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會社的確認(rèn)不侵犯專利權(quán)、損害賠償糾紛案出發(fā),提出專利侵權(quán)警告信的基本屬性是一種專利侵權(quán)的自力救濟(jì)方式,專利侵權(quán)警告信的根本性質(zhì)是意思表示。專利侵權(quán)警告信與通知函等的根本區(qū)別就在于,是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示。判斷是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示的核心,在于是否具有使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實的效果意思。專利侵權(quán)警告信的適用情形主要是,在合法來源抗辯制度中證明專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,在專利侵權(quán)懲罰性賠償制度中證明被控侵權(quán)人因為知道其行為構(gòu)成侵權(quán)從而形成故意侵權(quán)或者惡意侵權(quán)等。適格的專利侵權(quán)警告信關(guān)鍵在于,具有明確的使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實的效果意思。適格的專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件包括:發(fā)出者所享有的權(quán)利、涉嫌侵權(quán)人的侵權(quán)行為、對涉嫌侵權(quán)人的主張?;谶@一構(gòu)成要件要求,解釋最高人民法院在石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會社的確認(rèn)不侵犯專利權(quán)、損害賠償糾紛案中針對不同警告信作出的不同效力認(rèn)定。
專利侵權(quán)警告信 確認(rèn)不侵權(quán)之訴 意思表示 注意義務(wù)
2015年12月,最高人民法院針對石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會社的確認(rèn)不侵犯專利權(quán)、損害賠償糾紛案作出判決,對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告信的適格性進(jìn)行了認(rèn)定,這一案件被評選為2015年中國法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件之首,對我國未來法律實踐具有重要影響。本文擬結(jié)合該案,對專利侵權(quán)警告信的基本原理進(jìn)行分析,探討專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件與適格性,以期對未來法律實踐中專利侵權(quán)警告信的撰寫有所啟示。
該案主要涉及石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會社的確認(rèn)不侵犯專利權(quán)、損害賠償糾紛,②參見河北省高級人民法院(2013)冀民三初字第1號民事判決書和最高人民法院(2014)民三終字第7號民事判決書。關(guān)于外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛在另案進(jìn)行了處理。③參見河北省高級人民法院(2012)冀民三初字第2號民事判決書和最高人民法院(2014)民三終字第8號民事判決書。在該案中,本田技研工業(yè)株式會社享有關(guān)于汽車保險杠、汽車整車和汽車后視面的外觀設(shè)計。2003年9月18日、20日、22日、24日和29日本田技研工業(yè)株式會社向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司發(fā)出警告信,同時在9月22日和9月24日也分別向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司的經(jīng)銷商萊克汽車公司、旭陽恒興公司發(fā)出警告信,警告信內(nèi)容為:“本田公司已確認(rèn)貴公司正在展示/銷售石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司生產(chǎn)的來寶S-RV汽車。本田公司認(rèn)為來寶S-RV汽車實際侵害了本田公司在中國享有的外觀設(shè)計專利權(quán),外觀設(shè)計專利號為01319523.9。貴公司如果銷售該汽車,將構(gòu)成侵害外觀設(shè)計專利權(quán)的行為。就此事宜,我事務(wù)所代表本田公司于2003年9月18日致函貴公司(注,致函旭陽恒興公司的時間為2003年9月20日),要求貴公司立即停止上述汽車的銷售,并要求貴公司于2003年9月21日(注,要求旭陽恒興公司于2003年9月23日)之前以書面形式予以答復(fù)。但時至今日,我們沒有收到貴公司的答復(fù),我們不得不認(rèn)為貴公司沒有誠意解決此事宜。因此,我們將保留對貴公司以及石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司提起訴訟的權(quán)利?!?003年10月16日,石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司向河北省石家莊市中級人民法院提起確認(rèn)不侵權(quán)訴訟,請求人民法院依法確認(rèn)其生產(chǎn)和銷售涉案汽車外觀設(shè)計未侵害涉案專利權(quán)。2003年11月24日,本田技研工業(yè)株式會社向北京市高級人民法院起訴石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司專利侵權(quán)。2003年12月24日,石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司、河北新凱汽車制造有限公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出宣告涉案專利無效的無效宣告請求,國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會予以受理。2004年1月9日,本田技研工業(yè)株式會社向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送警告信。警告信內(nèi)容為:“本田公司認(rèn)為LAIBAO S-RV汽車的外觀設(shè)計侵害了本田公司在中國享有的外觀設(shè)計專利權(quán),外觀設(shè)計專利號為01319523.9。貴公司銷售LAIBAO S-RV汽車的行為,構(gòu)成侵害上述外觀設(shè)計專利權(quán)的行為。因此,我們將保留對貴公司提起訴訟的權(quán)利。”
2013年4月1日,在確認(rèn)不侵權(quán)訴訟的審理過程中,石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司增加訴訟請求,其認(rèn)為本田技研工業(yè)株式會社自2003年9月18日起,連續(xù)8次向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司發(fā)警告信、指控函及備忘錄,無合法依據(jù)指控石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司的產(chǎn)品侵害涉案專利權(quán),并恐嚇巨額索賠;同時,在石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司涉案汽車銷售快速上升時期,分別向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司各地經(jīng)銷商發(fā)警告信,對石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司產(chǎn)品進(jìn)行封殺,散布石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司已經(jīng)侵害其專利權(quán),責(zé)令各地經(jīng)銷商立即停止石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司產(chǎn)品的銷售,恐嚇經(jīng)銷商將追究其侵權(quán)的法律責(zé)任。……本田技研工業(yè)株式會社的上述行為均是在未經(jīng)人民法院依法審理和判決確認(rèn)的情況下,僅憑自己的想象實施的,其行為沒有法律根據(jù)。并且,該行為是在其合資同類產(chǎn)品CR-V汽車上市前和上市初,對中國同行、同類產(chǎn)品實施的,其目的是為了打壓、封殺對手,提升自己產(chǎn)品的知名度和影響力,增加產(chǎn)品銷售量,行為具有明顯的惡意。本田技研工業(yè)株式會社的上述行為給石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司造成了重大惡劣影響,使其產(chǎn)品銷售嚴(yán)重受阻,銷量急劇下降,最終被迫提前停產(chǎn),損失巨大?!C上,請求法院認(rèn)定本田技研工業(yè)株式會社侵害石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司的合法經(jīng)營權(quán)和名譽(yù)權(quán),判令本田技研工業(yè)株式會社賠償石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司損失人民幣36574萬元,并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。也就是說,石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司以侵害合法經(jīng)營權(quán)和名譽(yù)權(quán)為由增加了損害賠償?shù)脑V訟請求。
河北省高級人民法院認(rèn)定,本田技研工業(yè)株式會社在2003年9月18日至2003年10月15日期間先后八次向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司發(fā)送警告信的同時,特別是在已于2003年11月24日針對石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司涉嫌侵害專利權(quán)行為向北京市高級人民法院提起訴訟后,仍然向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司包括新疆、云南、珠海、深圳、湖南、四川等地的全國經(jīng)銷商發(fā)送警告信的行為已經(jīng)明顯超出了《專利法》以及其他法律規(guī)定的合理范圍。最高人民法院在二審判決中將該案中的專利侵權(quán)警告信進(jìn)行了分類,并對不同類型的警告信作出了不同的認(rèn)定。按照發(fā)送對象,將該案中的警告信劃分為發(fā)送給生產(chǎn)商的專利侵權(quán)警告信和發(fā)送給銷售商的警告信;按照發(fā)送時間,將該案中的警告信劃分為了石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴和本田技研工業(yè)株式會社提起專利侵權(quán)之訴之前的警告信(判決中稱為“第一階段發(fā)送的警告信”)和石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴和本田技研工業(yè)株式會社提起專利侵權(quán)之訴之后的警告信(判決中稱為“第二階段發(fā)送的警告信”)。最高人民法院認(rèn)為,本田技研工業(yè)株式會社除了在第一階段向涉案汽車的經(jīng)銷商發(fā)送侵權(quán)警告信之外,在其發(fā)送侵權(quán)警告信的第二階段,即在石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司已經(jīng)與其進(jìn)行溝通協(xié)商,并尋求確認(rèn)不侵害涉案專利權(quán)的司法救濟(jì),本田技研工業(yè)株式會社亦尋求侵害涉案專利權(quán)的司法救濟(jì)后,繼續(xù)向涉案汽車的銷售商發(fā)送侵權(quán)警告信,并擴(kuò)大了被警告經(jīng)銷商的發(fā)送范圍。侵權(quán)警告信中僅記載了涉案專利權(quán)的名稱、涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品名稱以及受函客戶涉嫌侵權(quán)的性質(zhì),沒有披露主張構(gòu)成外觀設(shè)計相近似的具體理由或進(jìn)行必要的侵權(quán)比對,也沒有披露其與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司均已向法院尋求司法救濟(jì)等其他有助于經(jīng)銷商客觀、合理判斷是否自行停止被警告行為的事實。由于被警告的經(jīng)銷商作為石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司的交易方,也是本田技研工業(yè)株式會社涉案專利產(chǎn)品的競爭者或客戶群,本田技研工業(yè)株式會社在向這些經(jīng)銷商發(fā)送的警告信維護(hù)其專利權(quán)的同時,也有打擊競爭對手、爭取交易對象或者商業(yè)機(jī)會的作用?!斗床徽?dāng)競爭法》第2條規(guī)定,經(jīng)營者在市場交易中,應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則,遵守公認(rèn)的商業(yè)道德。本田技研工業(yè)株式會社在沒有進(jìn)一步證據(jù)證明存在侵權(quán)事實的情況下,以與向制造者發(fā)送侵權(quán)警告時相同的注意義務(wù),在第二階段擴(kuò)大發(fā)送內(nèi)容不明確的警告信的范圍,尚難認(rèn)定其盡到了合理的審慎注意義務(wù),有違《反不正當(dāng)競爭法》第2條的規(guī)定。
可見,該案集中體現(xiàn)了專利侵權(quán)警告信的適格性等問題,值得深入探討。
專利侵權(quán)警告信,在英文中通常被稱為“cease and desist letter”,是一種權(quán)利人在遇到或者即將遇到專利侵權(quán)時采取的一種自力救濟(jì)方式,其主要是包括專利權(quán)人或利害關(guān)系人在內(nèi)的權(quán)利人,在發(fā)現(xiàn)侵犯其專利權(quán)的現(xiàn)象或者存在即發(fā)侵權(quán)④張鵬.專利授權(quán)確權(quán)制度原理與實務(wù)[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2012:334-352.的現(xiàn)象時,自行或通過律師以警告函或發(fā)布廣告的方式向侵權(quán)者或相關(guān)人發(fā)出的,表達(dá)其行為已經(jīng)或者即將構(gòu)成侵犯專利權(quán)的明確的意思表示。
首先,專利侵權(quán)警告信的基本屬性是一種專利侵權(quán)的自力救濟(jì)方式?!秾@ā返?0條規(guī)定:“未經(jīng)專利權(quán)人許可,實施其專利,即侵犯其專利權(quán),引起糾紛的,由當(dāng)事人協(xié)商解決;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時,認(rèn)定侵權(quán)行為成立的,可以責(zé)令侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為,當(dāng)事人不服的,可以自收到處理通知之日起十五日內(nèi)依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴;侵權(quán)人期滿不起訴又不停止侵權(quán)行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。進(jìn)行處理的管理專利工作的部門應(yīng)當(dāng)事人的請求,可以就侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額進(jìn)行調(diào)解;調(diào)解不成的,當(dāng)事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。”可見,在遇到侵犯專利權(quán)的情形時,專利權(quán)人可以選擇尋求自力救濟(jì)方式進(jìn)行協(xié)商解決,也可以采取公力救濟(jì)方式加以解決,其中我國的“公力救濟(jì)方式”包括向人民法院起訴,也包括請求管理專利工作的部門處理,這是我國在專利管理和保護(hù)上的一個重要特點。⑤張志成,張鵬著.中國專利行政案例精讀[M].北京:商務(wù)印書館,2016:55.應(yīng)當(dāng)說,允許以自力救濟(jì)的方式解決專利侵權(quán)糾紛有助于降低維權(quán)成本、提高糾紛解決效率和節(jié)約司法資源,符合經(jīng)濟(jì)效益原則。⑥羅霞.警告函引發(fā)的確認(rèn)不侵權(quán)糾紛及其損害賠償初探[J].中國專利與商標(biāo),2016年(3):19-22.同時,專利侵權(quán)警告信還可以產(chǎn)生訴訟時效中斷的效果,可以作為認(rèn)定侵權(quán)情節(jié)從而確定專利侵權(quán)賠償額的重要考慮因素。⑦在美國,專利侵權(quán)警告信的情況是判斷是否適用專利侵權(quán)懲罰性賠償制度的最為重要的考慮因素,參見Martin J.Adelman,Randall R.Rader,John R.Thomas.Patent Law:Cases and Material(Third Edition).West 2009,p.882.
其次,專利侵權(quán)警告信的根本性質(zhì)是意思表示。專利侵權(quán)警告信的根本性質(zhì),就是表達(dá)警告信接收者的行為已經(jīng)或者即將構(gòu)成侵犯專利權(quán)的明確的意思表示。所謂“意思表示”,是指行為人把進(jìn)行某一民事法律行為的內(nèi)心效果意思,以一定的方式表達(dá)于外部的行為。⑧魏振瀛.民法[M].北京:北京大學(xué)出版社、高等教育出版社,2000:142.作為向外部表明意欲發(fā)生一定私法上之法律效果之意思的行為,意思表示通常包括效果意思、表示意思和表示行為,其中作為本體的效果意思是表示上的效果意思,是從書面形式或者口頭形式的表示行為所推斷的效果意思。⑨梁慧星.民法總論(2001版)[M].北京:法律出版社,2001:189-190.也就是說,既然專利侵權(quán)警告信性質(zhì)上是一個意思表示,那么其構(gòu)成要件就是意思表示通常應(yīng)當(dāng)符合的構(gòu)成要件,需要有明確的效果意思、表示意思和表示行為。其中,效果意思是本體,明確的、確定的效果意思是適格專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件的核心。結(jié)合專利侵權(quán)警告信作為專利侵權(quán)自力救助方式的基本屬性,其效果意思應(yīng)當(dāng)是使得其了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實。
最后,專利侵權(quán)警告信的表現(xiàn)形式非常多樣。從專利侵權(quán)警告信的發(fā)送主體上來說,包括專利權(quán)人或利害關(guān)系人;從專利侵權(quán)警告信的發(fā)送方式上來說,可以自行發(fā)出或通過律師發(fā)出,也就是說,專利侵權(quán)警告信作為自力救濟(jì)的一種方式,可以自行作出和發(fā)出,也可以以律師函的方式作出和發(fā)出;從專利侵權(quán)警告信的發(fā)送時間上來說,在發(fā)現(xiàn)侵犯其專利權(quán)的現(xiàn)象或者存在即發(fā)侵權(quán)的現(xiàn)象時,包括采取公力救濟(jì)之前和之后;從專利侵權(quán)警告信所針對的對象上來說,包括侵犯其專利權(quán)的現(xiàn)象或者存在即發(fā)侵權(quán)的現(xiàn)象;從專利侵權(quán)警告信的外在表現(xiàn)上來說,可以采取以警告函或發(fā)布廣告的等方式。需要補(bǔ)充的是,專利侵權(quán)警告信與通知函等的根本區(qū)別就在于,是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示。判斷是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示的核心,就在于是否具有使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實的效果意思。
就我國當(dāng)前以及未來可以預(yù)期的法律實踐來說,在下列三種情形下,專利侵權(quán)警告信會得到比較廣泛的適用。
(一)合法來源抗辯制度中的專利侵權(quán)警告信
以銷售商為被告起訴專利侵權(quán)時,專利權(quán)人發(fā)出的專利侵權(quán)警告信用于證明銷售商“知道”其所銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品。出現(xiàn)這一情形的源頭是《專利法》第70條所規(guī)定的合法來源抗辯制度。合法來源抗辯制度,又稱為損失賠償責(zé)任免除制度,是指為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,能證明該產(chǎn)品合法來源的,免除損失賠償責(zé)任。⑩北京市第一中級人民法院.侵犯專利權(quán)抗辯事由[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010:143-145.合法來源抗辯制度的歷史緣起于1984年《專利法》第62條的規(guī)定:“有下列情形之一的,不視為侵犯專利權(quán):……二、使用或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利產(chǎn)品的;……”當(dāng)時設(shè)計這一制度的主要目的是為了保護(hù)善意第三人,“所謂善意,是指不知道某種產(chǎn)品是有專利的,而且也不知道該產(chǎn)品不是專利權(quán)人或者未經(jīng)專利權(quán)人許可制造后售出的,有些長期實行專利制度的國家也有保護(hù)善意第三人的規(guī)定,《專利法》施行時間還很短,許多人還不了解專利,對善意第三人需要保護(hù)?!?湯宗舜.專利法解說[M].北京:專利文獻(xiàn)出版社,1994:279.1992年《專利法》對此未作修改,2000年《專利法》將該條款從“不視為侵犯專利權(quán)”的情形中剝離出來,單列為第二款,規(guī)定:“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,能證明其產(chǎn)品合法來源的,不承擔(dān)賠償責(zé)任?!?008年《專利法》修改時將“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”這一情形予以刪除,增加了“許諾銷售”的情形,形成現(xiàn)行法律條文。
可見,合法來源抗辯制度的構(gòu)成要件包括,就客觀方面而言,為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品;就主觀方面而言,不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品;就證明方面而言,需能夠提供證據(jù)證明產(chǎn)品的合法來源。需要注意的是,客觀方面并不包括制造或者進(jìn)口,證明方面的要求隱含了對證明責(zé)任的規(guī)定。尤其是主觀方面的“不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品”,其中的“不知道”應(yīng)當(dāng)被理解為“實際得知”的反義詞,包括不知道和應(yīng)當(dāng)知道而實際不知道兩種情況。
具體到法律實踐來說,專利權(quán)人要證明專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者不知道或者應(yīng)當(dāng)知道而實際不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,還是有一定困難的。這兩種情形比較而言,要證明“專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者應(yīng)當(dāng)知道而實際不知道”更為困難,必須證明其所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的注意義務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。因此,在法律實踐中,專利權(quán)人通常會選擇證明“專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者明知其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品”。然而,證明其“明知”所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,最為便利和簡易的方法是通過發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告信的方式,使其知道所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品。換句話說,從訴訟法意義上而言,消極事實無法證明,幾乎無法讓被控侵權(quán)人證明其不知道使用、許諾銷售或者銷售的是侵權(quán)產(chǎn)品,所以只能將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移,由專利權(quán)人證明被控侵權(quán)人知道其使用、許諾銷售或者銷售的是侵權(quán)產(chǎn)品,因此專利權(quán)人通過發(fā)送警告信的方式告知使用者、許諾銷售者或者銷售者,使其知道其使用、許諾銷售或者銷售的是侵權(quán)產(chǎn)品。從這個角度上講,在這種情形下,專利侵權(quán)警告信的意思表示得以成立的關(guān)鍵,就是告知其構(gòu)成侵權(quán)的明確的效果表示。
正是由于這種證明的要求,使得專利侵權(quán)警告信頻繁出現(xiàn)。同時,也出現(xiàn)了專利權(quán)人濫用專利侵權(quán)警告信,干擾使用者、許諾銷售者或者銷售者的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的情形,從而出現(xiàn)確認(rèn)不侵權(quán)之訴。確認(rèn)不侵權(quán)之訴,系因知識產(chǎn)權(quán)人以警告函、律師聲明等形式要求行為人停止正在或即將實施的侵犯其知識產(chǎn)權(quán)行為,行為人認(rèn)為其行為不構(gòu)成侵權(quán)而請求人民法院予以確認(rèn)的訴訟。?丁文嚴(yán).受理確認(rèn)不侵犯著作權(quán)之訴應(yīng)當(dāng)具備的條件[J].人民司法,2012(18):4-7.因此,2002年7月12日最高人民法院民事審判第三庭作出的《關(guān)于蘇州龍寶生物工程實業(yè)公司與蘇州郎力福公司請求確認(rèn)不侵犯專利權(quán)糾紛案的批復(fù)》,引入了知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的確認(rèn)不侵權(quán)之訴。該批復(fù)指出,該案已經(jīng)符合《民事訴訟法》第108條之規(guī)定,即原告與本案有直接的利害關(guān)系、有明確的被告、有具體的訴訟請求和理由、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄,人民法院應(yīng)當(dāng)受理。該批復(fù)進(jìn)一步指出,原告向人民法院提起訴訟的目的,只是針對被告發(fā)函指控其侵權(quán)的行為而請求法院確認(rèn)自己不侵權(quán),并不主張被告的行為侵權(quán)并追究其侵權(quán)責(zé)任,因此,以請求“確認(rèn)不侵權(quán)糾紛”作為案由,更能直接反映當(dāng)事人爭議的本質(zhì),體現(xiàn)當(dāng)事人的請求與法院裁判事項的核心內(nèi)容。自此,知識產(chǎn)權(quán)確認(rèn)不侵權(quán)訴訟制度得以廣泛應(yīng)用。然而,上述批復(fù)并未明確確認(rèn)不侵權(quán)之訴的制度設(shè)計目的,這也為以后法院對此類案件的處理產(chǎn)生分歧埋下了伏筆。?張廣良.確認(rèn)不侵權(quán)之訴及其完善[J].人民司法,2008(11):19-23.
(二)專利侵權(quán)懲罰性賠償制度中的警告信
在專利侵權(quán)懲罰性賠償制度的法律適用中,專利侵權(quán)警告信獲得廣泛適用。目前,《商標(biāo)法》已經(jīng)引入懲罰性賠償制度,《專利法》修改過程中對于引入該制度的呼聲也非常高?!渡虡?biāo)法》第63條第1款規(guī)定:“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額,按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的,可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定;權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的,參照該商標(biāo)許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán),情節(jié)嚴(yán)重的,可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支?!笨梢?,商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度的適用對象是惡意侵犯商標(biāo)權(quán)的行為。2015年12月2日,國務(wù)院法制辦公布的《專利法修訂草案(送審稿)》第68條第1款規(guī)定:“侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的,可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對于故意侵犯專利權(quán)的行為,人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素,在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支?!笨梢?,《專利法修訂草案(送審稿)》與現(xiàn)行《商標(biāo)法》在懲罰性賠償制度的構(gòu)成要件方面,分別采用了“故意侵權(quán)行為”和“惡意侵權(quán)行為”,二者在法理上存在一定差別。?例如,《合同法》第42條規(guī)定,“當(dāng)事人在訂立合同過程中有下列情形之一,給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任:(一)假借訂立合同,惡意進(jìn)行磋商;(二)故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或者提供虛假情況;(三)有其他違背誠實信用原則的行為?!笨梢?,構(gòu)成締約過失責(zé)任的情形之一,就是假借訂立合同,惡意進(jìn)行磋商,給對方造成損失。其中的“惡意”與“故意”存在明顯區(qū)別。另外,在英美法的法律實踐中,“惡意”侵權(quán)行為主要包括蓄意的(malicious)或者肆意的(wanton)侵權(quán)行為,與“故意”侵權(quán)行為(willful infringement)存在差別。參見Randy R.Micheletti.Willful Infringement After In re Seagate:Just What Is “Objectively Reckless” Infringement? 84 Chi.-Kent L.Rev.975,994-996(2010).
但是,無論是以“故意侵權(quán)行為”或者“惡意侵權(quán)行為”作為構(gòu)成要件,明知會發(fā)生侵犯專利權(quán)或者商標(biāo)權(quán)的后果繼續(xù)采取相應(yīng)行為,一定是典型的“故意侵權(quán)行為”和“惡意侵權(quán)行為”的情形。同時,“明知”也是最容易證明的一種情形,證明的主要方式就是以侵權(quán)律師信的方式明確告知行為人其行為構(gòu)成了專利侵權(quán)或者商標(biāo)侵權(quán)。換句話說,要證明被控侵權(quán)人的行為符合“故意侵權(quán)行為”或者“惡意侵權(quán)行為”的要求從而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任,最簡便的方式就是證明被控侵權(quán)人知道其行為構(gòu)成侵權(quán)。然而,如同上文關(guān)于合法來源抗辯制度的法律認(rèn)定一樣,證明被控侵權(quán)人知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的最佳方式,就是以律師信的方式告知被控侵權(quán)人其行為構(gòu)成侵權(quán)。因此,可以想見,專利侵權(quán)懲罰性賠償制度的法律適用中也會大量出現(xiàn)警告信的情況。
事實上美國的法律實踐也同樣證明了這一點。律師意見的適格性和完整性,是認(rèn)定被控侵權(quán)人是否構(gòu)成故意侵權(quán)的關(guān)鍵。在希捷科技有限責(zé)任公司上訴案?In re Seagate Technology LLC,497 F.3d 1360,2007 U.S.App.LEXIS 19768(Fed.Cir.2007(en banc),cert.denied sub nom.中,美國聯(lián)邦巡回上訴法院采取全席判決的方式,給出了在律師意見的適格性和完整性判斷中應(yīng)當(dāng)主要考慮的因素。這些因素包括:(1)律師意見的來源,律師意見是由被控侵權(quán)人內(nèi)部律師作出的意見,還是由獨立的外部律師作出的意見;(2)律師意見的形式,律師意見是口頭形式,還是書面形式;(3)律師意見的主體,律師意見是由通行律師作出的意見,還是由專業(yè)律師作出的意見;(4)律師意見的材料,律師意見是否是在考慮了專利權(quán)有效性和侵權(quán)有關(guān)的材料的基礎(chǔ)上作出的,其中有關(guān)材料包含專利審批歷史的材料;(5)律師意見的專業(yè)性,律師意見是否存在法律理解錯誤,或者是否存在未能充分理解和把握專利權(quán)效力和專利侵權(quán)相關(guān)理論的情況;(6)律師意見的資格,律師意見由執(zhí)業(yè)專利律師作出,還是由專利代理人作出;(7)律師意見的內(nèi)容,律師意見是否明確清楚。例如,在歐搜制藥公司訴史密斯一案?Ortho Pharmaceutical Corp.v.Smith,959 F.2d 936,22 USPQ2d 1119(Fed.Cir.1992).中,美國聯(lián)邦巡回上訴法院指出,盡管律師意見是確定被控侵權(quán)人是否構(gòu)成故意侵權(quán)的非常重要的因素,但是對律師意見適格性和完整性的判定關(guān)鍵不是看法律意見的結(jié)論是否正確,律師意見需要足夠全面,并且與其他因素結(jié)合向被控侵權(quán)人表明專利權(quán)無效、不構(gòu)成專利侵權(quán)行為等結(jié)論,被控侵權(quán)人的主觀意愿和合理信賴是判斷的關(guān)鍵。再如,在明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造公司訴約翰遜和約翰遜整形公司一案?Minnesota Mining & Manufacturing Co.v.Johnson & Johnson Orthopaedics,Inc.,976 F.2d 1559,24 USPQ2d 1321(Fed.Cir.1992).中,雖然被控侵權(quán)人獲得了“專利權(quán)無效和不具有執(zhí)行力”的律師意見,但是美國聯(lián)邦巡回上訴法院基于律師意見的形式、律師意見的內(nèi)容認(rèn)定構(gòu)成故意侵權(quán),其主要考慮到被控侵權(quán)人所提交的律師意見采取口頭形式,并且內(nèi)容明顯不客觀不明確。
(三)其他情形下適用的警告信
其他還有一些適用專利侵權(quán)警告信的情形。首先是律師費(fèi)用可能會涉及到警告信的適用。在我國的法律實踐中,專利侵權(quán)訴訟由敗訴方承擔(dān)律師費(fèi)用還是比較常見的,例如本田技研工業(yè)株式會社訴力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)明專利侵權(quán)糾紛一案?參見上海市第二中級人民法院(2004)滬二中民五(知)初字第89號民事判決書。在本案中,上海市第二中級人民法院認(rèn)為,根據(jù)本案案情、相關(guān)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、原告律師實際完成的有效工作等因素酌情支持人民幣15萬元,其中特別考慮了以下因素:1.本案歷時較長,且歷經(jīng)多次開庭;2.本案系涉外案件,在程序的推動、證據(jù)材料的提供等方面,原告律師需做更多的工作;3.原告律師為了查明案件事實,特別是為了查清被告的侵權(quán)所得,付出了大量精力,積極有效地通過各種途徑查找線索,提供證據(jù)。、株式會社島野訴寧波市日騁工貿(mào)有限公司專利侵權(quán)糾紛一案?參見浙江省寧波市中級人民法院(2004)甬民二初字第240好民事判決書、浙江省高級人民法院(2005)浙民三終字第145號民事判決書、最高人民法院(2008)民監(jiān)字第197號民事裁決書、浙江省高級人民法院(2009)浙民再字第135號民事判決書和最高人民法院(2012)民提字第1號民事判決書。在本案中,最高人民法院指出,“株式會社島野在一審過程中提交了律師服務(wù)費(fèi)統(tǒng)計清單、律師代理費(fèi)收費(fèi)發(fā)票、中信實業(yè)銀行出具的貸記通知等作為證據(jù),以證明其為本案已經(jīng)支付的律師費(fèi)。根據(jù)株式會社島野提交的律師服務(wù)費(fèi)統(tǒng)計清單的記載,按照每位律師每小時3000元計收,截止至2004年7月,合計律師費(fèi)共計442,500元。該筆費(fèi)用的數(shù)額與律師代理人收費(fèi)發(fā)票、中信實業(yè)銀行出具的貸記通知相符,可以相互印證。日騁公司雖對上述律師費(fèi)的數(shù)額提出質(zhì)疑,但并未提出充分的事實和理由,且律師費(fèi)以每小時3000元計算并不違反有關(guān)法律、行政法規(guī)以及行政規(guī)章的規(guī)定,本院予以支持?!钡?,但是賠償標(biāo)準(zhǔn)不高,缺少精細(xì)化的證明。對比美國司法實踐,在證明存在故意侵權(quán)的情形下由被控侵權(quán)人承擔(dān)律師費(fèi)用,?? Donald S.Chisum.Chisum on Patents(VOLUME 7Chapter 20 Remedies)§20.03[4][c][iii],LexisNexis Matthew Bender,2005.以及證明專利權(quán)人存在“惡意訴訟行為”以及訴訟過程中和專利申請過程中的“明顯不當(dāng)行為”?? Reactive Metals & Alloys Corp.v.ESM,Inc.,769 F.2d 1578,226 USPQ 821(Fed.Cir.1985);Sensonics,Inc.v.Aerosonic Corp.,81 F.3d 1566,1574-75,38 USPQ2d 1551,1557-58(Fed.Cir.1996);Kloster Speedsteel AB v.Crucible Inc.,793 F.2d 1565,230 USPQ 81(Fed.Cir.1986).的情形下,由專利權(quán)人承擔(dān)律師費(fèi)用,未來可能有些借鑒之處,可能也需要警告信作為證明“故意侵權(quán)”的一種證明方式。其次是純粹用于自力救助的警告信,這種單純?yōu)榱酥鲝垯?quán)利、表明訴求的自力救助的警告信,應(yīng)當(dāng)是比較罕見的。?? 本文認(rèn)為,專利侵權(quán)律師信的基本屬性是一種專利侵權(quán)的自力救濟(jì)方式,但是其并非一種純粹的、單純的自力救助,多數(shù)情況下應(yīng)當(dāng)是和公力救濟(jì)相互交織的權(quán)利保護(hù)途徑。
根據(jù)上述專利侵權(quán)警告信的概念,結(jié)合上述專利侵權(quán)警告信的適用情形,適格的專利侵權(quán)警告信關(guān)鍵在于,具有明確的使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實的效果意思。據(jù)此,適格的專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件包括:發(fā)出者所享有的權(quán)利、涉嫌侵權(quán)人的侵權(quán)行為、對涉嫌侵權(quán)人的主張。
首先,專利侵權(quán)警告信應(yīng)當(dāng)載明發(fā)出者所享有的權(quán)利。使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實,首先需要使得發(fā)送對象了解和知道專利權(quán)人或者利害關(guān)系人享有的權(quán)利。因此,專利侵權(quán)警告信應(yīng)當(dāng)明確給出專利權(quán)人所享有的專利權(quán)的基本情況。例如,在石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會社確認(rèn)不侵權(quán)和損害賠償糾紛一案中,本田技研工業(yè)株式會社在提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴和專利侵權(quán)損害賠償之訴的前后所發(fā)送的警告函,都載明了其專利權(quán)的專利號以及相關(guān)信息,符合這一構(gòu)成要件的要求。在本田技研工業(yè)株式會社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日發(fā)出的警告信中,明確記載“本田公司認(rèn)為來寶S-RV汽車實際侵害了本田公司在中國享有的外觀設(shè)計專利權(quán),外觀設(shè)計專利號為01319523.9”這一內(nèi)容,表明專利權(quán)人所享有的專利權(quán)的信息。在2004年1月9日本田技研工業(yè)株式會社向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送的警告信中,明確記載“本田公司在中國享有外觀設(shè)計專利權(quán),外觀設(shè)計專利號為01319523.9” 這一內(nèi)容,表明專利權(quán)人所享有的專利權(quán)的信息。
其次,專利侵權(quán)警告信應(yīng)當(dāng)載明涉嫌侵權(quán)人的侵權(quán)行為。亦即,涉嫌侵權(quán)人的具體哪些行為構(gòu)成《專利法》第11條規(guī)定的制造、使用、銷售、許諾銷售、進(jìn)口之中的哪一種或者哪幾種侵權(quán)行為。同時,在專利侵權(quán)警告信中,應(yīng)當(dāng)將行為對象、行為性質(zhì)、行為內(nèi)容等作出描述。例如,在本田技研工業(yè)株式會社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司確認(rèn)不侵權(quán)和損害賠償糾紛一案中,本田技研工業(yè)株式會社在提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴和專利侵權(quán)損害賠償之訴的前后所發(fā)送的警告函,都明確表述了其展示/銷售的來寶S-RV汽車侵害外觀設(shè)計專利權(quán)等信息。在本田技研工業(yè)株式會社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日發(fā)出的警告信中,明確記載“本田公司已確認(rèn)貴公司正在展示/銷售石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司生產(chǎn)的來寶S-RV汽車?!F公司如果銷售該汽車,將構(gòu)成侵害外觀設(shè)計專利權(quán)的行為”這一內(nèi)容,表明了發(fā)送對象侵權(quán)行為的性質(zhì)和內(nèi)容。在2004年1月9日本田技研工業(yè)株式會社向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送的警告信中,明確記載“貴公司銷售LAIBAO S-RV汽車的行為,構(gòu)成侵害上述外觀設(shè)計專利權(quán)的行為” 這一內(nèi)容,表明了發(fā)送對象侵權(quán)行為的性質(zhì)和內(nèi)容。
最后,專利侵權(quán)警告信應(yīng)當(dāng)載明對涉嫌侵權(quán)人的主張。例如,本田技研工業(yè)株式會社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司確認(rèn)不侵權(quán)和損害賠償糾紛一案中,在本田技研工業(yè)株式會社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日發(fā)出的警告信中,要求立即停止來寶S-RV汽車的銷售、以書面形式予以答復(fù)。相對而言,在本田技研工業(yè)株式會社2004年1月9日向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送的警告信中,僅僅描述了其銷售來寶S-RV汽車的行為侵害外觀設(shè)計專利權(quán),但是對進(jìn)一步的主張并未作出明確表示,沒有指出要求停止侵權(quán)或者采取其他的措施。因此,從這種意義上講,本田技研工業(yè)株式會社2004年1月9日向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送警告信,缺少對涉嫌侵權(quán)人的主張,使發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)事實的效果意思并不明確,不構(gòu)成適格的專利侵權(quán)警告信。
綜上所述,專利侵權(quán)警告信的基本屬性是一種專利侵權(quán)的自力救濟(jì)方式,專利侵權(quán)警告信的根本性質(zhì)是意思表示。專利侵權(quán)警告信與通知函等的根本區(qū)別就在于,是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示。判斷是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示的核心,在于是否具有使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實的效果意思。專利侵權(quán)警告信的適用情形主要是,在合法來源抗辯制度中證明專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,在專利侵權(quán)懲罰性賠償制度中證明被控侵權(quán)人因為知道其行為構(gòu)成侵權(quán)從而形成故意侵權(quán)或者惡意侵權(quán)等。適格的專利侵權(quán)警告信關(guān)鍵在于,具有明確的使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實的效果意思。適格的專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件包括,發(fā)出者所享有的權(quán)利、涉嫌侵權(quán)人的侵權(quán)行為、對涉嫌侵權(quán)人的主張。正是因為在“對涉嫌侵權(quán)人的主張”這一構(gòu)成要件上作出了不同的判斷,所以對本田技研工業(yè)株式會社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司確認(rèn)不侵權(quán)和損害賠償糾紛案中的警告信應(yīng)當(dāng)作出不同的認(rèn)定,本田技研工業(yè)株式會社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日發(fā)出的警告信由于符合上述構(gòu)成要件的要求,因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為適格的專利侵權(quán)警告信;本田技研工業(yè)株式會社于2004年1月9日向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送的警告信缺乏“對涉嫌侵權(quán)人的主張”這一構(gòu)成要件,因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為不適格的專利侵權(quán)警告信。
*作者系中南財經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員、國家知識產(chǎn)權(quán)局辦公室政策研究處副處長,法學(xué)博士,研究領(lǐng)域:知識產(chǎn)權(quán)法、訴訟法、知識產(chǎn)權(quán)公共政策。
本文根據(jù)筆者參加本田雙環(huán)外觀設(shè)計專利侵權(quán)糾紛案不正當(dāng)競爭法律問題研討會的發(fā)言提煉形成,感謝與會專家和與會代表提出的寶貴意見。