姬穎敏

關于國內優(yōu)先權制度中部分優(yōu)先權的探討

姬穎敏*

本文介紹了一件在后申請僅要求了在先申請某些部分內容的優(yōu)先權的案例，討論了這類要求國內優(yōu)先權的在先申請是否應該被視為撤回，探討了中外專利制度中是否可以延展技術方案的封閉式專利申請與開放式專利申請制度的不同。

國內優(yōu)先權 視為撤回 開放式 封閉式

一、案例簡介

一件名為“可降解混合多胺類環(huán)氧樹脂固化劑、制備及其復合材料回收”的發(fā)明專利申請，申請?zhí)枮?01210585862.6（以下簡稱“申請一”）。該專利申請文件的權利要求書中包含了4個獨立權利要求，分別是權利要求1：混合多胺類環(huán)氧樹脂固化劑（以下簡稱“混合多胺類固化劑”），權利要求2：混合多胺類環(huán)氧樹脂固化劑的制備方法（以下簡稱“混合多胺類固化劑的制備方法”），權利要求11：由混合多胺類環(huán)氧樹脂固化劑制備得到的增強復合材料（以下簡稱“混合多胺類固化劑制備的產(chǎn)品”），權利要求12：降解混合多胺類環(huán)氧樹脂固化劑的方法（以下簡稱“混合多胺類固化劑的降解方法”）。

2013年4月18日，筆者又受申請人委托提交了一件名為“一種環(huán)氧樹脂復合材料的降解回收方法”的發(fā)明專利申請，申請?zhí)枮?01310137251.X（以下簡稱“申請二”）。申請二要求了申請一的優(yōu)先權，但是申請二的權利要求書中只包含一個獨立權利要求：環(huán)氧樹脂復合材料的降解方法。這個獨立權利要求引用了申請一的權利要求12：混合多胺類固化劑的降解方法。申請一的其他三個獨立權利要求均未被申請二提及。

實際上，申請二是基于申請一中權利要求12的基礎上繼續(xù)投入人力和物力研發(fā)得到的技術方案，申請二公開的技術方案較申請一的權利要求12更為深入、全面，是對申請一權利要求12的延續(xù)和拓展。申請人為了得到最大限度的保護，才考慮就此延續(xù)和拓展重新提交新的專利申請；由于申請一已經(jīng)公開了部分技術方案，因此要求了申請一的優(yōu)先權；由于新的專利申請并未提及申請一的其他三個獨立權利要求的技術方案，因此新的專利申請的權利要求中并未引用申請一的其他三個獨立權利要求的內容。并且進一步來講，假如申請二的權利要求中引用了申請一的其他三個獨權內容，反而會被申請一的其他三個獨立權利要求的內容縮小保護范圍；或者會使申請二不具有單一性。

2013年11月27日，筆者收到國家知識產(chǎn)權局發(fā)出的“視為撤回通知書”，該通知書指出，由于申請一被申請二要求過優(yōu)先權，根據(jù)《專利法實施細則》第32條第3款，申請一被視為撤回（以下簡稱“視撤”）。

申請人對上述視撤通知書持不同意見，申請人認為申請二僅僅要求了申請一其中一個權利要求的優(yōu)先權，申請一中未被申請二要求過優(yōu)先權的另外三個獨立權利要求不應該被視為撤回；國家知識產(chǎn)權局未加以甄別就將申請一全部判為視撤，顯然損害了申請人的利益。申請人于2014年2月10日向國家知識產(chǎn)權局專利局法律事務處提交了行政復議申請，請求撤回該視撤通知書。經(jīng)過幾個月的爭辯，國家知識產(chǎn)權局專利局審查業(yè)務管理部法律事務處最終發(fā)出的復議結果是維持該視撤通知書。

二、案例分析

被要求了國內優(yōu)先權的在先文件會被視為撤回——這似乎已經(jīng)被國內專利代理人熟知并完全接受了。但不論是在筆者收到視撤通知書后與國內同行的交流，還是在行政復議階段與國家知識產(chǎn)權局專利局審查業(yè)務管理部法律事務處的辯論，均反映出一個問題：即類似該申請二這樣由于對申請一的某些技術點作出了延續(xù)開發(fā)，得到了更好的技術效果，因而只要求申請一某些權利要求的優(yōu)先權的情況，目前為止國內還很少見。國家知識產(chǎn)權局專利局初審及流程管理部資深審查員告訴筆者，以前從未遇到過類似情形。

筆者分析，專利局審查員和國內專利代理人較少接觸到這類申請的原因，可能是《專利法》已有規(guī)定，即要求國內優(yōu)先權的在先申請要被視為撤回，因而專利代理人在申請時會主動避免出現(xiàn)該案的“要求申請一部分優(yōu)先權”的情況。

但是這種做法與實際生產(chǎn)、研發(fā)中的情形是有沖突的?？蒲泄ぷ髡呓?jīng)常會遇到這個問題：在對某一個大的項目進行開發(fā)的過程中，偶爾發(fā)現(xiàn)一個新的研究方向，或者在大的項目之下找到一個范圍較窄的突破口，或者在大項目的研發(fā)過程中，反而對其相關設備或者應用有了新的突破。這些技術方案雖然基于大的項目，但是具體內容已經(jīng)與大的項目有了本質區(qū)別；如果在在后申請中把在先申請的所有內容都引用到權利要求里面，會破壞在后申請的邏輯性和單一性。但是如果不引用在先申請的優(yōu)先權，很可能在實質審查過程中，被在先申請影響創(chuàng)造性；假如在與審查員爭辯之后能說服審查員授權，那是皆大歡喜；但是假如沒有說服審查員，申請被駁回了，那么申請人的這部分研發(fā)工作就打了水漂。

三、法律解析

《專利審查指南》（2010版）第一部分第一章第6.2.2.5節(jié)指出：“申請人要求本國優(yōu)先權的，其在先申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊??！睆哪壳皣抑R產(chǎn)權局對在先申請的處置方法上可以看到，要求本國優(yōu)先權的在先申請的主體就是在先申請文件全文。但是仔細分析這種處理方式，可以發(fā)現(xiàn)其與現(xiàn)行《專利法》的矛盾之處，因為《專利法》對要求本國優(yōu)先權的主體是按照“主題”來判斷的，而不是按照“全文”或者“整個申請”來判斷的。

根據(jù)《專利法》第29條第2款的規(guī)定：“申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權?！笨梢钥吹?，這里判斷是否可以享受優(yōu)先權的標準，是按照“相同主題”來確定的。其中“相同主題”的定義，在《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2節(jié)中有明確表述：“專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。”

從上段引用的法律條款可以看到，要求本國優(yōu)先權的內容是指與在先文件“相同主題”的內容，因此被視為撤回的在先申請也應該是“相同主題”的內容，而在先文件中并不與在后文件有重疊內容的部分，則不應該被視為撤回。

目前我國實行的對在先申請文件的全文撤回，筆者稱其為封閉式國內優(yōu)先權制度。這一制度的存在，使得《專利法》存在自相矛盾的情形。

《專利法》第1條規(guī)定其立法宗旨是“為了保護專利權人的合法權益”，這是一個大前提。在這個大前提下，從《專利法實施細則》第32條第3款的立法目的來看，被要求了本國優(yōu)先權的在先申請要被視撤，是為了避免重復授權，是為了符合《專利法》第9條“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權”。這一立法初衷并無問題，是符合《專利法》第1條乃至憲法規(guī)定的。

只不過《專利法》并沒有規(guī)定申請人不可以在在后申請中只要求部分在先申請的內容；或者在后申請中添加部分與在先申請不同的內容，并同時修改一些在先申請的內容。既然沒有規(guī)定不可以，就意味《專利法》對申請人的撰寫方式、申請策略并無限制；即使《專利法實施細則》第32條第3款指出“申請人要求本國優(yōu)先權的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍?，也沒有明確表明是在先申請的全文視撤，而且在《專利法》第29條第2款對優(yōu)先權的定義中，又用的是“主題”限定。因此現(xiàn)行做法將在先文件的全文視撤，不僅是《專利法實施細則》第32條第3款與《專利法》第29條第2款的抵觸，又是與《專利法》第1條相矛盾。

例如，在先申請包括一種產(chǎn)品及該產(chǎn)品的制造設備，在后申請就該產(chǎn)品的制造設備進行了改進，該設備除了包含在先申請公開的那些零部件外，還增加了新的零部件。增加了新的零部件以后的設備，不能生產(chǎn)在先申請公開的那種產(chǎn)品，而是能生產(chǎn)其他新的產(chǎn)品，因此在后申請就沒有把在先申請的那種產(chǎn)品作為要求保護的一項獨立權利要求，而是只將改進后的設備作為一項獨立權利要求。這里舉的例子就是在后申請是在先申請的繼續(xù)改進技術，或者稱為“交叉技術”。

類似于這種交叉技術，假如不要求在先申請的優(yōu)先權，那么在后申請中經(jīng)過改進的設備就會被在先申請的設備基本模型破壞創(chuàng)造性；假如要求了在先申請的優(yōu)先權，在先申請被視為撤回，那么在先申請中的產(chǎn)品就會被無償公開，得不到《專利法》的保護，使申請人陷于非常被動的境況。

眾所周知，對于申請人而言，其公開技術方案是為了取得獨立實施權。其技術方案是在投入了人力、時間和財力的情況下取得的，不看內容一刀切地視撤制度無疑使申請人的努力付之東流，給申請人帶來了沉重的打擊。在《專利法》對在先文件的視撤規(guī)定如此混亂和矛盾的情況下，申請人和專利代理人該如何解讀《專利法》及實施細則，這是一個沒有定論的問題。

退一步講，即使《專利法》和《專利審查指南》（2010版）中都沒有明確規(guī)定如何處理該案這種情況，初審及流程管理部的審查員也應該及時與申請人取得聯(lián)系，告知我國專利制度目前尚不支持此類擴展或者交叉申請，在此大原則下進行切實有效的補救。例如，將申請一進行分案，將未被要求優(yōu)先權的部分另案申請；或者給申請人修改的機會（例如，將權利要求12刪去），這樣優(yōu)先權就不成立，也就不存在在先申請視撤的問題了。

四、國內優(yōu)先權制度的開放式與封閉式

上述所說國家知識產(chǎn)權局專利局的具體做法與《專利法》的沖突之處，其實是我國專利制度的一個“潛規(guī)則”：即我國專利制度是不允許開放式發(fā)明申報方式的。

筆者對國外一些優(yōu)先權制度進行了調查。在日本、韓國、德國的專利制度中，對要求國內優(yōu)先權的在先文件視撤與我國相同；而美國、法國則不存在這一規(guī)定。以美國為例，他們的專利制度中不存在“國內優(yōu)先權”這個說法，他們以“連續(xù)案”（Continuation Application，CA）“部分連續(xù)案”（Continuation-in-part Application，CIP）來代替國內優(yōu)先權這一說法。

CA是在原申請案（母案）放棄或獲權前所提出的另外一件申請案，CA與母案所揭示之內容相同，只有請求項（claim，即我國的權利要求）不同。因此，不會有新技術的引進問題。專利申請案進入審查后，原則上申請人便無法增加說明書所述之內容，若發(fā)明人又有了新進展，在這種情況下申請人可以提出CIP來增加發(fā)明新進展的部分，所以在CIP中，其說明書內容會有一部分與母案相同，當然也會新增一些事物（new matter，即我《專利審查指南》（2010版）中所述“主題”）。其中，CIP的優(yōu)點是其與母案相同的部分可以擁有母案的申請日，但對于新主題的申請日還是要采用CIP提出的日期。

對比我國的國內優(yōu)先權制度與美國的CIP制度，可以發(fā)現(xiàn)我國以及日、韓、德這些國家的專利申請是一種封閉式的申請，而美國、法國的專利申請則是開放式的申請。在我國，倘若提交了一件原始的專利申請（即申請一、或者稱為母案），之后所有的文件修改、分案以及要求優(yōu)先權，都必須局限在母案的申請內容之中來進行，不允許擴展、添加新的內容。如果申請人對母案的技術有了革新或者改進，只能重新提交一件新的專利申請。假如這些革新或者改進里面，與母案的技術方案是交叉的，那么提交新的專利申請就可能被母案影響創(chuàng)造性；如果要求母案的優(yōu)先權，即使在后申請中沒有全部覆蓋母案，而是一種革新或者改進，都會使得母案被視為撤回。

這種設定在開放式的專利制度前面就顯得局限性很大。假如是開放式的專利制度，申請人對母案的技術方案有了革新或者改進，只需要提交部分連續(xù)案（CIP），將改進的那部分添加進去，或者以革新的內容替換母案的同主題內容。這樣申請人操作起來自然流暢，審查員在審查工作中也有連續(xù)性，并且申請人要求保護的技術內容也不存在被視撤而造成浪費。

如上文所述，既然國內優(yōu)先權制度有如此瑕疵，那該如何彌補這一缺陷？是將我國封閉式的優(yōu)先權制度，改為美國那種開放式嗎？筆者認為不同國家對專利制度的立法依據(jù)是不同的，各國有各國的國情，即使別國的專利制度有先進之處，也不一定適合我國國情。況且CIP式專利申請需要審查員逐條審批權利要求書，同一份申請中有的權利要求可以獲得授權，有的則不會獲得授權；并不像我國現(xiàn)行慣例一樣是每份申請整體授權的，這兩種授權方式有巨大差別，不可一概而論。

據(jù)調查，我國國內優(yōu)先權制度設立的初衷是這樣的：有了國內優(yōu)先權制度，申請人可以根據(jù)自己的選擇，在規(guī)定的12個月期限內，最后選定是以實用新型，還是發(fā)明專利來保護自己的發(fā)明創(chuàng)造；①薛澄． 中美專利申請制度比較研究［D］．武漢：華中科技大學，2006：16．國內優(yōu)先權制度還可以預防申請人由于其發(fā)明缺少新穎性和創(chuàng)造性，在未獲得專利權的同時又失去了他就該項發(fā)明享有的技術秘密；②趙珂．試論我國專利優(yōu)先權制度[J]．湖北省社會主義學院學報，2005（3）：125-126．申請人還可以通過要求本國優(yōu)先權，將若干在先申請合并為一件在后申請，從而減少再次申請需要繳納的費用。③歐陽平，李增順，毛曉鵬．淺談涉及本國優(yōu)先權專利申請的注意事項[J]． 中國發(fā)明與專利，2013（7）：77-79．

也就是說，設立國內優(yōu)先權并不是為了讓申請人任意在后續(xù)申請中拓展延續(xù)在先申請的技術內容，只不過這一目的和限制并未在文字上給予明確說明。正是因為目前《專利法》和《專利審查指南》（2010版）都沒有規(guī)定不許申請人采用美國開放式申請，就給了申請人一種可以自由發(fā)揮的錯覺，從而認為在后申請可以任意延續(xù)拓展在先申請的某些技術內容，因此需要做的是在流程上制止這種開放式申請。

一種做法就是在初審部門的審查工作中加入判斷在后申請是否要求了在先申請全部權利要求內容的審查內容；這一工作不會給審查員帶來過多的工作量，因為他們在判斷優(yōu)先權是否成立時，就需要通讀在先申請全文以及在后申請的權利要求書，那么在后申請的權利要求書是否完全覆蓋了在先申請的全部技術內容，是顯而易見的。假如沒有完全覆蓋，特別是在先申請的權利要求書中有的獨立權利要求并沒有體現(xiàn)在在后申請中，那么就應當注意此時對在先申請發(fā)出視撤，是否會損害申請人利益?；诒Ｗo申請人利益的原則，審查員發(fā)出“補正通知書”；假如申請人收到在先申請會被全部視撤的警告，仍舊我行我素，不進行修改或者補救，那么國家知識產(chǎn)權局已經(jīng)盡到提醒義務，后續(xù)將在先申請全部視撤則是合情合理、無可挑剔的。

另一種做法是在《專利審查指南》中明確加入要求國內優(yōu)先權的在先申請將被整體視為撤回，不區(qū)別是否要求了在先申請的全部權利要求書的優(yōu)先權。這樣一來就明確而嚴厲地提醒了專利代理人乃至申請人，絕不可以通過開放式申請來要求國內優(yōu)先權。

無錫華源專利商標事務所。