李蓮蓮　陳春暉

摘 要 如果專利申請(qǐng)的說(shuō)明書記載了由一個(gè)技術(shù)手段帶來(lái)兩個(gè)以上的技術(shù)效果而檢索到的對(duì)比文件僅公開(kāi)其中一個(gè)技術(shù)效果，如何進(jìn)行創(chuàng)造性判斷是個(gè)值得探討的難點(diǎn)問(wèn)題，本文對(duì)現(xiàn)有觀點(diǎn)的客觀性、公正性進(jìn)行分析、梳理，并提出自己的看法。

關(guān)鍵詞 創(chuàng)造性 技術(shù)效果 技術(shù)問(wèn)題

1問(wèn)題的提出

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章第5.3節(jié)的記載：發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對(duì)所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，事先無(wú)法預(yù)料或者推理出來(lái)。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說(shuō)明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時(shí)也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見(jiàn)的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

從字面意義上來(lái)看，上述內(nèi)容表達(dá)了這樣一種含義：只要發(fā)明取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，則具備創(chuàng)造性。然而，當(dāng)專利申請(qǐng)記載了兩種以上技術(shù)效果，相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)同時(shí)產(chǎn)生了“預(yù)料到的技術(shù)效果”和“預(yù)料不到的技術(shù)效果”時(shí)，是否能夠據(jù)此判定其具備創(chuàng)造性呢？以下，以專利申請(qǐng)記載由一個(gè)技術(shù)手段帶來(lái)兩個(gè)技術(shù)效果（技術(shù)效果一和技術(shù)效果二）的情形為例進(jìn)行說(shuō)明。當(dāng)專利申請(qǐng)與對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征（即，上述的“一個(gè)技術(shù)手段”）被對(duì)比文件2公開(kāi)，專利申請(qǐng)記載該區(qū)別技術(shù)特征的作用是獲得技術(shù)效果一和技術(shù)效果二，但對(duì)比文件2僅記載該區(qū)別技術(shù)特征的作用是獲得技術(shù)效果一。此時(shí)，是僅考慮技術(shù)效果一還是需要同時(shí)考慮技術(shù)效果一和技術(shù)效果二以判斷創(chuàng)造性？

2分析與討論

對(duì)于上述問(wèn)題，存在兩種觀點(diǎn)，一種觀點(diǎn)（觀點(diǎn)1）認(rèn)為：需要將兩個(gè)技術(shù)效果作為一個(gè)整體來(lái)考慮，確定本申請(qǐng)實(shí)際解決了兩個(gè)技術(shù)問(wèn)題：技術(shù)問(wèn)題一和技術(shù)問(wèn)題二，而對(duì)比文件2沒(méi)有整體上給出同時(shí)解決技術(shù)問(wèn)題一和技術(shù)問(wèn)題二的技術(shù)啟示，因此可以判定該發(fā)明專利申請(qǐng)具有創(chuàng)造性。另一種觀點(diǎn)（觀點(diǎn)2）認(rèn)為：本申請(qǐng)獲得了技術(shù)效果一，從而可以確定本申請(qǐng)解決了技術(shù)問(wèn)題一，對(duì)比文件2給出了解決技術(shù)問(wèn)題一的技術(shù)啟示，該啟示下得到的技術(shù)方案直接獲得技術(shù)效果一，另外間接、客觀地解決了技術(shù)問(wèn)題二、獲得技術(shù)效果二，因此不能認(rèn)為該發(fā)明專利申請(qǐng)滿足創(chuàng)造性要求。兩種觀點(diǎn)似乎都有其合理之處。下面我們對(duì)此進(jìn)行進(jìn)一步分析。

2.1觀點(diǎn)1認(rèn)可創(chuàng)造性，存在降低“創(chuàng)造性”標(biāo)準(zhǔn)的嫌疑，可能被申請(qǐng)人濫用，給公眾利益帶來(lái)?yè)p害

觀點(diǎn)1認(rèn)為：需要將兩個(gè)技術(shù)效果作為一個(gè)整體來(lái)考慮。如果技術(shù)效果一可以由對(duì)比文件2想到，而技術(shù)效果二無(wú)法由對(duì)比文件2想到，則認(rèn)可其具備創(chuàng)造性。此種觀點(diǎn)易為被申請(qǐng)人所接受，也常被用作具備創(chuàng)造性的爭(zhēng)辯理由。然而筆者認(rèn)為，在實(shí)際完成發(fā)明的過(guò)程中，某些技術(shù)方案確實(shí)是本領(lǐng)域技術(shù)人員基于現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)，為了獲得可以預(yù)期的技術(shù)效果一進(jìn)行改進(jìn)而獲得的，如果僅依據(jù)由此獲得的另一額外的技術(shù)效果二就認(rèn)可創(chuàng)造性，則存在降低“創(chuàng)造性”標(biāo)準(zhǔn)的嫌疑。例如存在如下可能：申請(qǐng)人為獲得技術(shù)效果一，從對(duì)比文件2中找到技術(shù)啟示，在改進(jìn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)附帶的技術(shù)效果二，此種情況下，如果僅僅因?yàn)楫a(chǎn)生額外的技術(shù)效果二，便認(rèn)可創(chuàng)造性，則存在下述風(fēng)險(xiǎn)：申請(qǐng)人故意繞過(guò)技術(shù)效果一，從而規(guī)避現(xiàn)有技術(shù)已給出的技術(shù)啟示，將根據(jù)對(duì)比文件2給出的啟示進(jìn)行改進(jìn)而顯而易見(jiàn)獲得的技術(shù)方案占為己有，在一定程度上損害了公眾利益。

2.2觀點(diǎn)2不認(rèn)可創(chuàng)造性，但在某些情況下容易被擴(kuò)大化理解，導(dǎo)致審查員濫用，給申請(qǐng)人利益帶來(lái)?yè)p害

觀點(diǎn)2認(rèn)為：對(duì)比文件2公開(kāi)了某一技術(shù)手段能夠獲得技術(shù)效果一，因此給出相應(yīng)的技術(shù)啟示以獲得本專利申請(qǐng)的技術(shù)方案，而技術(shù)效果二是借由上述技術(shù)方案而客觀存在的附加效果。這種觀點(diǎn)被廣泛接受，然而存在如下風(fēng)險(xiǎn)：審查員在進(jìn)行創(chuàng)造性判斷時(shí)，擴(kuò)大化使用和理解觀點(diǎn)2，例如現(xiàn)有技術(shù)中存在大量降低成本、節(jié)約能源等寬泛的、一般性的技術(shù)手段，如果某一技術(shù)手段獲得了降低成本、節(jié)約能源的技術(shù)效果一，據(jù)此認(rèn)為即使該技術(shù)手段獲得另一預(yù)料不到的技術(shù)效果二但仍不具備創(chuàng)造性，顯然不恰當(dāng)，因?yàn)楂@得該預(yù)料不到的技術(shù)效果二還需要從大量的現(xiàn)有技術(shù)中進(jìn)行非顯而易見(jiàn)性的選擇。

2.3綜合考慮公眾和申請(qǐng)人利益，筆者偏向支持觀點(diǎn)2不認(rèn)可其創(chuàng)造性（但需限制使用條件），而申請(qǐng)人可以申請(qǐng)用途發(fā)明進(jìn)行救濟(jì)

筆者認(rèn)為，需要有條件的使用觀點(diǎn)2，避免擴(kuò)大化使用和理解。在不擴(kuò)大化使用和理解觀點(diǎn)2的情況下，盡管申請(qǐng)人聲稱其技術(shù)手段獲得“技術(shù)效果一”和“技術(shù)效果二”，但是客觀而言，現(xiàn)有技術(shù)明確給出使用該技術(shù)手段以獲得“技術(shù)效果一”的技術(shù)啟示，發(fā)明的整體技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)是顯而易見(jiàn)的。如果我們基于“技術(shù)效果二”認(rèn)可其創(chuàng)造性而授予專利權(quán)顯然并不恰當(dāng)，這是因?yàn)槿绻腥耸褂迷擄@而易見(jiàn)的技術(shù)方案，就會(huì)被判定侵犯專利權(quán)，這違背合理性原則。而且，從完成發(fā)明的歷程來(lái)看，為同時(shí)獲得“技術(shù)效果一”和“技術(shù)效果二”，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)從現(xiàn)有技術(shù)中查找關(guān)于獲得“技術(shù)效果一”和/或“技術(shù)效果二”的技術(shù)手段，當(dāng)從獲得“技術(shù)效果一”的技術(shù)手段一得到技術(shù)啟示時(shí)，自然會(huì)驗(yàn)證“技術(shù)效果二”。綜上分析，拋開(kāi)寬泛的、一般性的“技術(shù)效果一”，在獲得具體的“技術(shù)效果一”的技術(shù)手段容易選擇的情況下，獲得要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的，能夠推（下轉(zhuǎn)第264頁(yè)）（上接第262頁(yè)）定“技術(shù)效果二”屬于必然產(chǎn)生的額外效果。

盡管持有上述態(tài)度，筆者嘗試站在申請(qǐng)人的立場(chǎng)，也不免覺(jué)得委屈，明明發(fā)現(xiàn)了一種新的技術(shù)效果卻無(wú)法得到有效保護(hù)，實(shí)在無(wú)法接受。其實(shí)，申請(qǐng)人不必苦惱，針對(duì)此種情況，申請(qǐng)人完全可以通過(guò)“用途發(fā)明”的方式申請(qǐng)專利。如此既保障了自己的合法權(quán)利，也不會(huì)對(duì)公眾利益造成損害。

3典型適用

下面以具體案例為例進(jìn)行說(shuō)明，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種夾層玻璃用中間膜，與最接近的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件1的區(qū)別在于：權(quán)利要求1第一層中還含有增粘劑。本申請(qǐng)說(shuō)明書記載加入增粘劑起到兩個(gè)作用，一是提高第一層與第二層之間的粘結(jié)性，二是提高夾層玻璃的隔音性。對(duì)比文件2公開(kāi)了一種夾層玻璃用中間膜，并具體公開(kāi)了夾層玻璃用中間膜可以含有增粘劑，能夠增加膜層之間的粘結(jié)性。

分析可知，本申請(qǐng)明確記載加入增粘結(jié)的兩個(gè)作用，一是提高粘結(jié)性，二是提高隔音性，可以判定本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題有兩個(gè)：如何提高粘結(jié)性和如何提高隔音性。而對(duì)比文件2給出了加入增粘劑提高粘結(jié)性的技術(shù)啟示，且“加入增粘劑”是“提高粘結(jié)性（技術(shù)效果一）”的容易選擇的技術(shù)手段，因此所屬領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到將對(duì)比文件2的“增粘劑”加入對(duì)比文件1中獲得本申請(qǐng)的技術(shù)方案，而“加入增粘劑”在客觀上產(chǎn)生附帶的技術(shù)效果，即提高隔音性（技術(shù)效果二）。此外，從完成發(fā)明的歷程來(lái)看，為了同時(shí)解決如何提高粘結(jié)性和如何提高隔音性的技術(shù)問(wèn)題，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)從現(xiàn)有技術(shù)中尋求解決如何提高粘結(jié)性和/或如何提高隔音性的技術(shù)手段，因此當(dāng)從對(duì)比文件2中找到提高粘結(jié)性的技術(shù)啟示時(shí)， 所屬領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)進(jìn)一步驗(yàn)證其隔音性，這并不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)，因此該案不具備創(chuàng)造性。

4結(jié)語(yǔ)

通過(guò)上述分析，筆者提出如下觀點(diǎn)：專利申請(qǐng)記載兩個(gè)技術(shù)效果，現(xiàn)有技術(shù)僅記載其中一個(gè)技術(shù)效果（該技術(shù)效果是具體的，非寬泛的、一般性的），認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)給出解決本申請(qǐng)技術(shù)問(wèn)題獲得相應(yīng)技術(shù)效果的技術(shù)啟示，判定本申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性。需限制性使用觀點(diǎn)2，當(dāng)專利申請(qǐng)與對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征被對(duì)比文件2公開(kāi)，專利申請(qǐng)記載該區(qū)別技術(shù)特征的作用是獲得技術(shù)效果一和技術(shù)效果二，對(duì)比文件2記載該區(qū)別技術(shù)特征的作用是獲得技術(shù)效果一（該技術(shù)效果一是具體的，非寬泛的、一般性的）時(shí)，首先確定出本申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是：技術(shù)問(wèn)題一和技術(shù)問(wèn)題二。對(duì)比文件2給出解決技術(shù)問(wèn)題一進(jìn)而獲得技術(shù)效果一的技術(shù)啟示，在該啟示下獲得的技術(shù)方案直接解決了技術(shù)問(wèn)題一、獲得技術(shù)效果一，并間接地、客觀上解決了技術(shù)問(wèn)題二、額外獲得技術(shù)效果二，從而專利申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性。

作者簡(jiǎn)介：李蓮蓮（1983.2-），女，漢族，河南省信陽(yáng)市人，碩士，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局副處長(zhǎng)，研究方向：建筑材料領(lǐng)域?qū)＠麑彶?；陳春暉（1982.11-），女，漢族，山東省聊城市人，碩士，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局主任科員，研究方向：無(wú)機(jī)材料領(lǐng)域?qū)＠麑彶椤?/p>