何悠揚(yáng)

（100032 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所 北京）

一、案例介紹

（一）最高院“PRETUL”案[1]

墨西哥儲(chǔ)伯公司在本國(guó)和其他國(guó)家及地區(qū)注冊(cè)了“PRETUL”相關(guān)商標(biāo)。原告即國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)人萊斯公司，認(rèn)為被告亞環(huán)公司為儲(chǔ)伯公司生產(chǎn)并使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商品，侵犯了其在中國(guó)的商標(biāo)權(quán)。被告所生產(chǎn)的商品完全用于出口。最高人民法院認(rèn)為國(guó)內(nèi)委托企業(yè)亞環(huán)公司生產(chǎn)的帶有“PRETUL”商標(biāo)的商品未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，因此其使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為不會(huì)起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，并“不具有使我國(guó)的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)識(shí)的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來(lái)源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可能性。”最高院認(rèn)定被告未侵犯原告的商標(biāo)權(quán)。

（二）最高院“東風(fēng)”案[2]

早年間，上海柴油機(jī)股份有限公司在中國(guó)注冊(cè)了“東風(fēng)”商標(biāo)，通過(guò)長(zhǎng)期使用，該商標(biāo)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)生一定影響并最終被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。印尼PTADI公司晚于上柴公司，在當(dāng)?shù)刈?cè)了“東風(fēng)”商標(biāo)。之后，PTADI公司委托常佳公司，為其生產(chǎn)加工柴油機(jī)產(chǎn)品，并印有“東風(fēng)”商標(biāo)。常佳公司作為受托人，在接受委托業(yè)務(wù)時(shí)，已充分關(guān)注到委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)。江蘇省高級(jí)人民法院認(rèn)為，在涉外定牌加工的商標(biāo)案件中，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)不僅應(yīng)對(duì)委托人在境外的商標(biāo)注冊(cè)情況或授權(quán)許可情況進(jìn)行審查，而且，如果涉外貼牌加工涉及的商標(biāo)有搶注國(guó)內(nèi)馳名商標(biāo)的嫌疑，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)的注意義務(wù)和合理避讓義務(wù)應(yīng)提高。再審中，最高院從“商標(biāo)性使用”角度進(jìn)行分析，認(rèn)定常佳公司在貼牌加工業(yè)務(wù)中使用“東風(fēng)”商標(biāo)的行為不能構(gòu)成商標(biāo)使用。而針對(duì)“合理的注意義務(wù)”，最高院認(rèn)為常佳公司已經(jīng)盡到了注意義務(wù)。最高院最終認(rèn)定常佳公司不構(gòu)成侵權(quán)。

二、案例審判概括

（一）最高院“PRETUL”案

在該案件中，最高院得出最終審判結(jié)果的考察點(diǎn)有二：第一，涉案商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。最高院認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的加工企業(yè)在其所加工的商品上使用了“PRETUL”商標(biāo)，但商品全部出口至國(guó)外，由此導(dǎo)致中國(guó)消費(fèi)者并未真正接觸到商品，因此該涉外定牌加工中使用商標(biāo)的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用。第二，涉案商標(biāo)的使用是否給國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人造成實(shí)際損害。由于加工方在掛鎖商品上貼附商標(biāo)的行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用，因此不存在與原告已在中國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成混淆的可能性。由以上兩個(gè)主要觀點(diǎn)做支持，最高院認(rèn)定國(guó)內(nèi)加工企業(yè)未侵犯原告的商標(biāo)權(quán)。

（二）最高院“東風(fēng)”案

在該案件中，最高院得出結(jié)論的考察點(diǎn)同樣有二：第一，涉案商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)性使用。最高院在判決中明確表明國(guó)內(nèi)加工企業(yè)在涉外定牌加工的使用商標(biāo)的行為，不能構(gòu)成商標(biāo)使用。第二，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)是否應(yīng)盡合理審查義務(wù)。對(duì)此，江蘇省高院認(rèn)為國(guó)內(nèi)加工企業(yè)不僅應(yīng)對(duì)委托人在境外的商標(biāo)注冊(cè)及許可情況進(jìn)行審查，而且還應(yīng)對(duì)境外委托方是否有搶注國(guó)內(nèi)馳名商標(biāo)的嫌疑盡到更高層的審查義務(wù)。在最高院的再審判決中，審查義務(wù)的合理限度被做出的較為明確的判定，即為阻止商標(biāo)搶注而要求國(guó)內(nèi)加工企業(yè)盡到更高層次的避讓義務(wù)已超出“合理”范疇。由此，最高院判定國(guó)內(nèi)加工企業(yè)未侵犯國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)人的權(quán)利。

（三）對(duì)上述案例的總結(jié)

雖然最高院對(duì)上述案例均判定為國(guó)內(nèi)加工企業(yè)不侵權(quán)，但給出的理由卻存在差異，具體如下表所示：

案件名稱 是否構(gòu)成商標(biāo)性使用被訴方是否盡到合理的審查義務(wù)是否存在實(shí)際損害“PRETUL”商標(biāo)涉外定牌加工案最高院對(duì)此做出評(píng)判，并認(rèn)為不構(gòu)成最高院未對(duì)審查義務(wù)做出評(píng)判最高院有提及，認(rèn)定無(wú)混淆誤認(rèn)的可能性最高院“東風(fēng)”商標(biāo)涉外定牌加工案最高院對(duì)此做出評(píng)判，并認(rèn)為不構(gòu)成最高院將盡到審查義務(wù)做出評(píng)判，并認(rèn)為已盡到最高院未提及

不難發(fā)現(xiàn)，涉外定牌加工的商標(biāo)問(wèn)題主要的考察點(diǎn)有三個(gè)，即是否構(gòu)成商標(biāo)性使用、是否盡到合理審查義務(wù)、是否存在實(shí)際損害。在上述案件中，法院均對(duì)是否構(gòu)成商標(biāo)性使用做出了判斷，而針對(duì)審查義務(wù)和實(shí)際損害卻分別擇一進(jìn)行了判斷。

由于涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題個(gè)案情況極其復(fù)雜，在三個(gè)考察點(diǎn)中，對(duì)于焦點(diǎn)問(wèn)題的把控就顯得尤為重要。

三、涉外定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)性使用是焦點(diǎn)

（一）商標(biāo)的本質(zhì)

理清涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)判定的焦點(diǎn)，有必要從商標(biāo)這一法律概念本身出發(fā)。

商標(biāo)是商標(biāo)權(quán)的客體，也是《商標(biāo)法》的基石。我國(guó)《商標(biāo)法》第8條對(duì)商標(biāo)給出了明確的定義。從定義可以看出，商標(biāo)的作用是為了區(qū)分商品的來(lái)源。而商標(biāo)若想真正發(fā)揮其識(shí)別功能，則必須將其投入流通領(lǐng)域，如果未被流通，則商標(biāo)僅僅構(gòu)成一種貼附物、裝飾物，無(wú)法發(fā)揮其真正的功能。此時(shí)，該商標(biāo)僅能被稱為“商標(biāo)標(biāo)識(shí)”，不能被納入《商標(biāo)法》的保護(hù)范疇。

商標(biāo)性使用是商標(biāo)發(fā)揮識(shí)別功能的渠道。根據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》第48條的規(guī)定，商標(biāo)的使用，其目的是為了識(shí)別商品來(lái)源。換言之，只有發(fā)揮了識(shí)別商品來(lái)源的功能，該使用商標(biāo)的行為才能真正構(gòu)成商標(biāo)性使用。若商標(biāo)不能被消費(fèi)者所見(jiàn)，則其識(shí)別功能自始不能得到發(fā)揮，也就與法律對(duì)商標(biāo)的定義不符，因此無(wú)法獲得《商標(biāo)法》的有效保護(hù)。

因此，從法條本身出發(fā)，不難發(fā)現(xiàn)，商標(biāo)的本質(zhì)就是識(shí)別商品來(lái)源，而使得商標(biāo)發(fā)揮其本質(zhì)的方式就是讓其進(jìn)入消費(fèi)者的視野。在涉外定牌加工的商標(biāo)案件中，對(duì)使用商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用進(jìn)行判定，正是從商標(biāo)的本質(zhì)角度進(jìn)行認(rèn)知的，即由于涉外定牌加工涉及的商品全部出口，不進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其使用的商標(biāo)也就無(wú)法進(jìn)入中國(guó)流通領(lǐng)域，進(jìn)而在中國(guó)境內(nèi)不能視為商標(biāo)，因此使用該標(biāo)識(shí)的行為也不能被認(rèn)定為商標(biāo)性使用[3]。所以，對(duì)使用商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，可以被認(rèn)為是涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)案件的法理基礎(chǔ)，進(jìn)而也應(yīng)被認(rèn)定為審判的焦點(diǎn)。

（二）實(shí)際損害不應(yīng)是審判焦點(diǎn)

對(duì)于實(shí)際損害的判定來(lái)說(shuō)，加工方對(duì)商標(biāo)的使用行為造成該商標(biāo)與國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)在消費(fèi)者中的混淆，或者存在混淆的可能性，損害隨即產(chǎn)生。引起這種損害的前提是涉案商標(biāo)已被相關(guān)公眾所知曉。而在涉外定牌加工中，帶有商標(biāo)的商品在國(guó)內(nèi)完成加工流程，便直接出口至國(guó)外，而沒(méi)有進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，因此國(guó)內(nèi)消費(fèi)者并無(wú)機(jī)會(huì)接觸到該商品及相關(guān)商標(biāo)。

也有學(xué)者認(rèn)為，“混淆可能”實(shí)際屬于商標(biāo)侵權(quán)的特殊構(gòu)成要件，而是只是在判定商標(biāo)近似或者商品或服務(wù)類似時(shí)才需要考慮的一個(gè)因素，而這一觀點(diǎn)也可以在《商標(biāo)法》第57條的規(guī)定中得到確認(rèn)。因此，在涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)案件中，若僅僅以侵權(quán)商品未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行流通，從而不可能產(chǎn)生相關(guān)公眾的混淆，并以此判定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，是說(shuō)不通的[4]。然而如果從《商標(biāo)法》及商標(biāo)的本質(zhì)角度出發(fā)，商標(biāo)只有進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，才可發(fā)揮其識(shí)別功能，而消費(fèi)者才能夠有將該商標(biāo)與他人的商標(biāo)相混淆的可能。

因此，判定實(shí)際損害的前提是對(duì)商標(biāo)性使用的判定。

（三）注意義務(wù)不應(yīng)是審判焦點(diǎn)

涉外定牌加工可被認(rèn)定是一種委托合同，對(duì)于加工方來(lái)說(shuō)，其需要履行的義務(wù)是完成合同約定的委托加工服務(wù)，而對(duì)委托方的商標(biāo)注意義務(wù)并不是主要義務(wù)，同時(shí)也不是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的絕對(duì)理由。因此，合理的注意義務(wù)僅為審判涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)案件時(shí)的輔助支撐點(diǎn)，其在涉及已經(jīng)具有一定影響力的國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)案件中的所凸顯的意義更為重大。

四、結(jié)論

綜上所述，涉外定牌加工中使用商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用這一問(wèn)題，應(yīng)被認(rèn)定為審判焦點(diǎn)。所以我們應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)這一問(wèn)題的研究，以此更有效地保護(hù)涉外定牌加工的合同雙方以及國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的合法利益，同時(shí)更有效地遏制不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，更好地促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。