(南京航空航天大學人文與社會科學學院 江蘇 南京 211100)

從1993年制定的《公司法》嚴格限制知識產(chǎn)權(quán)出資比例、2005年修改放寬限制比例再到2014年完全取消限定份額的規(guī)定，《公司法》的不斷修改彰顯著個人知識與創(chuàng)新能力在知識經(jīng)濟時代的重要性，將知識產(chǎn)權(quán)資本化對提高知識產(chǎn)權(quán)利用率的重要性。知識產(chǎn)權(quán)出資,作為知識產(chǎn)權(quán)資本化的一種方式,就是指將知識的產(chǎn)權(quán)價值和使用價值折算成股份或者出資比例,使之成為資本,用于增加本單位的自有資本或者用于對外投資,并實現(xiàn)其價值,以提升企業(yè)單位的核心競爭力和增加單位經(jīng)濟收益[1]。

一、股東以專利出資的風險

智慧財產(chǎn)從前因無形而不受重視，如今卻無形影響著各行各業(yè)技術(shù)更新的步伐。同時也因其無形，與公司章程制度不可避免的存在沖突，且其價值不是現(xiàn)實可判斷的，是在未來一段時間內(nèi)才會逐漸發(fā)揮作用，這種持續(xù)性盈利機制讓其他尋求快速高效盈利的股東難免有些擔憂，專利資本化推動知識經(jīng)濟的步伐但也充滿風險，在如今達不到別國專利評估機構(gòu)評估水平的現(xiàn)實下專利資本化問題更加嚴峻。

(一)專利申請權(quán)出資的法律風險

我國的專利轉(zhuǎn)化率僅為10%左右，遠遠低于國外的市場轉(zhuǎn)化率①。金融機構(gòu)不看好專利質(zhì)押，企業(yè)對專利出資持保守態(tài)度，投資者不敢接受以專利為基礎(chǔ)的債券，究其原因就是因為專利價值不像實物資本一般固定，且存在被宣告無效或者該出資人變相自動放棄的風險，當然，前者的風險更大。

“申請在先”的專利權(quán)申請原則讓很多期望自己的“準專利權(quán)”可以經(jīng)由專業(yè)的公司經(jīng)營運作轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟收益的“準專利權(quán)人”在向國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交申請后就開始尋求專業(yè)公司以期用自己的專利出資入股。由此，專利申請是取得專利權(quán)的必由之路，同類申請中最先申請的就可以取得專利權(quán)。最先申請權(quán)人遞交專利申請后，后來的同類專利申請并不會被受理，也就是說專利申請權(quán)是一種具有壟斷性質(zhì)的獨占權(quán)利，僅取決于權(quán)利人提交申請的先后順序。但這種壟斷性又不是絕對的，在一定條件下可以被推翻。從提交專利申請再到初審、公告最后認可其權(quán)利都是經(jīng)由人工操作，難免存在失誤。實踐中存在不少先取得專利申請權(quán)后經(jīng)由專利局審查確認類似專利已經(jīng)有申請權(quán)人申請在先而后取得專利申請權(quán)利人被剝奪的情形，因此取得專利申請權(quán)并不是一定會走到最后得到理想的成果。

申言之，取得專利申請權(quán)的權(quán)利人在專利審核期間就以自己的專利入股的，很可能因被剝奪專利申請權(quán)而變成無效專利，從而面臨被真正的專利權(quán)人提起侵權(quán)之訴的危險。

(二)專利權(quán)出資的法律風險

同樣的，取得專利權(quán)后再行出資并不比僅擁有專利申請權(quán)時安全，人工操作過程中因其程序復雜，存在失誤的概率更大，為專利權(quán)自身瑕疵埋下隱患。

1.專利權(quán)自身瑕疵

(1)權(quán)利瑕疵

根據(jù)我國現(xiàn)行《專利法》的規(guī)定，對于不同的專利權(quán)采用形式不同的審查制度。對于發(fā)明創(chuàng)造這類專利采取的是實質(zhì)性審查，而對于實用新型和外觀設(shè)計則采取的是形式審查制度。根據(jù)《專利法》第22條②第1款，發(fā)明和實用新型要求具有新穎性、創(chuàng)造性和實用性，也就是說，只要這“三性”中有一個特征不符合就會導致權(quán)利人的專利權(quán)出現(xiàn)瑕疵。以新穎性為例，只要“該發(fā)明或者實用新型屬于現(xiàn)有技術(shù)；存在單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中”就可認定專利權(quán)人的專利不具有新穎性。

盡管采用實質(zhì)審查，但仍可能存在已經(jīng)公布過或類似專利已屬他人的可能性，萬無一失的可能性幾乎為零。因此在不符合“三性”時，即使通過了申請人的專利申請，經(jīng)“任何單位或者個人認為該專利權(quán)的授予不符合《專利權(quán)法》有關(guān)規(guī)定的”，該專利權(quán)溯及既往的無效，前專利權(quán)人的出資就是無效出資，對公司的資本結(jié)構(gòu)造成影響，甚至是毀滅性打擊。

至于外觀設(shè)計所采形式審查，就更容易存在權(quán)利瑕疵了。其只要經(jīng)過初步審查就可以得到專利授權(quán)，也沒有明文規(guī)定審査要求、程序等內(nèi)容，出資風險是顯而易見的。正是如此，相比于發(fā)明創(chuàng)造，以實用新型和外觀設(shè)計出資更不易為其他股東接受。

另外，無論是實質(zhì)審查還是形式審查，審查員不能專業(yè)審查也是造成專利本身瑕疵的原因。程序不當或?qū)彶槿藛T本身專業(yè)知識儲備不足、未發(fā)現(xiàn)瑕疵等原因都可能導致出資無效。

(2)權(quán)利主體不適格③

專利權(quán)存在先權(quán)利；共有專利權(quán)人不允許其中某個共有人以該專利出資；該專利權(quán)屬于單位而個人對外以個人名義使用該專利權(quán)或單位明確禁止使用該專利權(quán)出資，這三種情形是專利出資無效中歸于權(quán)利主體不適格緣由下的主要情形。此外，從我國實踐來看，我國專利權(quán)的真正所有人應(yīng)當是在專利登記機關(guān)登記底簿上的名字，實踐中卻有修改底薄卻未修改證書的情形，因而可能會在一定程度上導致出資人或者企業(yè)的合法權(quán)益遭受損害[2]。

2.專利保護期屆滿

知識產(chǎn)權(quán)都有一定的法定保護期限，隨著時間的推移，知識產(chǎn)權(quán)、尤其是專有技術(shù)的經(jīng)濟價值會不斷降低，不僅因為面臨臨期公開使用的危險，更因為既有技術(shù)的不斷改進完善會使得原來的專利面臨被時代淘汰的危險。如果在這期間企業(yè)利用該專利盈利的數(shù)額小于研發(fā)該技術(shù)的成本，對企業(yè)而言將不會再有機會利用此專利盈利的機會，同時給接受專利的公司帶去了風險，因此保護期屆滿的專利很難出資入股。

3.專利權(quán)出資履行程序中的評估作價

《公司法》、《合伙企業(yè)法》等法律法規(guī)中均規(guī)定，“出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當評估作價”，虛假評估或未按約定將專利所有權(quán)移轉(zhuǎn)給公司的應(yīng)承擔違約責任④。知識產(chǎn)權(quán)價值評估是指由資產(chǎn)評估專業(yè)機構(gòu)和人員，根據(jù)特定的評估目的，遵循使用原則，選擇適當?shù)膬r值類型，按照法定的程序，考慮影響知識產(chǎn)權(quán)價值的各種因素，運用科學評估方法，對知識產(chǎn)權(quán)某一時點的價值進行評定和估算的過程[3]。財政部、國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于加強知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)評估管理工作若干問題的通知》第2條規(guī)定：“知識產(chǎn)權(quán)評估應(yīng)當依法委托經(jīng)財政部門批準設(shè)立的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估”⑤。

現(xiàn)實是我國的評估機構(gòu)評估水平并不盡如人意，評估人員的專業(yè)水平不達標，更致命的是缺少統(tǒng)一的評估方法和原則，當然有專利本身的評估標準就比較模糊的自身原因。在實踐中企業(yè)對專利的評估通常都是根據(jù)經(jīng)營經(jīng)驗而不是專業(yè)評估機構(gòu)的評估結(jié)果，并不是評估結(jié)果不適用，而是公司更加相信自己的判斷力而不是“并不專業(yè)”的專業(yè)評估機構(gòu)。市場經(jīng)驗也會帶來很多失誤，如預期前景過于樂觀、市場形勢預測偏差，前期成本投入核算不實，后期開發(fā)費用預期投入失當?shù)取?/p>

4.出資人明示或默示放棄專利權(quán)

《專利法》第四十四條⑥關(guān)于權(quán)利人以明示或默示方式表示放棄專利權(quán)的規(guī)定在專利出資背景下同樣存在類似情形，但后果會更加嚴重。未按規(guī)定繳納年費是可歸屬于出資人故意或過失責任(這里探討的是基于出資人就是專利權(quán)人的情形，出資人利用無權(quán)專利出資的無效取決于權(quán)利人是否追認)，權(quán)利人以明示方式書面承諾放棄的更應(yīng)將后果歸責于專利權(quán)人。主體不適格與出資人明示或默示放棄專利權(quán)兩種專利失效的情形中專利權(quán)人應(yīng)負主要責任。

二、對公司的影響與救濟

無論公司對專利的使用程度到達哪個階段，本以為的正當使用突然成了侵權(quán)行為，無效權(quán)利總是會讓公司措手不及?！豆痉ā返?99條⑦規(guī)定了虛假出資的法律后果。除了應(yīng)交罰款外，我們可以從“由公司登記機關(guān)責令改正”的具體方式來保證公司所受損失可以降至最低。

若是由于出資人欺詐或怠于履行交納年費的義務(wù)等故意或過失行為導致專利無效的，出資人應(yīng)盡力彌補使權(quán)利恢復圓滿狀態(tài)。例如共有專利權(quán)人中一人擅自以專利權(quán)出資的，若可以得到其他共有權(quán)利人的追認也可認為其出資無瑕疵。其他專利權(quán)人追償專利使用費的，可與原出資人內(nèi)部協(xié)商。若權(quán)利不能恢復，給公司造成的損失由出資人承擔無限連帶責任，并應(yīng)由出資人提供擔保以保證其出資能力。不能提供擔保、認為確有必要剝奪其股東資格的，有限責任公司由全體股東表決一致同意可取消出資人股東資格，因無效專利給有限責任公司造成的損失由出資人承擔無限責任；股份有限公司由出席股東按照股權(quán)份額三分之二以上同意即可取消其股東資格，因無效專利給公司造成的損失由出資人承擔無限責任，但公司也有責任的應(yīng)視情況適當減輕出資人的連帶責任。有限責任公司講究人合性而股份有限公司認可資合性，因此在不同性質(zhì)的公司當中對無效專利出資人的處理方式應(yīng)按照其特點體現(xiàn)差別。

若是由于專利期限屆滿或評估機構(gòu)操作不當?shù)炔豢蓺w責于出資人的原因?qū)е聦＠麢?quán)無效的，存在出資人因無效專利給公司造成損失情形的應(yīng)當在專利評估價值限度即出資人所占股權(quán)份額內(nèi)承擔有限責任，否則出資人無需擔責。

三、結(jié)語

取消專利出資占總股權(quán)的比例限額是提高專利利用率的第一步，但需要做的還有很多。作為出資人，應(yīng)保證權(quán)利的合法性，保證后續(xù)的維持或改進義務(wù)并與公司其他股東約定價值變動與股利分紅的緊密的相關(guān)關(guān)系；就公司自身，應(yīng)建立健全專利出資后的風險轉(zhuǎn)化機制與專利出資事后風險解決機制，完善對知識產(chǎn)權(quán)出資的管理；更重要的還是整個市場環(huán)境，應(yīng)完善專利價值評估制度、提高評估水準，完善相關(guān)法律法規(guī)、以改進專利出資后的資本填補責任，完善專利權(quán)出資事后法律救濟制度，加強對專利權(quán)出資的事前公示制度，建立嚴格的專利權(quán)出資審計監(jiān)督制度等。

在“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”號召下知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域得到空前發(fā)展，同時也有很多不合格專利混入市場，這些不合格專利不僅破壞了相關(guān)領(lǐng)域?qū)＠咚捷敵龅娘L氣，更侵害了無數(shù)公司與其中股東的利益，同時造成人力物力財力等市場資源的浪費。為了避免“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象發(fā)生，必須將出資人能夠使得專利無效的各種情形扼殺在搖籃里，因此可歸責于出資人的專利無效情形下出資人應(yīng)承擔的責任應(yīng)更重。

【注釋】

①羅紅.論專利資產(chǎn)證券化中發(fā)起人的瑕疵擔保義務(wù).湘潭大學碩士學位論文，2013年6月，第2頁.

②第二十二條：授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。

③第六條：執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權(quán)人。非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或者設(shè)計人；申請被批準后，該發(fā)明人或者設(shè)計人為專利權(quán)人。利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計人訂有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。

④《公司法》二十七條出資方式：股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。第二十八條出資義務(wù)：股東應(yīng)當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當向公司足額繳納外，還應(yīng)當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任?！逗匣锲髽I(yè)法》第十六條：合伙人可以用貨幣、實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)或者其他財產(chǎn)權(quán)利出資，也可以用勞務(wù)出資。合伙人以實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)或者其他財產(chǎn)權(quán)利出資，需要評估作價的，可以由全體合伙人協(xié)商確定，也可以由全體合伙人委托法定評估機構(gòu)評估。合伙人以勞務(wù)出資的，其評估辦法由全體合伙人協(xié)商確定，并在合伙協(xié)議中載明。

⑤國家知識產(chǎn)權(quán)局.財政部、國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于加強知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)評估管理工作若干問題的通知.http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zlzyrzybx/zlzyrzybxzcwj/1109632.htm，最后訪問時間：2019年6月18日。

⑥第四十四條有下列情形之一的，專利權(quán)在期限屆滿前終止：(一)沒有按照規(guī)定繳納年費的；(二)專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)的。專利權(quán)在期限屆滿前終止的，由國務(wù)院專利行政部門登記和公告。

⑦第一百九十九條虛假出資的法律責任

公司的發(fā)起人、股東虛假出資，未交付或者未按期交付作為出資的貨幣或者非貨幣財產(chǎn)的，由公司登記機關(guān)責令改正，處以虛假出資金額百分之五以上百分之十五以下的罰款。