張佳

國際公約和國內(nèi)法對(duì)涉外定牌加工行為是否能形成商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定尚無明確。我國認(rèn)為，在不構(gòu)成商標(biāo)意義上使用的定牌加工的行為是不構(gòu)成

商標(biāo)法上的侵權(quán)的，這雖然可以認(rèn)定受托方?jīng)]有成立商標(biāo)侵權(quán)，但并不符合常理且有經(jīng)不起時(shí)間的考驗(yàn)的嫌疑。本文將在商標(biāo)使用、合理審義務(wù)、涉外因素等方面闡述關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的難點(diǎn)和建議。

一、 定牌加工行為的內(nèi)涵

定牌加工也稱為“貼牌生產(chǎn)”，簡(jiǎn)稱 oem ，涉外定牌加工是其中的一個(gè)門類，具有涉外性，狹義的定牌加工是指由國內(nèi)和境外的合作者簽訂，由加工方按約定生產(chǎn)產(chǎn)品，并貼有定作方商標(biāo)，加工方悉數(shù)提交給定作方，由其出售并給予對(duì)方加工費(fèi)。本文只討論國內(nèi)的加工方行為認(rèn)定問題，即狹義的涉外定牌加工問題。隨著國家商標(biāo)制度的改進(jìn)，公眾越發(fā)重視商標(biāo)權(quán)利的保護(hù)，很明顯的是定牌加工有關(guān)行為中的商標(biāo)侵權(quán)糾紛增多，且逐年上升。關(guān)于該類侵權(quán)問題的解決辦法目前還不存在，因此需要各界深度探究，尋找合理解決方案。

二、涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)實(shí)務(wù)表現(xiàn)的解讀

1.判定為非侵權(quán)的案件及其原因。最高人民法院在“ pretul ”案件中，以“ 不被視為商標(biāo)意義上的使用行為 ”為理由，將其定牌加工行為定性為非商標(biāo)侵權(quán)行為。從那時(shí)起，雖然仍有令人費(fèi)解的問題，但總的來說，判決結(jié)果反響還是很好的。商標(biāo)意義上的使用很久以來是人們認(rèn)為該類案件侵權(quán)的唯一度量標(biāo)準(zhǔn)，在某種程度上并不是與時(shí)俱進(jìn)的，在某些方面來講也是不合時(shí)宜的。隨著時(shí)代的發(fā)展，立法顯露出其滯后的一面，所以以單一原因作為判定結(jié)果的依據(jù)屬實(shí)不妥。像“ pretul 案”一樣，儲(chǔ)伯公司同意亞環(huán)公司使用其商標(biāo)，這種英文標(biāo)識(shí)充分發(fā)揮了其識(shí)別的重要作用，“ pretul ”標(biāo)志被亞環(huán)公司用作中國境內(nèi)的實(shí)物貼牌商標(biāo)，該行為也是儲(chǔ)伯公司應(yīng)用其在墨西哥國擁有商標(biāo)專用權(quán)的商標(biāo)的重要條件，該公司擁有使用該商標(biāo)的專屬權(quán)利。但對(duì)國內(nèi)商品的來源并無識(shí)別能力，因此，亞環(huán)的貼牌行為既沒有分辨產(chǎn)品的出處意義，也沒有實(shí)現(xiàn)分辨的功能，沒有商標(biāo)的性質(zhì)，不能將其當(dāng)做是商標(biāo)來去使用，但對(duì)于該判決理由法律應(yīng)該去更加肯定的釋明。

2.判定為侵權(quán)案件及其原因。最高法院對(duì)于“本田”案件給出的判決原因，是最高法院對(duì)待類似案件所采取的立場(chǎng)。最高法院裁定，恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)的侵權(quán)行為，屬于商標(biāo)使用行為。本案中侵權(quán)的商品，其各方經(jīng)營(yíng)者也可能經(jīng)手到的多個(gè)環(huán)節(jié)，如交通、運(yùn)輸?shù)鹊龋驗(yàn)榫W(wǎng)購海淘發(fā)展迅速，進(jìn)出口頻繁，被訴侵權(quán)產(chǎn)品雖遠(yuǎn)銷海外也可能重新出現(xiàn)在國內(nèi)市場(chǎng)，并且還能再出口，如此反復(fù)。同時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，消費(fèi)者逐漸占領(lǐng)了一大部分國外市場(chǎng)，這時(shí)在消費(fèi)時(shí)需要對(duì)魚龍混合的商標(biāo)進(jìn)行分辨，其識(shí)別能力卻又難以預(yù)估，所以消費(fèi)者遇到貼牌商品時(shí)，一般是分辨不出的，該類商品無法被消費(fèi)者考慮是否侵權(quán)，很大的原因是沒有時(shí)間來考慮侵權(quán)問題，這對(duì)消費(fèi)者來說也是一種因?yàn)榛煜浜戏?quán)益遭到的損害。而且這種損害，在短期內(nèi)難以消除。因此，在商標(biāo)法中，增加了“容易引起混淆”這一特點(diǎn)，意思是說，侵權(quán)商品可以被公眾熟知，并且公眾有可能接觸到這些商品，他們的認(rèn)知混淆率非常之高，這也是判定侵權(quán)的一個(gè)考慮因素。該案表明，恒勝鑫泰和恒勝集團(tuán)在生產(chǎn)并銷售侵權(quán)摩托車時(shí)，使用的是“ hondakit ”文字和圖形，這與本田株式會(huì)社所保護(hù)的商標(biāo)構(gòu)成相同、或類商標(biāo)。如前所述，被訴侵權(quán)行為符合商標(biāo)使用的條件，也有可能引起相關(guān)公眾的混亂、誤解。在“東風(fēng)”案中，常佳公司曾保證說它不再侵權(quán)，以此可推定其對(duì)印尼 ptadi 公司有惡意搶先注冊(cè)國內(nèi)馳名商標(biāo)的嫌疑，對(duì)于為印尼公司加工產(chǎn)品并出口印尼銷售會(huì)損害我國企業(yè)在海外的利益明知不可為而為之，屬于未履行合理審查并對(duì)此注意的義務(wù)。因此，江蘇高院最終判定加工該商品的行為屬于侵犯行為。如此判定主要考慮了三個(gè)問題：國內(nèi)加工企業(yè)應(yīng)明確委托方的資格，審核主體商標(biāo)登記是否合理;加工人是否有必要履行合理的義務(wù)，判定該案構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的重要特征之一就是考慮了域外商標(biāo)因素的作用。

三、我國關(guān)于涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)立法的不足

國內(nèi)立法在這方面存在缺陷。《商標(biāo)法》第48條，本法稱為商標(biāo)使用，指在產(chǎn)品和包裝上使用商標(biāo)，并將其解釋為發(fā)揮商品來源的辨別作用，第57條詳細(xì)列舉了商標(biāo)侵權(quán)不同情形。還另外在未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許

可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相似的商標(biāo)，或在其類似產(chǎn)品上使用同樣的商標(biāo)后添加“容易導(dǎo)致混淆”一要素。從這兩條法條可以看出，對(duì)于是否為商標(biāo)使用，界定商標(biāo)的作用至關(guān)重要，法條明確規(guī)定商標(biāo)使用的范圍僅限于“商品上”，因此，附著、印刷在商品上可視為在商品上使用這一觀點(diǎn);這與《商標(biāo)法》第40條的內(nèi)容是異曲同工的，都是在商品生產(chǎn)過程中“貼附商標(biāo)”的行為;可以認(rèn)為，貼標(biāo)是侵犯了注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)行為，這與是否使用商標(biāo)沒有任何關(guān)系，而商標(biāo)是為了“識(shí)別商品來源”;識(shí)別不應(yīng)將其只劃定于國內(nèi)，對(duì)區(qū)域進(jìn)行區(qū)別對(duì)待同樣不符合相關(guān)法律的內(nèi)涵。但在“ pretul ”案例中，認(rèn)為商標(biāo)是在中國境內(nèi)進(jìn)行的實(shí)物附著行為，沒有識(shí)別商品服務(wù)出處的功能，不構(gòu)成商標(biāo)使用，該結(jié)論與法律的規(guī)定有一些本質(zhì)的區(qū)別。域外因素成為本田案件判定侵權(quán)與否的重要因素，在過去判定案件時(shí)，對(duì)于相關(guān)公眾可以接觸到的商品，很明顯漏掉了生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)、可能接觸商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)者，以及出口商品重新出現(xiàn)在國內(nèi)市場(chǎng)和消費(fèi)者在外國消費(fèi)時(shí)的接觸，這些點(diǎn)的遺漏應(yīng)該被重視。此外，在涉外定牌加工過程中，一定限度內(nèi)的審查義務(wù)沒有得到加工方高度的關(guān)注，這就錯(cuò)失了一個(gè)有效減少爭(zhēng)議的手段，因此對(duì)該義務(wù)的改進(jìn)和完善是很有必要的。

四、完善涉外定牌加工商標(biāo)立法的建議

1.商標(biāo)性使用的合理設(shè)置。單從字面上可以看到商標(biāo)的大致的使用范圍，商標(biāo)的使用必須是商品在流通過程中所使用的商標(biāo)，這是由商品的性質(zhì)和識(shí)別功能決定的，商品流通時(shí)，公眾使用商標(biāo)來篩選心儀產(chǎn)品，從而發(fā)揮商標(biāo)的作用。其功能作用可以肯定貼牌是在手工加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，而不是商品流通環(huán)節(jié)，所以一定要抓住商品流通這一點(diǎn)。此外，《商標(biāo)法》還必須考慮到，商標(biāo)的使用不應(yīng)有固步自封的地域局限，更不應(yīng)有一個(gè)國家主義思想。商品未在國內(nèi)銷售，但商品可能流回國內(nèi)且中國消費(fèi)者出國旅游或消費(fèi)也會(huì)接觸到商標(biāo)，這時(shí)商品雖然未在國內(nèi)使用，但是隨著電子商務(wù)洋淘等跨境交易的高度發(fā)展，不能排除商品回流走進(jìn)公眾視野，出國旅游消費(fèi)也可能接觸到商標(biāo)，商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定依舊是個(gè)問題。所以對(duì)于商標(biāo)使用的范圍需要進(jìn)一步考量并做出合理規(guī)定。

2.對(duì)域外因素的考量。對(duì)于涉案商標(biāo)在國外注冊(cè)狀況以及定作方所委托產(chǎn)品所涉商標(biāo)的使用狀況、以及定作方是否持有商標(biāo)相關(guān)證明等的文件、為定牌加工前期做好域外因素的審查工作，這些都是涉及域外需要重點(diǎn)考慮的因素。消費(fèi)者在國外消費(fèi)時(shí)，一個(gè)商品是否是侵權(quán)的商品并不被視為消費(fèi)的重點(diǎn)關(guān)注因素，所以商標(biāo)侵權(quán)的亂入，無意間擾亂了定牌加工的商品在市場(chǎng)中的大眾認(rèn)知，造成了公眾的混淆，對(duì)商標(biāo)實(shí)際所有者來說，也是一種經(jīng)濟(jì)利益的損害。在商品流向市場(chǎng)的過程中，商品的各環(huán)節(jié)中的經(jīng)營(yíng)人員也算是對(duì)商品的一種經(jīng)手，同樣存在接觸的較大可能，這時(shí)在跨境加工的過程中，地域因素應(yīng)該受到重視，立法人員應(yīng)將地域因素列入重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象名單，并作出適時(shí)有效的規(guī)定。

3.合理審查義務(wù)。在受委托之前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利等情況進(jìn)行必要的理解和審核，但對(duì)加工企業(yè)來說，只要加工方對(duì)定作方的合法資質(zhì)及商標(biāo)權(quán)屬狀態(tài)進(jìn)行審查了之后，就能了解定作方的商標(biāo)權(quán)利狀況，并能夠了解定作方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)，這樣便屬于履行了必要的審查注意義務(wù)，而不應(yīng)要求加工企業(yè)審查定作方取得商標(biāo)的合法性和正當(dāng)性等問題。在交易過程中，雙方當(dāng)事人都有對(duì)彼此的信賴?yán)娌⒁罁?jù)誠實(shí)信用原則來進(jìn)行民事活動(dòng)的權(quán)利，在涉外定牌加工過程中，超出必要限度審查，便加重了受托方的責(zé)任義務(wù)，考慮到審查境外定做方取得商標(biāo)的是否合理和正當(dāng)對(duì)于加工方而言，難度很大，所以，立法時(shí)在審查義務(wù)上應(yīng)加以限制。