胡 驊

浙江省知識產(chǎn)權保護中心，浙江 杭州 310012

2020 年底，最高人民法院辦公廳與國家知識產(chǎn)權局辦公室聯(lián)合印發(fā)《最高人民法院辦公廳、國家知識產(chǎn)權局辦公室關于建立知識產(chǎn)權糾紛在線訴調(diào)對接機制的通知》，要求建立知識產(chǎn)權糾紛在線訴調(diào)對接機制，建立健全知識產(chǎn)權糾紛多元化解機制。工作目標中強調(diào)了充分發(fā)揮調(diào)解在化解知識產(chǎn)權領域矛盾糾紛中的重要作用，切實將非訴訟糾紛解決機制挺在前面［1］。2021 年10月，國家知識產(chǎn)權局與司法部聯(lián)合印發(fā)《關于加強知識產(chǎn)權糾紛調(diào)解工作的意見》，要求加強知識產(chǎn)權糾紛調(diào)解工作，建立知識產(chǎn)權糾紛多元化解工作體系，形成大調(diào)解工作格局，充分顯現(xiàn)調(diào)解在知識產(chǎn)權糾紛多元化解中的基礎性作用，進一步增強影響力和公信力［2］。為進一步促進糾紛調(diào)解工作開展，本文結合專利侵權糾紛調(diào)解實踐，細致分析典型案例關鍵點，開展了對糾紛調(diào)解中所遇問題的討論并提出工作建議。

一、專利侵權糾紛的調(diào)解

專利侵權糾紛調(diào)解專業(yè)技術特點明顯，專業(yè)化調(diào)解可有效提升糾紛調(diào)解工作的影響力和公信力，有助于爭取當事人的理解和信任，從而更有效開展糾紛調(diào)解工作。糾紛調(diào)解應先做好專業(yè)細致的“備課”工作。

（一）調(diào)解準備

1.查詢涉案專利權狀態(tài)、專利權人、無效宣告請求記錄及相關審查記錄；2.申請人是否具備主體資格及代理人權限；3.確認被申請人（法人）主體是否存在；4.查詢涉案專利是否存在在先判例；5.將涉案產(chǎn)品與涉案專利權利要求進行技術比對，分析涉案產(chǎn)品構成侵權的可能性。

《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第六十四條對專利權保護范圍進行了定義，實踐中應在充分理解該法條的基礎上，可根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］21 號，以下簡稱《法釋［2009］21 號》）第七條開展發(fā)明專利或實用新型專利侵權技術比對，即比對涉案產(chǎn)品的技術特征與涉案專利權利要求的技術特征是否構成相同或等同，若涉案產(chǎn)品具備了涉案專利某項權利的全部技術特征，則該涉案產(chǎn)品構成侵權（全面覆蓋原則）；實施外觀設計專利侵權技術比對時，可根據(jù)《法釋［2009］21 號》第十、十一條，以一般消費者角度根據(jù)外觀設計的整體視覺效果判斷涉案產(chǎn)品外觀與涉案外觀設計圖片或照片是否相同或存在實質性差異（近似）。

（二）糾紛調(diào)解

在合法、自愿、公正的基礎上，結合調(diào)解前工作準備，圍繞構成專利侵權的行為（《專利法》第十一條）、專利侵權賠償數(shù)額（《專利法》第七十一條）、專利侵權訴訟時效（《專利法》第七十四條）、不構成侵權的情形（《專利法》第六十七條）或不承擔侵權賠償?shù)那樾危ā秾＠ā返谄呤邨l）等開展專業(yè)細致的說明，通過認真耐心的溝通，努力促使當事人從抵觸到逐步接受事實，從愿意理解到響應調(diào)解，努力促使當事人逐步調(diào)整心理預期以期達成一致。

二、專利侵權糾紛調(diào)解典型案例分析

（一）涉及權利穩(wěn)定性分析的調(diào)解案例

某外觀設計專利侵權糾紛調(diào)解涉及前后兩個批次，在第一批5 件糾紛調(diào)解中，涉案產(chǎn)品供應商（案外人）響應調(diào)解，但由于就侵權賠償雙方主張差距大無法取得有效進展。進一步比對研究發(fā)現(xiàn)某涉案組件專利可通過專利權評價報告中不同在先對比設計的簡單組合實現(xiàn)，經(jīng)提示，申請人調(diào)低主張，雙方就賠償金額達成一致，但因付款方式等分歧而調(diào)解未果。

在第二批6 件糾紛調(diào)解中，由于前后糾紛中的涉案產(chǎn)品相似，涉案專利部分相同，被申請人逐步響應調(diào)解并聯(lián)系供應商（相同案外人），該供應商提出一并和解主張。經(jīng)向相關當事人確認，上述5 件糾紛已立案并將開庭，及時聯(lián)系承辦法官說明情況。在合并調(diào)解中雙方仍在侵權賠償主張上存在差距。調(diào)解注意到申請人提及的涉案產(chǎn)品品牌及被申請人提到的貼牌主張，經(jīng)檢索確認該品牌是被申請人的注冊商標，通過情理法多角度的溝通，雙方實現(xiàn)和解，調(diào)解督促雙方當事人在和解協(xié)議約定期限前全部履行完畢，成功化解全部糾紛。

線下侵權糾紛常較難舉證銷量及收益，而申請人常主張較高的法定賠償，從而導致調(diào)解未果的情況屢有發(fā)生。本案例調(diào)解通過向利害關系人提示涉案權利瑕疵及涉案產(chǎn)品貼牌行為可能導致的不利后果，有效促進雙方當事人調(diào)整期望值，從而實現(xiàn)和解。

（二）涉及專利權與他人在先其他合法權利可能構成沖突的調(diào)解案例

知識產(chǎn)權糾紛中的外觀設計專利侵權糾紛占比大，以保護中心調(diào)解實踐為例，其中70%以上為外觀設計專利侵權糾紛。在外觀設計專利侵權糾紛中，一般會先查閱專利權評價報告以發(fā)現(xiàn)涉案專利是否存在不符合專利授權條件的缺陷，通過研究涉案專利設計與專利權評價報告中若干對比設計的差異，理解與把握從專利審查的角度所見的涉案外觀設計與對比設計的差異性及該差異性的大?。丛擃惍a(chǎn)品的設計空間）。其后通過對涉案產(chǎn)品（證據(jù)圖片）與涉案專利的比對來分析構成相同或近似設計的可能性。當發(fā)現(xiàn)構成相同或近似設計可能性較大時，可通過查證是否存在在先公開的證據(jù)來進行抗辯。

按現(xiàn)下專利權評價報告提示的說明和解釋，專利權是否存在缺陷的評價沒有包含《專利法》第二十三條第三款，即授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權利相沖突。以下通過對涉案專利權與他人在先著作權或商標權可能存在沖突的案例分析，探討在涉及外觀設計侵權糾紛時可基于《專利法》第二十三條第三款的規(guī)定進行應對處理。

1.涉案專利權與他人在先著作權可能構成沖突的案例

在某外觀設計專利權的10 件侵權糾紛調(diào)解中，通過基于涉案產(chǎn)品圖片的侵權比對，發(fā)現(xiàn)涉案產(chǎn)品構成近似設計的可能性大，而涉案專利的專利權評價報告結論為“未發(fā)現(xiàn)本專利存在不符合《專利法》有關外觀設計授權條件的缺陷”。被申請人之一的X 公司響應調(diào)解，提交了涉案產(chǎn)品比對意見、表示愿意停止銷售并支付一定賠償?shù)暮徒庵鲝垼溆? 件糾紛的被申請人均無法取得有效聯(lián)系。一般情況下，X 公司會就賠償金額繼續(xù)與申請人協(xié)商，若能達成一致則會以賠償方式和解，其余9 件糾紛則會以調(diào)解未果結案。

而在進一步研究案卷材料、檢索涉案產(chǎn)品時發(fā)現(xiàn)，涉案專利設計可能與某知名品牌汽車同類部件類同，通過檢索查詢該品牌不同系列車輛的原裝配件手冊，對比后發(fā)現(xiàn)，3 個系列車輛的該類部件設計風格相似，其中的H×系列同類部件與涉案專利設計基本相同。經(jīng)查詢，H×系列車輛系該汽車制造商2013 年公布、2014 年發(fā)布上市，因此，根據(jù)《專利法》第二十三條第三款的規(guī)定，涉案專利構成對該汽車制造商H×系列車輛該類產(chǎn)品在先著作權侵權的可能性大，向原告進行提示后，原告撤回了全部起訴。

2.涉案專利權與他人在先商標權可能構成沖突的案例

在某外觀設計專利侵權糾紛調(diào)解中，申請人主張涉案專利產(chǎn)品市場接受度好，被訴侵權行為造成的損失大，堅持較高賠償主張，調(diào)解一時無法取得有效進展。通過進一步研究案卷材料，涉案專利“使用外觀設計的產(chǎn)品名稱”為“中文（字母）”的形式，通過查詢，發(fā)現(xiàn)上述“使用外觀設計的產(chǎn)品名稱”中所使用的字母被第三方（案外人）在先申請注冊了同類商品商標權。此外，涉案專利產(chǎn)品多個宣傳網(wǎng)頁上可見該字母商標的突出標識，若涉案專利權人未獲授權時，涉案專利構成對該商標侵權的可能性較大，被無效的可能性也較大。

將上述情況向申請人及其代理人進行了提示，申請人堅持涉案產(chǎn)品侵權主張，同時表示涉案專利“使用外觀設計的產(chǎn)品名稱”中的字母字樣確有不妥，愿意調(diào)整和解主張，最終以停止侵權、支付賠償?shù)姆绞綄崿F(xiàn)了和解。

（三）涉及專業(yè)服務的調(diào)解案例

在某外觀設計專利侵權糾紛調(diào)解中，被申請人表示涉案產(chǎn)品已申請外觀設計專利，主張不侵權。通過將涉案產(chǎn)品（照片）與涉案專利比對，僅在某處細節(jié)與涉案專利有區(qū)別；通過檢索發(fā)現(xiàn)被申請人主張的專利為在后申請專利。向被申請人進行了說明，并提示涉案產(chǎn)品與涉案專利設計較大可能構成相同或近似時，若有證據(jù)證明其實施的設計屬于現(xiàn)有設計的，則不構成侵權。被申請人表示熟悉同類產(chǎn)品，愿查找有利證據(jù)，之后提供了某電商平臺上的涉案專利申請日之前的在先銷售評價（含照片）。通過查看該截屏，由于該產(chǎn)品處于使用狀態(tài)導致部分被遮擋，且評價圖片為單一圖片，不能全面反映該產(chǎn)品的外觀設計。

涉案專利經(jīng)過權利轉讓，被申請人向原權利人展示上述評價截屏后，原權利人表示該圖片展示的產(chǎn)品也已申請了外觀設計專利（在先）。結合專利權評價報告中的對比設計，該類產(chǎn)品設計空間較大，涉案專利構成簡化設計的可能性較大，在被申請人同意的前提下向申請人進行了提示，雖申請人降低了和解訴求但雙方主張仍存在差距。在提示提出無效宣告請求可能存在的風險后，被申請人決定以提出涉案專利的無效宣告請求應訴。

三、基于專利侵權糾紛調(diào)解實踐的工作建議

（一）為促進知識產(chǎn)權糾紛調(diào)解工作的有效開展，建議建立知識產(chǎn)權糾紛調(diào)解中當事人聯(lián)系方式查詢機制

案卷送達是調(diào)解工作的前置環(huán)節(jié)，若無法有效送達或與當事人無法取得有效聯(lián)系，則難以開展調(diào)解工作。中國（杭州）知識產(chǎn)權·國際商事調(diào)解云平臺建立了自然人條件下的失聯(lián)修復機制，即通過申請修復，在一定期限內(nèi)，需聯(lián)系時由平臺先后撥通調(diào)解員、該當事人電話，通話中互不顯示對方號碼，實現(xiàn)調(diào)解信息準確送達的同時保證了公民個人隱私的保護。

目前國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中的企業(yè)聯(lián)系方式及地址等為自主申報信息，若涉案企業(yè)上述信息未申報或不準確，會使案卷無法有效送達。申請人代理人雖可持所屬律師事務所介紹信及律師證到被申請人注冊登記地市場監(jiān)管部門進行查詢，但在訴前調(diào)解階段存在一定困難。為進一步促進通過調(diào)解方式解決知識產(chǎn)權糾紛，是否可考慮建立法人條件下的聯(lián)系方式查詢機制或將相關信息自主申報修訂為義務申報。

（二）為能使公眾更清晰理解和區(qū)分外觀設計專利設計要點，外觀設計專利簡要說明應對設計要點作具體描述，專利權評價報告應具體評價與現(xiàn)有設計的區(qū)別

《專利法》第二十三條第二款規(guī)定授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別。《專利法》第六十四條規(guī)定外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或照片中的該產(chǎn)品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設計。《專利法》第六十六條第二款規(guī)定的專利權評價報告雖不能作為判定專利侵權是否成立或專利權無效的依據(jù)，但其提供了從專利審查的角度所見的涉案權利要求與對比技術、涉案外觀設計與對比設計的差異性及該差異性的大小。

實踐中多見簡要說明為“本外觀設計產(chǎn)品的設計要點：整個產(chǎn)品的外觀設計”類的表述，發(fā)生糾紛時常以涉案產(chǎn)品落入涉案專利保護范圍為由主張權利，缺乏具體比對，由于對設計要點的不同理解易導致權利邊界的模糊。為能使公眾更清晰理解和區(qū)分設計要點，保障專利權人合法權益，減少糾紛，外觀專利設計簡要說明應對設計要點作具體描述，為更好發(fā)揮作用，專利權評價報告宜對專利權與對比設計圍繞設計要點作具體評價。

（三）為更有效地將專利侵權糾紛化解在非訴階段，對于實用新型專利或外觀設計專利的維權，建議要求在提交維權申請的同時提交專利權評價報告及侵權比對意見

由于未經(jīng)過實質性審查，實用新型專利或外觀設計專利的權利穩(wěn)定性存在不確定性，專利權評價報告可為專利權人或利害關系人判斷權利穩(wěn)定性、非該技術領域人員判斷是否可能構成侵權提供技術支撐。為減少不必要的糾紛訴求，是否可考慮要求專利權人或利害關系人在提交維權申請的同時提交專利權評價報告及侵權比對意見。

四、結語

隨著知識產(chǎn)權保護的深入開展與持續(xù)加強，作為知識產(chǎn)權矛盾糾紛非訴解決方法，調(diào)解應當發(fā)揮更為積極有效的作用，通過公正、專業(yè)、耐心、細致的工作，不斷引導當事人響應調(diào)解，努力促使申請人與被申請人相向而行，努力促使在非訴階段化解矛盾糾紛。積極發(fā)揮專業(yè)化調(diào)解作用，努力促進調(diào)解成為完善社會矛盾糾紛多元預防調(diào)處化解綜合機制的一環(huán)。