李雨峰

內容提要：馳名商標的跨類保護擴大了商標的保護范圍，但也模糊了商標所有人的權利界限和第三人的行為空間。為確保市場主體的行為預期，我國確定了馳名商標跨類保護的按需認定原則，僅在處理案件糾紛需要時，才對涉案商標是否馳名的事實進行審查。作為跨類保護的替代選擇，有些商標所有人選擇事先注冊防御商標。商標所有人注冊的防御商標清楚劃定商標權的邊界和第三人的行為空間，應具有優(yōu)先性；商標權人欲在核定商品范圍之外排除他人，可在訴訟中選擇馳名商標的跨類保護，具有次位性。只有在即使注冊了防御商標仍不能認定構成商標侵權但有可能給消費者帶來誤認時，才可啟動涉案商標是否馳名的審查。即使應當對馳名商標給予較大范圍的保護，馳名商標的保護體系也應服從商標法的注冊體系。

引 言

2023年1月13日，國家知識產權局公布《中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》）?！墩髑笠庖姼濉返?0條第2款增加了關于“馳名商標保護遵循個案確認、被動保護和按需確認的原則”。該條意在將2009年通過、2020年修改的《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2020〕19號，以下簡稱《解釋》）第2條關于“馳名商標按需認定”的原則提升法律位階。盡管在措辭上《征求意見稿》與《解釋》有所不同，前者首次使用“確認”，后者使用“認定”，但仍然堅持了“按需”的原則。由于《征求意見稿》尚未通過，為行文方便，本文仍沿用“按需認定”的表述。與之前相比，2020年修改后的《解釋》在馳名商標的按需認定上并無變化?！督忉尅返?條規(guī)定：“在下列民事糾紛案件中，人民法院對于所涉商標是否馳名不予審查：（一）被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為的成立不以商標馳名為事實根據的；（二）被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為因不具備法律規(guī)定的其他要件而不成立的。 原告以被告注冊、使用的域名與其注冊商標相同或者近似，并通過該域名進行相關商品交易的電子商務，足以造成相關公眾誤認為由，提起的侵權訴訟，按照前款第（一）項的規(guī)定處理?！卑凑赵摋l第1款第1項規(guī)定，不以商標是否馳名為事實依據就可以直接判定侵犯商標權成立的，沒有必要對所涉商標是否馳名進行審查?！墩髑笠庖姼濉返?0條重申了馳名商標的按需認定原則。

按照文義和體系解釋，馳名商標的按需認定是非常清晰的。即，如果被告使用的商標與原告注冊的商標相同，而且被告的商品或者服務與原告核定使用的商品或者服務相同，法院可直接判定被告的行為侵權，根本無需對原告提供的與注冊商標相同的其他商標是否馳名進行審查。然而，近年的判決并沒有遵守這一規(guī)定。2016年，浙江省高級人民法院在“索菲亞案”中指出，即使原告擁有與被告在相同或者類似商品上相同的防御注冊商標，仍不影響原告馳名商標認定的必要。①浙江省高級人民法院民事判決書（2016）浙民終794號。廣東省高級人民法院在“頭條案”②廣東省高級人民法院民事判決書（2021）粵民中2533號。、陜西省高級人民法院在“HUAWEI案”③陜西省高級人民法院民事判決書（2022）陜知民終648號。等案件中均作出了類似判決。其大致的理由是，在原告享有同類注冊商標的情況下，仍然可以在侵權訴訟中主張不同類商標并請求認定馳名。這類原告享有的同類注冊商標在理論上被稱為防御商標。在“HUAWEI案”中，陜西省高級人民法院直接稱之防御商標，并指出，防御商標不是個案認定馳名商標與否的考量要素，在商標侵權糾紛案件中，防御商標的事后救濟作用較小，很難像正常使用的商標一樣獲得相應保護。如果不認定為馳名商標，原告就無法獲得足夠的賠償。

從個案看，上述判決強化了對涉案商標的保護。但是，這種處理方式擱置了注冊制度，將防御商標的注冊功能進行了懸置，而防御商標的注冊恰恰是商標所有人的主動選擇。另外，在《解釋》修改以前，下級法院繞過明確的法律規(guī)則，實質上是以犧牲形式正義的方式保護了個案中的某件具體商標。從長遠看，這種做法無法為市場主體提供穩(wěn)定的預期。本文試圖從功能比較入手，根據普通商標注冊功能和防御商標注冊功能的異同，厘析實質意義上的防御商標對馳名商標跨類保護認定的影響。

一、商標注冊的功能爬梳

劉春田教授指出：“商標權屬于民事權利，根據憲法、民法和勞動法的原則，任何民事主體，從公共資源中拮取任意符號、文字、數字、構形、色彩，按照自己的意愿完成一個表達，或者從已有的表達中經過正當的選取，并將這選取的表達指代一個特定的商品或服務，二者一經結合，并置于市場之中，就實施了一個法律行為，完成了將一個設計轉化為商業(yè)標記的實踐，原來純粹的表達符號就變成了一個商標。這是一個法律事實，根據商標法和民法，無論該商標是否注冊，都已構成事實上的商標，并享有由此而產生之利益?！雹軇⒋禾铮骸睹穹ㄔ瓌t與商標立法》，載《知識產權》2010年第1期，第7頁。選取一個符號用于某一商品或者服務上，并置于市場中，便可以產生商標的利益，這一認識與古羅馬法上的財產取得方式即先占非常貼合。⑤李雨峰：《未注冊在先使用商標的規(guī)范分析》，載《法商研究》2020年第1期，第189頁。美國聯(lián)邦最高法院曾這樣表述：“商標不依賴于新穎、創(chuàng)新、發(fā)現(xiàn)或任何智力工作，它不要求虛構或想象，無需天賦，無賴辛勤思索。商標僅僅以占用在先為依據。”⑥［美］謝爾登·W.哈爾彭、克雷格·艾倫·納德、肯尼思·L.波特：《美國知識產權法原理》，宋慧獻譯，商務印書館2013年版，第307-308頁。順著劉春田教授的思路進一步分析，一個商標無論是否注冊，都產生了相應利益，都應當獲得保護，那么注冊具有何種意義呢？

商標的本質在于市場。⑦劉春田：《商標概念新解——“商”是民法學上的又一發(fā)現(xiàn)》，載《中國知識產權》總第175期，第6-9頁。一個標志，只要被選取并投放市場，就向消費者傳遞了商品的來源信息。經過多次購買，商標在商品、商品的生產者和消費者之間建立了聯(lián)系。這種聯(lián)系與該商標是否注冊并無必然關系。有研究表明，如果通過直接而非注冊的方式保護創(chuàng)新成果知識產權，將會帶來更為公平的結果，畢竟復雜而昂貴的注冊過程帶來了高成本，而且充滿了內在偏見。⑧Miriam Marcowitz-Bitton & Emily Michiko Morris, The Distributive Effects of IP Registration, 23 Stanford Technology Law Review 306, 307 (2020).那么，為什么現(xiàn)代商標法多數規(guī)定了注冊制度呢？從歷史上看，商標法來源于市場秩序法，對商標的保護基于普通法上的欺詐之訴。通過欺詐，非誠信的競爭對手從商標所有人那里搶走了客戶，并給消費者造成了混淆。⑨Mark P.McKenna, The Normative Foundation of Trademark Law, 82 Notre Dame Law Review 1839 (2013).通常情況下，由于資訊的限制，市場上很可能會出現(xiàn)兩個或者多個相同或者近似的標志用在相同或者類似商品上的情況。此時，如果商品得以流通，該類標志就可能造成消費者混淆和誤認。就是考慮到上述因素，美國商標法在使用取得商標權的基礎上吸收了商標注冊制度。也就是說，如果一個商標要獲得在全國范圍內的排他力，必須經過聯(lián)邦的注冊。美國商標法走過的是一條從普通法的通過使用取得商標權到成文法的注冊商標在全國產生排他效力的道路。美國《蘭哈姆法》只是對普通法規(guī)則的成文化而已。⑩同注釋⑥，第308-309頁。從歷史和邏輯上看，凡有貿易的地方，均有標志的使用。就商標權的產生而言，應是先有使用制度再有注冊制度。就現(xiàn)代商標制度而言，各國對使用和注冊的態(tài)度存在明顯差異：有的國家規(guī)定，商標必須事先注冊才能取得商標權，如法國；有的國家規(guī)定，通過使用即可取得商標權，如早期的美國和英國；有的國家規(guī)定，注冊和使用兩種方式均可取得商標權，如德國。

如果說使用是商標的基礎，未經使用的商標，消費者根本無法識別，也不會積累生產商的商譽，那么注冊的功能何在？大致說來，在界定商標權方面，使用和注冊發(fā)揮著不同的功能。商標權通過使用獲得了正當性基礎，但作為一項絕對權利，商標權并不能通過使用向其他市場主體傳輸權利范圍的信號，使用無法公示商標權的范圍，而注冊恰恰可以發(fā)揮這個功能?，F(xiàn)代商標注冊制度，由一個全國統(tǒng)一的商標主管機構，對申請的標志和該標志指定的商品或者服務進行審核，如果與之前已經核準注冊的商標不相同和不相近似，該商標就可以被核準為注冊商標。通常說來，注冊制具有如下功能。

第一，注冊制可以在很大程度上避免商標的相同或者近似，事先排除、避免了資源的浪費，減少了潛在的侵權訴訟。由于所有的申請均在一個部門進行審核，按照商標法原理，審查人員理論上不可能把在相同或者類似商品上使用的相同或者近似的多個商標均予以核準注冊，即現(xiàn)代商標法上的“一類商品一件商標原則”。因此，如果非注冊商標所有人在相同或者類似商品上擅自使用相同商標，構成侵權的可能性極大。故而，市場主體應刻意規(guī)避該商標。

第二，注冊制配以公示制度，完成了信息的公示，也為其他市場主體劃定了自由空間。核準注冊的商標標志、指定的商品或者服務范圍、商標注冊的起止年限、商標權人的信息等均通過注冊制度予以公示。商標權人一次性告知所有市場主體其商標權的范圍和界限；其他市場主體依賴注冊公示的信息，可以選擇自己的投資方向。藉此，商標注冊制為其他市場主體提供了行為預期，其他市場主體在生產、銷售類似商品時，選擇使用何樣的商標便擁有了一個自由空間。除此之外，注冊制也可以簡化商標的轉讓交易行為，依賴注冊提供的可靠信息，買賣雙方提高了待轉讓、許可商標的價值。用新制度經濟學的術語表述，注冊劃定了權利邊界，簡化了交易，降低了成本。?［美］Y.巴澤爾：《產權的經濟分析》，費方域、段毅才譯，上海三聯(lián)書店、上海人民出版社1997年版，第7頁。

第三，注冊制清晰劃清了商標權的界限。從法理上講，商標體現(xiàn)的是消費者的購買力，這種購買力因商品生產者長期經營而來。在沒有現(xiàn)代營銷手段的傳統(tǒng)社會，商品質量依賴的是口口相傳，但商標產生以后，代表商品質量的信息就凝結在商標之中了。因此，生產商只有通過商標與消費者的長期接觸，才能讓消費者通過商標認可商品的質量。對于企業(yè)而言，商標的使用非常重要。使用構成了商標的本質需求。也正是因為這一法理邏輯，即使采取注冊取得商標權的國家，其商標制度也非常重視商標的使用。為在實踐中準確認定因是否使用而帶來的侵權判定、損害賠償問題，我國《商標法》在第48條界定了商標使用的概念，并在《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋〔2020〕19號）第26條對商標權人的自行使用、許可他人使用、實際使用等進行了厘定。使用構成了商標權的基礎，但是，商標權的范圍如何界定呢？商標權是一項支配性財產權利，具有影響第三人行為自由的屬性。但是，影響第三人行為自由的空間應當如何劃界？為此，筆者曾提出財產管理的思路，?參見李雨峰：《專利確權的屬性重釋與模式選擇》，載《中外法學》2022年第3期，第663頁。認為商標的選擇、發(fā)明創(chuàng)造和作品的完成是權利產生的基礎。這體現(xiàn)了黑格爾所主張的財產所有人的本質意向性。黑格爾強調，為了實現(xiàn)自由意志，單是某物應屬于我的這種內部表象或意志還不夠，還必須取得占有，包括實物占有和觀念性占有（標志），如此，上述意志才獲得定在，才能獲得他人的承認。?［德］黑格爾：《法哲學原理》，范揚、張企泰譯，商務印書館1961年版，第59-62頁。與之相適應，國家統(tǒng)一的行政機構的登記注冊對知識產權的產生并不具有根本性作用，它們只是管理財產的方式。當發(fā)生侵權糾紛時，選擇由哪一個機構管理這種財產，涉及的不是知識產權的基礎，而是解決問題的效率。在知識財產的管理模式上，存在兩種管理方式。一種是事先管理，由國家統(tǒng)一的行政機構對該財產事先劃定界限，告知市場主體權利人的排他范圍，如注冊商標和專利；另一種是事后管理，由法律籠統(tǒng)規(guī)定財產權的設立，其權利界限則由執(zhí)法部門在具體的糾紛中予以確定，如作品和商業(yè)秘密。就商標而言，那些采取使用取得商標權的國家，采取的是事后管理模式，由法院在具體的訴訟中確定商標權的范圍；而那些采用注冊取得商標權的國家，采取的是事先管理模式，由統(tǒng)一的國家行政機構事先劃定商標權的邊界。采用事后管理模式的國家，由法院在個案中對涉案商標進行審查，結合原告的商標使用情況審查被告的行為，更具動態(tài)性，側重追求的是實質正義；采用事前管理模式的國家，由國家統(tǒng)一的行政機構事先公示商標權的范圍，在個案中推定原告商標權的有效性，側重追求的是形式正義。大致可以說，在采用事先管理模式的國家，注冊和使用分擔了商標價值的不同功能：使用夯實了保護的基礎，界定了商標的質；注冊劃定了保護范圍，界定了商標的量。

二、防御商標的特殊功能與注冊條件

防御商標的注冊既具有普通商標注冊的共同點，也有其特質。就相同點而言，防御商標的注冊也具有上述三個功能，但是防御商標的注冊又具有其特殊性。

（一）防御商標的特殊功能

防御商標的注冊不是為了使用，而是為了保護基礎商標?；A商標也稱正商標、主商標，意在表明與聯(lián)合商標、防御商標的主從關系。在一般情況下，并無單獨稱為基礎商標、正商標或者主商標的情形，原則上都是已經注冊或者申請注冊在先之商標，或同時提出申請而指定其一為主商標。?曾陳明汝：《商標法原理》，中國人民大學出版社2003年版，第58頁。防御商標的目的在于突破傳統(tǒng)商標一件商標用于一類商品的原則，“指同一人以同一商標圖樣，指定適用于非同一或者非類似性質相關聯(lián)之商品即得申請注冊受保護。但著名商標不受商品性質相關聯(lián)之限制”。?同注釋?，第59頁。這意味著，普通商標注冊后只在指定類別上產生排他效力，使用是產生排他效力的實質來源，而防御商標的目的在于突破使用的限定，注冊后不使用也能產生長期的排他效力。

防御商標具有附屬性，其目的在于擴大基礎商標在商品類別的排他范圍。因之，基礎商標的轉讓、無效、撤銷等效力均及于防御商標。英國是較早規(guī)定防御商標的國家，其主要目的是配合《保護工業(yè)產權巴黎公約》（以下簡稱《巴黎公約》）第6條之二關于馳名商標的保護?！栋屠韫s》第6條之二對馳名商標沒有作是否注冊的區(qū)分，其規(guī)定的保護限于在相同或者類似商品上對馳名商標的復制、模仿和翻譯?！杜c貿易有關的知識產權協(xié)定》第16條第3項對《巴黎公約》第6條之二作了與時俱進的更新，專門拓展了已注冊的馳名商標的排他范圍，將已注冊馳名商標的保護擴大到不相類似的商品上。只要某個商標在那些相應商品上的使用可表明這些商品與該注冊商標所有人之間存在聯(lián)系，且有可能損害注冊商標所有人的利益，就可以認定構成商標侵權，此即已注冊馳名商標的跨類保護。從法律技術上看，一件注冊商標的跨類保護必須以該商標已經馳名為條件，因之，該注冊商標是否被認定為馳名就至為關鍵。為配合注冊商標的跨類保護，有些國家效仿英國商標法（盡管英國商標法后來廢除了防御商標制度）規(guī)定了防御商標制度。

防御商標注冊的目的是防止造成基礎商標的淡化。通常來說，將一個注冊商標用于不相同或者不相類似的商品上，由于商品的功能不同，這樣的行為不會給消費者造成混淆。但是，如果該注冊商標非常馳名，被消費者廣為知曉，第三人一旦將該注冊商標用于不相同或者不相類似的商品上，就會給消費者造成一種誤認，認為已經注冊的馳名商標所有人很可能把業(yè)務拓寬到該領域，或者認為不相同商品的提供者與馳名商標所有人之間存在某種控股關系等。這種行為沖淡了已經注冊的馳名商標與某種商品之間特定的聯(lián)系。注冊防御商標的目的就在于防止這種沖淡行為的發(fā)生。受案法院一旦在市場上發(fā)現(xiàn)其他行為人將與馳名商標相同的標志用于不相同或者不相類似的商品上，而在該商品上馳名商標所有人又注冊了防御商標，則可以直接判定第三人構成侵權，省去了對馳名商標是否需要跨類保護論證的麻煩。

防御商標的目的僅在保護基礎商標，經由注冊功能的發(fā)揮，防御商標輔助基礎商標進一步劃定了權利范圍。基礎商標通過使用，形成了自己的穩(wěn)定市場；通過注冊，公示了核定商品和商標標志，劃定了第三人的行為空間。前者是基礎商標的自我聲譽形成的途徑，后者是基礎商標排他效力的體現(xiàn)。與基礎商標不同，防御商標并不需要使用，其目的只是輔助基礎商標進一步擴大排他范圍?；A商標所有人結合自己未來經營范圍的可能性，在相關商品上得以注冊防御商標。需要注意的是，為了防止基礎商標所有人對市場形成壟斷，商標法不允許基礎商標所有人在全部的商品和服務類別上注冊防御商標，只允許他在與目前營業(yè)有關聯(lián)的商品或服務類別上申請注冊。這同時也意味著，防御商標為市場上的第三人提供了一個穩(wěn)定的預期，在防御商標的注冊范圍之外，第三人的行為是自由和安全的。

（二）防御商標的注冊條件

就條件看，防御商標若要獲得核準注冊，必須滿足以下條件。

第一，申請注冊的標志與已經核準或者申請在先的基礎商標標志相同。防御商標的目的在于擴大基礎商標在商品類別上的排他范圍。該排他范圍盡管對注冊人存有重大的保護利益，但限制了其他市場主體的行為自由，因此，該排他范圍的確定，界限必須非常明確。如申請注冊防御商標的標志與基礎商標的標志不同，則不屬于基礎商標的排他范圍。至于能否近似，在解釋上頗存疑問。為向市場主體提供穩(wěn)定的預期，在解釋上，界定為相同或者基本相同比較合適。

第二，指定的商品范圍與基礎商標的指定范圍不相同或者不相類似，但存在關聯(lián)性。作為商標的文字、圖形、數字等，多數來自公有領域。該符號一旦被選取用于某類商品上，就具有了一定的排他性。但也應當注意到，這種排他效力對其他市場主體而言存在一定的不公平，原因在于其他市場主體失去了在相同商品上選取該標志的機會。為平衡注冊人與其他市場主體的利益，申請防御商標的標志必須與基礎商標的指定范圍存在關聯(lián)性。也就是說，盡管防御商標可以擴大基礎商標的排他范圍，但這種排他范圍不能過大，仍應限制在基礎商標指定的商品邊緣。其目的在于，不能讓基礎商標完全控制市場，否則，就構成了一種壟斷。商品之間的關聯(lián)性，可以《商標注冊用商品和服務國際分類表》為參考，但并不能機械地以此為依據。消費者日常的交易習慣、商品消費模式、市場銷售習慣等，也是重要的考量要素。

第三，基礎商標應當達到馳名的程度。申請注冊防御商標時，要求基礎商標已經達到馳名商標的程度。日本《商標法》第64條將其描述為，基礎商標應在消費者中廣為知曉。申請注冊防御商標，應當向主管部門舉證證明基礎商標已經達到馳名商標的程度。

第四，防御商標的注冊無須證明已實際使用或使用的意圖。防御商標與普通注冊商標不同，設立防御商標制度的立法均不要求防御商標被實際使用。也就是說，防御商標申請人沒有使用的義務，其目的均在于排除他人將與基礎商標相同的標志用于不同類別的商品上?，F(xiàn)代商標法理論認為，商標凝結了商品生產、經營企業(yè)的商譽，商標只有通過使用才會在消費者與企業(yè)之間建立信賴關系。因之，現(xiàn)代商標法多要求申請注冊商標時，申請人應具有實際使用的意圖。我國《商標法》第4條對此亦有要求。除此之外，第49條還對無正當理由連續(xù)三年不使用的商標規(guī)定了撤銷制度。而防御商標是個例外，其目的在于保護馳名商標，而不是實際使用。因此，立法中也應對防御商標的注冊作出特別規(guī)定，免除使用的要求。

三、現(xiàn)行法框架下實質意義上的防御商標對馳名商標按需認定的影響

（一）馳名商標按需認定的實踐表達

我國目前對馳名商標的認定，采取的是“按需認定”原則。有學者將之總結為“是否認定馳名商標應取決于當事人的需要”“只有為處理案件所需之目的才得認定馳名商標”“是否認定馳名商標應考慮不同的請求權基礎”三種理解。?杜穎、何吉：《馳名商標“按需認定”原則辨析》，載《電子知識產權》2020年第8期，第20頁。但從文義上看，無論是從《解釋》第2條、第3條，還是從《征求意見稿》第10條，均無法得出馳名商標按需認定應考慮請求權基礎的結論。如果排除第三種理解，第一種和第二種理解更多解決的是法院在處理涉及商標糾紛時應主動還是應當事人請求對涉案商標是否馳名進行審查的問題。

一件商標是否被確認為馳名商標，關鍵在于該商標的影響力和相關公眾對該商標的知曉程度。這與商標所有人使用商標的程度、宣傳商標的力度、商標的價值和聲譽等密切相關，與該商標是否注冊并無必然關聯(lián)。“無論是注冊商標還是未注冊商標，一旦為公眾所熟知或者具有市場聲譽，則應該一視同仁，獲得同樣的保護。”?張偉君：《論我國〈商標法〉馳名商標保護規(guī)則的完善》，載《知識產權》2023年第9期，第4頁。因之，在一件商標的保護特別是反淡化保護中，該商標是否馳名就成為至為關鍵的因素，而“按需認定”原則就發(fā)揮著過濾器的作用。實踐中，爭議最大的一個問題點是，如果商標所有人申請注冊了防御商標，人民法院是否還需對涉案商標是否馳名進行審查從而決定是否跨類保護？

盡管我國《商標法》沒有規(guī)定防御商標制度，但也不排除馳名商標所有人注冊防御商標。《商標法》第22條規(guī)定，商標注冊申請人可以通過一份申請就多個類別的商品申請注冊同一商標。如果申請人僅在某一類商品上使用，那么該標志在其他類別商品上的注冊就構成了實質意義上的防御商標。防御商標最大的特點在于僅注冊不使用，其實質是通過注冊的公示功能，劃定商標所有人的權利范圍和第三人的行為空間。由于我國《商標法》第49條規(guī)定了注冊商標連續(xù)三年不使用的撤銷制度，與此一致的理解是，至少在某一注冊但不使用的商標被撤銷前，該商標事實上發(fā)揮著防御商標的功能。從上文引述的幾則判例看，商標實踐也基本持此看法。問題在于，防御商標的注冊果真對馳名商標的按需認定沒有影響嗎？

在馳名商標司法認定的歷史上，“索菲亞案”具有重要的影響。該案一審法院認為，索菲亞家居股份有限公司（以下簡稱索菲亞公司）在第20類商品上注冊了第1761206 號“索菲亞”商標，在第6類商品上亦注冊了第4287169號“索菲亞”商標，被告在第6類商品上使用了“索菲亞”商標，但索菲亞公司以其注冊在第20類商品上的第1761206 號“索菲亞”注冊商標主張商標專用權，請求認定“索菲亞”商標為馳名商標。一審法院認為，原告完全可以以在第6類商品上注冊的商標主張構成商標侵權，沒有對“索菲亞”是否馳名進行認定的必要。?同注釋①。二審法院推翻了一審判決，認為商標權人有權根據自身的商標體系和訴訟策略選擇對其最為有利的商標作為訴訟的權利基礎。盡管索菲亞公司可以在第6類商品上主張權利，但該類商標屬于防御性質的商標，法律的保護力度較弱，商標權人無法以此獲得充分的救濟。廣東省高級人民法院在“頭條案”?同注釋②。中也認為:“在原告享有同類注冊商標的情況下，仍然可以在侵權訴訟中主張不同類商標并請求認定馳名。”陜西省高級人民法院在“HUAWEI案”?同注釋③。中指出：“盡管我國商標法對防御商標未作出明確的規(guī)定，但多數企業(yè)特別是大型企業(yè)都會在原有商標核定的范圍外申請防御商標，通過事先預防的方式避免他人申請注冊，以降低商標被仿冒的風險。然而，在商標侵權糾紛案中，防御商標的事后救濟作用較小，很難像正常使用的注冊商標一樣獲得相應的保護。華為公司注冊的防御商標不應成為是否認定馳名商標的障礙，不影響馳名商標的認定。”

（二）防御商標與跨類保護的功能分野

嚴格說來，上述三個案例中，原告跨類注冊的商標并不是防御商標，因為注冊防御商標的前提是，基礎商標已經被認定為是馳名商標。而在上述三個案件中，爭議的焦點之一卻是涉案商標應否被認定為馳名商標。從邏輯上看，注冊與基礎商標相同的防御商標，其目的在于擴大馳名商標的保護范圍。就馳名商標而言，事先注冊防御商標與訴訟中的事后跨類保護代表了不同的保護路徑。如果商標所有人選擇事先注冊防御商標，一旦發(fā)生糾紛，法院可直接對商標所有人注冊的防御商標與被告使用的商標進行比對，并在此基礎上作出是否侵權的裁判。選擇防御商標路徑的優(yōu)點在于，原被告均具有可預期性，市場第三人可通過查詢輕易獲悉防御商標注冊的范圍，除此之外的范圍便屬第三人的自由行為空間。在一定程度上說，防御商標核定的商品范圍確定了商標所有人進一步經營的范圍。但防御商標的注冊，也存在一定的不足，由于其核定使用的商品范圍是固定的，如果其他市場主體將與基礎商標相同的標志用于防御商標注冊的商品以外，商標所有人就很難獲得相應的保護。而馳名商標在訴訟中的跨類保護屬于一種事后救濟措施。當馳名商標所有人發(fā)現(xiàn)被告使用的與其相同的商標用于不相同和不相類似的商品上時，便可以請求法院對其商標是否馳名進行審查并作出被告是否侵權的裁判。

選擇事先注冊防御商標還是選擇在事后訴訟中通過認定馳名商標跨類保護，是商標所有人企業(yè)商標戰(zhàn)略的選擇。從理論上看，在沒有國家統(tǒng)一的商標政策前提下，為對馳名商標提供特殊保護，商標所有人可以同時選擇事先注冊防御商標和事后通過馳名商標跨類保護兩種路徑。如此，通過防御商標，商標所有人可以確定地排除其他市場主體在防御商標上核定的范圍；通過事后的跨類保護，商標所有人可以排除防御商標核定范圍之外但仍有可能給商標所有人帶來影響的商品范圍。當然，還有一種可能，就是國家商標政策干預，商標所有人只能在二者路徑中慎選其一。需要特別注意的是，市場并非由商標所有人獨立構成，還包括與商標所有人存在競爭的其他主體。試想，如果商標所有人選擇了事先注冊防御商標，通過公示制度，第三人就會知悉商標所有人的排他范圍，并推知防御商標之外的范圍就是行動自由的空間。反之，如果商標所有人選擇了事后訴訟中通過馳名商標認定跨類保護，第三人就必須自己評估在其商品上使用與商標所有人商標相同的標志的行為是否會給相關公眾造成誤認。

就功能而言，由于事先注冊防御商標公示性強，是商標所有人的主動選擇，其目的在于清楚劃定商標權的邊界和第三人的行為空間，應具有優(yōu)先性。在商標權人沒有注冊防御商標的前提下，如果商標權人欲在核定商品范圍之外排除他人，則可在訴訟中選擇馳名商標的跨類保護，具有次位性。否則，注冊防御商標就毫無意義。值得注意的是，有時商標權人即使注冊了防御商標，被告的商品與防御商標核定的商品不相同和不相類似，但仍有可能給消費者造成某種誤認，此時是否應當允許商標所有人啟動馳名商標跨類保護的程序？對此，《解釋》上應是可以的。我國《解釋》確定“按需認定”原則正好可作此理解。根據《解釋》第3條，如果依據防御商標可解決商標權的保護，就無需對涉案商標是否馳名進行審查；如果依據防御商標無法解決是否構成商標侵權，才啟動第2條的“按需認定”原則，對涉案商標是否馳名進行審查。

（三）馳名商標按需認定的澄清

《解釋》第2條確定了馳名商標按需認定的原則，并列舉了可以審查涉案商標是否馳名的三種情況，分別為：（1）以違反《商標法》第13條的規(guī)定為由，提起的侵犯商標權訴訟；（2）以企業(yè)名稱與其馳名商標相同或者近似為由，提起的侵犯商標權或者不正當競爭訴訟；（3）符合《解釋》第6條規(guī)定的抗辯或者反訴的訴訟?！督忉尅返?條是對涉案商標是否馳名不予審查的排除條款。從《解釋》第2條、第3條的關系上看，有兩點至少非常明顯。第一，第3條是第2條的例外，第2條確定了按需認定原則，第3條明確的是排除情形。如果存在第3條的情形，明顯不屬于按需認定的情形。第二，兩個條款均是封閉性條款，無論是按需認定的情形，還是排除認定的條款，各地法院均無擴大適用的權力。

從文義上看，《解釋》關于馳名商標按需認定的原則及適用情形并無模糊之處，前述法院裁判有待商榷。也就是，《解釋》里的用語是剛性的，下級法院并無解釋的空間。但上述判例均指出，由于原告注冊的與被告假冒的相同商標幾乎沒有使用，按此判斷，原告將無法獲得足夠的賠償。這是上述法院對原告商標進行馳名審查最重要的原因。在此，法院對涉案商標是否馳名的審查條件由是否構成商標侵權替換為可否獲得足夠賠償。顯然，在這里，法院預先設定了應優(yōu)先保護馳名商標，并給出了一個應當對涉案商標進行馳名審查的理由。廣州知識產權法院課題組在調研報告中指出：“擁有多個商標的權利人有權選擇馳名商標跨類保護。否則，商標權人的合法利益難以得到充分保障，與司法認定馳名商標制度的初衷背道而馳?！盵21]廣州知識產權法院課題組：《新發(fā)展格局下馳名商標的司法認定和保護》，載《中國審判》2022年第21期，第77頁。這可以被視作上述認識的典型。本文認為，從個案看這種做法的確為馳名商標提供了足夠的保護，但也違反了《解釋》確立的規(guī)則，以違反一般性規(guī)范的方式實踐個案正義，與馳名商標按需認定的規(guī)則背道而馳，最終仍是破壞了法律秩序。馬克斯·韋伯認為，現(xiàn)代社會的形成是一個逐漸祛魅的合理化過程，與傳統(tǒng)型相對的現(xiàn)代政治、經濟、法律秩序之間存在一種有選擇性的親和性。官僚制、自由市場、形式主義分別構成了上述三種秩序的基本特點，在這三種秩序中，“切事化”地處理事務，根據可計算的規(guī)則，“不問對象是誰”是基本的處事章程。[22]［德］馬克斯·韋伯：《支配社會學》，康樂、簡惠美譯，廣西師范大學出版社2010年版，第48頁。這意味著，對于公民個體而言，規(guī)則的可預期性是必要的；對于司法機關而言，落實規(guī)則是必須的。在具有明確法律規(guī)則的前提下，為確保市場主體的可預期性，法官在處理案件時，在個案正義與落實規(guī)則間，落實規(guī)則的社會總收益顯然高于個案正義的總收益。與此一致，在《解釋》第3條沒有修改之前，繞過該條直接對已經明確構成商標侵權的涉案商標進行馳名審查，顯然超過了按需認定的范圍，破壞了市場主體的可預期性。

（四）馳名商標體系對注冊體系的服從

相比一般商標，馳名商標凝結了企業(yè)更多的投資、時間、精力，也更容易得到消費者的認可。在移動互聯(lián)網普及之前，馳名商標一般要花費大量時間和金錢才能為消費者所知曉。大致說來，多數聞名全球的馳名商標都在市場上經營了幾十年，甚至幾百年。這樣的商標由于知名度高，更易于被其他人模仿。從這個意義上說，對馳名商標提供比一般商標更大強度的保護具有一定的道理。也正因為如此，在實行注冊制度的國家，均對未注冊的馳名商標提供一定程度的保護，對已注冊的馳名商標提供高于一般注冊商標的保護。

但是，需要注意的是，在適用法律時，應當注意法律的體系解釋。體現(xiàn)為立法的法律，是由各章節(jié)、具體條文構成的完整體系。正是通過這樣的規(guī)則體系，才實現(xiàn)了法律的目標。立法的每個概念、每個條文均是法律體系的細胞，“每一法律規(guī)范，系屬一個整體，其條文之解釋，自亦應本諸論理的作用，就整個體系構造加以闡釋，以維護各個法條之連鎖關系”[23]楊仁壽：《法學方法論》，中國政法大學出版社2013年版，第143頁。。我國實行的是注冊取得商標權制度，我國《商標法》是一部商標注冊法，整個商標制度圍繞著注冊構建起來，其內容涉及注冊商標的申請、審查和核準、續(xù)展和變更、無效宣告、管理等。如果去除注冊制度，《商標法》就失去了靈魂。前已述及，對于注冊商標而言，使用是商標的基礎，確定了商標權的質；注冊是商標的形式，確定了商標的量。也可以說，使用是商標法的底層邏輯，注冊是商標法的法律構架，正是注冊制度保障了商標法的適用。因之，除非與使用發(fā)生沖突，商標法上的制度都應當以注冊為邏輯出發(fā)點。

注冊制公示了商標權的排他范圍，明確了其他市場主體的行為自由空間。這一制度的基本功能應當維護，否則，商標權人和市場主體的利益都將受到影響。馳名商標的認定同樣應當遵守這一邏輯。如果注冊商標所有人已經注冊了防御商標，第三人使用的商標和防御商標相同，而且指定使用的商品類別相同，此時，完全可以《商標法》第57條“在相同或者類似商品上使用相同商標”構成侵權進行裁判，沒有認定馳名商標的必要。更重要的是，如果注冊商標所有人已經注冊了防御商標，在訴訟中再對該商標是否馳名進行審查，就完全破壞了注冊的功能。防御商標的注冊，意在通過公示制度，通過公開的查詢程序，告知第三人商標所有人的權利范圍，這種公示制度對于商標所有人和第三人均具有約束力。如果對涉案商標再進行馳名認定進而進行跨類保護，這不但讓第三人無法知悉行為自由的空間，連商標所有人最終也無法知悉自己的權利范圍邊界。

結 語

馳名商標的認定與國家政策的變化相伴而行。不同的政策，對馳名商標的認定指引了不同的方向。目前，我國確定的是按需認定的規(guī)則，并明確了具體的適用范圍。因之，在司法實踐中，法院應當嚴格按照法解釋學的原則確定馳名商標審查范圍。在個案正義與落實規(guī)則之間，遵循落實規(guī)則的路徑。大致說來，涉案商標所有人是選擇事先的注冊防御商標還是選擇事后的跨類保護，是商標所有人的理性選擇。如果選擇事先的注冊防御商標，其保護范圍相對確定，市場主體也可以獲得穩(wěn)定的預期，不足是保護范圍可能無法隨著市場的擴大而擴大；如果選擇事后的跨類保護，其保護范圍可能會與市場的范圍相一致，但由于跨類保護不是全類保護，加之涉案商標未必就會被認定為馳名商標，其保護范圍并不確定。按照權利義務相一致的原則，涉案商標所有人選擇了哪種保護模式，也應當承擔其帶來的風險。

基于立法自身體系性和商標法理邏輯性的考慮，本文認為，法院應當在個案中嚴守《解釋》的規(guī)定，在原告注冊了防御商標的情形下，應以該防御商標被侵害為由認定構成普通的商標侵權行為，排除馳名商標認定的可能性。換言之，防御商標注冊對馳名商標認定產生實質性影響，排除了馳名商標認定的可能性。只有在即使注冊了防御商標仍然不能判定被告行為侵權，但又可能給消費者帶來誤認的情形下，才具有認定涉案商標是否馳名的必要。