文 / 范勝祥 詹靖康 / 國家知識產(chǎn)權(quán)局

創(chuàng)造性判斷中技術(shù)啟示的分析

文 / 范勝祥 詹靖康 / 國家知識產(chǎn)權(quán)局

在進行創(chuàng)造性判斷時，是否存在將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合以解決本申請要解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示一直是創(chuàng)造性判斷的關(guān)鍵。本文經(jīng)過分析梳理常見的判斷方式，明確了在進行創(chuàng)造性判斷時，應(yīng)當嚴格按照專利審查指南的規(guī)定，比較對比文件中公開的相應(yīng)技術(shù)特征在該對比文件所中實際所起的作用與區(qū)別特征在本申請中所起的作用是否相同。同時，為了幫助判斷，本文提出在判斷是否存在技術(shù)啟示時可以考慮的因素。

技術(shù)啟示；作用；現(xiàn)有技術(shù)；客觀

一、引言

在專利制度中，專利權(quán)人之所以能獲得一定時期的壟斷性權(quán)利，重要的原因就是專利權(quán)人履行了相應(yīng)的義務(wù)，公開了自己的發(fā)明創(chuàng)造，豐富了現(xiàn)有技術(shù)。一項發(fā)明創(chuàng)造如果能夠豐富現(xiàn)有技術(shù)，則意味著該發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當與現(xiàn)有的技術(shù)方案不相同，即發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當具備新穎性。同時，授權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別不應(yīng)是微小的、或者進行簡單替換就能獲得的，而應(yīng)是實質(zhì)性的區(qū)別，換句話說，授權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)具有實質(zhì)性特點，即發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當非顯而易見，如果考慮發(fā)明創(chuàng)造所帶來的技術(shù)效果，則這樣的發(fā)明創(chuàng)造相應(yīng)也具有顯著的進步，這就是專利法中對于發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在“程度”上的要求——發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當具備創(chuàng)造性。如果一項在產(chǎn)業(yè)上能夠制造或?qū)嵤┑陌l(fā)明創(chuàng)造作為一個技術(shù)方案，相對于現(xiàn)有技術(shù)具備了新穎性和創(chuàng)造性，通常情況下就說明該發(fā)明創(chuàng)造的公開豐富了現(xiàn)有技術(shù)，推動了其所屬領(lǐng)域的技術(shù)進步。

新穎性和創(chuàng)造性是一項發(fā)明創(chuàng)造能體現(xiàn)自身價值的最重要特性，對新穎性和創(chuàng)造性的審查也是專利審查程序中的重要內(nèi)容。在專利審查程序中，對于新穎性的判斷，專利審查指南中明確規(guī)定了判斷原則和判斷方法，在專利行政審查和司法審判實務(wù)中，審查員和審判員對于新穎性判斷的分歧不會太大。而對于創(chuàng)造性的判斷，則情況有所不同。按照專利法的規(guī)定，判斷創(chuàng)造性應(yīng)當判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，就是要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常需要按照三個步驟進行（即三步法）1.參見《專利審查指南2010》第172頁。。同時，專利審查指南中還規(guī)定了通常認為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示的三種情況。

對于“三步法”，雖然專利審查指南規(guī)定判斷發(fā)明是否顯而易見通?？砂凑者@三個步驟進行，但在行政審查和司法審判實務(wù)中，對于創(chuàng)造性的判斷基本上都按這三個步驟進行。前兩個步驟中，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)和確定發(fā)明相對于該最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征，實際判斷中雖然有可能出現(xiàn)不同的判斷主體使用不同的對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的情形，但只要確定使用某一篇對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，那么由此確定出的區(qū)別特征對于不同的判斷主體大體上不存在分歧。但是，對于如何根據(jù)區(qū)別特征重新確定發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題，以及判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否給出了將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中以解決重新確定的技術(shù)問題的啟示的判斷，則往往會出現(xiàn)不同判斷主體判斷結(jié)論不一致的情形。如果可以確定屬于審查指南規(guī)定的三種情形之一，則結(jié)論是明顯的。但實際上，實際所遇到的情形并非如此，往往是區(qū)別技術(shù)特征被最接近的現(xiàn)有技術(shù)（以下簡稱D1）或其他對比文件（以下簡稱D2）公開，但在D2中沒有明確記載其所起的作用，或者文字記載的作用與區(qū)別特征在本申請中所起的作用并不相同，這種情況下，如何判斷是否存在上述啟示？一種觀點認為，雖然D2公開的相應(yīng)特征所起的作用與區(qū)別特征在本申請中所起的作用并不相同，但是如果本領(lǐng)域技術(shù)人員判斷D2中公開的特征客觀上也能起到區(qū)別特征在本申請中所起的作用，則應(yīng)認為存在上述啟示；另一種觀點認為，雖然D2公開的相應(yīng)特征所起的作用與區(qū)別特征在本申請中所起的作用并不相同，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對根據(jù)區(qū)別特征重新確立的技術(shù)問題時，無法從D2獲得解決問題的技術(shù)啟示，但是當本領(lǐng)域面對D2中公開的相應(yīng)特征要解決的技術(shù)問題時（注意此處的技術(shù)問題并非本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)區(qū)別特征重新確立的技術(shù)問題，而是根據(jù)D2公開的相應(yīng)特征在D2的技術(shù)方案中所起的作用確立的技術(shù)問題），就有動機將該其他現(xiàn)有技術(shù)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合，從而得到本申請權(quán)利要求的技術(shù)方案，即D2中存在上述技術(shù)啟示，權(quán)利要求是顯而易見的；還有一種觀點認為，本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)D2中公開的特征在其技術(shù)方案中實際所起的作用是否與區(qū)別特征在本申請中所起的作用相同或相近，如果不相同或不相近，則不存在上述啟示，否則存在上述啟示。

判斷方式的不同導(dǎo)致不同的結(jié)論。上述三種判斷方式中，究竟哪一種判斷方式更符合創(chuàng)造性條件的立法本意、更符合三步法設(shè)立的宗旨？這就是本文即將討論的問題，希望能厘清創(chuàng)造性審查中技術(shù)啟示判斷的一些誤區(qū)，促使不同主體在判斷要求保護的發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性時獲得客觀準確的結(jié)論，避免主觀因素的影響。

二、創(chuàng)造性和三步法的理論分析

西方國家在其建立專利制度的初期都只規(guī)定了新穎性條件，并未規(guī)定創(chuàng)造性條件。美國率先于1952年在其專利法中增加了有關(guān)創(chuàng)造性的條款，但是，在美國的專利制度發(fā)展的歷史進程中，授予專利權(quán)的條件長期以來并不僅限于新穎性。美國最高法院在多個判決中均隱含或明示，一項發(fā)明創(chuàng)造性要授予專利權(quán)，除了具備新穎性和實用性之外，還應(yīng)具有更高的要求【1】。1941年后，美國最高法院的判決指出發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當閃現(xiàn)天才的火花（a flash of creative genius），而不是普通技能。但是，這樣的措辭具有較大的主觀性，不同的判斷主體對于某一發(fā)明是否滿足上述要求容易得出不同結(jié)論，所以往往會導(dǎo)致授予的專利權(quán)被法院無效的情形。直到1952年專利法案通過，提出了非顯而易見性的表述，作為除了新穎性和實用性之外的另一個可專利性條件。此后，在美國的影響下，其他國家的專利法也紛紛增加了類似規(guī)定【2】。

按照美國專利法的規(guī)定，判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具備非顯而易見性，就是要判斷要求保護的技術(shù)方案和現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別使得要求保護的技術(shù)方案作為整體（as a whole）在發(fā)明作出時本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見的。美國最高法院在1966年的Graham一案中提出了如下的非顯而易見性的判斷方法：（1）確定現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容；（2）確定涉及的權(quán)利要求和現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別；（3）確定所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)水平；（4）考慮輔助因素，包括商業(yè)上的成功、長期懸而未決的客觀需要以及其他失敗等等。盡管如此，非顯而易見性的判斷仍然顯得很主觀，并容易產(chǎn)生事后諸葛亮（hindsight），為此，聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）采取了“教導(dǎo)－啟示－動機（TSM test）”判斷法，即要認定權(quán)利要求顯而易見，現(xiàn)有技術(shù)中必須給出啟示或教導(dǎo)，以將現(xiàn)有技術(shù)中披露的手段（elements）進行結(jié)合。但是，需要說明的是，如果現(xiàn)有技術(shù)中給出了明確的教導(dǎo)或啟示，則能充分促使對現(xiàn)有技術(shù)進行改進，但這并非必要條件，動機也可以是隱含的。此后的二十多年時間，美國的專利審查部門和法院大都運用Graham案判決確立的規(guī)則和TSM判斷法判斷權(quán)利要求是否顯而易見。隨著技術(shù)的發(fā)展，有報告建議指出，為了避免過多的專利對創(chuàng)新的阻礙作用，應(yīng)進一步提高可專利性的要求。恰逢此時，CAFC在涉及專利創(chuàng)造性的KSR案的判決中過于僵化地適用TSM判斷法，根據(jù)當事人的請求，美國最高法院審理了這一案件。最高法院的判決指出：在確定權(quán)利要求是否顯而易見時，起主導(dǎo)作用的因素既不是申請人的特定動機也不是申請人所聲稱的目的，而是權(quán)利要求的客觀范圍。CAFC在本案所犯的錯誤包括：（1）認為法院和專利審查員只應(yīng)關(guān)注申請人所要解決的技術(shù)問題；（2）認為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在面對所要解決的問題時，只會關(guān)注到現(xiàn)有技術(shù)中解決同樣問題的技術(shù)手段；（3）認為僅僅通過證明技術(shù)手段的結(jié)合是“明顯可以嘗試的（obvious to try）”不足以說明權(quán)利要求是顯而易見的；（4）過于擔心“事后諸葛亮（hindsight bias）”。對此，判決中相應(yīng)指出：（I）判斷是否顯而易見，并不是判斷權(quán)利要求對于申請人而言是否顯而易見，而是對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見。發(fā)明作出時本領(lǐng)域任何已知的需求或問題都可以構(gòu)成將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合的原因；（II）常識告訴我們，常見的物件除了其原始用途（primary purposes）外，還有很多其他的明顯用途，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員具有普通的創(chuàng)造力，而不是一個機器人；（III）當存在解決某個的問題的需求或市場壓力，而且存在有限的已經(jīng)確認的、可預(yù)期的解決方案時，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員有足夠的原因?qū)⑦@些已知的選項納入自己掌握的技術(shù)知識中；（IV）的確，在事實認定時，應(yīng)避免受到事后諸葛亮的影響而造成曲解，但采用僵硬的保護性規(guī)則以阻礙認定事實時使用公知常識，則既沒有必要也不符合判例法?？傊珻AFC在本案中過于僵化和注重形式，導(dǎo)致對創(chuàng)造性判斷結(jié)論錯誤，最終推翻了CAFC的判決。有很多人認為，這一判決顛覆了TSM判斷法的地位，進一步提高了美國創(chuàng)造性的高度。但是，筆者認為，最高法院之所以推翻了CAFC的判決，是因為本案中，CAFC過于僵化地使用了TSM判斷法，CAFC在判斷是否存在將現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的技術(shù)啟示時認為除非一份現(xiàn)有技術(shù)明確地指出了本專利要解決的技術(shù)問題，否則本專利的發(fā)明人不會考慮該現(xiàn)有技術(shù)，同時CAFC認為判斷是否顯而易見時，只應(yīng)關(guān)注解決相同技術(shù)問題的現(xiàn)有技術(shù)。但事實上，CAFC在以往的判決和聲明中也明確指出現(xiàn)有技術(shù)的啟示并不一定要明確記載在現(xiàn)有技術(shù)中，也可以是隱含的，而且TSM判斷法本身并未限定只能關(guān)注解決相同技術(shù)問題的現(xiàn)有技術(shù)。所以，TSM本身沒有被否定，最高法院的判決否定的僅僅是CAFC在本案中對于TSM的僵化適用，美國對于非顯而易見性的要求也并未因此案而提高。實際上，負責撰寫判決意見的肯尼迪大法官指出，判決旨在更正上訴法院在本案中的法律適用錯誤，并沒有推翻CAFC的先例2. 參見http://en.wikipedia.org/wiki/KSR_v._Telef lex，最后訪問日期2013年3月5日。。美國的專利審查程序手冊也指出3. 參見MPEP,2100-115, Rev.9.，盡管最高法院在KSR案中推翻了對于過于僵化的適用，它仍然認可TSM是有效的確定是否顯而易見的有效方法之一。而且，最高法院指出在TSM判斷和Graham分析法之間并無不一致之處。由此可見，TSM判斷法仍然是美國判斷是否顯而易見的有效方法。

歐洲的專利法中在增加了創(chuàng)造性（inventive step）的要求后，在其專利審查中規(guī)定問題－方案判斷法（problem-solution approach），具體包括三個步驟：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確立要解決的客觀技術(shù)問題；（3）判斷權(quán)利要求是否顯而易見。同時，EPO的專利審查指南指出，應(yīng)采用could-would方法，即在第三步中，需要回答的問題是現(xiàn)有技術(shù)中是否整體上給出了啟示，會（不僅僅是可能或能夠）使得本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對客觀上要解決的技術(shù)問題時根據(jù)該啟示改變或調(diào)整最接近的現(xiàn)有技術(shù)，從而得到權(quán)利要求的技術(shù)方案，并獲得權(quán)利要求所獲得的技術(shù)效果。換句話說，關(guān)鍵不在于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否可能通過調(diào)整或改變最接近的現(xiàn)有技術(shù)以得到本發(fā)明，而在于是否會得到，因此現(xiàn)有技術(shù)促使他去這么做，以期解決客觀要解決的技術(shù)問題，或獲得改善或進步。

通過比較美國、歐洲和我國對于判斷創(chuàng)造性的相關(guān)規(guī)定可以看出，EPO的專利審查指南中規(guī)定的三步法與我國專利審查指南中規(guī)定的三步法基本相同，美國雖然沒有明確這三個步驟以及每個步驟要完成的工作，但Graham案判決與TSM判斷法基本上也體現(xiàn)了三步法的判斷思路。并且，中國、美國和EPO為了確保獲得客觀正確的結(jié)論、避免事后諸葛亮的影響，對于第三步是否存在結(jié)合的技術(shù)啟示的判斷都進行了進一步的明確，美國通過TSM判斷法進行了規(guī)范，EPO的審查指南明確了應(yīng)采用could-would方法，中國的專利審查指南規(guī)定在判斷過程中，現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明，如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點，并給出了三種通常認為具有上述技術(shù)啟示的情形4. 參見中國專利審查指南（2010），第二部分第四章，3.2.1.1節(jié)。

由此可見，美國、歐洲和中國的專利審查指南中關(guān)于技術(shù)啟示的規(guī)定在表述上不盡相同，但所體現(xiàn)的內(nèi)涵基本都相同，即如果現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段在結(jié)合后的技術(shù)方案中以同樣的方式工作并產(chǎn)生了可預(yù)期的效果，則可以認為現(xiàn)有技術(shù)中存在將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合的技術(shù)啟示，權(quán)利要求是顯而易見的。在此基礎(chǔ)上，準確理解歐美的相關(guān)規(guī)定有助于我們按照我國的《專利審查指南》的規(guī)定正確地判斷權(quán)利要求的創(chuàng)造性?，F(xiàn)在我們回歸到本文第一部分中列出的三種判斷方式，這三種判斷方式是否符合我國專利審查指南的規(guī)定，關(guān)鍵就在于確定這三種判斷方式是否符合指南規(guī)定的“判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示”。美國的專利審查程序手冊也有類似規(guī)定5. 參見MPEP第2100-120頁第2141.02節(jié)。，在確定現(xiàn)有技術(shù)和要求保護的權(quán)利要求之間的區(qū)別特征時，要將本申請和現(xiàn)有技術(shù)都作為整體進行考慮。判斷是否顯而易見是看要求保護的技術(shù)方案整體是否顯而易見，而不是區(qū)別特征本身是否顯而易見。歐洲的審查指南中也規(guī)定了要看現(xiàn)有技術(shù)是否整體上給出了技術(shù)啟示，并用could-would方法進一步予以了明確，筆者認為，could-would方法中would與could的差別主要在于would體現(xiàn)的是現(xiàn)有技術(shù)教導(dǎo)了何種手段解決何種技術(shù)問題，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對同樣的技術(shù)問題時會（would，明確的意愿）按照現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)去改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而could則更多地表現(xiàn)為一種解決同樣技術(shù)問題的可能性，故could-would方法在判斷中關(guān)鍵是看本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能從現(xiàn)有技術(shù)中獲得解決問題的技術(shù)的啟示，并且會在該啟示下以同樣方式改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)，而不是看現(xiàn)有技術(shù)中公開的手段是否客觀上能夠解決要解決的技術(shù)問題?！罢w上”的規(guī)定要求我們在判斷是否存在技術(shù)啟示時把D2中公開的技術(shù)特征放在D2的技術(shù)方案中進行考慮，從而確定該特征在D2中實際所起的作用和獲得的技術(shù)效果，而不應(yīng)將D2中公開的相應(yīng)特征從D2中孤立出來，看該特征理論上能起何種作用，能否解決在“三步法”的第二步中重新確立的要解決的技術(shù)問題。

同時，歐洲專利審查指南中將三步法表述為問題－方案判斷法（problem-solution approach），這個概念也有助于我們準確理解三步法。即，三步法中首先存在要解決的技術(shù)問題，然后去現(xiàn)有技術(shù)中尋找解決問題的方案。這個技術(shù)問題應(yīng)當是本領(lǐng)域技術(shù)人員將權(quán)利要求與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行比較之后，根據(jù)區(qū)別特征確立的要解決的技術(shù)問題，而不是現(xiàn)有技術(shù)中記載的其他技術(shù)問題，例如D1或D2中記載的某特征所解決的技術(shù)問題。而且，問題和方案在三步法中出現(xiàn)的順序不能顛倒，如果首先將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合得到了一個方案，然后發(fā)現(xiàn)這個方案能夠解決重新確立的權(quán)利要求要解決的技術(shù)問題，這樣的方式就是“方案－問題”判斷法，而不是歐洲的“問題－方案”判斷法和我國專利審查指南中規(guī)定的三步法。

在明確了上述問題后，下面討論本文要解決的問題：當出現(xiàn)區(qū)別技術(shù)特征被D2公開，但在D2中沒有明確記載公開的相應(yīng)特征所起的作用，或者文字記載的作用與區(qū)別特征在本申請中所起的作用并不相同的情況下，如何判斷是否存在上述啟示？

對于這個問題，首先看觀點（1）：雖然D2公開的作用或?qū)嶋H所起的作用與區(qū)別特征在本申請中所起的作用并不相同，但是如果本領(lǐng)域技術(shù)人員判斷D2中公開的特征客觀上也能起到區(qū)別特征在本申請中所起的作用，則應(yīng)認為存在上述啟示。

按照該判斷方法，當區(qū)別技術(shù)特征被D2公開時，由于D2中公開的特征在其中所起的作用與區(qū)別特征在本申請中所起的作用不同，此時需要判斷D2中公開的該特征客觀上是否也能起到與區(qū)別特征在本申請中相同的作用。事實上，由于D2中公開了與區(qū)別特征相同的特征（或上下位等情形），即技術(shù)手段相同，那么理論上而言，兩者客觀上所能起的作用必然也相同。因此，D2中公開的特征在客觀上必然能起到與區(qū)別特征在本申請中相同的作用，從而可以認定存在將現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的技術(shù)啟示。按照這種判斷方式，當區(qū)別特征被D2公開時，實際上再無需判斷區(qū)別特征在D2中所起的作用了，因為如果區(qū)別特征與對比文件公開的相應(yīng)特征在各自技術(shù)方案中所起作用相同，可直接適用審查指南中規(guī)定的情形認定存在結(jié)合的技術(shù)啟示，如果作用不同，按照該判斷方法，客觀上必然能起相同的作用，也能認定存在結(jié)合的技術(shù)啟示，因此最終會導(dǎo)致只要區(qū)別技術(shù)特征被現(xiàn)有技術(shù)公開，那么就必然存在將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合的技術(shù)啟示，從而導(dǎo)致沒有判斷是否存在技術(shù)啟示的必要了，只需要看是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。

這顯然與我國專利審查指南的規(guī)定不符，違法了其中關(guān)于“整體上”的規(guī)定。這種判斷方法實際上將對比文件公開的技術(shù)手段從對比文件的技術(shù)方案孤立出來進行判斷，因為在對比文件的技術(shù)方案中該特征實際起的是不同的作用，解決的是不同的技術(shù)問題。本領(lǐng)域技術(shù)人員從該對比文件中能獲得的啟示是用該手段解決該對比文件實際解決的技術(shù)問題，而區(qū)別特征要解決是的其他技術(shù)問題，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對要解決本申請要解決的技術(shù)問題時，是無法從D2獲得相應(yīng)的技術(shù)啟示的，也就沒有動機將該對比文件與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合。另一方面，這種判斷方式相當于將區(qū)別特征被現(xiàn)有技術(shù)公開與區(qū)別特征屬于公知常識的處理方式等同了，按照審查指南的規(guī)定，當本領(lǐng)域技術(shù)人員認為區(qū)別特征屬于公知常識時，不再判斷作用是否相同，而是通常直接認定存在結(jié)合的技術(shù)啟示，而按該判斷方法，如果區(qū)別特征被現(xiàn)有技術(shù)公開也可以直接認定存在結(jié)合的技術(shù)啟示，按照這樣的邏輯，在判斷技術(shù)啟示時，現(xiàn)有技術(shù)公開的手段對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來講似乎都是公知常識，這顯然不符合本領(lǐng)域技術(shù)人員的定義，同時也不符合實際狀況。從立法本意上講，大部分的發(fā)明都是對已有的手段進行新的開發(fā)，按照這樣的判斷方式則大部分的發(fā)明都因不具備創(chuàng)造性不能授予專利權(quán)，這無疑會阻礙發(fā)明人進行研發(fā)的積極性。因此，該判斷方式是不符合我國專利審查指南規(guī)定的。

對于觀點（2），即：雖然D2公開的相應(yīng)特征所起的作用并不相同，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對D2中公開的相應(yīng)特征要解決的技術(shù)問題（注意此處的技術(shù)問題并非本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)區(qū)別特征重新確立的技術(shù)問題，而是根據(jù)D2公開的相應(yīng)特征在D2的技術(shù)方案中所起的作用確立的技術(shù)問題）時，就有動機將該其他現(xiàn)有技術(shù)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合，從而得到本申請權(quán)利要求的技術(shù)方案，即D2中存在上述技術(shù)啟示，權(quán)利要求是顯而易見的。而此時組合得到的權(quán)利要求的技術(shù)方案也能解決區(qū)別特征實際要解決的技術(shù)問題。

對于這種判斷方法，與對觀點（1）的分析內(nèi)容類似，按照這種判斷方法，只要區(qū)別技術(shù)特征被D2公開，由于該區(qū)別特征在該現(xiàn)有技術(shù)必然能起某種作用、解決某個問題，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決該某個問題時，必然會將該現(xiàn)有技術(shù)與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合，即必然存在將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合的技術(shù)啟示，從而導(dǎo)致沒有判斷是否存在技術(shù)啟示的必要了，只需要看是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。這顯然也與我國專利審查指南的規(guī)定不符，同時這種方法也導(dǎo)致在判斷技術(shù)啟示時，現(xiàn)有技術(shù)公開的手段對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來講似乎都是公知常識，這顯然不符合本領(lǐng)域技術(shù)人員的定義，同時也不符合實際狀況。

另外，這種方法實際上并非審查指南規(guī)定的三步法，這種判斷方法在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)后和區(qū)別特征之后，實際上不需要根據(jù)區(qū)別特征確定本申請實際要解決的技術(shù)問題，而是通過解決D2中的技術(shù)問題這一動機將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合，從而認定該技術(shù)方案是顯而易見的。這種判斷方法與指南中規(guī)定的三步法的區(qū)別在于，指南中的三步法中將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合的動機是解決根據(jù)區(qū)別特征確定的本申請實際要解決的技術(shù)問題，而該判斷方法將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合的動機是解決D2要解決的技術(shù)問題。我國審查指南與EPO審查指南的規(guī)定類似，都是基于解決重新確立的本申請要解決的技術(shù)問題出發(fā)，去現(xiàn)有技術(shù)中尋找解決問題的手段。而第（2）種觀點中的判斷方式是形成解決其他技術(shù)問題（D2中的技術(shù)問題，不同于前述重新確立的技術(shù)問題）的技術(shù)方案，然后發(fā)現(xiàn)該技術(shù)方案能解決重新確立的本申請要解決的技術(shù)問題，即先存在方案，再解決問題，這種判斷方式與審查指南規(guī)定的判斷方式有實質(zhì)的區(qū)別。因此，這種判斷方法并非專利審查規(guī)定的三步法，按照這種方法進行是否顯而易見的判斷沒有法律依據(jù)。

“毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論”（以下簡稱“概論”課）不僅有著鮮明的理論性和政治性，而且有著深刻的思想性和現(xiàn)實性。怎樣在教學(xué)中體現(xiàn)理論聯(lián)系實際的根本原則，怎樣調(diào)動學(xué)生的主觀能動性來有效地理解社會，這些都是“概論”課教學(xué)必須要面對和解決的重要問題。“概論課是集思想性、政治性、時代性于一體的課程，其教學(xué)內(nèi)容緊跟時代，都是現(xiàn)實中的理論問題。因此，教學(xué)模式也應(yīng)經(jīng)常推陳出新，要把理論與生活實際緊密結(jié)合，唯有如此，才能提高思想政治理論課的時效性?！盵1]而在“概論”課教學(xué)中巧妙運用時事新聞評論，可以有效地實現(xiàn)這種結(jié)合，取得較好的教學(xué)效果。

而且，即使使用該判斷方法，按照現(xiàn)行審查指南中的規(guī)定，也無法否定權(quán)利要求的創(chuàng)造性，這是因為涉及的權(quán)利要求相對于結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，按照這種判斷方式，將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合時，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)料到的是結(jié)合后的技術(shù)方案可以解決D2的技術(shù)方案所解決的技術(shù)問題，但無法預(yù)料到該方案還能解決本申請要解決的技術(shù)問題。因此，能解決本申請要解決的技術(shù)問題并產(chǎn)生的技術(shù)效果就是本申請的權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)的預(yù)料不到的技術(shù)效果。

綜合上述討論可以看出，無論是第（1）種觀點還是第（2）種觀點，都不符合專利審查指南的規(guī)定，也不符合專利法的立法宗旨，正確的理解應(yīng)為第（3）種觀點，嚴格按照專利審查指南的要求，即本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)該其他現(xiàn)有技術(shù)方案中公開的特征在其技術(shù)方案中實際所起的作用是否與區(qū)別特征在本申請中所起的作用相同或相近，如果不相同或不相近，則不存在上述啟示，否則存在上述啟示。

即便如此，在實際判斷中，如何判斷實際所起的作用是相同還是接近，有時也沒有清晰的界限。但當區(qū)別技術(shù)特征被對比文件公開但區(qū)別特征在本申請記載的作用和對比文件中記載的作用不相同時，我們可以從以下幾個方面進行考慮：

（1）應(yīng)全面客觀地認定區(qū)別特征在本申請的技術(shù)方案中所起的作用，以及對比文件公開的相應(yīng)特征在對比文件中所起的作用。在本申請和對比文件的記載內(nèi)容中，往往描述一些主要特征所起的主要作用，但某個特征所起的作用往往并非僅限于文獻中的文字記載，某些基礎(chǔ)性的作用或公知的作用可能被忽略。因此，在認定各自所起的作用時，應(yīng)當全面客觀地認定，無論是明確文字記載的還是隱含在技術(shù)方案中的均應(yīng)予以考慮。但是，某個手段可能具有很多作用，包括已知的和尚待人類開發(fā)的，這并不意味著我們需要考慮它所有的作用，盡管只要使用了該手段它的作用就會體現(xiàn)，我們應(yīng)當考慮的是其中與本申請的方案有關(guān)聯(lián)的作用，包括積極和消極的兩方面作用都應(yīng)考慮。

（2）可以考慮區(qū)別特征和對比文件公開的特征在各自技術(shù)方案中發(fā)揮作用所依賴的自然規(guī)律，或物理/化學(xué)屬性是否相同或類似。例如，某個特征雖然被對比文件所公開，但是該特征在本申請發(fā)揮的作用是利用其較好的物理粘結(jié)性能被使用，而對比文件中是利用該特征作用化學(xué)反應(yīng)劑消除某種有毒氣體，這種情況下，所起的作用差異較大，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對尋找一種物理粘結(jié)劑的技術(shù)問題時，無法從該對比文件中獲得技術(shù)啟示，盡管解決問題的手段被該對比文件記載。同時，若按照觀點（2），即使本領(lǐng)域技術(shù)按照消除有毒氣體的修改的“三步法”進行結(jié)合，本申請相對于這兩份現(xiàn)有技術(shù)具有粘結(jié)性好這一預(yù)料不到的技術(shù)效果。

（3）可以考慮自然規(guī)律發(fā)揮作用的對象/方式等是否相同或類似。例如，半導(dǎo)體器件中常用的硅酸鹽，同樣是利用物理屬性，在有的方案中是作為絕緣電介質(zhì)使用，在有的方案中是作為玻璃做成透光的基底材料，還有的是做成無機熒光材料，同時還有待開發(fā)的其他用途。但是，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對尋找合適的透光基底材料時，就無法從記載有做絕緣電介質(zhì)的對比文件中獲得解決問題的技術(shù)啟示。

（4）可以考慮產(chǎn)生的效果是否相同或類似，或現(xiàn)有技術(shù)中是否存在相反的教導(dǎo)。在很多場合，某個物理變量隨著另一個物理變量的增大剛開始會隨之不斷增大，到達峰值后隨著該另一個物理變量的增大而減小，即同樣的技術(shù)手段在不同外部環(huán)境下可能有不同甚至相反的技術(shù)效果，這種情形下，如果這樣的區(qū)別特征在本申請和對比文件中所起的作用不同或相反，也無法獲得相應(yīng)的技術(shù)啟示。但是，如果只是效果顯著程度有差異，發(fā)揮的作用是相同或類似的，則本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對要解決的技術(shù)問題時能從中獲得技術(shù)啟示。需要說明的是，相反教導(dǎo)不僅僅可能存在于公開該手段的技術(shù)文獻中，也可能存在于與之相結(jié)合的技術(shù)文獻中（從而阻礙了兩者的結(jié)合），還可能存在于本申請的技術(shù)方案中和本領(lǐng)域技術(shù)人員的普通技術(shù)知識中，例如按本領(lǐng)域的通常理解是不能結(jié)合的等等，這些都會影響到對于是否存在結(jié)合啟示的判斷。

這些考慮可以幫助我們在確定是否存在技術(shù)啟示時進行判斷，但判斷的標準仍然是嚴格按照三步法，從重新確立的本申請要解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員能否從對比文件中的技術(shù)手段和其實際所起的作用，獲得解決該問題的手段。

三、小結(jié)

在進行創(chuàng)造性判斷時，是否存在將現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合以解決本申請要解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示一直是創(chuàng)造性判斷的難點，也是容易產(chǎn)生理解和執(zhí)行不一致的問題點。在進行判斷時，應(yīng)當比較的是對比文件中公開的相應(yīng)技術(shù)特征在該對比文件所中實際所起的作用與區(qū)別特征在本申請中所起的作用，既不能用該特征客觀所能起到的作用替代實際所起的作用，也不能改變?nèi)椒ǖ牟襟E和規(guī)定，用解決其他技術(shù)問題替代重新確立的本申請要解決的技術(shù)問題作為結(jié)合的動機。另外，為了便于判斷，應(yīng)全面考慮特征在各自技術(shù)方案中所起的作用，還可以考慮特征在各自方案中發(fā)揮作用所依賴的自然規(guī)律、發(fā)揮作用的方式/對象、產(chǎn)生的效果以及是否存在相反教導(dǎo)等。

【1】石必勝. 專利創(chuàng)造性判斷研究【M】. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社,2012:65.

【2】尹新天. 中國專利法詳解【M】. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011:262.