謝立嘉 徐瑋康

國外卡通形象的衍生產(chǎn)品在中國大陸風(fēng)靡已有很長時間。例如“哆啦A 夢”、“蠟筆小新”及“迪斯尼”公司的很多形象都在中國深入人心，在卡通產(chǎn)品的市場中有著廣泛的影響力。產(chǎn)品類別也極為廣泛，小到玩具、服裝，大到家具、電器等都能見到國外知名卡通形象授權(quán)的身影。

毫無疑問，這些知名的卡通形象上已經(jīng)凝結(jié)巨大的經(jīng)濟(jì)價值。有經(jīng)濟(jì)價值的地方，就有價值爭奪。作為無形資產(chǎn)，知名卡通形象的權(quán)利所有者在商業(yè)活動中如何保護(hù)自身的合法權(quán)益？特別是對于大量來源于境外的卡通形象，如何在中國境內(nèi)獲得法律保護(hù)？如何在卡通形象授權(quán)過程中保障其經(jīng)濟(jì)利益在中國這一巨大市場中不遭受侵害？

來源于境外的卡通形象在境內(nèi)遭到商標(biāo)搶注并成功注冊的情形并非罕見。最具影響力的就是“蠟筆小新”的形象及其文字商標(biāo)。日本作家臼井義人早在1990就完成了“蠟筆小新”漫畫作品。該作品發(fā)行后就深受東南亞各國的歡迎，包括中國。但“蠟筆小新”的相關(guān)權(quán)利人卻未及時在中國就“蠟筆小新”形象及文字注冊商標(biāo)，以至于1996年1月，被中國某公司在第25類服裝類別上搶先申請注冊了“蠟筆小新”商標(biāo)，并在1997年獲準(zhǔn)注冊商標(biāo)專用權(quán)。隨后，“蠟筆小新”的權(quán)利人就開始了在中國長達(dá)十幾年的形象維權(quán)，直至2012年，方取得初步進(jìn)展。但可想而知，在這十幾年中，“蠟筆小新”原創(chuàng)權(quán)利人已遭受巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

當(dāng)然，境外卡通形象的原創(chuàng)單位或作者及時在我國申請商標(biāo)注冊及著作權(quán)登記是有效的方法，但并非每個權(quán)利人都有條件或有意識及時做到這點(diǎn)。由于商標(biāo)立法各國都是獨(dú)立的，而商標(biāo)一般都在各國領(lǐng)域內(nèi)得到獨(dú)立保護(hù)，因此在全球范圍內(nèi)尋求知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，成本巨大。只有當(dāng)有需要進(jìn)入某國市場時，權(quán)利人才會考慮在該國尋求“卡通形象”的知識產(chǎn)權(quán)登記及保護(hù)。因此，未及時注冊是很多見的。

對于遭遇到上述情況時，權(quán)利人應(yīng)如何運(yùn)用我國法律制度來保護(hù)其利益？從我國法律上如何有效限制他人搶注知名卡通形象商標(biāo)呢？筆者建議，可根據(jù)具體情況從以下幾個方面采取保護(hù)措施。

一、 初審異議期內(nèi)提出商標(biāo)異議

對于任何人在中國提起的商標(biāo)注冊申請，中國商標(biāo)局都會在初審?fù)ㄟ^后，給予三個月的公告期，根據(jù)我國法律規(guī)定，任何人對此商標(biāo)申請有異議的，應(yīng)當(dāng)在公告之日起的三個月內(nèi)提出書面異議，公告期滿無異議的，商標(biāo)局就將核準(zhǔn)注冊并予以公告。簡而言之，只要卡通形象的境外權(quán)利人未在公告期內(nèi)提出異議的，該商標(biāo)就極有可能在中國獲準(zhǔn)注冊，從而獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)。一旦商標(biāo)專用權(quán)形成，該卡通形象作為商標(biāo)在中國市場流通的商品上使用即變得合法且受法律保護(hù)。要推翻其使用的合法性，絕非易事。

在此階段要對搶注行為進(jìn)行遏制，唯有委托專業(yè)人士對其所擁有卡通形象及名稱，不但包括“外文名稱”還包括“中文名稱”都要進(jìn)行不時的嚴(yán)格跟蹤監(jiān)控，一旦注冊，即提出異議。但毫不夸張的說，要做到這點(diǎn)，不如趁早先下手為強(qiáng)，將卡通形象及名稱在相關(guān)類別上予以注冊。從經(jīng)濟(jì)成本控制的角度，跟蹤監(jiān)控與注冊已無過大差別。

二、被搶注為商標(biāo)后的相對撤銷權(quán)

此處的撤銷權(quán)是針對已經(jīng)獲得專用商標(biāo)權(quán)的商標(biāo)提起的撤銷注冊商標(biāo)的訴求。根據(jù)我國法律規(guī)定，對于已經(jīng)注冊的商標(biāo)，在符合以下幾種情形時，商標(biāo)所有人或利害關(guān)系人可以向商標(biāo)評審委申請撤銷注冊商標(biāo)，但其時效不應(yīng)超過從商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊之日起的5 年，具體包括：

1、對于未在中國注冊的馳名商標(biāo)，遭遇在相同或類似商品類別上復(fù)制、摹仿或翻譯的注冊商標(biāo)，且后者容易導(dǎo)致混淆的；

2、對于已在中國注冊的馳名商標(biāo)，遭遇不相同或不相類似商品類別上復(fù)制、摹仿或翻譯的注冊商標(biāo)，且誤導(dǎo)公眾，指使前者所有人的利益可能受到損害的；

3、未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊；

4、在被搶注的商標(biāo)中有或含有地理標(biāo)志，而使用該商標(biāo)的商品并非來源于該地理標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)，且會誤導(dǎo)公眾的；

5、被搶注的商標(biāo)已經(jīng)形成了在先權(quán)利（主要指知識產(chǎn)權(quán)），而仍然搶注的，或搶注者以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

符合以上情形的被搶注為商標(biāo)的境外“卡通形象”都可在五年內(nèi)向商標(biāo)評審委員會提出商標(biāo)撤銷申請。

其中，針對第1條的情形，被侵害權(quán)利人是否能證明“卡通形象”于特定商品類別上，在搶注商標(biāo)申請注冊前已經(jīng)馳名并有相關(guān)較大市場影響力是其能否請求獲得商標(biāo)評審委員會支持的關(guān)鍵要素。換言之，被侵害的卡通形象只有在中國已經(jīng)出名的形象才有可能依此條款得到保護(hù)，并不出名的形象則可能要尋求其他依據(jù)的支持。

對于第2條的情形，是針對被侵害權(quán)利人在個別商品類別上已經(jīng)注冊商標(biāo)，但希望得到全品類法律保護(hù)的情形，而打擊企圖“傍名牌”的搶注行為，同樣證明“卡通形象”已經(jīng)馳名并有相當(dāng)大的市場影響力是其關(guān)鍵。

對于第3條的情形，一般可用來規(guī)制境外“卡通形象”的境內(nèi)代理人或代表人的注冊行為。目前這種情形比較多的是發(fā)生在“卡通形象”的境內(nèi)授權(quán)中介公司利用境外品牌商的疏忽、對中國法律不了解或合同約定不清的漏洞，將境外“卡通形象”在中國搶先注冊成自己的商標(biāo)。甚至也發(fā)生過，境內(nèi)的商標(biāo)注冊代理人利用與境外“卡通形象”權(quán)利人商討境內(nèi)品牌注冊或保護(hù)事宜，自己或私下找其他人搶先將相關(guān)形象注冊為商標(biāo)。

對于第4條的情形，比較容易理解，地理標(biāo)志一般都有明確的指向性，境外“卡通形象”含有境外地理標(biāo)志的遭境內(nèi)搶注的，可援引此條款來申請撤銷商標(biāo)。

對于第5條的情形，所謂的在先權(quán)利是指在搶注的商標(biāo)申請注冊之前，已經(jīng)形成的包括但不限于：著作權(quán)、知名商品名稱權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、域名等權(quán)利。在蠟筆小新一案中，“蠟筆小新”的著作權(quán)人就曾以境內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人搶注的商標(biāo)構(gòu)成對其所享有的在先著作權(quán)侵權(quán)為由，提出商標(biāo)撤銷。該理由在民商事訴訟程序中得到了法院的認(rèn)可，但在撤銷商標(biāo)的裁決程序中，卻因超過5年時效期限而被商標(biāo)評審委員會駁回。不過我們認(rèn)為，本條款對于境外“卡通形象”的境內(nèi)授權(quán)保護(hù)有積極作用，一般而言，卡通形象都構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品，即受著作權(quán)法保護(hù)，在卡通形象被作為商標(biāo)搶注時，可在時效期限內(nèi)以此條款對抗而申請撤銷。

綜上，五年的時效是以上救濟(jì)條款得意實(shí)現(xiàn)的前提，且該五年時間是固定的時效，不存在中斷或中止。那對于已經(jīng)被搶注商標(biāo)超過五年的卡通形象是否還存在其他的法律救濟(jì)途徑呢？

三、“卡通形象”被搶注為商標(biāo)后的絕對撤銷權(quán)

此處的絕對撤銷條款是相對上述相對撤銷權(quán)而言的，即境外“卡通形象”的權(quán)利人可不受五年固定時效限制，隨時依據(jù)絕對撤銷條款提出商標(biāo)撤銷的請求。我國法律規(guī)定，在違反以下情形規(guī)定時，其它單位或個人可以請求撤銷注冊商標(biāo)，且沒有時效限制：

1、將國家、黨、國際組織的標(biāo)志或帶有民族歧視、夸大欺騙性或影響社會主義公序良俗的標(biāo)志注冊為商標(biāo)的；

2、將缺乏顯著性特征，表示該商品通用特質(zhì)的標(biāo)志注冊為商標(biāo)的；

3、僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價值的形狀的三維標(biāo)志；

4、搶注的商標(biāo)是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的。

就前3條的情形，他們是存在于形象本身的特征或?qū)傩裕瑹o論是對于本文探討的境外“卡通形象”或搶注的商標(biāo)，只要被認(rèn)定為符合前三種情形，都絕對不會受到法律保護(hù)，因此，在此不作詳細(xì)討論。

就第4條情形，則具有較強(qiáng)的實(shí)踐意義，甚至可作為兜底條款使用，被解釋的邊際也較廣。此處的“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段”既包括了搶注人在申請注冊的時候，以弄虛作假的手段欺騙商標(biāo)注冊機(jī)關(guān)取得注冊的行為，也包括基于謀取非法利益為目的，基于不正當(dāng)競爭，進(jìn)行惡意注冊的行為。特別是后一種行為，是我們保護(hù)被搶注境外“卡通形象”，撤銷搶注商標(biāo)的有利武器。因為我們認(rèn)為這種規(guī)制包括了商標(biāo)搶注人明知他人或應(yīng)知他人的商標(biāo)而申請注冊的商標(biāo)，也包括了大量搶注他人商標(biāo)并轉(zhuǎn)賣牟利的行為。從根本上講，類似這種行為無疑已經(jīng)嚴(yán)重擾亂了商標(biāo)注冊管理秩序及公共秩序，進(jìn)而對公共利益造成了損害。

在筆者關(guān)注并處理過的境外“卡通形象”遭搶注商標(biāo)的案件中，存在著不少“明知或應(yīng)知是他人的商標(biāo)”、“大量搶注商標(biāo)并轉(zhuǎn)賣牟利而從不自己使用”、“利用搶注商標(biāo)進(jìn)行不正當(dāng)競爭”等行為，也依據(jù)此條款得到了談判斡旋的優(yōu)勢或勝訴。但在此條款的使用中，證明“卡通形象”可能得到搶注人明知或應(yīng)知也是十分重要的，同時，“卡通形象”的知名度起到了一定的作用。

四、商標(biāo)局可依職權(quán)行使的商標(biāo)撤銷手段

除了被侵害形象權(quán)利人自行提起商標(biāo)撤銷申請外，在以下幾種情形下，我們可借助商標(biāo)局的職權(quán)從另一些角度依法撤銷侵權(quán)商標(biāo)，一般包括：自行改變注冊商標(biāo)的；自行改變注冊商標(biāo)的注冊人名義、地址等其它事項的；自行轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的；連續(xù)3年停止使用商標(biāo)的。

其中，搶注知名“卡通形象”的注冊人不少是出于非法牟利的考慮，一般并不實(shí)際使用注冊商標(biāo)或形象，因此往往會發(fā)生長期不使用的情形。針對此情況，我們都會建議客戶向商標(biāo)局舉報此類情況，要求商標(biāo)局依職權(quán)撤銷注冊商標(biāo)。

依據(jù)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突，提出停止或限制使用注冊商標(biāo)的民商事訴訟對于經(jīng)程序形成的注冊商標(biāo)專用權(quán)，在未被商標(biāo)評審委員會撤銷之前，依法應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)。且撤銷商標(biāo)之職權(quán)至今為止也僅由國家商標(biāo)評審委員會擁有，人民法院無法通過民商事判決撤銷任何注冊商標(biāo)。且在之前很長一段有時間內(nèi)，即使是類似著作權(quán)與商標(biāo)權(quán)的權(quán)利沖突糾紛案件，人民法院都可能不予受理。但這樣的情況在目前已經(jīng)有所改觀，雖然人民法院仍無權(quán)通過民商事訴訟程序直接撤銷注冊商標(biāo)，但對于知識產(chǎn)權(quán)的沖突案件，已有依法受理的案例出現(xiàn)。以上司法實(shí)踐的發(fā)展，對于本文所探討的論題，即境外“卡通形象”在遭境內(nèi)商標(biāo)搶注時如何救濟(jì)則又有了一個新的途徑。

“卡通形象”基本上都構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品，根據(jù)我國著作權(quán)法及《伯爾尼公約》的規(guī)定，大部分境外的“卡通形象”在我國都享有著作權(quán)。當(dāng)“卡通形象”的著作權(quán)形成于注冊商標(biāo)權(quán)之前時，其有進(jìn)一步受法律保護(hù)的條件。著作權(quán)作為絕對權(quán)，具有對世效力，未經(jīng)著作權(quán)人許可實(shí)施其專有控制的行為即可認(rèn)定為具有過錯，而不用著作權(quán)人去證明侵權(quán)人存在過錯。

結(jié)合本文討論的議題，若商標(biāo)權(quán)利人將來源于境外的“卡通形象”在境內(nèi)搶先注冊，并獲得商標(biāo)專用權(quán)，隨即自行使用或者授權(quán)給第三方使用，如在生產(chǎn)、設(shè)計、銷售、包裝上使用該境外“卡通形象”，那么以上對該商標(biāo)的使用行為是否構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)呢？

筆者認(rèn)為是構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)的，即使商標(biāo)權(quán)人將相同或相類似的作品形象經(jīng)法定程序注冊為商標(biāo)，但其一系列的使用行為也不能從客觀上避除其侵犯著作權(quán)的事實(shí)。當(dāng)然有人就此提出經(jīng)合法注冊的商標(biāo)也應(yīng)當(dāng)?shù)玫椒杀Ｗo(hù)，既然其獲準(zhǔn)注冊，則在其沒有被裁決撤銷注冊商標(biāo)之前應(yīng)當(dāng)作為注冊商標(biāo)獲得法律保護(hù)，并享有法律規(guī)定的注冊商標(biāo)享有的權(quán)利。而撤銷商標(biāo)是商標(biāo)評審委員會依職權(quán)享有的權(quán)力，我國法院的民商事審判程序并不享有判令撤銷注冊商標(biāo)的權(quán)力。但對于從實(shí)踐中的不少類似案例可以看到，商標(biāo)權(quán)利人的注冊行為存在著明顯的不正當(dāng)性，其往往是預(yù)見到“卡通形象”作品在中國市場可能產(chǎn)生的未來經(jīng)濟(jì)價值，利用注冊商標(biāo)獲法律保護(hù)來贏得經(jīng)濟(jì)利益，從本質(zhì)上講，是搶奪了別人創(chuàng)作性勞動帶來的經(jīng)濟(jì)利益，利用了“卡通形象”作品已經(jīng)在廣大消費(fèi)群體中積累的良好影響及聲譽(yù)，是典型的不勞而獲。再者，著作權(quán)和注冊商標(biāo)專用權(quán)都有各自的權(quán)利邊界，搶注的商標(biāo)的使用無疑是逾越了他人的著作權(quán)權(quán)利邊界。同時，這樣的剽竊利用若得到法律的縱容或鼓勵，對于知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)無任何益處，不但違反了著作權(quán)法，侵害了著作權(quán)保護(hù)的邊界，也違背了商標(biāo)法本身的立法目的。

雖然我國法院民商事訴訟程序不能直接撤銷注冊商標(biāo)，但并不妨礙在使用注冊商標(biāo)過程中對侵犯著作權(quán)的行為作出認(rèn)定；不妨礙對注冊商標(biāo)本身獲取的不正當(dāng)性作出認(rèn)定；也不妨礙對注冊商標(biāo)的具體使用作出限制性認(rèn)定。因此，在注冊商標(biāo)的使用中，出現(xiàn)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、包裝使用他人享有著作權(quán)的“卡通形象”的具體行為的，法院可以認(rèn)定其構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)，并判令侵權(quán)人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。這也從另一個角度實(shí)現(xiàn)了本文的議題，為境外“卡通形象”在中國授權(quán)時的法律保護(hù)提供了支持途徑。

隨著授權(quán)行業(yè)在中國的快速發(fā)展，特別是境外“卡通形象”不斷涌入中國市場，離不開司法實(shí)踐及法律服務(wù)的保駕護(hù)航。我們也認(rèn)為，只有對中國相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的司法現(xiàn)狀有所了解，才能使業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢。