李娟

（武漢大學法學院，湖北武漢430072）

論涉外定牌加工商標使用的合法性

李娟

（武漢大學法學院，湖北武漢430072）

新《商標法》第57條對在相同商品上使用相同商標的侵權(quán)認定仍然沒有規(guī)定混淆要件。在涉外定牌加工中，如果加工的產(chǎn)品所使用的商標與國內(nèi)相同，則正好落入商標侵權(quán)領域。但涉外定牌加工具有特殊性，在相同或類似商品上使用近似或相同商標均不會對商標權(quán)造成實質(zhì)上的侵害。將該行為認定為侵權(quán)，既不符合商標保護原理，又與立法目的相悖。對相關法律進行目的論的限縮，將該行為排除在侵權(quán)之外，具有合法性和正當性。

涉外定牌加工；商標使用；商標侵權(quán)；混淆理論；目的論限縮

定牌加工又被稱為貼牌加工，是指加工方與定作方約定，加工方為定作方加工使用特定商標或品牌的商品，并將其交付給定作方，定作方向加工方支付加工費的貿(mào)易方式。[1]涉外定牌加工是我國對外貿(mào)易的一種重要方式，為我國的經(jīng)濟發(fā)展作出了重要貢獻。在涉外定牌加工中，若境外注冊商標權(quán)利人定牌與我國境內(nèi)注冊商標相同或近似，并使用在相同或類似商品上，但產(chǎn)品全部出口到國外，對于加工人使用商標的行為是否構(gòu)成侵權(quán)的問題，司法實踐中“同案不同判”現(xiàn)象嚴重，給我國涉外定牌加工業(yè)帶來了不可預知的法律風險。①涉外定牌加工的種類很多，本文所探討的涉外定牌加工僅限于在實踐中存在爭議的類型，需同時滿足兩個條件：（1）定做人在產(chǎn)品銷售國擁有合法的商標使用權(quán)；（2）加工人所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷往國外。2014年5月1日生效的《商標法》第57條明確將混淆作為部分商標侵權(quán)的構(gòu)成要件，并不能徹底解決涉外定牌加工商標侵權(quán)糾紛。有鑒于此，本文擬從法學理論角度，對涉外定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)進行考察，并從法學方法論角度探討解決方法。

一、涉外定牌加工商標侵權(quán)糾紛的司法處理實況梳理

從2001年的耐克商標案起，涉外定牌加工已引發(fā)了不少商標侵權(quán)糾紛?；谄渲刑厥獾姆申P系，司法部門仍未形成統(tǒng)一的裁判標準。分析以往案件，可以發(fā)現(xiàn)司法實務中主要有以下三類做法：

（一）判決涉外定牌加工行為構(gòu)成商標侵權(quán)

法院判決涉外定牌加工行為構(gòu)成商標侵權(quán)的比較有影響力的案件有美國耐克訴浙江銀興制衣廠等商標侵權(quán)案、慈溪永勝軸承訴寧波保稅區(qū)瑞寶國際商標侵權(quán)案、李麗莎訴華美嘉進出口公司商標侵權(quán)糾紛案等。在這些案件中，法院認定侵權(quán)的理由為：（1）商標權(quán)具有地域性，即使在其本國擁有合法的商標使用權(quán)，在我國使用商標也不得侵害我國的注冊商標專用權(quán)。（2）根據(jù)舊《商標法》第52條，只要在同種或類似商品上使用與我國注冊商標相同或近似的商標，即構(gòu)成商標侵權(quán)，混淆并非商標侵權(quán)的構(gòu)成要件。

（二）判決涉外定牌加工行為不構(gòu)成商標侵權(quán)

實務中，部分法院持相反態(tài)度。北京市高級人民法院于2004年出臺專門規(guī)定，明確“造成相關公眾的混淆和誤認”是商標侵權(quán)的前提；基于有權(quán)使用商標的人的委托且所加工的商品不在我國境內(nèi)銷售的涉外定牌加工不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當被認定為侵權(quán)。②參見2004年北京市高級人民法院《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》。但是，2006年通過的《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》廢止了這一規(guī)定。在上海市法院審理的JOLIDA案、福建省法院審理的“boss”商標案等案件中，法院均作出了不構(gòu)成侵權(quán)的認定，理由主要為：（1）認定商標侵權(quán)的前提是使用該注冊商標導致公眾的混淆、誤認。涉外定牌加工產(chǎn)品全部出口到國外，不可能造成國內(nèi)相關公眾的混淆和誤認。（2）損害事實是侵權(quán)行為成立的必要條件，涉外定牌加工產(chǎn)品不在國內(nèi)銷售，不會對商標權(quán)人在國內(nèi)的產(chǎn)品市場造成任何實質(zhì)性損害。①參見福建省高級人民法院[2007]閩民終字第459號判決。（3）在涉外定牌加工中，商標的實際使用者為境外定作方，加工方僅僅在形式上實施標注商標的行為。②參見上海市第一中級人民法院[2008]滬一中民五（知）初字第317號判決。（4）加工方按照委托方的要求，將商標貼附于加工產(chǎn)品之上的行為屬于加工行為。其產(chǎn)品并不進入中國境內(nèi)的流通領域，不是商標法意義上的使用行為。③參見山東省高級人民法院[2012]魯民三終字第81號判決。

（三）區(qū)分不同情況進行判定

實務中，也有一些法院區(qū)別不同的情況進行判斷，如浙江省高級法院課題組認為，對在同一種商品或服務上使用與注冊商標相同的商標應當推定混淆，成立侵權(quán)；而在同一種商品或服務上使用與其注冊商標近似的商標或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標，因涉外定牌加工產(chǎn)品全部出口，不會造成國內(nèi)消費者混淆，應不構(gòu)成侵權(quán)。[2]

不難發(fā)現(xiàn)，我國認定涉外定牌加工構(gòu)成商標侵權(quán)的判決主要采法條主義思路，嚴格依據(jù)《商標法》的規(guī)定，只要使用與國內(nèi)注冊商標相同或近似的商標即屬侵權(quán)；反之則采實質(zhì)司法的思路，通過對“商標使用”的解釋、侵權(quán)行為構(gòu)成要件的分析以及混淆理論的運用，判決涉外定牌加工不構(gòu)成侵權(quán)。針對司法實踐的不統(tǒng)一，有必要進行理論澄清。

二、涉外定牌加工商標侵權(quán)相關法律問題辨析

（一）涉外定牌加工商標使用屬于商標法意義上的使用

商標使用是認定商標侵權(quán)存在與否的前提。侵犯商標專用權(quán)的使用必須是商標法意義上的使用，不構(gòu)成商標法意義上的使用是法院認定涉外定牌加工不構(gòu)成侵權(quán)的重要理由。[3]新《商標法》第48條已明確將“用于識別商品來源”作為構(gòu)成商標使用的要素。據(jù)此，判斷是否為商標法意義上的使用，就必須判斷是否有“用于識別商品來源的目的”。在涉外定牌加工中，貼牌的目的顯然是用于識別商品來源.該目的是主觀的，不因產(chǎn)品在國內(nèi)或國外銷售而有所不同。不在國內(nèi)銷售只會影響商標使用的結(jié)果，即是否會造成混淆，而不會影響使用本身的性質(zhì)。“使用”是理論上判斷商標侵權(quán)的行為要件，而“混淆”是判斷商標侵權(quán)的結(jié)果要件。籠統(tǒng)地將“不在國內(nèi)銷售的涉外定牌加工行為”解釋為不屬于商標使用，顯然對商標權(quán)人不利。如果境外委托人在其本國也不享有商標使用權(quán)，定牌加工的產(chǎn)品出口到國外必然引起混淆，該類型的涉外定牌加工中的貼牌行為應構(gòu)成侵權(quán)基本沒有分歧。④孔祥俊、程永順等均持此種觀點，參見孔祥?。骸?商標法>適用的基本問題》，中國法制出版社2012年版，第105頁；程永順：《定牌加工中的商標侵權(quán)問題》，載《中華商標》2008年第12期，第17-19頁。有學者在否認了加工方貼附商標是商標使用行為后又提出，如果定作方為非合法商標權(quán)人，加工方為其生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品，可視為幫助侵權(quán)。[4]沒有商標使用，何來“商標侵權(quán)”？

（二）涉外定牌加工商標使用者為加工方

在涉外定牌加工中，誰是商標使用的主體？有學者認為，真正的商標使用者是定作方。加工方只不過依據(jù)合同在加工的產(chǎn)品上使用商標，是使用商標行為的實施者。[1]也有學者認為，定牌加工是一種加工承攬行為，生產(chǎn)者只不過是勞務的提供者。從本質(zhì)上說，商標的使用者應為委托生產(chǎn)者而非定作者。[5]本文認為，以上觀點混淆了加工承攬合同與勞務類合同。承攬合同的標的是承攬人完成并交付一定工作成果的行為，而不是承攬人完成工作的過程本身；承攬合同中承攬人的工作具有獨立性，即承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受定作人的指揮管理。[6]在涉外定牌加工中，加工方的任務是按照定作方的要求，以自己的設備、勞力完成并交付特定的產(chǎn)品，而不是提供勞務本身。在此過程中，加工方也不受定作方的指揮管理。因此，涉外定牌加工屬于承攬合同，與一般的勞務類合同不同，承攬合同中加工方使用商標的行為效果不能直接歸屬于定作方。

（三）商標侵權(quán)不以損害為構(gòu)成要件

認為不構(gòu)成侵權(quán)的學者提出，涉外定牌加工的產(chǎn)品全部銷往國外，不會對國內(nèi)注冊商標權(quán)人造成實質(zhì)上損害，而損害事實是侵權(quán)行為成立的必要條件，故不構(gòu)成侵權(quán)。實際上，“損害之發(fā)生為賠償義務成立之要件，而非侵權(quán)行為之要件”，[7]只要有權(quán)利或利益受到侵害即可。所謂的侵權(quán)行為“四要件說”或者“三要件說”均指負賠償責任的侵權(quán)行為（tort），而在國際上，涉及知識產(chǎn)權(quán)領域的侵權(quán)均為infringement。在英美法系，法院認定infringement（侵權(quán)）從來不需要尋找過錯、實際損失這類“要件”，只要有侵權(quán)事實即可?！癷n”表示進入，“fringe”表示特定范圍，任何人的行為未經(jīng)許可進入法定的他人權(quán)利范圍，即構(gòu)成侵權(quán)。[8]據(jù)此，在知識產(chǎn)權(quán)領域，只要侵犯了他人專用權(quán)，又沒有法定的抗辯事由，即構(gòu)成侵權(quán)，需要承擔停止侵權(quán)的責任。至于損失、過錯，則是進一步判斷是否要承擔賠償責任的要件。

三、從實質(zhì)上分析，涉外定牌加工應不構(gòu)成商標侵權(quán)

（一）從域外法考察，混淆為商標侵權(quán)構(gòu)成要件

世界知識產(chǎn)權(quán)組織資料指出：商標的基本功能是將商標所有人的商品與他人的商品區(qū)分開來，這決定了商標所有人必須能夠制止混淆性商標的使用，以防止消費者和一般公眾被誤導。這是賦予注冊商標所有人專用權(quán)的本質(zhì)。[3]TRIPs協(xié)議第16條第1項明確規(guī)定了商標權(quán)的保護范圍：已注冊商標所有者應擁有阻止所有未經(jīng)其同意的第三方在貿(mào)易中使用與已注冊商標相同或相類似的標志的權(quán)利。在相同商品或服務上使用相同標志，應推定存在混淆之可能。依據(jù)以上規(guī)定，認定“使用”構(gòu)成侵犯他人商標權(quán)的要件是“造成或可能造成混淆”。將與注冊商標相同的商標使用在相同商品上應推定有混淆的可能。因在相同商品上使用相同商標一般會造成混淆，故可免除商標權(quán)人的舉證責任。

美國《哈姆蘭法》第32條明確將混淆作為判定商標侵權(quán)的要件?！稓W共體商標一號指令》及《歐共體條例》均將“可能導致公眾混淆”作為在相同商品上使用近似商標、在類似商品上使用相同或近似商標構(gòu)成侵犯商標權(quán)的必備要件，但對于在相同商品上使用相同商標則沒有規(guī)定混淆要件。[9]在審判實踐中，歐洲法院在著名的Arsenal案中指出：授予商標權(quán)的目的是確保商標能夠?qū)崿F(xiàn)其功能，因此，該權(quán)利的行使必須針對第三人使用標識影響或者可能影響商標功能，特別是向消費者保障商品來源的基本功能。如果在相同商品上使用與商標相同的標識并不影響商標功能和這種商標所有人的自身利益，商標所有人也許不能禁止該使用。[3]

可見，將混淆可能性作為判斷商標侵權(quán)的實質(zhì)要件是國際立法和實務中的通行做法。即使在相同商品上使用相同商標也需要以混淆為要件，正如在TRIPs協(xié)議談判過程中美國代表所指出的：“在不存在混淆時，在商標領域賦予權(quán)利是有問題的?！盵3]

（二）從商標的基本功能看，涉外定牌加工未侵害商標權(quán)

商標為識別商品或服務來源的標記，其最基本的功能在于識別來源?！扒謾?quán)行為者，為侵害他人權(quán)利或利益之違法行為?！盵7]商標侵權(quán)為侵害商標權(quán)的行為。商標權(quán)是對注冊商標進行支配的權(quán)利，但其作為無形財產(chǎn)權(quán)，與一般意義上的支配權(quán)不同?！吧虡怂腥说乃^‘支配權(quán)’，實際上是在特定范圍內(nèi)控制商標使用的能力。”[10]商標權(quán)的邊界是由其功能決定的。商標功能是確定侵權(quán)行為標準、劃定侵權(quán)界限的重要基礎，不損害商標功能的使用行為通常不構(gòu)成商標侵權(quán)行為。[3]“《商標法》所要保護的是商標與商品來源之間的關系，而不是構(gòu)成商標的標志本身?！盵10]據(jù)此，《商標法》保護的實質(zhì)就是保護商標的識別功能。在涉外定牌加工中，加工方所加工的產(chǎn)品面向國外消費者，國內(nèi)消費者根本接觸不到，即使在相同商品上使用相同商標也不會造成相關公眾的混淆，即不會破壞商標的識別功能或侵害商標權(quán)。

四、從法學方法論角度論證，涉外定牌加工商標使用不應被認定為侵犯商標權(quán)

由上文可知，涉外定牌加工使用與國內(nèi)注冊商標近似或相同的商標均不會對商標權(quán)造成實質(zhì)上的侵害。但依據(jù)新《商標法》，在相同商品上使用相同商標仍然無法避免侵權(quán)。上海市法院在相關案件中，立足《商標法》的立法目的，運用混淆理論，判定涉外定牌加工不侵權(quán)，①參見上海市第一中級人民法院[2012]滬一中民五（知）終字第201號判決。顯然已脫離了當時法律的文義范圍，運用了目的論的限縮的司法技術。由于缺少充分的論證，該做法并不被司法實踐普遍接受。本文認為，涉外定牌加工具有特殊性，從法學方法論的角度進行論證，采用目的論的限縮，將該行為排除在侵權(quán)之外，具有合法性和正當性。

（一）認定涉外定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)符合目的論的限縮要求

我國《商標法》第1條揭示出立法的直接目的為保護商標權(quán)，維護消費者和廠商的利益；根本目的為促進經(jīng)濟發(fā)展。在實現(xiàn)《商標法》根本目的的過程中，公平競爭的秩序必不可少，商標專用權(quán)的作用即在于此。在涉外定牌加工中，所生產(chǎn)產(chǎn)品全部運往國外，不會造成消費者混淆而損害消費者和生產(chǎn)者的利益。有學者認為，涉外定牌加工中的定作方在中國境內(nèi)不享有商標專用權(quán)，該貼牌加工可能抬高同類商品的貼牌加工費，增加國內(nèi)商標權(quán)人的生產(chǎn)成本，給其造成不應有的損失。[11]然而，賦予商標權(quán)的根本目的在于防止混淆，維護公平的競爭秩序，促進經(jīng)濟發(fā)展。該觀點顯然超越了《商標法》的立法目的，給予注冊商標權(quán)人不應有的保護，使其不公正地獲得額外利潤。這不僅不能實現(xiàn)《商標法》的立法目的，反而會以商標權(quán)限制自由競爭，阻礙加工業(yè)的發(fā)展。

學界所謂“目的論的限縮”，即法定規(guī)則依法律的目的應予限制，而法律文本并未包含此項限制時，填補此等漏洞的方式系添加合于意義要求的限制。其依據(jù)在于：對不同類型的事件應作不同的處理。[12]“商標法之研究，應及于不正競爭之防止?！盵13]為實現(xiàn)《商標法》之立法目的，有必要將涉外定牌加工行為排除在侵權(quán)之外。新《商標法》沒有規(guī)定在相同商品上使用相同商標構(gòu)成侵權(quán)以混淆為要件，主要理由就是在相同商品上使用相同商標一般都會造成混淆。而涉外定牌加工具有特殊性，即使將相同商標使用于相同商品上也不會造成相關公眾的混淆或誤認，不會損害公平競爭的市場秩序。對于此類案件，該項規(guī)定不宜直接適用，應采取目的論的限縮，將該行為認定為不構(gòu)成侵權(quán)。

（二）認定涉外定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)符合利益衡量原則

利益權(quán)衡的思想，即利益保障最大化的目標，在使法律續(xù)造正當化方面發(fā)揮著重要作用。[14]在商標權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)中，制度工具、利益平衡是經(jīng)常需要提及的概念，法律對于商標權(quán)的授予更多地是從社會公共利益的角度考慮的。[15]因此，在商標權(quán)的司法領域，公共利益也是重要的考量因素。涉外定牌加工不僅涉及國內(nèi)注冊商標權(quán)人和加工方的利益，還關乎整個加工業(yè)的發(fā)展。在涉外定牌加工中，不可避免要進行商標貼牌。只要所貼商標與國內(nèi)注冊商標相同或相似，不論是否存在混淆，都將其認定為侵權(quán)，勢必給涉外定牌加工業(yè)帶來巨大的法律風險，同時也會使國外定作人盡可能地尋找他國加工，阻礙我國對外加工貿(mào)易的發(fā)展。這也是耐克商標案被判定為侵權(quán)后，引起社會廣泛質(zhì)疑的重要原因。①耐克商標案判決后，有媒體專門曾發(fā)表文章對其進行批判。參見周季剛：《誰在幫耐克狙擊中國》，載《經(jīng)濟》2004年第11期。在商標侵權(quán)案件中，一方面必須重視對注冊商標的保護，防止因混淆給注冊商標權(quán)人造成損失，另一方面也必須注重社會公共利益的保護。涉外定牌加工行為并不會給國內(nèi)注冊商標權(quán)人的正當利益造成損害，而將其認定為侵權(quán)會嚴重阻礙國內(nèi)加工業(yè)的發(fā)展，損害社會公共利益。通過利益衡量，將涉外定牌加工使用商標的行為認定為不構(gòu)成侵權(quán)，具有正當性。

五、結(jié)論

綜上所述，從商標侵權(quán)的實質(zhì)要件、《商標法》的立法目的以及涉外定牌加工本身的特性來看，在相同或類似商品上使用近似或相同商標均不會侵犯商標權(quán)?！渡虡朔ā返?7條將混淆作為認定在相同商品上使用與注冊商標近似的商標和在類似商品上使用與注冊商標相同或近似的商標的侵權(quán)構(gòu)成要件，存在這些情形的涉外定牌加工可以直接適用該條規(guī)定而被認定為不構(gòu)成侵權(quán)。對于在相同商品上使用與國內(nèi)注冊商標相同商標的涉外定牌加工宜采目的論的限縮，將該行為排除在侵權(quán)之外?？紤]到我國是成文法國家，地方法院的判例沒有約束力，且新《商標法》剛剛生效，目前最合適的方式為最高人民法院針對涉外定牌加工發(fā)布司法解釋或指導性案例，將涉外定牌加工行為排除在侵權(quán)之外。

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2014-09-22責任編校：王歡