劉 倜 金光華 陳華成

一、引 子

關(guān)于創(chuàng)造性（非顯而易見性）的判斷，《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定“三步法”，指出：要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實際解決的問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的（普通）技術(shù)人員來說是否顯而易見。

在一種解讀中，建議在判斷中從本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角來還原發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)生過程，并在考慮發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)生過程的基礎(chǔ)上，建議從整體上認(rèn)識和把握現(xiàn)有技術(shù)。①熊婷.創(chuàng)造性技術(shù)啟示判斷中技術(shù)方案的整體考量［N］.中國知識產(chǎn)權(quán)報，2013-12-27（011）.

然而，在這樣的解讀中，這里的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”其實是發(fā)明人，而并非是專利法意義上的本領(lǐng)域技術(shù)人員。因此，其看待發(fā)明創(chuàng)造的角度，可能會有別于所謂“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”看待發(fā)明創(chuàng)造的角度。

《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定：“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的‘人’，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力?！雹趨⒁姟秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第四章第2.4節(jié)，第171頁。一般地，這里的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”更通常地被稱作“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”。如《專利審查指南》（2010版）中所進(jìn)一步指出的“設(shè)定這一概念的目的，在于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免審查員主觀因素的影響”。

然而，《專利法》《專利法實施細(xì)則》《專利審查指南》（2010版）中似乎并未明確什么是創(chuàng)造能力。那么，什么是創(chuàng)造能力呢？

一般地說，創(chuàng)造能力或者說創(chuàng)造力可以被認(rèn)為是一種主觀能動性，是主動去認(rèn)識問題、分析問題和解決問題的能力。認(rèn)識、分析和解決新問題，以新的方法論去分析問題，以新的方案來解決問題等。從某種意義上，后兩者也可以被看作是新的問題。創(chuàng)造力是智慧生命區(qū)別于其他生命的本質(zhì)特征，也是本領(lǐng)域的真實血肉的技術(shù)人員區(qū)別于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員這種假想的、沒有能動性的機(jī)械化的生命的本質(zhì)特征。

因此，就這點(diǎn)而言，有必要考慮一下本領(lǐng)域普通技術(shù)人員這種沒有深度學(xué)習(xí)能力的人工生命，將會如何來實現(xiàn)進(jìn)行“創(chuàng)造”（這里，姑且將其所實現(xiàn)的技術(shù)方案也稱作發(fā)明創(chuàng)造）。

二、“創(chuàng)造”

首先，作為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員，“他”需要一份對比文件來作為“最接近”的對比文件?，F(xiàn)在，沒有任何的啟示，也沒有后知后覺（hindsight）。于是，“他”隨意地選擇了一份對比文件——D1（假設(shè)其方案包括特征：字母A和字母B）——來作為“最接近”的對比文件，以對其進(jìn)行修改?！八毕氲溃骸斑@個對比文件D1一定存在某種問題（姑且稱之為謎之問題‘?’），但我尚不知道。解決了這個問題，我就能實現(xiàn)一個效果（姑且稱之為謎之效果‘X’）。效果是什么我也不知道。如何解決我也不知道?！?/p>

在現(xiàn)在的情況下，一般地，對比文件D1自身不會自揭其短，而本領(lǐng)域普通技術(shù)人員“他”又沒有認(rèn)識D1所可能存在的、但D1自身又沒有教導(dǎo)的問題的能力。“他”也不能以新的方法論去分析問題，以新的方案來解決問題。所以現(xiàn)在，“他”既不知道為何修改該對比文件D1，也不知道如何修改該對比文件D1?！八庇值貌坏健吧駟ⅰ眮斫o“他”以創(chuàng)造的智慧，又不能如審查員那樣得到“hindsight”來看到某些通往作為最終目的的該技術(shù)方案的捷徑甚至該最終目標(biāo)本身。“他”一籌莫展……等等，“他”突然想到，“我可是‘具有從該技術(shù)領(lǐng)域或者其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知……之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力’的”……于是，“他”動用“他”的這個能力，去檢索海量的資料來試圖得到某種“啟示”。

（1）可能“他”會發(fā)現(xiàn)有些資料（例如，對比文件D2）公開了能夠與該對比文件D1結(jié)合的方案，其能夠?qū)崿F(xiàn)某種技術(shù)效果Y。但這個效果不是“他”想要的。

（2）也可能“他”會發(fā)現(xiàn)有些資料（例如，對比文件D3）提及了對比文件D1的某種存在的問題“ü”，但沒有給出解決方案。然而，一方面這個效果也不是他想要的，另一方面，就算是他想要的，他也不知道怎么來分析這個問題“ü”來創(chuàng)造出解決方案，“他”只能去檢索之前的技術(shù)中有沒有公開如何解決這個問題。

（3）還可能“他”會發(fā)現(xiàn)有些資料（例如，對比文件D4）教導(dǎo)了一種針對與該對比文件D1互斥的方案中類似問題“?”的解決方案。

（4）還可能“他”會發(fā)現(xiàn)有些資料（例如，對比文件D5或者公知常識）教導(dǎo)了特征：數(shù)字“1”。但根據(jù)對比文件D1和該資料（D5或者公知常識），“他”不知道為什么要把數(shù)字“1”與對比文件1結(jié)合，也不知道結(jié)合了用來做什么或者實現(xiàn)什么。

假設(shè)“他”窮盡所能找到的資料，只發(fā)現(xiàn)了這幾份相關(guān)聯(lián)的資料。“他”閱讀并嘗試組合這些資料，然而依然得不到他想要的謎之問題“?”和謎之效果“X”?！八辈挥砂@，上帝果然是公平的，在給予他“獲知……之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力”的同時，并沒有給予他創(chuàng)造力這種東西。于是，“他”確定，解決這個謎之問題“?”并實現(xiàn)謎之效果“X”的謎之方案是需要創(chuàng)造力的，在“他”的能力范圍之外。

那么，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員構(gòu)思“發(fā)明創(chuàng)造”的過程，對于我們有什么啟示呢？

三、啟示I——有關(guān)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員

首先，對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員進(jìn)行“發(fā)明創(chuàng)造”的過程，最艱難的地方在哪里？在于發(fā)現(xiàn)（新）問題！更不用提以新的方法論去分析問題，以新的方案來解決問題了。

本領(lǐng)域普通技術(shù)人員“他”不能從現(xiàn)有技術(shù)的方案發(fā)現(xiàn)該方案的問題；或者說，“他”不能從現(xiàn)有技術(shù)的方案預(yù)期如何對其改進(jìn)以及帶來什么效果。問題和效果，是一體的兩面，但各有側(cè)重，下文將會進(jìn)一步說明。

“他”只能在黑暗中摸索（也許檢索），來看現(xiàn)有技術(shù)中有沒有公開過該方案有什么問題，或者有沒有什么別的公開的方案來和該方案結(jié)合以實現(xiàn)某種效果。所以“他”能得到的方案才都屬于現(xiàn)有技術(shù)（當(dāng)然，也可能包括“他”從這些公開能顯而易見地得到的內(nèi)容），不能被授予專利。

其次，如果這時有個全知的生物告訴“他”，當(dāng)你從該對比文件出發(fā)你會面對這種“要實際解決的技術(shù)問題”，于是會怎樣？“他”將會被“啟示”，“他”會去檢索現(xiàn)有技術(shù)來看有沒有公開過這樣的或類似這樣的問題及其解決方案，從而得到一個解決該“要實際解決的技術(shù)問題”的方案。當(dāng)然，也有可能“他”最終也沒找到這樣的公開。

基于上面的這些考慮，我們回到《專利審查指南》（2010版）中的相關(guān)規(guī)定。

四、啟示II ——有關(guān)《專利審查指南》（2010版）

《專利審查指南》（2010版）中關(guān)于創(chuàng)造性的“三步法”的第三步（判斷顯而易見性）有這樣的規(guī)定：“判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示……這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，改進(jìn)該最接近現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。”③參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)，第173頁。

在這里，先天性地存在這樣的疑問：在待審的發(fā)明之前，在完全沒有該發(fā)明公開的情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從最接近的對比文件出發(fā)能否面對所述技術(shù)問題？因為只有認(rèn)識到了問題，才可能去分析問題，進(jìn)而去解決問題。在很多時候，認(rèn)識到問題是個艱難的研發(fā)和積累的過程；而一旦認(rèn)識到了問題，分析和解決可能就迎刃而解。

因此，筆者以為，實際上，“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”或者所謂的“會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明”的啟示，首先要解決的是“為什么”的問題，即在待審的發(fā)明之前，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員為什么要去修改最接近的對比文件。

一般地，現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)不太可能公開自己潛在有什么問題。而“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”又沒有認(rèn)識問題和分析問題的能力。在沒有待審的發(fā)明的啟示的情況下，“他”依靠什么才能認(rèn)識（或者用《專利審查指南》（2010版）的話是“面對”）這個“所實際解決的技術(shù)問題”？所以，“他”才需要啟示，才需要一篇文獻(xiàn)恰好公開或者使“他”能夠顯而易見地認(rèn)識到“現(xiàn)有技術(shù)的該文獻(xiàn)存在‘所實際解決的技術(shù)問題’”這個事實。注意，需要被公開的不是“所實際解決的技術(shù)問題”這個問題本身，而是“現(xiàn)有技術(shù)的該文獻(xiàn)存在‘所實際解決的技術(shù)問題’”這個事實。

換而言之，發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)所要“實際解決的技術(shù)問題”，并非是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在發(fā)明之前所能知曉的，也不是發(fā)明之前的現(xiàn)有技術(shù)中的認(rèn)知，它不屬于現(xiàn)有技術(shù)?！皩嶋H解決的技術(shù)問題”這一概念本身就意味著后知后覺。

因此，從某種意義上來說，上面所引述的《專利審查指南》（2010版）中有關(guān)啟示的規(guī)定或許被如下解釋可能更適合：在沒有啟示的情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不“會”（would）去修改對比文件。不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不“能”（could）去修改，而是“他”沒有能動性因此沒有動機(jī)去修改。

五、啟示III ——同樣有關(guān)《專利審查指南》（2010版）

在《專利審查指南》（2010版）關(guān)于創(chuàng)造性的“三步法”的第二步（確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的問題）中規(guī)定：“審查過程中……基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的‘技術(shù)問題’；這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定其實際解決的‘技術(shù)問題’?！雹軈⒁姟秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)，第172頁

雖然上述的規(guī)定給予了審查員以重新確定其實際解決的技術(shù)問題的靈活性，然而卻無可避免地引入主觀性。下面從幾個方面來說明。

首先，按照《專利審查指南》（2010版）現(xiàn)在的規(guī)定，在“三步法”的第二步，審查員代替了本領(lǐng)域普通技術(shù)人員分析了發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別以及所實現(xiàn)的技術(shù)效果（或者所實際解決的技術(shù)問題），之后在第三步，才又把任務(wù)交還給本領(lǐng)域普通技術(shù)人員：你（本領(lǐng)域普通技術(shù)人員）現(xiàn)在假定回到申請日之前怎么解決這個技術(shù)問題。而如前面所分析的，在從本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的視角來看發(fā)明的情況下，這基本是最艱難的一步，卻被直接賦予了。

就這點(diǎn)而言，需要強(qiáng)調(diào)的是，發(fā)明所“實際解決的技術(shù)問題”并非是發(fā)明之前的現(xiàn)有技術(shù)中的認(rèn)知。在發(fā)明之前，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員除了現(xiàn)有技術(shù)中已知的（包括可以從已知資料中顯而易見地獲得的）改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的方式之外，“他”并不知曉當(dāng)時未知的改進(jìn)方式。因此，發(fā)明所“實際解決的技術(shù)問題”它也不應(yīng)當(dāng)成為指引本領(lǐng)域普通技術(shù)人員去現(xiàn)有技術(shù)中尋找改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的啟示或者動機(jī)的方向的因素（實際上卻是最主要的因素）。審查員可以以此為指引幫助檢索過程，但在判斷創(chuàng)造性的過程中，本領(lǐng)域技術(shù)人員改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的啟示或者動機(jī)應(yīng)當(dāng)來源于現(xiàn)有技術(shù)本身。因此，發(fā)明所“實際解決的技術(shù)問題”這一概念相當(dāng)于實質(zhì)性地教導(dǎo)了本領(lǐng)域普通技術(shù)人員“后知后覺”的知識。

其次，在實踐中，常常發(fā)現(xiàn)有審查員將由發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征推斷來的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”描述為提供對應(yīng)的區(qū)別技術(shù)特征，或者描述為從該區(qū)別技術(shù)特征可以直接顯而易見地上推得到的問題或者下推得到效果，從而低估發(fā)明的創(chuàng)造性。盡管在《專利審查指南》（2010版）中補(bǔ)充說明了：“發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)”，然而“任何技術(shù)效果”，不恰恰暗示了任何“實際解決的技術(shù)問題”么？

最后，在實踐中，“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”與發(fā)明自己所聲稱的技術(shù)效果往往相去甚遠(yuǎn)，甚至可謂風(fēng)馬牛不相及。其與所謂的“會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員改進(jìn)該最接近現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明”的啟示往往邏輯上并不緊密關(guān)聯(lián)，雖然在頁面上二者往往印刷在一起。

另外，審查員作為鮮活的人，盡管他在審查過程中有意識地減少主觀因素的影響，但卻不可避免地帶著他的主觀能動性，使得他所假想的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”原生地帶著某種程度的創(chuàng)造力。實際上，審查員在特定技術(shù)領(lǐng)域的水準(zhǔn)越高，他所假想的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”對創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)往往越高。

綜上所述，可以看出在從發(fā)明所要實際解決的技術(shù)問題的角度出發(fā)來分析創(chuàng)造性的時候，很可能增強(qiáng)了而不是降低了審查員原本就天然帶有的主觀性，從而降低了客觀性。反而是從發(fā)明的技術(shù)效果角度出發(fā)，可能會比技術(shù)問題的角度更客觀一些。

這里還需要說明的是，不管是從發(fā)明所實際解決的技術(shù)問題的角度，還是從發(fā)明的技術(shù)效果的角度，兩條路徑的目的，都是去分析是否給出啟示，使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。由于本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有主觀能動性，因此即使面對所述技術(shù)問題，在沒有這種啟示的情況下，本領(lǐng)域的技術(shù)人員也沒有動機(jī)去改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)。

六、結(jié) 論

因此，筆者竊以為，《專利審查指南》（2010版）現(xiàn)在的規(guī)定默許了機(jī)械化的本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的主觀能動性，實際上暗含地賦予了機(jī)械化的人以創(chuàng)造能力，至少是一定程度上的創(chuàng)造能力（認(rèn)識甚至分析“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”），從而有可能導(dǎo)致審查過程中的主觀因素的增加。另外，《專利審查指南》（2010版）中的這種暗含的賦予，無形之中降低了從現(xiàn)有技術(shù)到發(fā)明申請的從無到有的創(chuàng)造過程中最重要的一環(huán)——對問題的認(rèn)知——的難度，從而可能導(dǎo)致低估發(fā)明的創(chuàng)造性。

筆者竊以為，或許規(guī)定成如下會更客觀一些：“在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明的技術(shù)效果或由發(fā)明的技術(shù)效果所確定的實際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以實現(xiàn)基本相同或相似的技術(shù)效果的啟示?！?/p>

如此，使審查員的審查過程側(cè)重于在待審的發(fā)明之前，在完全不考慮待審發(fā)明的教導(dǎo)的情況下，對比文件是否給出啟示來修改最接近的現(xiàn)有技術(shù)。這啟示可以是基于發(fā)明的技術(shù)效果，或者可以基于由發(fā)明的技術(shù)效果而分析得到發(fā)明所實際解決的技術(shù)問題。但是，或許還應(yīng)當(dāng)明確：有啟示才有動機(jī)，無啟示則一般無動機(jī)。