酈偉翔 張文輝

一、引 言

說(shuō)明書在專利申請(qǐng)文件中占有相當(dāng)重要的地位，不僅對(duì)界定保護(hù)范圍的權(quán)利要求提供支持，還要對(duì)申請(qǐng)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦捅旧碜鞒浞值恼f(shuō)明，使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠理解、實(shí)施該發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀＠暾?qǐng)說(shuō)明書中經(jīng)常會(huì)遇到引證文件的撰寫方式。由于能夠突出發(fā)明重點(diǎn)、節(jié)約篇幅，采用引證文件的撰寫方式受到很多申請(qǐng)人的青睞。

對(duì)于引證文件的撰寫方式，《專利法實(shí)施細(xì)則》第17條、《專利審查指南》（2010版）作出了較為詳細(xì)的規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)規(guī)定，說(shuō)明書背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)盡可能引證反映背景技術(shù)的文件，引證文件可以是專利文件，也可以是非專利文件，但是應(yīng)當(dāng)是公開出版物，對(duì)于非專利文件和外國(guó)專利文件，其公開日應(yīng)當(dāng)在該申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，所引證的中國(guó)專利文件的公開日不能晚于該申請(qǐng)的公開日。此外，引證文件還應(yīng)當(dāng)滿足一定的條件，諸如引證外國(guó)專利或非專利文件的，應(yīng)當(dāng)以所引證文件公開或發(fā)表時(shí)的原文所使用的文字寫明引證文件的出處以及相關(guān)信息，必要時(shí)給出中文譯文。如果引證文件滿足要求，則認(rèn)為該申請(qǐng)的說(shuō)明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容。因而，合適的引證文件對(duì)于理解說(shuō)明書是否充分公開，優(yōu)先權(quán)是否成立，作出專利性的判斷發(fā)揮著非常重要的作用。

雖然《專利審查指南》（2010版）對(duì)于符合引證文件的條件進(jìn)行了一般性的規(guī)定，但是對(duì)于可能出現(xiàn)的一些特殊情況的引證沒(méi)有明確的規(guī)定。諸如PCT專利申請(qǐng)和同族申請(qǐng)的引證問(wèn)題，引證PCT申請(qǐng)且進(jìn)入中國(guó)的，是否應(yīng)當(dāng)視為引證該P(yáng)CT申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的中國(guó)專利申請(qǐng)，引證中國(guó)專利申請(qǐng)的外國(guó)同族申請(qǐng)的，是否應(yīng)當(dāng)視為引證與該外國(guó)申請(qǐng)同族的中國(guó)專利申請(qǐng)，之前也有文章①王穎，王博，淺談“背景技術(shù)”中的引證文件［G］//中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì).提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)能力促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略：2014年中華全國(guó)專利代理人協(xié)會(huì)第五屆知識(shí)產(chǎn)權(quán)論壇優(yōu)秀論文集.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2014（3）：1-6.進(jìn)行了相關(guān)的探討。在上述提到的兩種情形之外，在實(shí)踐中我們還注意到另外一種情形的案例。在該案例中，該申請(qǐng)引證了美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)，而且申請(qǐng)人以該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)了PCT申請(qǐng)，且該P(yáng)CT申請(qǐng)進(jìn)入了中國(guó)。以下結(jié)合該案例，分析當(dāng)前審查實(shí)踐中對(duì)于此類引證文件的一些觀點(diǎn)。

二、案例與分析

該案例要求保護(hù)一種用于施用至癌癥患者以強(qiáng)化DNA損傷劑的CHK1抑制劑，權(quán)利要求1中限定了所述CHK1抑制劑是幾種具體的化合物： （（R）-N-（4-（3-氨基哌啶-1-基）-5-溴-1H-吡咯并［2，3-b］吡啶-3-基）煙堿-酰胺（化合物1），以及具體的化合物2～7。對(duì)于這些具體的CHK1抑制劑，該申請(qǐng)通過(guò)引證美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)的方式公開化合物的確認(rèn)和制備。

在審查過(guò)程中，審查員認(rèn)為由于引證的美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)的最早公開文件的公開日晚于該申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日，因而記載的上述化合物在該申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日之前不能獲得并確認(rèn)其結(jié)構(gòu)和活性，其也不是現(xiàn)有技術(shù)中已知的化合物，而對(duì)于新化合物，《專利審查指南》（2010版）第二部分第十章第3.1節(jié)進(jìn)一步規(guī)定，化合物的充分公開應(yīng)當(dāng)在說(shuō)明書中記載化合物的確認(rèn)、化合物的制備以及化合物的用途和/或使用效果。審查員認(rèn)為該申請(qǐng)說(shuō)明書給出了化合物抑制腫瘤生長(zhǎng)的活性數(shù)據(jù)，但是并未記載化合物的物理、化學(xué)性能參數(shù)及其制備方法，也未記載化合物的用途，而且化合物不是現(xiàn)有技術(shù)已知的化合物，因而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書的記載和現(xiàn)有技術(shù)不能確認(rèn)并制備得到化合物，進(jìn)一步不能應(yīng)用于實(shí)施該申請(qǐng)的技術(shù)方案、解決其技術(shù)問(wèn)題并產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

在該申請(qǐng)中，引用的美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)對(duì)于該申請(qǐng)充分公開來(lái)說(shuō)是必不可少的內(nèi)容，但是該外國(guó)專利申請(qǐng)文件的公開日晚于該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日，因此審查員在審查意見(jiàn)中認(rèn)為這種引證是無(wú)效的。申請(qǐng)人如果放棄優(yōu)先權(quán)，有可能產(chǎn)生新的對(duì)比文件及由此很可能帶來(lái)新穎性和/或創(chuàng)造性的問(wèn)題，此種情況下對(duì)合適的引證文件的判斷就有可能決定該申請(qǐng)是否能被授權(quán)。

確如駁回決定所述，該申請(qǐng)說(shuō)明書沒(méi)有直接記載上述化合物的制備、確認(rèn)和理化參數(shù)的內(nèi)容，但該申請(qǐng)說(shuō)明書在第6段記載了：美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)描述了下列化合物，包括（R）-N-（4-（3-氨基哌啶-1-基）-5-溴-1H-吡咯并［2，3-b］吡啶-3-基）煙堿-酰胺（下文“化合物1”） ……（下文“化合物7”）。化合物1～7（統(tǒng)稱為“926 CHK1抑制劑”）是CHK1抑制劑。因此，在此情況下，判斷該申請(qǐng)說(shuō)明書是否公開了上述化合物的確認(rèn)和制備的步驟的關(guān)鍵在于：本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到該申請(qǐng)說(shuō)明書記載的技術(shù)方案時(shí)，能否確認(rèn)和制備這些化合物。

臨時(shí)申請(qǐng)文件本身未在該申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)日（2009年4月11日）之前公開。根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定，說(shuō)明書所引證的外國(guó)專利文件的公開日應(yīng)當(dāng)在該申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之前，才能認(rèn)為說(shuō)明書中記載了所述引證文件中的內(nèi)容。因此，從該份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件來(lái)看，由于其不符合《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定，該申請(qǐng)說(shuō)明書中沒(méi)有記載所述引證文件中的內(nèi)容，即該申請(qǐng)說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)不包括該份臨時(shí)申請(qǐng)文件中所公開的內(nèi)容。在實(shí)踐中，有些審查員也認(rèn)為：如果引證文件是非專利文件或外國(guó)專利文件，并且該文件的公開日在該申請(qǐng)日之后，則視為說(shuō)明書沒(méi)有引證該文件。值得注意的是，即便所引證的外國(guó)專利文件有中國(guó)同族專利文件，且該中國(guó)同族專利文件的公開日不晚于該申請(qǐng)的公開日，也視為說(shuō)明書中沒(méi)有引證該外國(guó)專利文件，因?yàn)槠渲袊?guó)同族專利文件的申請(qǐng)?zhí)柣蛘吖_號(hào)并未在原始說(shuō)明書中提及。此外，申請(qǐng)日用中國(guó)同族專利文件替換外國(guó)專利文件作為引證文件的修改方式一般也不能被接受。

申請(qǐng)人不同意審查員的意見(jiàn)，提起了復(fù)審請(qǐng)求。

在復(fù)審決定中，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為申請(qǐng)人以該份臨時(shí)申請(qǐng)文件為優(yōu)先權(quán)文件提交了PCT申請(qǐng)且進(jìn)入中國(guó)，存在對(duì)應(yīng)的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)，并于2011年6月8日公開。從時(shí)間來(lái)看，根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定，引證的中國(guó)專利文件的公開日不能晚于該申請(qǐng)的公開日，這份對(duì)應(yīng)的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)的公開日2011年6月8日，早于該申請(qǐng)的公開日2012年7月25日；從內(nèi)容來(lái)看，無(wú)論是對(duì)應(yīng)的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)還是其優(yōu)先權(quán)文件，即美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)均在說(shuō)明書的相同位置分別記載了該申請(qǐng)所涉及的化合物的制備和確認(rèn)。因此，如果該申請(qǐng)說(shuō)明書中引證了該份臨時(shí)申請(qǐng)文件的中國(guó)同族申請(qǐng)，則其符合《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該申請(qǐng)說(shuō)明書中記載了中國(guó)同族申請(qǐng)的內(nèi)容。但是，由于中國(guó)同族申請(qǐng)是以PCT申請(qǐng)的形式于2011年1月12日進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段，該時(shí)間晚于該申請(qǐng)的申請(qǐng)日2010年4月9日，因此在該申請(qǐng)的申請(qǐng)日撰寫該申請(qǐng)說(shuō)明書時(shí)不可能知道美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)的申請(qǐng)?zhí)?，從而在該申?qǐng)的說(shuō)明書中不可能引證該中國(guó)專利申請(qǐng)，只能引證美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)枴Ｒ虼?，這篇在背景技術(shù)中出現(xiàn)的文獻(xiàn)能夠作為引證文件，應(yīng)當(dāng)承認(rèn)其公開內(nèi)容的合法性。專利復(fù)審委員會(huì)正是基于上述觀點(diǎn)，撤銷了針對(duì)該申請(qǐng)的駁回決定。

我們認(rèn)為專利復(fù)審委員會(huì)撤銷駁回決定的關(guān)鍵在于：上述申請(qǐng)中引證的美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)存在已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)的對(duì)應(yīng)的PCT申請(qǐng)，并且PCT申請(qǐng)的中國(guó)申請(qǐng)滿足以下兩個(gè)方面的要求。一方面，該中國(guó)申請(qǐng)?jiān)跁r(shí)間上滿足了《專利審查指南》（2010版）中的相關(guān)規(guī)定，即“所引證的中國(guó)專利文件的公開日不能晚于本申請(qǐng)的公開日”。另一方面，作為引證基礎(chǔ)的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件中的引證內(nèi)容與中國(guó)專利同族申請(qǐng)中的內(nèi)容存在一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，即專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定“從內(nèi)容來(lái)看，無(wú)論是中國(guó)同族申請(qǐng)還是其優(yōu)先權(quán)文件，均在說(shuō)明書的相同位置中分別記載了該申請(qǐng)所涉及的化合物的制備和確認(rèn)”。因而，上述兩個(gè)方面對(duì)于該案中引證文件的合法性而言缺一不可。

同時(shí)，我們還注意到存在與上述情形形成對(duì)比的情形。亦即，存在作為優(yōu)先權(quán)文件的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件與相應(yīng)的PCT申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容上不一致的情形。例如，我們注意到這樣一種案例，其中進(jìn)入中國(guó)階段的PCT申請(qǐng)也引用了一份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件作為優(yōu)先權(quán)文件，但是該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件是一份科學(xué)性論文，其中既沒(méi)有權(quán)利要求，也沒(méi)有概括的技術(shù)方案，而僅僅記載了論文性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)及相關(guān)結(jié)果。因此，該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)的撰寫方式和內(nèi)容上與以此為優(yōu)先權(quán)的PCT申請(qǐng)完全不同，該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)僅僅是記載了該P(yáng)CT申請(qǐng)的實(shí)施例部分的內(nèi)容。在該案的申請(qǐng)過(guò)程中，審查員最終以該中國(guó)專利申請(qǐng)不能享有優(yōu)先權(quán)，并且引用美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件為對(duì)比文件，以缺乏新穎性和創(chuàng)造性駁回了該申請(qǐng)。因?yàn)閺膬?nèi)容來(lái)看，兩份專利申請(qǐng)記載的內(nèi)容并不一一對(duì)應(yīng)。在這種情況下，在一項(xiàng)中國(guó)專利申請(qǐng)引證了這類美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件時(shí)，即便要求該美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件的優(yōu)先權(quán)的PCT申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó)，并且該P(yáng)CT申請(qǐng)的中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)跁r(shí)間上滿足“引證的中國(guó)專利文件的公開日不能晚于本申請(qǐng)的公開日”，那么這種引證方式是否需要考慮兩份申請(qǐng)文件在內(nèi)容上的一致性？從上面的案例，似乎我們可以得出結(jié)論：引證文件為美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)時(shí)，該引證文件與要求其優(yōu)先權(quán)的PCT申請(qǐng)及相應(yīng)的中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容上可能存在不一致性。在考慮引證的合法性時(shí)，需要考慮引證文件與中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容上的一致性。我們認(rèn)為考慮這點(diǎn)的思路在于：首先，要判斷引證文件是否與發(fā)明的技術(shù)方案是否息息相關(guān)。如果僅僅是背景技術(shù)部分中出現(xiàn)的與發(fā)明的公開不緊密相關(guān)的內(nèi)容，則無(wú)需在內(nèi)容在進(jìn)一步考量一致性。也就是說(shuō)，只有引證文件與發(fā)明的技術(shù)方案息息相關(guān)時(shí)，才需要考慮其與說(shuō)明書公開充分的關(guān)系。其次，需要判斷引證的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)文件中的內(nèi)容是否存在于其中國(guó)同族申請(qǐng)中。倘若答案是肯定的，那么這項(xiàng)中國(guó)專利申請(qǐng)的引證方式也是合法的；相反，這項(xiàng)中國(guó)專利申請(qǐng)的引證方式便是不合法的。

由上我們似乎可以得出以下結(jié)論：對(duì)于引證外國(guó)專利申請(qǐng)作為引證文件的中國(guó)專利申請(qǐng)，該外國(guó)專利申請(qǐng)具有內(nèi)容對(duì)應(yīng)的中國(guó)同族專利申請(qǐng)，且該中國(guó)同族專利申請(qǐng)的公開日在該申請(qǐng)的公開日之前，則視為該中國(guó)專利申請(qǐng)引證了該中國(guó)同族專利申請(qǐng)，該中國(guó)同族專利申請(qǐng)公開的技術(shù)內(nèi)容可以作為該申請(qǐng)說(shuō)明書的一部分予以考慮。關(guān)于這一點(diǎn)，我們還需要觀察今后更多的案例進(jìn)一步驗(yàn)證。

三、結(jié)束語(yǔ)

專利制度是一種典型的以公開換取保護(hù)的機(jī)制。發(fā)明人獲得其對(duì)發(fā)明的專利權(quán)是以向社會(huì)公開其發(fā)明為代價(jià)的。作為引證文件，不管是針對(duì)背景技術(shù)還是針對(duì)發(fā)明內(nèi)容的一部分，只要清楚地記載了該文件的出處，并且該文件符合專利法律法規(guī)中對(duì)引證文件的時(shí)間要求，可以承認(rèn)其公開內(nèi)容得到合法性。因?yàn)榭陀^上，一旦該申請(qǐng)文件公布之后，公眾就能很容易根據(jù)所引用的文件而獲知有關(guān)內(nèi)容，并且認(rèn)為說(shuō)明書已經(jīng)清楚地記載了相關(guān)內(nèi)容。

由于設(shè)立引證文件的目的就是方便申請(qǐng)人撰寫申請(qǐng)文件，申請(qǐng)人撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，通常會(huì)引用自己的申請(qǐng)。根據(jù)上文一例可知，對(duì)于引證外國(guó)專利文件的申請(qǐng)，倘若該外國(guó)專利文件的內(nèi)容對(duì)于所述申請(qǐng)必不可少并且在時(shí)間上不滿足公開日在所述申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，那么應(yīng)當(dāng)確認(rèn)是否存在以該外國(guó)專利文件為優(yōu)先權(quán)的PCT申請(qǐng)以及是否進(jìn)入中國(guó)。在該P(yáng)CT申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó)的情況下，只要所述外國(guó)專利文件的中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)跁r(shí)間和內(nèi)容上符合《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，亦即“中國(guó)同族申請(qǐng)的公開日不能晚于本申請(qǐng)的公開日”及中國(guó)同族申請(qǐng)與所述外國(guó)專利文件在內(nèi)容上完全對(duì)應(yīng)，那么申請(qǐng)人依然可以據(jù)此說(shuō)明此種引證方式滿足公開充分的要求。同時(shí)，注意到并非所有此類作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的外國(guó)專利文件與其中國(guó)同族申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)容上完全對(duì)應(yīng)，對(duì)于發(fā)明的技術(shù)方案息息相關(guān)的內(nèi)容，需要撰寫者在撰寫過(guò)程中確認(rèn)引證的內(nèi)容是否一致。

目前，《專利審查指南》（2010版）在引證外國(guó)專利申請(qǐng)上要求其公開日應(yīng)當(dāng)在該申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，其初衷可能在于審查員在確認(rèn)外國(guó)專利引證文件的內(nèi)容時(shí)，無(wú)法確定當(dāng)時(shí)那些在外國(guó)已經(jīng)申請(qǐng)但是尚未公開的專利申請(qǐng)的公開內(nèi)容。然而，隨著各國(guó)專利主管部門之間越來(lái)越緊密的合作，這一問(wèn)題或?qū)⑹芤嬗谶@些合作而容易克服。

在當(dāng)前的對(duì)引證文件的規(guī)定下，為了確保不出現(xiàn)引證方式不符合要求而可能出現(xiàn)的無(wú)效引證，撰寫者應(yīng)當(dāng)把所要引證的內(nèi)容原原本本地寫入說(shuō)明書。對(duì)于有可能涉及針對(duì)充分公開而言不可缺少的內(nèi)容來(lái)說(shuō)，建議還是本著穩(wěn)妥起見(jiàn)把這些具體內(nèi)容寫入說(shuō)明書中。因?yàn)橛袝r(shí)申請(qǐng)人可能不是很確定，或者即使申請(qǐng)人認(rèn)為所引證內(nèi)容對(duì)于充分公開而言并非不可缺少，但審查員可能會(huì)有不同的意見(jiàn)。這時(shí)避免公開不充分的風(fēng)險(xiǎn)和節(jié)約篇幅哪一個(gè)更重要，答案是不言自明的。