范凱新

桂林電子科技大學(xué)，廣西 桂林 541004

一、商標(biāo)性使用在司法裁判中的地位

在司法實(shí)踐中，商標(biāo)性使用在判斷商標(biāo)侵權(quán)時(shí)所處的地位，不同的法院有不同的判決。筆者總結(jié)了近幾年最高院的指導(dǎo)性案例以及具有代表性的案例匯總?cè)绫?所示。

在這些案例中有些法院的判決中認(rèn)為商標(biāo)性使用是判斷商標(biāo)侵權(quán)的唯一條件。如在(2014)民提字第24號(hào)案例中，法院都以是否構(gòu)成商標(biāo)性使用作為判斷商標(biāo)侵權(quán)的唯一條件，只要構(gòu)成商標(biāo)性使用即構(gòu)成侵權(quán)。此外，有些法院將商標(biāo)性使用作為判斷商標(biāo)侵權(quán)的前提條件，即首先判斷是否屬于商標(biāo)性使用，如果構(gòu)成商標(biāo)性使用，則要進(jìn)一步看是否會(huì)造成消費(fèi)者混淆；如果不構(gòu)成商標(biāo)性使用，則可以直接判定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。當(dāng)然司法實(shí)踐中也存在不考慮是否是商標(biāo)性使用，直接以是否會(huì)造成消費(fèi)者對(duì)商品的來源混淆作為判斷是否侵權(quán)的條件。如在(2016)蘇01民終8584號(hào)案件中，一審法院在案件審理中直接判斷商標(biāo)的使用會(huì)混淆商品的來源，未判斷該使用行為是否是商標(biāo)性使用，直接判定該行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；而二審法院在認(rèn)定的過程中則首先判斷了商標(biāo)的使用行為是否是商標(biāo)性使用，二審法院以被訴侵權(quán)人的使用行為不構(gòu)成商標(biāo)性使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)駁回了一審法院的判決。

表1 典型案例匯總

二、商標(biāo)性使用與混淆可能性的關(guān)系

從上述法院的裁判案例來看，在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時(shí)主要考慮的兩個(gè)因素是商標(biāo)性使用和是否造成消費(fèi)者對(duì)商品來源的混淆誤認(rèn)。那么在判斷侵權(quán)時(shí)這兩個(gè)參考因素是否都應(yīng)當(dāng)考慮到，兩者有沒有先后順序，亦或是只需考慮其中一個(gè)即可？

(一)商標(biāo)性使用與混淆可能性相互獨(dú)立

有學(xué)者認(rèn)為在判斷是否屬于商標(biāo)性使用的過程中就已經(jīng)對(duì)混淆可能性進(jìn)行了判斷。原因主要是從商標(biāo)法的立法目的來看，商標(biāo)法設(shè)置主要是為了保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)，避免與其他人的商品相混淆。因此商標(biāo)性使用即將商標(biāo)使用在商品上的目的也包括防止產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，只有商標(biāo)的使用達(dá)到上述目的，商標(biāo)性使用才具有意義。而有些學(xué)者認(rèn)為商標(biāo)性使用與混淆可能性是各自獨(dú)立的，兩者并不存在相互包含的關(guān)系。因?yàn)樯虡?biāo)的功能有識(shí)別、質(zhì)量保障和廣告宣傳，而質(zhì)量保障與廣告宣傳等功能是由識(shí)別功能延伸而來，并最終反過來強(qiáng)化該識(shí)別功能[3]。商標(biāo)的功能中的核心功能就是識(shí)別功能，主要要求商標(biāo)在商品上的使用能夠起到識(shí)別商品來源的功能。是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，是判斷涉案商標(biāo)是否起到指示商品來源的作用，而不是看該使用行為是否引起混淆[4]。依此來看，商標(biāo)性使用與混淆可能性是一個(gè)行為各不相同的兩個(gè)構(gòu)成要件，商標(biāo)性使用屬于行為要件，即使用行為屬于商標(biāo)性使用；而混淆可能性起到的作用則是結(jié)果要件，就是說商標(biāo)性使用的結(jié)果是能夠區(qū)分商品的來源。且從我國《商標(biāo)法》第57條第二款的規(guī)定來看①，該條文中規(guī)定的“使用”即為商標(biāo)性使用。從條文來看，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，商標(biāo)性使用與造成混淆兩個(gè)判斷因素都應(yīng)當(dāng)考慮到。因此，筆者認(rèn)為商標(biāo)性使用與混淆可能性兩個(gè)判斷因素，在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時(shí)兩者均需要考慮，兩者并不存在包含與被包含的關(guān)系。

(二)商標(biāo)性使用是判斷商標(biāo)侵權(quán)的前提條件

在判斷商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，商標(biāo)性使用與混淆可能性是否具有先后判斷順序，也就是說在判斷商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，商標(biāo)性使用是否必須作為前提條件。

我國國內(nèi)學(xué)者對(duì)于該問題存在不同的看法。有些學(xué)者認(rèn)為在商標(biāo)侵權(quán)的判斷中，被侵害的商標(biāo)往往是已經(jīng)使用并積累了商標(biāo)權(quán)人市場信用的商標(biāo)，為切實(shí)保護(hù)商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)積聚的市場信用，此時(shí)，對(duì)使用應(yīng)進(jìn)行擴(kuò)大解釋，即其使用不限于發(fā)揮識(shí)別功能的使用。大部分學(xué)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將商標(biāo)性使用作為判斷商標(biāo)侵權(quán)的前提條件。要判定某行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，必須要以認(rèn)定該行為構(gòu)成“商標(biāo)性使用”為前提。“商標(biāo)性使用”與“混淆可能性”是判定商標(biāo)侵權(quán)的兩個(gè)獨(dú)立條件，且存在著先后判斷順序，某行為不符合其中任何一個(gè)條件，就不可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。對(duì)后一種觀點(diǎn)，筆者持贊同意見。商標(biāo)組成不僅包括商標(biāo)標(biāo)志，還包括商標(biāo)的商譽(yù)以及商標(biāo)附著的商品。如果不構(gòu)成商標(biāo)性使用，則就僅僅是對(duì)組成商標(biāo)的標(biāo)志的使用，這并不屬于商標(biāo)權(quán)的范圍，更談不上構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。再者從商標(biāo)的功能來看，只有構(gòu)成商標(biāo)性使用才會(huì)對(duì)商標(biāo)的功能造成破壞。在英國法院的Arsenal 案中②，筆者認(rèn)為被告在毛巾上使用原告球隊(duì)名稱的行為并不會(huì)給原告商標(biāo)功能實(shí)現(xiàn)造成任何影響。被告在毛巾上已經(jīng)使用了自己公司的商標(biāo)，使用原告商標(biāo)的行為只是為了更好地宣傳原告的球隊(duì)。最后從我國商標(biāo)法的立法目的、商標(biāo)法的基本理論以及商標(biāo)法有關(guān)商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定來看，認(rèn)定商標(biāo)性使用作為商標(biāo)侵權(quán)的前提條件，更有利于保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益。因此在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，商標(biāo)性使用是前提條件，在構(gòu)成商標(biāo)性使用的前提下，再判斷商標(biāo)性使用行為是否會(huì)造成消費(fèi)者混淆和誤認(rèn)，有混淆的可能性則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，反之則不構(gòu)成。

三、商標(biāo)性使用的認(rèn)定

商標(biāo)性使用作為判斷商標(biāo)侵權(quán)的前提條件，在案件中認(rèn)定該使用行為是否屬于商標(biāo)性使用就尤為重要。我國《商標(biāo)法》第48條規(guī)定了商標(biāo)性使用的概念③，該規(guī)定要求在商標(biāo)性使用的情況下，商標(biāo)必須發(fā)揮識(shí)別商品來源的作用。但是在司法實(shí)踐中諸多不同類型的案例中，對(duì)于商標(biāo)性使用的認(rèn)定需要考慮以下幾個(gè)問題。

(一)商標(biāo)性使用判斷應(yīng)與混淆可能性相區(qū)分

上文已述，商標(biāo)性使用與混淆可能性是判斷商標(biāo)侵權(quán)時(shí)的兩個(gè)各自獨(dú)立的要件，因此，在認(rèn)定商標(biāo)性使用時(shí)不應(yīng)將其與混淆可能性混為一談。商標(biāo)性使用主要想向消費(fèi)者傳達(dá)的信息是通過商標(biāo)可以判斷商品的生產(chǎn)廠商，商品的來源，至于依據(jù)此商標(biāo)所判斷出的結(jié)論是否正確在所不問。而混淆可能性是要判斷商標(biāo)在該商品上的使用是否會(huì)使消費(fèi)者誤以為是其他公司生產(chǎn)的商品。如在最高法院指導(dǎo)案例82號(hào)中，在判斷歌力思公司的使用行為是否是商標(biāo)性使用時(shí)，只需要判斷歌力思公司在商品吊牌上標(biāo)明“品牌中文名：歌力思”的行為是否是商標(biāo)性使用即可，不需要考慮使用行為是否會(huì)造成混淆。因?yàn)楦枇λ脊驹谏唐返跖粕系臉?biāo)識(shí)，消費(fèi)者依此可以知曉其所購買的產(chǎn)品屬于歌力思公司的，則歌力思公司的使用行為就屬于商標(biāo)性使用。而歌力思公司的使用行為是否會(huì)造成消費(fèi)者誤認(rèn)為產(chǎn)品屬于王碎永公司的產(chǎn)品，則是判斷混淆可能性的部分，并非商標(biāo)性使用需要判斷的因素。

(二)商標(biāo)性使用與描述性商標(biāo)使用區(qū)分

商標(biāo)描述性使用屬于商標(biāo)性使用，但是我國商標(biāo)法規(guī)定將這種使用行為認(rèn)定為商標(biāo)的合理使用。如在西安市中級(jí)人民法院判決的“泥漿”商標(biāo)爭議糾紛案中④，被告使用泥漿文字只是為了說明其舉辦的足球運(yùn)動(dòng)比賽場所是在泥漿中，屬于客觀描述行為，應(yīng)屬商標(biāo)描述性使用。因此在判斷商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，如果被訴侵權(quán)人的使用行為屬于商標(biāo)描述性使用，即使存在造成混淆的可能性，也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

(三)商標(biāo)性使用不應(yīng)考慮商標(biāo)的地域性

商標(biāo)權(quán)具有地域性，但是商標(biāo)性使用的判斷屬于相對(duì)客觀的判斷，與商標(biāo)的地域性無關(guān)。是否屬于商標(biāo)性使用與商標(biāo)所附著的商品所在的地域無關(guān)。如在涉外貼牌加工案件中，受委托加工產(chǎn)品的中國企業(yè)生產(chǎn)商品雖并未在中國境內(nèi)銷售，但是其使用商標(biāo)的行為已經(jīng)屬于商標(biāo)性使用；其產(chǎn)品為在中國市場投放這一地域性問題影響的只是貼牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的問題。由于商品未在我國市場流通，就不可能導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品來源的混淆，也就不可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

四、結(jié)語

確定商標(biāo)性使用在商標(biāo)侵權(quán)中的前提要件地位以及在判斷商標(biāo)侵權(quán)時(shí)首先判斷是否是商標(biāo)性使用，再判斷是否可能造成混淆的判斷步驟，對(duì)于諸多與商標(biāo)侵權(quán)相關(guān)的存在爭議的問題的解決都會(huì)有幫助。如在商標(biāo)平行進(jìn)口問題上，根據(jù)上述理論，平行進(jìn)口的商品上使用的商標(biāo)屬于商標(biāo)性使用這是沒有任何爭議的。主要需要判斷該商品與國內(nèi)正在銷售的商品是否存在質(zhì)量差異。如果兩者沒有任何差異，這不會(huì)造成消費(fèi)者的混淆，就不會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；如果存在差異則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

[ 注 釋 ]

①《商標(biāo)法》第57條第二款：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)(二)未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的.”

②Arsenal Football Club Plc v.Reed(12 nov 2002).在該案中原告訴被告在圍巾上使用其商標(biāo)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán).

③《商標(biāo)法》第48條：“本法所稱的商標(biāo)使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為.”

④具體案情詳見陜西省西安市中級(jí)人民法院(2014)西中民四初字第00455號(hào)民事判決書.