車易行

(鄭州大學 法學院,河南 鄭州 450000)

現(xiàn)代科學技術發(fā)展依賴于發(fā)明創(chuàng)造,科學技術往往需要集體的智慧與力量進行發(fā)明創(chuàng)造,因此合作發(fā)明越來越成為科技發(fā)明主要途徑。合作發(fā)明中不同發(fā)明人所做的工作和貢獻會有所不同,有時會出現(xiàn)確定發(fā)明人的糾紛問題。隨著合作發(fā)明數(shù)量的快速增長,有關發(fā)明人身份問題的訴訟也時常發(fā)生。專利制度的一項重要功能就是要保護發(fā)明人的正當權利,解決糾紛成為專利制度的一項重要內(nèi)容。一項合作發(fā)明要由兩個及以上主體參與研發(fā),多主體間的研發(fā)行為有時會引起對發(fā)明人身份的糾紛,在采取民事訴訟方式解決糾紛時需要認定創(chuàng)造性貢獻。

一、發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻的概念及認定

我國專利法為保護發(fā)明權利、認定發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻提供了依據(jù)?！吨腥A人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱實施細則)第13條對發(fā)明人進行了界定,發(fā)明人是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人員。關于“貢獻”是“創(chuàng)造性貢獻”還是“實質性貢獻”還沒有統(tǒng)一。實施細則第13條使用的是“創(chuàng)造性貢獻”,學界有時使用“實質性貢獻”。例如,有學者提出,如果兩個以上單位或個人共同從事發(fā)明創(chuàng)造都對發(fā)明創(chuàng)造作出了實質性貢獻,則該發(fā)明創(chuàng)造為合作發(fā)明創(chuàng)造[1]。我國司法實踐對此類案件的審理沒有完全統(tǒng)一的表述方式,不同的法院判決書使用了不同的表述方式,“創(chuàng)造性貢獻”和“實質性貢獻”兩種表述方式都出現(xiàn)過。例如,原告VMI荷蘭公司訴被告薩馳智能裝備股份有限公司專利權權屬糾紛一案(1)參見最高人民法院(2020)最高法知民終902號民事判決書。中,二審法院在民事判決書中使用了“創(chuàng)造性貢獻”;原告深圳市理邦精密儀器股份有限公司訴被告廣州萬孚生物技術股份有限公司專利權權屬一案(2)參見最高人民法院(2021)最高法知民終2148號民事判決書。中,二審法院使用了“實質性貢獻”。

“實質性貢獻”與“創(chuàng)造性貢獻”不是兩個概念,應當是實質性的創(chuàng)造性貢獻。這里依照實施細則第13條表述方式,使用“創(chuàng)造性貢獻”的說法。《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第6條規(guī)定了創(chuàng)造性貢獻的認定,認為根據(jù)所涉及技術成果的實質性構成,提出實質性技術構成并由此實現(xiàn)技術方案的人,是作出創(chuàng)造性貢獻的人。司法機關在一份民事判決書中提出,創(chuàng)造性貢獻是指“在發(fā)明創(chuàng)造的過程中,對創(chuàng)造出已有成果的技術差別作出創(chuàng)造性勞動”(3)參見上海高級人民法院(2013)滬高民三知終30號民事判決書。。有學者認為,創(chuàng)造性貢獻是指“當有兩個及以上自然人對一項發(fā)明創(chuàng)造的完成都作出貢獻的情況下,評判其中哪些人對形成發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出了貢獻”[2]53。發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻的認定,需要對創(chuàng)造性貢獻的具體內(nèi)容進一步明確,即對創(chuàng)造性貢獻認定的實質性構成、已有成果的技術差別以及實質性特點進一步清晰化。例如,矮床體動態(tài)睡眠養(yǎng)生床研發(fā)專利權權屬糾紛案(4)參見山東省濟南市中級人民法院(2019)魯01民初第7號民事判決書。中,孫某某與王某某等約定共同進行“矮床體動態(tài)睡眠養(yǎng)生床”的研發(fā),在專利被授予后,原告孫某某發(fā)現(xiàn)自己沒有被列為該發(fā)明的發(fā)明人,進而通過民事訴訟方式,要求確認其發(fā)明人身份。通過從實質性構成、已有成果的技術差別以及實質性特點等方面認定發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻,此類糾紛就可以得到解決。

二、認定發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻的依據(jù)和標準

需要認定發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻的情況多發(fā)生在發(fā)明被授予專利之后,被“遺漏的發(fā)明人”發(fā)現(xiàn)自己在專利證書上沒有被列為發(fā)明人或專利權人,進而向法院提起訴訟,主張其發(fā)明人身份與專利權。例如,原告李某某、盛某某訴被告中國科學院微生物研究所專利權權屬糾紛一案(5)參見最高人民法院(2020)最高法知民終944號民事判決書。中,原告原以為參與發(fā)明的人就應該是權利人,但最后原告發(fā)現(xiàn)其既不是發(fā)明人,也不是專利權人,于是提起民事訴訟。對于授予專利的發(fā)明,它的說明書與權利要求書已經(jīng)通過專利審查機構的實質性審查,因而可作為重要的認定依據(jù)。

創(chuàng)造性貢獻認定的主要標準應當是新穎性、創(chuàng)造性和實用性。一項發(fā)明一般都具有兩個及以上的獨立權利要求與多個從屬權利要求。權利要求中的技術特征對于發(fā)明整體存在重要程度的差異。如果一個發(fā)明是由多個發(fā)明人共同完成,則每個發(fā)明人所作貢獻在不同的技術特征上有所體現(xiàn),因而不同的貢獻也存在重要程度的差異,但只要其貢獻符合創(chuàng)造性貢獻的標準,就不會影響其發(fā)明人身份,國外專利法通常執(zhí)行這一原則。美國專利法規(guī)定,即使有些發(fā)明參與人實際上并未一起或同時工作、未作出與其他參與人相同種類或相同程度的貢獻、未對該專利每個權利要求之標的均有所貢獻,多數(shù)發(fā)明參與人仍可共同提出專利申請。美國判例情況與此類似,只要發(fā)明參與人的貢獻被認定創(chuàng)造性貢獻,則不要求所有發(fā)明參與人都獨立構思出整個發(fā)明方案,不要求發(fā)明人存在物理上的工作接觸。因此,發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻的認定,不應當要求不同發(fā)明人之間貢獻的絕對一致,不應當要求每個發(fā)明人貢獻都均等,只要發(fā)明參與人的貢獻符合發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻的認定標準,就應當成為合作發(fā)明人。

(一)認定發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻應以權利要求書為依據(jù)

權利要求書既是專利審查的主要依據(jù),也是專利保護的主要依據(jù)[3]107。獨立權利要求需要寫明該發(fā)明與現(xiàn)有技術不同的技術特征。從屬權利要求需要寫明被引權利要求基礎上所附加的技術特征,兩者的結合可以明確發(fā)明申請的保護范圍。權利要求書在創(chuàng)造性貢獻的認定中具有重要地位和作用,主張發(fā)明人身份的當事人可以把權利要求書作為依據(jù),舉證自己對權利要求中哪個技術特征作出了貢獻以及貢獻的類型,以澄清爭議。

有關合作發(fā)明人身份及其權利歸屬的民事訴訟,法院一般依據(jù)“誰主張,誰舉證”原則,由主張發(fā)明人身份的當事人承擔證明責任。主張發(fā)明人身份的當事人一般是訴訟原告,他們以權利要求書為依據(jù),收集研發(fā)過程中各種相關證據(jù),以此要求認定自己的創(chuàng)造性貢獻,確認合作發(fā)明人身份。研發(fā)過程會留下大量資料,包括設備中存儲的實驗數(shù)據(jù)、研發(fā)人員的研發(fā)記錄、研發(fā)機構保存的研發(fā)錄像、當事人之間有關于研發(fā)進程的聊天記錄等,這些資料都可為訴訟主張?zhí)峁┳C據(jù)支撐,需要在篩選和整理后進行提交。例如,原告河南誠信密封新材料科技有限公司訴被告曹某及新鄉(xiāng)市凱輝機械有限公司專利權權屬、合同糾紛案(6)參見最高人民法院(2021)最高法知民終1651號民事判決書。中,原告向法院提交了以下證據(jù):誠信公司微信公眾號中關于該技術發(fā)表的文章推送、誠信公司員工的證人證言;凱輝公司提交了以下證據(jù):凱輝公司與誠信公司有關研發(fā)事項的聊天記錄、有關該技術的圖片等。權利要求書具有清楚、簡要的特點并且包含了必要技術特征[2]270-271。因此,認定創(chuàng)造性貢獻應當以權利要求書作為依據(jù),進而收集相關證據(jù),法院以此進行創(chuàng)造性貢獻認定,以公正判決。

(二)認定發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻的三個標準

認定創(chuàng)造性貢獻要審查貢獻結果是否符合三個標準。如果貢獻結果基本符合三個標準,且貢獻行為是形成貢獻結果不可替代的原因,此貢獻就可視為創(chuàng)造性貢獻。三個標準指的是新穎性、創(chuàng)造性和實用性。對于還未授予專利的發(fā)明,發(fā)明參與人是否享有發(fā)明人身份與專利權并不確定。貢獻結果一般在權利要求的技術特征上有所體現(xiàn),對貢獻結果的新穎性、創(chuàng)造性和實用性進行判斷,可得出貢獻人是否應當享有發(fā)明人資格的結論。發(fā)明整體與貢獻結果是整體與部分的關系,發(fā)明的實質性審查一般需要以發(fā)明整體與現(xiàn)有技術進行判斷,貢獻結果是發(fā)明整體的一部分。對貢獻結果可以進行類似專利的審查。對于已授予專利的發(fā)明,根據(jù)授予專利的獨立權利要求或從屬權利要求,判斷貢獻結果是否屬于技術特征(符合專利授予條件的技術特征)的組成部分,若貢獻結果是技術特征的組成部分,則該貢獻結果也符合創(chuàng)造性貢獻認定的三個標準。

1.對貢獻結果進行新穎性審查

在專利中,判斷新穎性有兩個方面:一是有無抵觸申請情況;二是屬于現(xiàn)有技術與否。對貢獻結果進行新穎性審查,要判斷貢獻結果是否屬于現(xiàn)有技術。將貢獻結果與現(xiàn)有技術進行單獨對比,若貢獻結果與對比文件中現(xiàn)有技術方案相同,并且技術領域、解決的問題以及實現(xiàn)的效果也一樣的話,則該貢獻結果不存在新穎性,就不應視為創(chuàng)造性貢獻。

2.對貢獻結果進行創(chuàng)造性審查

對于發(fā)明專利的創(chuàng)造性要求是,與現(xiàn)有技術相比,要具有突出的實質性特點和顯著進步?！秾＠麑彶橹改稀诽岢鰟?chuàng)造性判斷的三個步驟:確定最接近的現(xiàn)有技術;確定區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題;保護的發(fā)明對本領域技術人員非顯而易見[3]172-174。在對貢獻結果進行類似的創(chuàng)造性判斷時,對于確定最接近的現(xiàn)有技術與區(qū)別特征的判斷可同專利審查保持一致,但應適當降低區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果。這是因為,貢獻結果大都為發(fā)明整體的一部分,單就一個貢獻結果很難收到一定程度的技術效果。貢獻結果的非顯而易見性也應同專利審查保持一致,即貢獻結果不應是本領域技術人員根據(jù)現(xiàn)有技術啟示就能輕易作出的貢獻。

3.對貢獻結果進行實用性審查

由于單個貢獻結果可能為技術特征中的一部分,只有在技術整體運作中才能判斷是否可以使用并產(chǎn)生積極效果,對貢獻結果可僅判斷它是否具有被制造的可能性以及是否不屬于《專利審查指南》中列舉的不具有實用性的情形,即無再現(xiàn)性、違背自然規(guī)律等,以此判斷該貢獻結果是否具有實用性。

創(chuàng)造性貢獻認定還要判斷貢獻行為是否為形成貢獻結果不可替代的原因。貢獻行為的被替代性越強,其創(chuàng)造性程度就越低,資金投入、非創(chuàng)造性的人力投入以及各種輔助性工作等,社會多數(shù)主體都可提供此類貢獻。貢獻主體的差異一般不造成發(fā)明本質上的差異。發(fā)明人貢獻行為的判斷可參考國外總結的四種創(chuàng)造性貢獻的行為:第一,在團隊中發(fā)現(xiàn)或解決了其他合作人未認識到的問題;第二,解決了其他合作人不能解決的問題;第三,為發(fā)明增加了其他發(fā)明人未想到的巨大優(yōu)勢;第四,擁有其他成員沒有的技能。若貢獻行為是貢獻結果形成不可替代的原因,貢獻結果又符合三個標準,則可以判斷其為創(chuàng)造性貢獻。

三、不應被視為發(fā)明人創(chuàng)造性貢獻的幾種情形

需要明確幾種不應被視為創(chuàng)造性貢獻的典型情形,以減少相關糾紛的訴訟案件,更好保護合作發(fā)明人的權利,營造良好的科技創(chuàng)新環(huán)境。

(一)物質技術條件投入

物質技術條件投入包括物質條件投入和技術條件投入,前者主要包括各種資金、設備、器材、原材料,后者包括公開和尚未公開的技術成果。關于物質條件投入,在合作發(fā)明中,一方或多方僅投入物質條件不應視為對發(fā)明作出了創(chuàng)造性貢獻。從法院判決中可發(fā)現(xiàn),物質條件投入具有多種類型。在原告魏某訴被告陳某專利權權屬糾紛案(7)參見最高人民法院(2019)最高法知民終58號民事判決書。中,雙方在合作協(xié)議中約定,由陳某負責產(chǎn)品的設計、研發(fā)和專利申報,魏某負責聯(lián)系合適的加工廠作為供應商,落實產(chǎn)品生產(chǎn)制造,以及后期投放市場等?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第6條規(guī)定,提供資金、設備、材料試驗條件……等人員,不屬于職務技術成果的完成人、完成技術成果的個人。將物質條件的投入人排除出技術成果完成人范圍的規(guī)定,同樣也適用于對參與度要求更高的合作發(fā)明,提供物質條件不應視為技術成果的完成人,不能成為發(fā)明人,此類貢獻不屬于創(chuàng)造性貢獻。

一方或多方投入技術條件不應視為對發(fā)明作出了創(chuàng)造性貢獻。技術本身具有創(chuàng)造性并非意味著投入技術的貢獻行為仍具有創(chuàng)造性,物質條件投入與技術條件投入在目的上沒有本質區(qū)別,即都是為研發(fā)活動提供輔助性工作。依據(jù)實施細則第13條之規(guī)定,提供輔助工作的人不能成為發(fā)明人,技術條件投入的貢獻不應被視為創(chuàng)造性貢獻。對于投入專利的專利權人來說,其技術條件投入雖不應被視為創(chuàng)造性貢獻,但基于其專利而形成的新發(fā)明,可能構成“經(jīng)改進的發(fā)明創(chuàng)造”。

(二)期望結果貢獻

僅有期望結果貢獻卻未給出實現(xiàn)該結果方法的情形,不應被視為創(chuàng)造性貢獻。所謂期望結果貢獻,即一主體對共同的發(fā)明目標提出較為寬泛或顯而易見的方案。例如,幾只有艾滋病癥狀的貓的主人將貓捐贈給研究所,后來該研究所分離出了致病FIV病毒,貓主人以其作出捐贈行為主張發(fā)明人身份。法庭認為,貓主人對發(fā)明本身沒有作出重要貢獻,不能成為合作發(fā)明人,因為貓主人只是簡單地說了貓的癥狀,并沒有提供實際分離病毒的方法或診斷感染該病毒的方法等。再如,A向B建議在新框架下發(fā)明一個經(jīng)過改進的傾角調(diào)節(jié)桿,但A并未對如何發(fā)明新的傾角調(diào)節(jié)桿而作出貢獻,則A的建議行為不是創(chuàng)造性貢獻。期望結果更像是個人的主觀臆想,不具有可操作性,期望結果的實現(xiàn)方法才是更為關鍵的因素。

發(fā)明的構想與對發(fā)明的期望結果屬于兩個不同概念,構想本身更體現(xiàn)系統(tǒng)性、中心性、層次性、整體性思維活動。發(fā)明構想需要在發(fā)明者頭腦中有足夠細節(jié),致使普通技術人員無須廣泛地研究或實驗就能將發(fā)明轉化為實踐。例如,發(fā)明構想對發(fā)明整體實現(xiàn)路徑,可能遇到的困難以及可能需要的技術設備或專利等都有所把握。除特殊情形外(發(fā)明可能在偶然情況下產(chǎn)生,如在化學技術、生物技術等領域,隨機的實驗結果可能產(chǎn)生新的發(fā)明),一項發(fā)明大都始于對發(fā)明的系統(tǒng)性構想,后由具有相關知識與實驗技巧的人員把構想訴諸實踐,以完成發(fā)明[4]。無技術背景或專業(yè)知識的普通人能輕易給出一項發(fā)明的期望結果,而技術創(chuàng)新過程是一個不斷排除各種不確定性的過程,是一個經(jīng)歷各種失敗、需要不斷付出大量成本和代價的過程[5]。僅憑主觀上的臆想,顯然并不符合技術創(chuàng)新過程的特征。

(三)其他不應被視為創(chuàng)造性貢獻的情形

上述兩種不應被視為創(chuàng)造性貢獻的情形較為常見,其他不應被視為創(chuàng)造性貢獻的情形有很多種類,其中較為典型的有慣用手段的直接置換、顯而易見的方案、上下位概念等。這些多為專利審查中喪失新穎性或創(chuàng)造性的特殊情形。

一是慣用手段的直接置換不應被視為創(chuàng)造性貢獻。例如,在對專利審查中,對比文件公開了采用螺絲固定的裝置,而要求保護的發(fā)明將該裝置的螺絲固定方式改換為螺栓固定方式[3]158。該類貢獻因其貢獻結果與現(xiàn)有技術相比不具備新穎性,因而該貢獻不應被視為創(chuàng)造性貢獻。

二是顯而易見的方案。例如,有一項涉及燃料噴射器的專利,該噴射器有一項針對磁性材料的權利要求,該權利要求提及“該材料要具有足夠剩磁性”,但并未給出具體的材料類型。一個所謂發(fā)明人給出一個具體的材料,但法庭認為此方案對本行業(yè)人員來說顯而易見,因而認定其未對發(fā)明作出創(chuàng)造性貢獻。《專利審查指南》規(guī)定,發(fā)明對該領域技術人員來說應不是顯而易見的。此類型貢獻結果進行類似專利的創(chuàng)造性審查時,因貢獻結果顯而易見而喪失創(chuàng)造性,此貢獻不應被視為創(chuàng)造性貢獻。

三是上下位概念[6]。如果作出的貢獻是上位概念,而對比文件中采用下位概念,那么這項貢獻則不應被視為創(chuàng)造性貢獻?！秾＠麑彶橹改稀穼Υ擞兴e例,如對比文件公開某產(chǎn)品是“用銅制成的”,就使“用金屬制成的”同一產(chǎn)品的發(fā)明或者實用新型不再具備新穎性[3]158。若貢獻結果得出用“用金屬制成”是上位概念,而對比文件中“用銅制成”是下位概念,貢獻結果過于寬泛,并且結果所得出的用金屬制成與用銅制成相比,不具備新穎性,未使發(fā)明整體上產(chǎn)生積極效果,此貢獻不應被視為創(chuàng)造性貢獻。

四、結語

專利技術只有同市場相結合,進行轉化和運用,才能在無形資產(chǎn)的經(jīng)營過程中成為正資產(chǎn),產(chǎn)生促進經(jīng)濟社會發(fā)展的正能量[7]。合作發(fā)明中有關實際發(fā)明人、專利權以及專利申請權的糾紛會對專利技術的轉化與運用產(chǎn)生負面影響。創(chuàng)造性貢獻的認定對實際發(fā)明人的確認、專利權以及專利申請權的享有發(fā)揮重要作用。我國現(xiàn)有專利制度還有待于進一步完善,需要解決貢獻概念的分歧,更加清晰地進行創(chuàng)造性貢獻的認定。合作發(fā)明中創(chuàng)造性貢獻的認定大致有三方面內(nèi)容:首先,明確創(chuàng)造性貢獻的重要性差異不影響發(fā)明人身份,并以權利要求書為貢獻認定的重點,落實“誰主張,誰舉證”的舉證原則;其次,在具體認定時,應將貢獻分為貢獻行為與貢獻結果,對貢獻結果進行類似專利的新穎性、創(chuàng)造性和實用性審查,判斷貢獻行為是否為形成結果不可替代的原因;最后,物質技術條件的投入、期望結果貢獻以及慣用手段直接置換等情形不應被視為創(chuàng)造性貢獻。