文 / 李擘 / 北京市集佳律師事務(wù)所上海分所律師

當商標遭遇“跨界打劫”幾種特殊的商標侵害行為及其應(yīng)對策略

文 / 李擘 / 北京市集佳律師事務(wù)所上海分所律師

2013年，互聯(lián)網(wǎng)上流傳的一篇關(guān)于“跨界打劫”的文章很火，文章大意是說：隨著互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)行業(yè)的大勢，無論你身處何種行業(yè)，隨時都有可能遭遇來自其他行業(yè)企業(yè)的“跨界打劫”，必須做好準備積極應(yīng)對。在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，尤其是在商標領(lǐng)域中，是否也存在著某種“跨界打劫”呢？答案是肯定的，企業(yè)的商標，尤其是知名商標，也無時無刻不面臨著“跨界打劫”的威脅。

一、什么是對商標的“跨界打劫”？

要解答這個問題，首先要知道商標的“界”在哪里，也就是商標專用權(quán)保護的范圍在哪里。我們知道，商標是一種在商業(yè)活動中用于區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標識，按照基于尼斯分類的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（以下簡稱“商品分類表”）中的商品類別來注冊并根據(jù)類似群組來保護的，每一個注冊商標均有其明確的核定使用商品，而這也就是被授權(quán)的商標專用權(quán)的范圍。商標的“界”，除了商標權(quán)本身的權(quán)利保護界限外，還體現(xiàn)在商標權(quán)與其他不同的民事權(quán)利之間的界限，譬如商標與商號、商標與域名、商標與商品的名稱、包裝、裝潢等等。

在侵害注冊商標專用權(quán)行為中，我們可以把“假冒行為”形象地稱作為是對商標權(quán)赤裸裸的“直接打劫”，而如果在非類似商品上注冊、使用與權(quán)利人相同或近似商標的，或者在其他民事權(quán)利領(lǐng)域內(nèi)變相侵害權(quán)利人的商標權(quán)的，這類行為就可以被稱作為是對商標的“跨界打劫”。下面，我們結(jié)合一些案例來揭開幾種典型的“跨界打劫”行為的面紗。

二、幾種典型的“跨界打劫”行為

1、商標跨類“打劫”

故意在非類似商品上注冊、使用與權(quán)利人相同或近似的商標，這類行為是一種非常典型的“跨界打劫”行為。例如，在GAP商標惡意注冊案中，一家制造、銷售眼鏡產(chǎn)品的深圳公司故意在與第25類服裝商品非類似的第9類商品上申請注冊與全球著名服裝品牌公司GAP公司相同的“GAP”商標。雖然在商品分類表中第9類與第25類并非類似商品，但是顯而易見如果聽任該深圳公司的“GAP”眼鏡商標獲得注冊，將會極大損害GAP公司的權(quán)益。又如，在世紀寶馬服飾商標侵權(quán)及不正當競爭案中，被告作為一家服飾企業(yè)，在其經(jīng)營場所及生產(chǎn)、銷售的服飾產(chǎn)品（商品分類屬于第25類服裝等商品）上使用了與全球著名汽車制造商德國寶馬公司注冊在第12類“機動車輛等”商品上的“BMW及圖”、“BMW”、“”商標近似的商標，造成了相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認，損害了德國寶馬公司的權(quán)益。

2、商號“打劫”商標

商號與商標一樣，也是一種重要的商業(yè)標識權(quán)利。在我國法律上，商號權(quán)主要體現(xiàn)為企業(yè)名稱權(quán)?，F(xiàn)實中，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號登記并在相同或者類似商品上突出使用、利用企業(yè)名稱權(quán)侵害他人商標權(quán)的情況屢見不鮮。例如，在星源公司及上海統(tǒng)一星巴克有限公司訴上海星巴克咖啡館有限公司及其南京路分公司商標侵權(quán)及不正當競爭案中，被告上海星巴克咖啡館將與星源公司“星巴克”商標相同的“星巴克”文字作為企業(yè)名稱中的字號進行登記并使用。損害了原告的權(quán)益并構(gòu)成不正當競爭。又如，杭州奧普電器有限公司訴武漢奧普浴霸有限公司等商標侵權(quán)糾紛案、莎莎海外有限公司訴上海莎莎化妝品有限公司商標侵權(quán)及不正當競爭糾紛案，均屬于這種商號“打劫”商標的情形。

3、域名“打劫”商標

隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，企業(yè)域名越來越多地體現(xiàn)出它的商業(yè)標識意義和作用，與此相應(yīng)的，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字注冊為域名并通過該域名進行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)的行為，也開始大量出現(xiàn)，大肆“打劫”商標所有人的權(quán)益。例如，在杜邦公司訴北京國網(wǎng)信息有限責任公司侵犯商標權(quán)、不正當競爭糾紛案中，被告惡意搶注含有杜邦公司“DUPONT”商標的域名“dupont.com.cn”并進行相關(guān)電子商務(wù)活動。又如，在投訴人歐姆龍株式會社（OMRON CORPORATION）與被投訴人葉某的域名爭議案中，葉某將投訴人具有較高知名度的“OMRON”商標注冊為自己的域名“om ronshop.com. cn”，并用以在網(wǎng)上銷售相關(guān)產(chǎn)品，誤導(dǎo)消費者認為該域名的網(wǎng)站是投訴人的網(wǎng)站。

4、商品名稱、包裝、裝潢“打劫”商標

將與他人注冊商標相同或者近似的文字作為自己商品的名稱或者包裝、裝潢使用，造成混淆、誤認，這又是一種典型的“跨界打劫”行為。例如在最高人民法院提審的盲公餅案中，一審被告將一審原告的“盲公”注冊商標作為自己生產(chǎn)的糕餅商品的名稱使用，將自己的商品命名為“盲公餅”，并在餅身及外包裝盒上進行了標注。又如，在LV公司訴廣州市旭澤皮具制品有限公司等的商標侵權(quán)及不正當競爭案中，被告旭澤皮具公司竟然充滿“想象力”地將含有與LV商標近似的標識的皮具面料申請了外觀設(shè)計專利并獲得了專利權(quán)，并在生產(chǎn)、銷售中大量使用，被告憑借其獲得的該外觀設(shè)計專利希望給自己的商標侵權(quán)及不正當競爭行為披上合法的外衣。

三、“跨界打劫”行為的危害

以上舉了幾種典型的“跨界打劫”行為，它們雖然表現(xiàn)形式不同，但是有一個共同特征就是——利用商品分類間或者不同民事權(quán)利間的間隙與沖突來實施侵害行為。顯而易見的，“跨界打劫”行為與一般假冒行為一樣會給商標權(quán)利人造成損害，并且由于此類侵害行為的特殊性，導(dǎo)致其還會帶來更深層面的危害。

“跨界打劫”行為在實質(zhì)上還是一種侵害注冊商標專用權(quán)的行為：這種行為的直接后果就是造成市場混淆，使得相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認、認為是權(quán)利人的商品，或者認為其來源與權(quán)利人注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。侵害人通過混淆進而擠占權(quán)利人的市場份額，謀取不當利益，給權(quán)利人造成損失。

但是，混淆并不是“跨界打劫”所造成危害的全部，“跨界打劫”還會帶來更深層次也更為嚴重的危害——商標淡化?！翱缃绱蚪佟毙袨槠鋵嵤窃诖畋丬?、攀附權(quán)利人商譽，如不加制止、任其蔓延，即便不存在任何形式的混淆，權(quán)利人的知名商標的價值也會因為大量“跨界”的商業(yè)化使用而被削弱、淡化。誠如某位法官在判決書中所說的：“混淆造成的是眼前的損害，而淡化卻是一種感染，如果任其擴散，將最終摧毀該商標的廣告價值”?？吹竭@里，我們應(yīng)該能夠明白為什么美國GAP公司會歷時十二年窮盡所有救濟程序從商標局一直打到最高法院也要制止“GAP”商標在其他類別上被他人注冊；我們也應(yīng)該能夠理解為什么德國寶馬公司如此在意自己的“BMW”商標被他人用于與機動車不類似的服裝商品上了。

商標淡化的最為嚴重的一種后果是商標被通用名稱化，退化成一種商品的通用名稱。通用化是對商標最致命的打擊，商標一旦被認為變成了通用名稱，就意味著商標的顯著性徹底喪失、商標已不復(fù)存在。前面所說的盲公餅案中，“盲公”商標一度處于滑向通用名稱的危險邊緣，商標所有人充分意識到了通用化的嚴重危害，通過積極維權(quán)，將案子打到最高法院，最終挽救了自己的商標，阻止了它成為某類商品的通用名稱。

四、“跨界打劫”行為的應(yīng)對策略

應(yīng)對“跨界打劫”的策略可以概括為以下兩個方面：

首先，轉(zhuǎn)變觀念，更多運用司法救濟手段打擊“跨界打劫”行為?！翱缃绱蚪佟本拖笫且环N病毒感染，它無孔不入，危害巨大，并且更為嚴重的是，當我們的商標不幸遭遇到“跨界打劫”時，傳統(tǒng)“打假”手段就變得無力起來，這是因為在“跨界打劫”的背后是不同類別的商標之間乃至不同類別的民事權(quán)利之間的沖突，在事實認定和法律適用上均存在較大的不確定性和爭議性，因而不能簡單地用孰真孰假、非黑即白的標準來進行認定，而必須更多地運用法律的邏輯標準與政策標準來進行判別，這就造成了基層工商執(zhí)法部門往往無法處理也不愿處理此類案件的局面。企業(yè)應(yīng)當更多地通過司法救濟途徑來打擊“跨界”侵害、維護自己的權(quán)利。本文前面所列舉的所有“跨界打劫”案例中，除了域名爭議外，無一例外都是通過司法途徑獲得了最終救濟，充分體現(xiàn)了司法最終的原則。

其次，積極開展監(jiān)測、確定重點目標、實施精確打擊。2013年天貓雙11創(chuàng)下的350.19億元的交易記錄再次告訴我們，網(wǎng)絡(luò)早已經(jīng)成為當今供、需雙方所依賴的重要信息傳播平臺，任何人都無法逃避，包括“跨界打劫”者。在今天，對于擁有知名品牌的企業(yè)而言，通過互聯(lián)網(wǎng)積極主動監(jiān)測侵害行為并在此基礎(chǔ)上實施進一步維權(quán)行動顯得尤為具有現(xiàn)實意義，具體步驟為：

第一步，在互聯(lián)網(wǎng)上最大限度地監(jiān)測到各類來自商標、商號、域名、商品名稱、包裝、裝潢等領(lǐng)域針對自己商標的“跨界打劫”行為，定期匯總出威脅清單，這是一切工作的基礎(chǔ)。

第二步，在威脅清單中篩選出重點目標，進行深入研究和分析，并最終確定有價值的打擊目標。

第三步，根據(jù)打擊目標制定具體方案，實施包括訴訟、商標異議、域名爭議、行政投訴等在內(nèi)的各種維權(quán)手段，制止“跨界打劫”行為。

第四步，對于每一個成功維權(quán)的案例進行充分宣傳，以不斷強化自己商標的顯著性，并向公眾反復(fù)傳遞出自己積極維權(quán)的態(tài)度，嚇阻那些潛在的或者尚未造成重大威脅的“跨界打劫”者。

最后，筆者想說，我們身處的這個時代，是一個允許智者“跨界創(chuàng)造”的嘉年華，但卻絕不是一場任由侵權(quán)者“跨界打劫”的盛宴！無論侵權(quán)者披上怎樣的外衣，他們注定會在權(quán)利人積極的維權(quán)攻勢下失?。?/p>