聶 君

(上海大學法學院， 上海 200444)

商標使用權出資法律問題探析

聶 君

(上海大學法學院， 上海 200444)

現行法律對于商標使用權能否出資尚無明確規(guī)定，商標使用權出資有現實需求且具有必要性，在理論和實踐中都有重要意義。商標使用權出資符合知識產權出資的標的要求，與商標所有權出資以及商標許可使用相比，具有很大優(yōu)勢，與現行法律規(guī)定也不相悖，應該在法律法規(guī)上對商標使用權出資加以明確規(guī)定。

商標使用權；出資；可行性；比較優(yōu)勢；合理范圍

隨著知識產權轉化利用的深入探索與不斷發(fā)展，知識產權資本化已然成為知識產權運用中的熱點問題。知識產權出資作為知識產權資本化的一種重要類型，近年來備受關注。知識產權資本化涉及面廣，其不僅僅是一個經濟和管理問題，更是一個法律問題?，F行法律規(guī)定商標可以用來出資，但對商標的出資方式卻沒有做出明確規(guī)定，特別是對于是否可以用商標使用權出資沒有明確規(guī)定。雖然實踐中存在此類需求，但因現行法律規(guī)定不明確以及實踐中對此問題未形成統(tǒng)一認識，其實際運用變得十分有限。進行商標使用權出資的理性思考，對于推動知識產權使用權出資的立法，探索知識產權資本化方式的多樣性與可選性，具有深刻的理論意義和實踐意義。

一、商標使用權出資概述

商標使用權出資，也稱商標用益出資，是指不轉移商標的所有權，只轉移商標的使用收益權作為出資。商標使用權出資不同于商標所有權出資，該出資方式只需通過商標使用許可的方式，而商標所有權出資必須進行商標轉讓。商標使用權出資者只是將商標的使用權作價出資，接受出資企業(yè)獲得的不是該商標的所有權，其在一定的期限范圍內享有該商標的使用權，所有權仍由出資者保留。

我國《公司法》等法律法規(guī)已經明確規(guī)定商標等知識產權可以用于企業(yè)出資。我國《公司法》第二十七條規(guī)定，股東可用貨幣出資，也可以用知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資。《中外合資經營企業(yè)法實施條例》第二十二條規(guī)定，合營者可以用貨幣出資，也可以用工業(yè)產權、場地使用權等作價出資?！逗匣锲髽I(yè)法》第十六條也規(guī)定，合伙人可以用貨幣、實物、知識產權、土地使用權或其他財產權利出資?，F行規(guī)定雖具體表述不一，“知識產權”和“工業(yè)產權”都當然包含“商標”這一內容，依照現行法律規(guī)定商標可以用來出資毫無疑義。但需指出的是，目前法律并未明確規(guī)定商標出資方式，這也使得我國商標使用權能否出資存疑。

2006年上海浦東率先頒布《浦東新區(qū)商標專用權出資試行辦法》(以下簡稱《浦東新區(qū)商標出資辦法》)，首次明確承認商標使用權出資。2008年福建省南平市《延平區(qū)工商局商標專用權出資試行辦法》(簡稱《延平區(qū)商標出資辦法》)，2011年青島市《工商行政管理局商標專用權出資管理辦法(試行)》(簡稱《青島市商標出資辦法》)相繼對商標使用權出資作出明確規(guī)定，這些地方法規(guī)的頒布施行在一定程度上說明了商標使用權出資的現實需要。2008年發(fā)布的《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》中明確提出“鼓勵知識產權轉化運用”，全面提升知識產權運用能力，拓展商標出資方式，在全國范圍內認可商標使用權出資很有必要?？v觀發(fā)達國家知識產權資本化情況，用益物權可以作為出資對象的國家很多，使用許可出資方式也較為普遍。以美國為代表的英美法系國家對出資方式的規(guī)定很靈活，幾乎沒有限制。在一些大陸法系國家也得到允許，如日本，現物出資的外延非常廣泛，包括無形財產權、不動產的使用收益權等。[1]

商標使用權出資是商標轉化為資本的有效途徑，有利于充分利用商標權。商標用于出資時一般都有較大的市場價值或發(fā)展?jié)摿?，要讓商標權利人轉讓其權利相當于剝奪其獲得更多經濟利益的權利，是其所不愿選擇的。如果使用權的取得即能滿足接受出資企業(yè)生產經營的需要，此時卻要花費更多的費用去取得所有權，實質上等同于資源的浪費。商標的使用出資更加切合實際，更符合企業(yè)“低投資，高回報”的經營理念。實踐中商標使用權出資存在客觀需要，當正當的需求不能夠得到滿足時，許多投資主體就采用變通方式進行規(guī)避。從鼓勵投資以及商標資本化的角度看，只要不損害國家利益和社會公益，對商標出資方式不應進行過多限制。商標使用權出資后，商標所有者作為企業(yè)的股東，其自身利益與企業(yè)利益緊密相連，必定會竭盡全力為企業(yè)謀利。以商標使用權出資是一個相當現實、有效的出資途徑，否認商標使用權作為出資形式不符合現實生活的真實需要。

商標使用權出資存在必要性，允許商標使用權出資具有十分重要的意義。從出資商標本身來說，通過商標使用出資使得接受出資企業(yè)能使用商標，可以增加消費者的接觸機會，更利于提升商標知名度。從商標使用權出資者角度看，以商標使用方式出資，可以直接成為所投資企業(yè)的股東，實現了商標資源的最大化利用，更有利于實現經濟利益最大化。就接受出資企業(yè)而言，知名商標(特別是馳名商標)因為其良好的知名度、美譽度及巨大的商業(yè)價值，能夠增強所投資企業(yè)的競爭力，擴大其產品或服務的市場占有率，也能夠提升所投資企業(yè)的資信能力，增強再融資能力。總體上來講，商標使用權出資能夠促進企業(yè)重視商標的經濟價值，促使企業(yè)建立良好的商標經營管理機制，優(yōu)化企業(yè)商標資本運營，促進商標有效運用。

二、商標使用權出資具有可行性

(一)商標使用權符合財產出資要件

并非所有的知識產權都能成為適格出資標的，對于以知識產權出資的出資標的是否適格，主要有“四要件說”和“五要件說”?！八囊f”認為，適格的知識產權出資財產應該滿足確定性、現存性、可轉讓性和可評估性四個要件?！拔逡f”認為，出資標的適格要件為五要件，即確定性、價值物的現存性、評價的可能性、可獨立轉讓性和有益性。商標使用權是否能夠用于出資，取決于其是否符合出資要件：(1)確定性是指用作出資的應是確定的，可以通過出資合同以及公司章程予以特定化，并在確定之后不可隨意更改。商標經過申請取得，其保護的具體內容如保護類別等都是根據法律以及主管機關的授權確定的。商標使用權用于出資，只需出資各方在合同中加以明確約定并在公司章程中載明具體內容，無疑具有確定性。(2)現存性是指出資標的應是事實上已經依法獲得的，必須是既有權利。商標通過申請授權取得，商標使用權具有現存性。(3)可評估性是指用于出資的商標使用權必須能以公平的方式評估，能夠通過客觀評價確定具體價值，即折算成貨幣。商標可以評估作價，商標使用權亦可。(4)可轉讓性是指用于出資的標的物必須可以獨立于出資者予以轉讓，即出資人對該標的享有獨立的支配權利。商標使用權可以通過備案的形式實現權利轉移，具有可轉讓性。(5)有益性是指用作出資的商標使用權對接受出資企業(yè)實現利潤最大化目標可能產生的作用。如果出資商標核準使用的商品類別與企業(yè)經營的商品類別不一致，就不具有接受出資企業(yè)實施的可能，此時就需要考慮是否與企業(yè)長期商標使用戰(zhàn)略一致，如果符合亦為有益。如果用于出資的商標使用權可以由接受出資企業(yè)實施再許可，對于企業(yè)來說無疑具有有益性，此時商標使用權出資者必須賦予接受出資企業(yè)再許可權。

綜上所述，商標使用權完全能夠符合財產出資要件，可以用于出資。商標使用權出資除應符合上述要件，用作出資的商標使用權還需要符合法律的有關規(guī)定，合法性是出資的前提。商標所有權、商標使用權作為法律確定權利，無疑具有合法性。此外，商標使用權出資還應該符合法律對于出資比例的限制。根據我國《公司法》第二十七條、第八十三條的規(guī)定，商標使用權作價出資額不能超過企業(yè)注冊資本的百分之七十。

(二)商標使用權出資具有可行性

商標所有權可以用來出資毫無疑問，但是商標使用權能否用來出資存在爭議。理論上對于商標使用權能否出資的問題形成了肯定與否定兩種觀點，其中持肯定意見的很多。鄭成思先生指出，“在合資經營中作為出資方式的，可以是我方商標的轉讓，也可以是我方商標權的使用許可?！盵2]劉春霖教授認為，商標資本化有商標權轉讓和商標使用許可兩種具體方式可供選擇，商標出資人可以選擇任一方式出資。[3]也有觀點認為，知識產權中的使用權滿足確定性、現存性、可評估性、可轉讓性、合法性和出資比例限制性6個要件，以知識產權用益出資是完全可行的。[4]還有觀點認為，商標資本化的方式之一是以目標公司支付的商標許可使用費出資，并認為使用權出資中商標權利人的出資資金來自其許可目標公司使用商標而獲得的商標許可使用費。[5]

關于否定商標使用權能夠出資的理由?！豆痉ā芬约啊豆咀再Y本登記管理規(guī)定》中規(guī)定以知識產權出資必須辦理財產權轉移手續(xù)，據此認為商標使用權無法出資；為了維護公司資本穩(wěn)定，保障公司對其債務承擔責任的能力，商標使用權不具有獨立性而不能作為出資等等。那么，商標使用權究竟能否用來出資，商標使用權出資是否具有可行性？

關于財產權轉移手續(xù)問題。詳細分析法律表述后會發(fā)現，法律規(guī)定的是必須“辦理財產權轉移手續(xù)”，并沒有說辦理財產所有權的轉移手續(xù)，財產權包含使用權等許多權能。從轉移自身的含義講，轉移并不僅僅是所有權，從廣義理解“凡是知識產權的全部或部分權利發(fā)生了主體間的轉移，都可以謂之知識產權的轉移?！盵6]其中當然包括商標使用權的轉移。換個角度來說，雖然法律規(guī)定出資須辦理財產權轉移手續(xù)，此規(guī)定要求的“是專有權的出資而不是使用權的出資，使用權的出資是無須辦理產權轉移手續(xù)的”[7]，商標使用權出資也不存在法律障礙。立法者對商標作為公司資本構成采取比較寬泛的表述形式，給商標使用權出資提供了可能。商標作為一種無形財產，不發(fā)生有形控制的占有，在同一時空下可由不同人使用，這種無形的特點決定了使用權可以分離。商標使用權是權利派生的獨立權利，具有獨立性且可以發(fā)生轉移，故能以其出資。實務中，使用權的轉移是通過商標許可使用合同備案來實現的，也不存在商標使用權無法轉移的問題，禁止商標使用權出資是對商標資源的一種變相浪費。

商標使用權具有資本的屬性，能用來創(chuàng)造新的價值而可以用來投資。企業(yè)資本的意義不僅在于其自身價值，還在于能夠通過其價值形成新的價值。在資本要素多元的知識經濟時代，商標使用權對企業(yè)至關重要，其重要性不亞于貨幣資本。商標使用權自身具有價值，可以滿足企業(yè)的實際需要，而且通過對商標的使用能夠以多種方式形成新的價值。隨著公司制度不斷發(fā)展，債權人等對企業(yè)的關注已經不僅在于注冊資本，企業(yè)的其他資產也是其關注的焦點。所有能夠為企業(yè)帶來價值的因素都是影響企業(yè)發(fā)展的關鍵，知識產權使用權的增值功能大于它的信用功能，[8]而且商標使用權的增值功能往往是極大的。

就資本的經營功能而言，只有企業(yè)和企業(yè)股東最了解何種出資要素為企業(yè)所需要，只要股東同意并認可，任何具有經營價值的物質要素都可以成為企業(yè)的出資標的。商標使用權的經營功能是顯而易見的，它可以與企業(yè)貨幣資本和其他非貨幣資產一道，共同為企業(yè)創(chuàng)造財富。商標的使用對企業(yè)的生產經營有長期的作用并可帶來連續(xù)的經濟效益。并且，商標出資作為企業(yè)的民事行為，完全可以通過談判、合同約定等方式加以制約。

從現行立法的有關規(guī)定來看，《公司法》對商標具體如何出資沒有明確的規(guī)定，按照“法無明文規(guī)定即可為”以及降低社會成本的原則，應當允許商標使用權作為公司的資本構成元素?，F有相關法律規(guī)定也是支持這一結論的。一方面，法律明確規(guī)定土地使用權能用于出資；另一方面，根據《關于以高新技術成果出資入股若干問題的規(guī)定》第6條不難推導出，用作出資的高新技術成果出資人可以保留一定權利，只以約定期間與權利范圍的成果即技術使用權出資。

三、商標使用權出資的比較優(yōu)勢

商標出資方式的多元化，有助于推動商標權利資源在生產、服務領域的廣泛應用。商標使用權出資不僅具有可行性，與商標所有權出資、商標使用許可相比，商標使用權出資還擁有其自身的獨特優(yōu)勢。

商標所有權作價出資有其局限性，一旦商標作價出資就等于將商標“賣”給了接受出資企業(yè)，商標便不屬于出資者所有。尤其是在商標出資者未控股的情況下，其對于商標的使用變得較難控制。這就使得商標這一無形資產在“易主”之后，有可能因為不合理使用等因素使原有的美譽度受到破壞。雖然接受出資企業(yè)終止后，用作出資的商標有可能重新回到出資人的手中，但商標投資期間的價值變動影響了商標出資者的切身利益。商標使用權單獨作價出資入股，使得所有權與使用權相分離，出資者不僅可以從所投資企業(yè)獲得股權，同時自身也可保留使用的權利，將商標發(fā)揮出更大價值的同時實現對于商標的有效控制。商標所有人可以通過合同約定的形式具體協商商標使用事宜，甚至可以約定違約使用的懲罰措施，以此來減少商標美譽度的破壞以及價值的貶損。而且，商標使用權出資與商標所有權出資相比，商標出資者以使用權出資減少了其權利成本投入；接受出資企業(yè)需要付出的代價也相對較??；其他非商標出資者能夠以較小的代價獲得對商標的使用。

商標使用權出資與商標許可使用不同。首先，通過商標使用權出資行為，使用權出資者沒有取得許可使用費，而是獲得了所出資企業(yè)的一部分股權，并以取得利潤等方式長期取得投資收益；其次，使用權出資者不像商標許可使用那樣除了通過合同約定外不能過多干涉使用者的行為，其以公司股東身份參與出資企業(yè)的經營管理，與出資商標的使用權未完全分離，因此不至于喪失對該商標使用的控制。再次，商標許可使用中使用許可費可由雙方協商確定，無法律規(guī)定必須評估的要求。這為不公平的交易提供了可能，急于取得商標使用權的被許可人有可能會面對不合理的高昂使用許可費。而使用權出資則不同，法律規(guī)定的價值評估制度為接受出資企業(yè)提供了法律保障，有利于促進商標權的公平、合理利用，能夠起到維護市場秩序和優(yōu)化市場環(huán)境的作用。

四、商標使用權出資的合理范圍

什么主體能夠以商標使用權出資？商標使用權出資是采用獨占、排他還是普通使用許可的方式？用于使用權出資的商標應該符合什么樣的條件？在確定商標使用權能夠出資之后，需要對商標使用權出資范圍進行合理界定。

對于商標來說，其非物質性、無形性決定了不發(fā)生有形地占有，商標使用占有的程度取決于商標使用許可的形式。由于使用權出資必須滿足出資的要求，接受出資企業(yè)也必須相應滿足對于商標使用權較強的占有程度。普通使用許可方式中商標所有人還可以許可他人使用，所投資企業(yè)對于商標的可控程度低。而且商標權人如果再與第三人簽訂該商標的許可使用合同，也會使得該商標的價值因第三人的使用而處于不穩(wěn)定狀態(tài)，這也與公司法上的資本維持及不變原則相悖，所以不宜用來出資*《青島市商標出資辦法》第三條就規(guī)定為商標使用權出資僅限于獨占和排他兩種許可使用形式。。

所有權包含占有、使用、收益、處分四項權能，使用權只是其中的一項，占有、使用和收益權能可以從所有權中分離出來交由他人行使。商標使用權出資不是商標使用權的獨立作用，使用權出資也會涉及商標的收益權能。商標處分權構成商標使用權出資與商標所有權出資的最大區(qū)別點，處分權包含對于權利的全部或部分進行處分，處分權的行使會導致權利的絕對或相對消滅，這也決定了商標使用權出資的主體限于商標所有人。雖然使用權出資中處分權無須用來出資，但是擁有處分權才能夠形成對商標的實際控制。商標使用權人，即使是獨占使用權人最多也只是擁有再許可權，其沒有處分權所以不應當擁有使用權出資的權利。

對于出資商標這一商標使用權出資客體來說，應當滿足以下幾個方面的要求。首先，并非所有商標都能夠以使用權作價出資入股，只有在我國經核準注冊的商標才享有此“待遇”。未注冊商標由于其很難確定權利范圍而不具有確定性與現存性，不能夠用于商標使用權出資?！镀謻|新區(qū)商標出資辦法》就規(guī)定，出資商標須為我國商標局核準的商品或服務上的注冊商標。其次，用作出資的注冊商標應該是無爭議的商標，如果權利存在爭議，商標用于出資后就有可能出現出資不實等現象。按照我國《商標法》第四十一條的規(guī)定，商標注冊后可以基于法律規(guī)定的原因撤銷商標，商標撤銷后商標權將不復存在，與商標使用權出資的目的不符。所以以商標使用權出資的商標，應規(guī)定注冊滿五年為宜。再次，只有法律規(guī)定能夠進行許可使用的商標才能作為出資。而商標因不具有許可使用的可能，不能被用于使用權出資入股。地理標志權用于標示商品來源地，主要由特定地區(qū)的自然或人文因素所決定，既不能被轉讓也不能被許可使用，所以也不能用于使用權出資。最后，權利受到限制的商標不能用于商標使用權出資。如已經許可他人使用的商標，不可用于商標使用權出資。再如，已經設定了擔保的商標，因其處置權受到限制而不能資本化。1988年的《中外合資經營企業(yè)合營各方出資的若干規(guī)定》第2條第2款就規(guī)定，以工業(yè)產權作價出資，出資者需提供有效證明來證明其所有權和處置權，值得借鑒。

此外，是否所有的主體都可以商標使用權出資設立呢？理論上，依據《公司法》設立的企業(yè)都應該是可行的，但是可以基于經濟安全、國家利益等考量作出一些限制。例如，《延平區(qū)商標出資辦法》規(guī)定為只有有限責任公司可以；《青島市商標出資辦法》認為應當包含有限責任公司、股份有限公司；《浦東新區(qū)商標出資辦法》也有類似規(guī)定，但明確規(guī)定排除外商投資的股份有限公司。

通過上述分析，我們可以明確不轉移商標所有權的使用權出資應滿足的幾點要求。第一，出資的主體是商標所有權人，商標使用權人不具有主體資格。第二，商標使用權出資的形式限于獨占使用許可和排他使用許可兩種，不能以普通使用許可形式出資。第三，用于使用權出資的商標必須是在我國已經依法核準注冊的、無權利爭議的、權利不受限制的商標以及法律規(guī)定不能進行許可使用的商標不能用于出資。為此，今后相關法律法規(guī)對商標使用權出資進行規(guī)范時，宜對此加以明確規(guī)定。

五、結 論

商標使用權出資具有必要性，其用于出資無論在理論上還是實踐中都有重要意義。商標使用權出資也具有可行性，符合知識產權出資的標的要求，與現行法律規(guī)定也不相悖，一些地方性規(guī)范更是直接作出允許商標使用權出資的規(guī)定。而且，商標使用權出資與商標所有權出資以及商標許可使用相比，有其獨特的優(yōu)勢。法律法規(guī)應該在對商標使用權出資予以明確規(guī)定的基礎上，對出資主體、出資客體、出資形式等加以詳細規(guī)定，以便出資者在以商標出資時，從自身經濟利益出發(fā)選用適當的出資方式，順應經濟社會發(fā)展需求，保障商標權利合理、有效、充分地利用。

[1] 趙旭東.新公司法制度設計[M].北京:法律出版社,2006: 217.

[2] 鄭成思.世界貿易組織與貿易有關的知識產權[M].北京:中國人民大學出版社,1996:148.

[3] 劉春霖.論股東知識產權出資中的若干法律問題[J].法學,2008(5):84.

[4] 袁曉東,李曉桃.論我國知識產權用益出資[J].科學學與科學技術管理,2007(8):7.

[5] 萬巍.企業(yè)商標權資本化及其法律風險防范[J].現代管理科學,2010(2):108.

[6] 陶鑫良,袁真富.知識產權法總論[M].北京:知識產權出版社,2005:145.

[7] 陳麗蘋.知識產權出資的法律問題[J].知識產權,2004(3):58.

[8] 劉春霖.知識產權資本化研究[M].北京:法律出版社,2010 : 210.

責任編校：汪沛

LegalIssuesofInvestmentinTrademarkUseRights

NIE Jun

(College of Laws, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

It is not clear whether trademark use rights can be invested according to the existing laws. There is a realistic demand and necessity of investment in trademark use rights. Being of theoretical and practical significance, the investment conforms to the requirements of intellectual property investment subject. Compared with trademark ownership investment and trademark license, it has advantages and is not contradictory to the existing laws and regulations. Investment in trademark use rights should be defined clearly in laws and regulations.

trademark use right; investment; feasibility; comparative advantages; reasonable extent

2013-12-13

聶君，男，安徽安慶人，上海大學法學院碩士研究生。

時間：2014-4-18 17:23 網絡出版地址：http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13757/j.cnki.cn34-1045/c.2014.02.031.html

D923.43

A

1003-4730(2014)02-0141-05