陶安安

(1.華東政法大學(xué) a.研究生教育院 b.知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心， 上海 200042)

近年來，我國發(fā)生了一系列關(guān)于商標(biāo)俗稱的糾紛，由于保護(hù)消費(fèi)者原則和在先原則之間的沖突，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和各級(jí)法院的判定結(jié)論均不一致，學(xué)界對(duì)于公眾使用能否被認(rèn)定為俗稱對(duì)應(yīng)者的在先使用行為而展開了激烈的爭論，意見不一[1-5]。美國關(guān)于商標(biāo)俗稱的司法判例已有一百多年的歷史，并形成了具有豐富內(nèi)涵的“公眾使用規(guī)則”。筆者對(duì)其中數(shù)個(gè)典型判例進(jìn)行梳理并進(jìn)行思辨分析，為我國相關(guān)案例的司法實(shí)踐提供具有參考性的審判思路。

一、 公眾使用規(guī)則的起源

(一)萌芽之訴——可口可樂商標(biāo)俗稱糾紛

1911年到1944年間可口可樂公司發(fā)生的一系列商標(biāo)俗稱案件，為公眾使用規(guī)則揭開了誕生的序幕。從1892年開始，可口可樂公司受讓獲得了“COCA-COLA”商標(biāo)并在美國專利商標(biāo)局進(jìn)行了登記注冊，其大量的廣告宣傳使商標(biāo)擁有了極高的知名度。出于語言習(xí)慣，公眾開始使用“Koke”指代“COCA-COLA”，但可口可樂公司并沒有對(duì)“Koke”作為商標(biāo)進(jìn)行使用。在1911年，一家名為“美國Koke”的公司開始將“Koke”作為商標(biāo)在其一款可樂糖漿商品上進(jìn)行了使用。可口可樂公司以構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭行為將其訴至法庭，可口可樂最終勝訴。但在該案中，被告始終沒有質(zhì)疑可口可樂公司對(duì)“Koke”這一商標(biāo)俗稱權(quán)利的擁有，而歷經(jīng)的三級(jí)法院也是在假定原告擁有權(quán)利的基礎(chǔ)上做出的判決(1)。最終，為了判決的合理性，美國最高法院以反不正當(dāng)競爭中的保護(hù)消費(fèi)者原則禁止了被告的行為。

繼而在The Coca-Cola Company v. Los Angeles Brewing Company(2)和The Coca-Cola Company v. Christopher(3)案中，訴爭的商標(biāo)俗稱為“coke”，在法院的論述中，公眾使用規(guī)則開始初現(xiàn)雛形。首先，法院意識(shí)到，商標(biāo)俗稱是一項(xiàng)重要的財(cái)產(chǎn)權(quán)利；其次，法院指出，即使可口可樂公司本身對(duì)商標(biāo)俗稱沒有使用過，其對(duì)商標(biāo)俗稱也享有商標(biāo)權(quán)。在此案中確立的公眾使用規(guī)則內(nèi)涵為：當(dāng)僅有公眾對(duì)商標(biāo)俗稱進(jìn)行使用時(shí)，俗稱對(duì)應(yīng)者可以借此對(duì)商標(biāo)俗稱享有商標(biāo)權(quán)。

然而在Coca-Cola Co. v. Busch(4)案中，法院又回歸了理性。法院認(rèn)為，如果就嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠胀ǚǖ纳虡?biāo)侵權(quán)結(jié)構(gòu)而言，俗稱對(duì)應(yīng)者沒有對(duì)商標(biāo)俗稱進(jìn)行使用因此對(duì)俗稱并不享有商標(biāo)權(quán)，被告自然沒有構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但是基于對(duì)保護(hù)消費(fèi)者原則和在先使用原則的衡量，法院傾向于保護(hù)消費(fèi)者原則，并從更為寬泛的反不正當(dāng)競爭角度為原告賦予了救濟(jì)。

從上述判例的比較可知，法院對(duì)公眾使用規(guī)則的態(tài)度并非完全肯定，并且最終回歸到現(xiàn)行商標(biāo)法的框架內(nèi)，并沒有將公眾使用貿(mào)然地等同于俗稱對(duì)應(yīng)者的使用，也沒有據(jù)此認(rèn)定俗稱對(duì)應(yīng)者對(duì)俗稱享有商標(biāo)權(quán)；法院傾向于基于反不正當(dāng)競爭的寬泛保護(hù)模式為保護(hù)消費(fèi)者和商標(biāo)權(quán)人提供救濟(jì)。

(二)確立之訴——洛杉磯公羊足球公司商標(biāo)俗稱糾紛

1999年，Johnny Blastoff, Inc. v. Los Angeles Rams Football Co.案的落幕使聯(lián)邦第七巡回法庭成為唯一一個(gè)絕對(duì)承認(rèn)俗稱對(duì)應(yīng)者僅基于公眾使用獲得商標(biāo)權(quán)的公眾使用規(guī)則的美國聯(lián)邦巡回法庭，該判決確立了公眾使用規(guī)則?；凇癝t. Louis”商標(biāo)產(chǎn)生的稱呼“St. Louis Rams”被媒體等公眾廣泛使用，并與被告洛杉磯Rams足球公司形成了唯一的對(duì)應(yīng)聯(lián)系。在被告使用的數(shù)星期之前，原告進(jìn)行使用并登記了該訴爭商標(biāo)。在審理中，第七巡回法庭在闡述了在先原則之后，其表明了自己的觀點(diǎn)：“商標(biāo)的簡稱、昵稱或者是僅被公眾使用的其他名稱，其對(duì)應(yīng)的商標(biāo)權(quán)人可以僅憑公眾使用獲得受保護(hù)的權(quán)利”。法院同時(shí)認(rèn)為：“公眾的使用是為了其對(duì)應(yīng)的商標(biāo)權(quán)人的利益，或者說有利于該商標(biāo)權(quán)人，因此使該商標(biāo)權(quán)人獲得了普通法框架內(nèi)的商標(biāo)權(quán)”(5)。這是一個(gè)非常重要的判例，其不僅僅在聯(lián)邦法院的層級(jí)上確定了公眾使用規(guī)則——僅憑公眾的使用可以使對(duì)應(yīng)的商標(biāo)權(quán)人獲得應(yīng)被保護(hù)的權(quán)利；同時(shí)擴(kuò)大了公眾使用規(guī)則的適用范圍，明確了商標(biāo)的俗稱、縮寫或其他僅被公眾使用的名稱等都可以適用公眾使用規(guī)則。

二、 公眾使用規(guī)則發(fā)展之思辨

美國的公眾使用規(guī)則發(fā)展迄今已有逾一百年的歷史，在其發(fā)展的漫漫長途中，不同法院的法官針對(duì)不同案件的具體情形，對(duì)于公眾使用規(guī)則進(jìn)行了深入的思考，并闡述了其得以適用的內(nèi)在法理基礎(chǔ)。在上述判例基礎(chǔ)上，其不斷豐富公眾使用規(guī)則的內(nèi)涵，而不僅僅著眼于將公眾的使用認(rèn)定為俗稱對(duì)應(yīng)者的使用。在商標(biāo)俗稱案件中，如果對(duì)應(yīng)的商標(biāo)權(quán)人對(duì)該昵稱持以拒絕、否定態(tài)度，那么該商標(biāo)權(quán)人對(duì)該俗稱是否仍然享有權(quán)利呢？如果不存在商標(biāo)權(quán)人的使用，是否可以基于其關(guān)聯(lián)方的使用(如銷售商)對(duì)俗稱享有商標(biāo)權(quán)？如果該商標(biāo)俗稱是原本就有的普通詞語而非諸如“Koke”之類的臆造詞，或者在公眾使用之前屬于通用名稱呢？如果基于公眾使用使其對(duì)商標(biāo)俗稱獲得了商標(biāo)權(quán)，其法理基礎(chǔ)是什么呢？

(一)非臆造詞之訴——大眾公司商標(biāo)俗稱糾紛

自20世紀(jì)五十年代開始，大眾的甲殼蟲系列小轎車在美國廣受歡迎，公眾也對(duì)其昵稱為“Bug” “Beetle”以表示對(duì)這款轎車的喜愛。

在Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard案(6)和Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. The Bug Hospital, Inc.案(7)中，法院最終都支持了大眾公司的訴求，認(rèn)定大眾公司對(duì)該商標(biāo)俗稱擁有商標(biāo)權(quán)。并且，這一結(jié)論是同時(shí)基于公眾的使用和大眾公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的使用。前者大眾授權(quán)其關(guān)聯(lián)銷售商在器材甚至是其企業(yè)名稱中使用“Bug”(比如：“The Bug House”)，而后者大眾的母公司先于被告在廣告中使用了“Bug”。因此，當(dāng)同時(shí)存在公眾使用和關(guān)聯(lián)方使用時(shí)，法院往往傾向于保護(hù)俗稱對(duì)應(yīng)者的權(quán)利。

但是“Bug” “Beetle”這兩個(gè)單詞是美國語言中原本就有的詞匯，意為甲蟲。那么，大眾公司對(duì)公眾使用的沒有顯著性的非臆造詞享有商標(biāo)權(quán)嗎？法院在庭審中指出：“當(dāng)公眾對(duì)某一詞語對(duì)應(yīng)指示某特定產(chǎn)品時(shí)，該詞語就擁有了第二含義。因此，如果產(chǎn)品所有人接受了公眾的使用而沒有表示反對(duì)，該詞匯以及商標(biāo)俗稱作為商標(biāo)獲得保護(hù)?！?8)

在大眾的系列判例中，法院對(duì)存在非臆造詞和關(guān)聯(lián)方使用行為的情形作出了判決，進(jìn)一步擴(kuò)展了公眾使用規(guī)則的內(nèi)涵。當(dāng)商標(biāo)俗稱是非臆造詞時(shí)，如果公眾的使用使之獲得了第二含義，那么其可以受到保護(hù)。當(dāng)公眾使用和關(guān)聯(lián)方使用并存時(shí)，法院傾向于保護(hù)商標(biāo)俗稱對(duì)應(yīng)的商標(biāo)權(quán)人的利益。

(二)通用名稱與禁止反言之訴——Harley-Davidson商標(biāo)俗稱糾紛

Harley-Davidson Inc. v. Seghieri案在商標(biāo)俗稱判例中具有重要地位，因?yàn)樗堑谝粋€(gè)在商標(biāo)昵稱判例中涉及通用名稱的，也是唯一一個(gè)在涉及商標(biāo)俗稱的判例中支持了第三方的判例(第三方是指除了俗稱對(duì)應(yīng)者和大眾之外的另外一方)。本案的原告在知曉公眾使用“Hog”來指代其產(chǎn)品之后，幾經(jīng)猶豫，相繼在其俱樂部和摩托車配件上進(jìn)行了使用。在被告開始經(jīng)營一個(gè)名為“The Hog Farm”的摩托車維修店鋪之后，原告將“Hog”登記為商標(biāo)。原告將被告訴至加利福尼亞州的北區(qū)法院，法院支持了原告的訴求，然而卻被第二巡回法院推翻。

在上訴中，被告舉證認(rèn)為：由于公眾和媒體對(duì)于“Hog”的使用，使該稱呼成為了大型摩托車的通用名稱；同時(shí)，在公眾開始使用該俗稱的十幾年時(shí)間里，被告一直試圖將其自身的商標(biāo)與該俗稱區(qū)別開來。法院認(rèn)為，在公眾使用之前，“Hog”就是大型摩托車的通用名稱，而即使之后公眾將之與被告的產(chǎn)品相聯(lián)系，但由于被告將自身商標(biāo)和俗稱區(qū)別開來的行為使得該俗稱仍是通用名稱(9)。據(jù)此，法院判決被告禁止使用原告的商標(biāo)，但可以在不造成混淆并不能結(jié)合原告商標(biāo)所含元素的前提下使用原告的商標(biāo)俗稱。

在這一判例中法院明確指出，即使公眾將俗稱對(duì)應(yīng)某特定商品或服務(wù)進(jìn)行使用，但也不能獲得比一般商標(biāo)使用者更大的權(quán)利——賦予通用名稱以其他商標(biāo)的相同禁用權(quán)。這樣的判決在某種程度上忽略了保護(hù)消費(fèi)者的原則，畢竟消費(fèi)者已經(jīng)將該俗稱與特定的商品進(jìn)行了聯(lián)系，如果其他人也可以將俗稱作為商標(biāo)進(jìn)行使用，那么勢必造成混淆。同時(shí)，這也會(huì)使商標(biāo)權(quán)人陷入一個(gè)窘境——如果俗稱具有消極甚至諷刺的意味，那么，如果接受該俗稱，將會(huì)丑化商標(biāo)權(quán)人既有的商標(biāo)，使其價(jià)值受到貶損；如果不接受該俗稱，那么可能因此成為被告的抗辯理由——禁止反言規(guī)則；更甚至，由于公眾的廣泛使用以及與該俗稱保持距離的行為而導(dǎo)致該俗稱成為通用名稱。事實(shí)上，“Hog”一詞還具有豬的意思，這恐怕也是Harley-Davidson一開始對(duì)該俗稱保持距離的原因。在可口可樂案中，其對(duì)于商標(biāo)俗稱的態(tài)度也是一波三折。一開始，可口可樂為了防止仿冒商標(biāo)的行為，明確要求消費(fèi)者使用其商標(biāo)全名；后來，伴隨著種種糾紛，可口可樂接受了商標(biāo)俗稱，并在廣告中進(jìn)行提示：“Coke=Coca-Cola”，并最終于1944年對(duì)“coke”進(jìn)行了注冊。

法官在本案判決中對(duì)禁止反言規(guī)則并未作闡述，而在Kellogg Co. v. Exxon Corp.案中，法官做了進(jìn)一步的論證，豐富了公眾使用規(guī)則的內(nèi)涵。他認(rèn)為：“如果僅是商標(biāo)權(quán)人遲遲沒有聲明其在俗稱中的權(quán)利，不能成為被告將俗稱作為其商標(biāo)進(jìn)行使用的充分抗辯理由，只有商標(biāo)權(quán)人存在拒絕俗稱的積極行為時(shí)，才是充分的抗辯理由?！?10)

(三)法理探析之訴——美國電影編輯公司商標(biāo)俗稱糾紛

National Cable Television Association, Inc. v. American Cinema Editors, Inc.案在公眾使用規(guī)則的司法判例中具有里程碑的意義。在該案中，聯(lián)邦上訴巡回法院對(duì)公眾使用規(guī)則的法理基礎(chǔ)第一次做了深入的闡述，試圖緩解該規(guī)則導(dǎo)致的保護(hù)消費(fèi)者原則和在先原則之間的沖突。

美國電影編輯公司向美國商標(biāo)審理與上訴委員會(huì)(Trademark Trial And Appeal Board，簡稱TTAB)請(qǐng)求撤銷美國有線電視協(xié)會(huì)在有線電視上的服務(wù)商標(biāo)“ACE”，理由有兩點(diǎn)：一是其自身曾在企業(yè)名稱、榮譽(yù)名稱、年度頒獎(jiǎng)晚會(huì)等活動(dòng)中進(jìn)行了使用；二是由于媒體和相關(guān)公眾的使用，ACE已經(jīng)在被對(duì)方注冊在有線電視頒獎(jiǎng)典禮之前與其本身的服務(wù)建立了聯(lián)系。美國有線電視協(xié)會(huì)辯稱理由也有兩點(diǎn)：“一是媒體和公眾的使用不能構(gòu)成其本身的使用；二是由于其成員為受邀請(qǐng)的電影編輯，因此其自身的使用不夠公開?！盩TAB確認(rèn)了美國電影編輯公司的在先使用，因此美國有線電視協(xié)會(huì)上訴至聯(lián)邦上訴法院。

最終，聯(lián)邦上訴法院認(rèn)為，美國電影編輯公司的自身使用已經(jīng)構(gòu)成了在先使用，因此在“ACE”上獲得了可受保護(hù)的商標(biāo)權(quán)。同時(shí)，法院指出：“如果將公眾的被動(dòng)使用撇開，單看其自身的使用，該使用不具有任何意義?！狈ㄔ哼€進(jìn)一步指出：“即使不存在自身的使用而僅有公眾的使用，也可以認(rèn)定其對(duì)應(yīng)的商標(biāo)權(quán)人在該俗稱上享有商標(biāo)權(quán)，因?yàn)楣姷氖褂檬菫榱怂追Q對(duì)應(yīng)者的利益。因此可視為其自身的使用?！?11)

從法院的論述來看，其通過將公眾的使用視為俗稱對(duì)應(yīng)者的使用，從而使俗稱對(duì)應(yīng)者成為在先使用者，因此緩解了保護(hù)消費(fèi)者原則和在先原則之間的沖突。這樣的法律邏輯可能不嚴(yán)謹(jǐn)，因?yàn)楣娡皇浅鲇谧陨淼南埠没蛄?xí)慣選擇的俗稱，在使用的時(shí)候一般不是為了俗稱對(duì)應(yīng)者的利益。但是從后果而言，這樣的判決不僅保護(hù)了消費(fèi)者的利益，也保護(hù)了俗稱對(duì)應(yīng)者的利益，符合實(shí)質(zhì)公平理念。同時(shí)可知，法院在認(rèn)定此類案件的時(shí)候，往往同等程度地考慮俗稱對(duì)應(yīng)者的“類似使用”(如在俱樂部成員之間的使用，在企業(yè)名稱上的使用等)和公眾的使用。

三、 公眾使用規(guī)則之梳理

國內(nèi)已有學(xué)者注意到公眾使用規(guī)則能夠協(xié)調(diào)在先原則和保護(hù)消費(fèi)者原則，并將公眾使用規(guī)則總結(jié)為兩步判斷法：除在先的商標(biāo)俗稱的公眾使用外，若商標(biāo)持有人類似使用了該俗稱，便享有排除他人使用該商標(biāo)昵稱的權(quán)利；如果僅存在公眾使用，那么應(yīng)考察公眾使用的目的是否為有利于商標(biāo)權(quán)人[6]。通過對(duì)上述判例的研究可知，公眾使用規(guī)則的內(nèi)涵并不局限于這兩步。對(duì)于公眾使用規(guī)則，首先要明確的是，其并非僅指基于公眾的使用賦予俗稱對(duì)應(yīng)者商標(biāo)權(quán)的規(guī)則。公眾使用規(guī)則的本質(zhì)是為尋求保護(hù)消費(fèi)者原則與在先原則之間的平衡，在考慮公眾使用的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)明確其適用范圍不局限于商標(biāo)俗稱、簡稱，還包含了其他被公眾使用的名稱，同時(shí)應(yīng)考慮俗稱對(duì)應(yīng)者自身是否存在使用或類似商標(biāo)使用的行為，其對(duì)于俗稱的態(tài)度，是否采取了積極的拒絕行為，非臆造詞及其獲得的第二含義之辯，以及通用名稱所導(dǎo)致的權(quán)利限制問題和支持第三方時(shí)如何判決才能最大限度保護(hù)消費(fèi)者和俗稱對(duì)應(yīng)者的權(quán)利。綜合上述幾點(diǎn)，才是公眾使用規(guī)則的內(nèi)涵。

在分析數(shù)十個(gè)商標(biāo)俗稱判例后會(huì)發(fā)現(xiàn)，很難認(rèn)定美國的司法實(shí)踐已經(jīng)將公眾使用規(guī)則作為一項(xiàng)成型的法律規(guī)則。正如可口可樂案中法官所闡述的那樣，由于俗稱對(duì)應(yīng)者沒有在先使用行為，因而不能享有商標(biāo)權(quán)，那么在商標(biāo)法的框架內(nèi)是不能認(rèn)定對(duì)方構(gòu)成侵權(quán)的，只能從競爭法這一更寬泛領(lǐng)域?qū)で缶葷?jì)。法官雖在絕大多數(shù)的案件中保護(hù)了俗稱對(duì)應(yīng)者的權(quán)益，但事實(shí)上是同等考慮了自身的類似使用和公眾使用。僅有很少的法院僅僅基于公眾使用支持了其訴求。在ACE案中，法官試圖將公眾的使用轉(zhuǎn)化為俗稱對(duì)應(yīng)者的使用從而根據(jù)在先原則使權(quán)利人獲得保護(hù)。盡管如此，美國一百多年關(guān)于商標(biāo)俗稱案件的司法實(shí)踐中反復(fù)出現(xiàn)的公眾使用規(guī)則對(duì)我國的司法實(shí)踐仍有許多值得借鑒之處。

四、我國的商標(biāo)俗稱司法實(shí)踐之借鑒

我國近年來出現(xiàn)了不少商標(biāo)俗稱的相關(guān)案例，同時(shí)各級(jí)法院以及商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的裁決也是大相徑庭。比如：“廣本案”、“索愛案”、“巴黎之花案”以及“陸虎案”，等等。在公眾使用是否構(gòu)成在先使用的問題上，我國有很多學(xué)者進(jìn)行了論述和討論，觀點(diǎn)相悖者眾；在已有的司法實(shí)踐中，法院的態(tài)度也完全不一致。在此，筆者認(rèn)為，有鑒于美國司法實(shí)踐的謹(jǐn)慎態(tài)度，在存在其他救濟(jì)途徑的情況下，不要輕易地認(rèn)定公眾使用為商標(biāo)權(quán)人自己的使用。也即對(duì)公眾使用之認(rèn)定應(yīng)持以謹(jǐn)慎態(tài)度。同時(shí)，判決時(shí)應(yīng)適當(dāng)參考公眾使用規(guī)則的豐富內(nèi)涵以尋求保護(hù)消費(fèi)者和在先原則之間的平衡點(diǎn)。

(一)非臆造詞之抗辯效力

非臆造詞和通用名稱都可以作為第三方的抗辯理由。但從美國的商標(biāo)俗稱司法實(shí)踐來看，其抗辯的效力要視具體情況而定，這非常具有借鑒意義。在大眾系列判例中，“Bug” “Beetle”這兩個(gè)單詞是美國語言中原本就有的詞匯，意為甲蟲。因此被告將公知領(lǐng)域已有的詞匯作為自己的商標(biāo)使用似乎無可厚非。但是法官非常注重俗稱對(duì)應(yīng)者在非臆造詞中塑造的第二含義。正是由于俗稱對(duì)應(yīng)者的努力，導(dǎo)致公眾將其原本商標(biāo)的第二含義擴(kuò)展至該涉訴的非臆造詞上。因此，保護(hù)該臆造詞即保護(hù)俗稱對(duì)應(yīng)者的努力和消費(fèi)者的認(rèn)知。因此，在商標(biāo)俗稱司法實(shí)踐中非臆造詞的抗辯效力大小仍需要法官具體情況具體分析。

(二)禁止反言規(guī)則的適用

在“索愛案”中，索愛公司發(fā)言人稱：“……我們不是索愛，我們是索尼愛立信…….我請(qǐng)求大家稱我們?yōu)樗髂釔哿⑿呕騍ony Ericsson?！?12)這段發(fā)言表明，索愛公司拒絕“索愛”這一俗稱，并以積極的行為表明了立場。在二審判決中，法院并沒有對(duì)索愛公司主動(dòng)拒絕“索愛”這一俗稱行為做出評(píng)價(jià)。而美國在司法實(shí)踐中對(duì)此進(jìn)行了考量，參見上文所述Kellogg Co. v. Exxon Corp.案。這也是我國司法實(shí)踐值得借鑒之處。

但是，如果某些公眾賦予的商標(biāo)俗稱具有消極甚至諷刺的意味時(shí)，禁止反言規(guī)則的適用應(yīng)有一定的限制。因?yàn)槿绻邮芩追Q，將可能導(dǎo)致對(duì)商標(biāo)權(quán)人既有商標(biāo)的丑化、貶值，例如“Hog”一詞具有“豬”的意思，而使商標(biāo)權(quán)人猶豫再三。我國在司法實(shí)踐中，應(yīng)充分考慮俗稱的詞性問題，不能僅因商標(biāo)權(quán)人不接受而將此作為被告抗辯的理由，并將商標(biāo)權(quán)人置于兩難的境地。

(三)探析法理之保護(hù)消費(fèi)者原則

在唯一的支持俗稱對(duì)應(yīng)者之外的第三方的案件——Hog案中，法院雖判決第三方可以繼續(xù)使用其商標(biāo)俗稱，但存在兩個(gè)前提：不得使用俗稱對(duì)應(yīng)者商標(biāo)的其他元素以及不得引起消費(fèi)者的混淆?！八鲪郯浮钡亩彿ㄔ簝H是簡單地進(jìn)行了判決，不妨在基于保護(hù)消費(fèi)者原則的基礎(chǔ)上令其在使用“索愛”商標(biāo)時(shí)附加一些具有區(qū)別商品來源的標(biāo)識(shí)，以免引起消費(fèi)者的混淆。我國司法實(shí)踐在判決此類案件時(shí)，應(yīng)通過法理探析，尋求案件背后的實(shí)質(zhì)公平，也即通過衡量案件背后的保護(hù)消費(fèi)者原則和在先使用或注冊原則兩者之間的利益，做出適當(dāng)?shù)臋?quán)衡、調(diào)整，以達(dá)到利益之平衡。當(dāng)法官判決第三方獲得商標(biāo)俗稱的權(quán)利時(shí)，應(yīng)注意判決不要過于單一，如果可能會(huì)造成消費(fèi)者的混淆時(shí)，可以仿效Hog案中法官的做法，判決其在獲得權(quán)利的基礎(chǔ)上附加一些限制性條件：如規(guī)范使用商標(biāo)以避免引起消費(fèi)者的混淆；附加其他識(shí)別性標(biāo)識(shí)以區(qū)分來源等。

(四)公眾對(duì)商標(biāo)俗稱使用行為之認(rèn)定

在美國的商標(biāo)俗稱系列判例中，一直貫穿著法官對(duì)于公眾對(duì)商標(biāo)俗稱使用是否等同于商標(biāo)俗稱對(duì)應(yīng)者的使用的思辨。在支持商標(biāo)俗稱對(duì)應(yīng)者的判例中，法官都沒有僅僅基于公眾使用規(guī)則，而是等同地考量了對(duì)公眾的使用和俗稱對(duì)應(yīng)者自身的類似使用。但是不可否認(rèn)的是，公眾使用規(guī)則在此類判例中具有重要地位。這對(duì)我國的相關(guān)司法實(shí)踐也具有一定借鑒意義，即不能完全依賴于公眾使用規(guī)則，也不能完全忽略。

由于我國商標(biāo)法采用的是注冊在先原則，因此商標(biāo)權(quán)人均通過商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定以尋求法律救濟(jì)，該條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”。在認(rèn)定商標(biāo)權(quán)人是否“在先使用”問題上法院和商評(píng)委的結(jié)論不相同。唯一的一個(gè)終審法院認(rèn)定商標(biāo)權(quán)人存在在先使用的是“陸虎案”。法院基于路華公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)——寶馬公司在采訪中以“陸虎”指代“Land Rover”，就認(rèn)定路華公司的在先使用行為。這一點(diǎn)在美國的行政和司法實(shí)踐也得到了體現(xiàn)。TTAB明確：“在廣告、貿(mào)易名稱的顯著性部分、企業(yè)名稱的首部等處使用了商標(biāo)俗稱，可以視為存在類似使用而認(rèn)定其在先使用行為?！?13)在大眾甲殼蟲小型轎車的相關(guān)判例中，法院也將大眾的經(jīng)銷商、母公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)的使用視為商標(biāo)權(quán)人的在先使用。在“陸虎案”中，其關(guān)聯(lián)企業(yè)寶馬公司屬于指示性的使用，因此可以認(rèn)定為商標(biāo)使用行為。在“索愛”案中，一審法院僅基于公眾使用作為索愛公司的在先使用，被二審法院予以駁回。較之美國，其司法實(shí)踐也僅有St. Louis Rams一案是基于公眾使用而支持商標(biāo)權(quán)人的。因此，能否將公眾使用視為商標(biāo)權(quán)人的在先使用仍需要執(zhí)法者謹(jǐn)慎對(duì)待。

值得注意的是，我國商標(biāo)法關(guān)于使用的規(guī)定不同于美國。相對(duì)于《商標(biāo)法實(shí)施條例》在《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中對(duì)商標(biāo)使用作了更具體的規(guī)定：“沒有實(shí)際使用注冊商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為的不宜認(rèn)定為商標(biāo)使用?！蓖瑫r(shí)立法還強(qiáng)調(diào)了如果沒有發(fā)揮商標(biāo)區(qū)分商品來源的功能，不屬于商標(biāo)使用行為。《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》規(guī)定：“僅實(shí)施轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的行為，沒有發(fā)揮商標(biāo)的區(qū)分商品來源的功能，不屬于商標(biāo)使用行為?！泵绹痉ㄅ欣姓J(rèn)定的類似使用，在我國可以視為對(duì)商標(biāo)俗稱進(jìn)行商標(biāo)法意義上的使用，因此可以通過商標(biāo)法第三十一條獲得保護(hù)。

注釋：

(1)Coca-Cola Co. v. Koke Co. of Am., 235 F. 408, 409 (D. Ariz. 1916), rev’d, Koke Co. of Am. v. Coca-Cola, 255 F. 894 (9th Cir. 1919). Koke Co. of Am. v. Coca-Cola Co., 255 F. 894, 896 (9th Cir. 1919), rev’d, Coca-Cola v. Koke Co. of Am., 254 U.S. 143 (1920).

(2)1 F.R.D. 67 (D. Cal. 1939).

(3)37 F. Supp. 216 (D. Mich. 1941).

(4)44 F. Supp. 405 (D. Pa. 1942).

(5)188 F.3d 427 (7th Cir. 1999). at 434.

(6)Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard, 175 U.S.P.Q. 563, 564 (N.D. Tex. 1972), aff’d, 492 F.2d 474 (5th Cir. 1974).

(7)Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. The Bug Hospital, Inc., 208 U.S.P.Q. 887 (D. Mass. 1979).

(8)489 F. Supp. 678 (D.S.C. 1980).

(9)Harley-Davidson Inc. v. Seghieri, 29 U.S.P.Q.2d 1956 (N.D. Cal. 1993),at 813.

(10)Kellogg Co. v. Exxon Corp., 209 F.3d 562, 574 (6th Cir. 2000).

(11)937 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1991). at 1577-78.

(12)參見北京市高級(jí)人民法院(2008)高行終字第717號(hào)行政判決書。

(13)207 U.S.P.Q. 356 (T.T.A.B. 1980). at 363.

[1]董慧娟.澳大利亞Barefoot案對(duì)商標(biāo)“使用”含義的突破及引發(fā)的思考[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2011,(5):79-83.

[2]黃匯,謝申文.駁商標(biāo)被動(dòng)使用保護(hù)論[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2012,(7):85-94.

[3]高榮林.商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生的第三種方式——社會(huì)公眾的使用[J].中華商標(biāo),2012,(6):33-37.

[4]倪朱亮.商標(biāo)使用：“消費(fèi)者保護(hù)”價(jià)值取向下的解讀[J].中華商標(biāo),2012,(8):33-39.

[5]鄧宏光.為商標(biāo)被動(dòng)使用行為正名[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2011,(7):11-18.

[6]董篤篤.論商標(biāo)法中的“公眾使用規(guī)則”——以吉利“陸虎”商標(biāo)爭議案為例[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2013,(1):44.