曾亦棟

近年來，隨著我國經(jīng)濟改革的不斷深入，特別是上海、廣東、福建及天津自貿(mào)區(qū)的相繼掛牌成立，涉外定牌加工在助推我國外貿(mào)經(jīng)濟快速穩(wěn)步發(fā)展的同時，也不可避免面臨商標侵權(quán)糾紛這一現(xiàn)實困境。由于在涉外定牌加工是否侵犯商標權(quán)這一問題上的爭議不斷，法院的同案不同判時有發(fā)生，對海關(guān)的執(zhí)法也產(chǎn)生了一定影響。該爭議的持續(xù)源于立法的空白，而2013年《商標法》的修訂似乎為迫切解決該類問題提供了指引，但《商標法》已實施一年之久，海關(guān)等有關(guān)部門仍無統(tǒng)一執(zhí)法標準，因此本文有必要對此問題加以討論。

一、涉外定牌加工商標侵權(quán)問題的由來

1.涉外定牌加工的含義

涉外定牌加工，是指國內(nèi)的加工企業(yè)受在國外擁有某一商標權(quán)但國內(nèi)未取得商標權(quán)企業(yè)的委托，生產(chǎn)貼有該商標的產(chǎn)品后運出國內(nèi)，銷往國外企業(yè)指定的目的地的行為。當前涉外定牌加工中，可能涉及商標侵權(quán)的形式主要包括:一是國內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)在定牌加工委托合同規(guī)定的數(shù)量、范圍之外，自行生產(chǎn)加工帶有國外企業(yè)注冊商標的產(chǎn)品;二是國外企業(yè)在沒有合法的注冊商標權(quán)情況下，委托國內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)定牌加工產(chǎn)品，侵犯國內(nèi)商標注冊人的注冊商標專用權(quán);三是國外企業(yè)僅在其本國享有合法的注冊商標專用權(quán) (并未在中國進行該商標的注冊)，而國內(nèi)企業(yè)和個人在我國也注冊了該商標，國內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)在未得到國內(nèi)權(quán)利人授權(quán)的情況下，定牌加工產(chǎn)品出口到外國權(quán)利人所在國。①馮曉鵬、孫錦榆:《定牌加工出口商品侵權(quán)案例評析》，《海關(guān)執(zhí)法研究》，2008年第5期。最后一種形式也是本文重點討論的內(nèi)容。在這種形式下，國內(nèi)定牌加工企業(yè)因受國外擁有商標權(quán)的企業(yè)的委托，可能未經(jīng)國內(nèi)商標權(quán)人的許可而將商標應(yīng)用在相同商品中。一旦被國內(nèi)商標權(quán)利人發(fā)現(xiàn)，定牌加工企業(yè)將會面臨行政處罰或訴訟風(fēng)險，從而會因貨物無法按時交付而承擔違約責(zé)任。

2.相關(guān)實踐:從典型案例說起

在處理涉外定牌加工侵權(quán)的執(zhí)法實踐中，只要未經(jīng)在海關(guān)備案的國內(nèi)權(quán)利人許可，在同一種或類似產(chǎn)品上使用與注冊商標相同或近似的商標，海關(guān)在一般情況下都會按商標侵權(quán)處理，其中典型案例要數(shù)“泓信公司訴廣州海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)處罰案”。②案情如下:2004年，泓信公司向廣州海關(guān)申報出口一批機動車用鹵鎢燈。該批貨物標有“HENKEL”標識，涉嫌侵犯恩同公司在海關(guān)總署備案的商標權(quán)被海關(guān)扣留。廣州海關(guān)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，恩同公司從未許可泓信公司使用上述商標，上述標有“HENKEL”標識的機動車用鹵鎢燈為侵權(quán)貨物。經(jīng)聽證程序后，廣州海關(guān)根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》等對泓信公司作出如下行政處罰:沒收標有“HENKEL”標識的機動車用鹵鎢燈，處罰款人民幣20000元。泓信公司不服，向海關(guān)總署申請復(fù)議。該公司對行政復(fù)議結(jié)果不服向廣州市中級人民法院提起行政訴訟，后因?qū)χ性号袥Q結(jié)果不服向廣東省高級人民法院起訴，廣東高院維持廣州中院的判決。雖然此案已過去十年，但此案作為典型案例引發(fā)理論學(xué)界、司法界和執(zhí)法者對定牌加工產(chǎn)品是否侵權(quán)的探討卻從未平息，司法界關(guān)于涉外定牌加工是否侵犯商標權(quán)的觀點已發(fā)生改變，海關(guān)對此該如何執(zhí)法則尚未有定論。

海關(guān)的主要理由是:(1)根據(jù)我國《商標法》第五十二條第 (一)項的規(guī)定，未經(jīng)商標權(quán)人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為屬于侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。(2)商標權(quán)具有地域性，委托人雖然在其本國享有商標權(quán)，但是其商標沒有在中國注冊，在中國不享有商標專用權(quán)，在中國使用即構(gòu)成對中國注冊商標專用權(quán)的侵犯。③參見廣東省廣州市中級人民法院 (2005)穗中法行初字第10號行政判決書、廣東省高級人民法院 (2006)粵高法行終字第22號行政判決書。

而企業(yè)則認為:(1)商標侵權(quán)行為應(yīng)包括損害行為和該行為的違法性，定牌加工產(chǎn)品在我國境內(nèi)并不進入流通領(lǐng)域進行銷售，而是直接出口至境外，并不侵犯注冊商標所有者的商標專用權(quán)和消費者的合法權(quán)益。(2)在涉外定牌加工中，國內(nèi)加工企業(yè)一般是接受境外客商委托生產(chǎn)的，在簽訂加工合同時已要求境外客商出示相關(guān)品牌、商標的注冊證書等法律文件，境內(nèi)加工企業(yè)在這一過程中已盡到合理注意義務(wù)。

可見，涉外定牌加工侵權(quán)案件爭議的焦點是定牌加工出口產(chǎn)品中未經(jīng)國內(nèi)商標權(quán)人許可在相同產(chǎn)品上使用其商標是否侵犯國內(nèi)注冊商標權(quán)。根據(jù)舊《商標法》第五十二條④舊《商標法》是指2013年8月30日《商標法》第三次修正之前的《商標法》。的規(guī)定，未經(jīng)商標權(quán)人許可，在商品上使用商標的行為是侵權(quán)行為。海關(guān)和法院認為，舊《商標法》上的“使用”包括了在生產(chǎn)和加工的環(huán)節(jié)中的使用，加工企業(yè)在其出口的定牌加工產(chǎn)品中使用了未經(jīng)國內(nèi)權(quán)利人許可的商標明顯構(gòu)成舊《商標法》第五十二條規(guī)定的侵犯商標權(quán)的行為。從當時法律字面文意上的理解，海關(guān)和法院的做法完全符合法律規(guī)定。而辯駁的觀點則從商標侵權(quán)的構(gòu)成要件入手，認為定牌加工后的產(chǎn)品不在國內(nèi)銷售，不會對國內(nèi)消費者造成混淆，生產(chǎn)該產(chǎn)品本身不構(gòu)成對國內(nèi)注冊商標的侵權(quán)。雙方觀點的對立歸根到底是對“商標的使用”認識不同。海關(guān)和法院認定其構(gòu)成侵權(quán)是從條文字面上包含的最明顯意義去解讀“使用”兩字，“使用”即是一種客觀上的“用”的動作和行為，不管是否進入我國流通領(lǐng)域，只要在加工產(chǎn)品上貼附未經(jīng)權(quán)利人許可的商標就是一種客觀的使用行為，便構(gòu)成侵權(quán)。而加工企業(yè)則從另一角度解讀商標使用行為，商標作為一種標識必須進入流通領(lǐng)域才具有識別功能，即必須在國內(nèi)銷售貼有未經(jīng)權(quán)利人許可的商標才是商標使用行為，才構(gòu)成侵權(quán)。

二、涉外定牌加工商標侵權(quán)問題的立法現(xiàn)狀與理論觀點

1.相關(guān)立法現(xiàn)狀:國內(nèi)立法和《TRIPS協(xié)議》規(guī)定

關(guān)于定牌加工出口產(chǎn)品是否侵犯商標權(quán)的問題，《商標法》、《商標法實施條例》及相關(guān)司法解釋等均未對此有專門的規(guī)定，立法上的空白導(dǎo)致理論界和實務(wù)界爭論不一。法院、海關(guān)在實務(wù)操作中最常引用舊《商標法》第五十二條第一款“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標”。⑤即2013年修正后的《商標法》中第57條第一款。作為認定涉外定牌加工商標侵權(quán)的法律依據(jù)，而作為知識產(chǎn)權(quán)保護的世界標準《TRIPS協(xié)議》也只要求成員國在進口環(huán)節(jié)實施知識產(chǎn)權(quán)保護，不要求在出口環(huán)節(jié)中對侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為采取相同禁止性措施，涉外定牌加工產(chǎn)品的出口是否侵犯商標權(quán)不在《TRIPS協(xié)議》規(guī)定范圍內(nèi)。

2.相關(guān)的理論觀點

認為涉外定牌加工構(gòu)成商標侵權(quán)的理由:一是定牌加工企業(yè)未經(jīng)許可在相同或近似產(chǎn)品上貼附國內(nèi)商標權(quán)人的商標已是客觀事實，且產(chǎn)品也在國內(nèi)進行生產(chǎn)，不論是否在國內(nèi)銷售，是否會對國內(nèi)公眾產(chǎn)生混淆，企業(yè)在生產(chǎn)中貼附商標的行為已違反了《商標法》上的規(guī)定。二是商標權(quán)具有地域性，雖然定牌加工企業(yè)已取得委托方的商標授權(quán)，但委托方并沒有在國內(nèi)注冊商標，并不是國內(nèi)商標權(quán)利人，若企業(yè)要出口定牌加工產(chǎn)品就必須經(jīng)過國內(nèi)商標權(quán)人的同意。上述案件中的海關(guān)和法院持這種觀點與理由，類似的典型案件主要出現(xiàn)在2001-2006年間，這段時期司法判決中認定商標侵權(quán)的觀點占大多數(shù)。學(xué)界還有另外一種觀點認為涉外定牌加工使用他人注冊的商標原則上已屬于侵犯商標專用權(quán)的行為，但由于這種行為不會擠占中國市場，不會造成國內(nèi)公眾的混淆，可以考慮對涉外定牌加工行為予以侵權(quán)豁免⑥張偉君、魏立舟、趙勇:《涉外定牌加工在商標法中的法律性質(zhì)》，《知識產(chǎn)權(quán)》2014年2期。，即是認定侵權(quán)但不用承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。

認為涉外定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)的理由:構(gòu)成商標侵權(quán)應(yīng)分為兩大要件，一是商標法意義上的使用，二是對國內(nèi)公眾產(chǎn)生混淆。而對涉外定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)的理由又分為兩種，一種觀點認為從《商標法》文義上理解，定牌加工在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中使用商標的行為已構(gòu)成商標法意義上的使用，但因為不在國內(nèi)銷售不會對國內(nèi)公眾產(chǎn)生混淆不符合第二個構(gòu)成要件，從而不構(gòu)成商標侵權(quán)。⑦倪紅霞、郭杰:《經(jīng)授權(quán)的涉外定牌加工行為不侵權(quán)》，《人民法院報》，2012年3月1日。另一種觀點認為商標最重要的功能是識別功能，只有具備識別功能才能構(gòu)成商標法意義上的使用，定牌加工的生產(chǎn)商貼附商標的行為是為完成委托方定做的任務(wù)，而且產(chǎn)品沒有進入國內(nèi)銷售渠道，商標的識別功能便無法發(fā)揮，也就不構(gòu)成商標法意義上的使用。⑧孔祥俊:《商標法適用的基本問題》，中國法制出版社2013年版，第79頁。而商標法意義上的使用是認定商標侵權(quán)的前提條件，既然不滿足第一個侵權(quán)要件，第二個侵權(quán)要件造成公眾混淆便無從談起，進而得出涉外定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)的結(jié)論。近年來司法界已轉(zhuǎn)變以前觀點，傾向于認定涉外定牌加工不構(gòu)成侵權(quán)，2004年北京市高級人民法院公布的《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第13條規(guī)定，因受境外商標權(quán)人委托定牌加工的商品僅用于出口，雖其商標與權(quán)利人的注冊商標相同或相近但不可能造成相關(guān)公眾混淆誤認，不應(yīng)認定構(gòu)成侵權(quán)，但在2006年修訂該解答時該條規(guī)定被刪除。2009年最高人民法院在《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)發(fā)局若干問題的意見》中指明:“完善處理當前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應(yīng)當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔?！彪m然該意見沒有明確表明涉外定牌加工產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，但言外之意在于若構(gòu)成侵權(quán)的應(yīng)當符合上述條件，也存在不構(gòu)成侵權(quán)的情形。

構(gòu)成侵權(quán)和不構(gòu)成侵權(quán)是學(xué)界和實務(wù)界的兩種主流觀點，另外還有一種觀點是:區(qū)別情況進行商標侵權(quán)認定，他們認為判別是否侵權(quán)的標準在于商品類型是否相同，在相同商品中使用相同商標應(yīng)認定侵權(quán)，在不同商品使用相同商標或近似商標不應(yīng)認定商標侵權(quán)。⑨沈強:《涉外定牌加工中的商標侵權(quán)問題》，《國際商務(wù)研究》2009年第5期。

三、涉外定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)的法理分析

1.法律適用:商標侵權(quán)三大構(gòu)成要件

涉外定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)不能僅依據(jù)侵權(quán)人是否在相同產(chǎn)品上客觀地使用商標而加以判斷，而應(yīng)由商標侵權(quán)構(gòu)成要件入手并結(jié)合2014年修訂《商標法》內(nèi)容進行法理分析。

一般民事侵權(quán)理論認為，侵權(quán)的構(gòu)成有四大要件:一是存在違法事實，二是有主觀過錯，三是損害后果，四是損害行為與行為后果間有因果關(guān)系。但商標侵權(quán)不同于一般民事侵權(quán)，根據(jù)現(xiàn)行《商標法》第五十七條關(guān)于侵犯注冊商標專用權(quán)行為的規(guī)定，侵權(quán)人有無過錯并不是商標侵權(quán)的構(gòu)成要件。因此，商標侵權(quán)應(yīng)具備以下三大要件:違法行為、損害結(jié)果和因果關(guān)系。具體而言，商標違法行為是指未經(jīng)權(quán)利人許可擅自使用商標，損害結(jié)果是指給公眾造成混淆或存在混淆的可能，因果關(guān)系是指擅自使用商標的行為導(dǎo)致公眾造成混淆或存在混淆的可能性。但對于判斷涉外定牌加工產(chǎn)品是否侵權(quán)來講，只要考慮商標侵權(quán)中的違法行為要件——對他人商標的使用即可。

2.構(gòu)成商標法意義上的使用是判定涉外定牌加工侵權(quán)的關(guān)鍵

構(gòu)成商標侵權(quán)的違法行為要件應(yīng)當包括兩方面:一是未經(jīng)國內(nèi)商標權(quán)人許可擅自使用他人商標，二是構(gòu)成商標法意義上的使用。商標專用權(quán)作為一種財產(chǎn)權(quán)，權(quán)利人可以通過許可、轉(zhuǎn)讓等方式授權(quán)他人使用其注冊的商標以便獲取利益。涉外定牌加工產(chǎn)品的加工方顯然沒有經(jīng)過國內(nèi)商標權(quán)人的許可而使用其商標，這符合違法行為的第一方面。加工企業(yè)曾提出異議，涉外定牌加工產(chǎn)品雖沒有取得國內(nèi)商標權(quán)人的許可但取得了國外商標權(quán)人的許可，這不應(yīng)認定為擅自使用他人商標。由于商標具有地域性，我國《商標法》保護的是國內(nèi)商標權(quán)人的利益，關(guān)注的是加工方加工的產(chǎn)品是否取得國內(nèi)商標權(quán)人的定牌加工產(chǎn)品，如果加工方不僅取得外國許可而且也獲得國內(nèi)商標權(quán)人的同意生產(chǎn)產(chǎn)品，那這個問題便不存在爭議。

就第二個方面而言，涉外定牌加工產(chǎn)品的商標貼牌行為是否構(gòu)成商標法意義上的使用才是認定是否構(gòu)成商標侵權(quán)構(gòu)成要件中“違法行為”的重點。2013年修改的《商標法》第四十八條規(guī)定，本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。該規(guī)定相比于修改前的商標法而言，增加了商標的使用是為了“識別商品來源”這一標準，更為明確地指出“使用”的定義。2002年《商標法實施條例》只規(guī)定“商標使用定義為在商品廣告等上貼用商標”，所以不少執(zhí)法者以為只要行為人未經(jīng)商標權(quán)人實施在一件商品上貼上了他人商標的行為即構(gòu)成侵權(quán)，無疑擴大了商標侵權(quán)的范圍。但該條規(guī)定在2014年修訂的《商標法實施條例》中被刪除。增加了“用于識別商品來源”這一功能性要件，且在《商標法》第五十七條中將侵犯注冊商標權(quán)的行為增加至七種，以上表明立法者已越來越清晰的意識到，商標的本質(zhì)是一種標識權(quán)，具備識別的功能才是商標使用行為的核心特征，只有構(gòu)成商標法意義上的使用才會構(gòu)成侵權(quán)。

商標法意義上的使用并非簡單地在商品上貼附他人商標這一客觀的“使用”行為，而是必須表明商品或服務(wù)的來源，因為識別功能是商標的基本功能。如果商標上的使用不是為了使公眾認識到該商標上的商品或服務(wù)與其他商品的不同，那么就不能構(gòu)成商標法意義上的使用，也就不構(gòu)成商標侵權(quán)。對于定牌加工產(chǎn)品而言，國內(nèi)生產(chǎn)商受外國客戶委托在生產(chǎn)產(chǎn)品中貼附客戶授權(quán)的商標，并將全部產(chǎn)品運往國外，沒有讓國內(nèi)公眾通過該商標認識到商品的不同，無法發(fā)揮商標的指示商品來源的作用。既然無法發(fā)揮商標的基本功能，就不能認定定牌加工產(chǎn)品貼附商標的行為構(gòu)成商標法意義上的使用，也就不符合商標違法行為構(gòu)成要件的要求，因此，不能認定涉外定牌加工產(chǎn)品屬于商標侵權(quán)。

就上述案例而言，由于《商標法》尚未修訂，海關(guān)和法院對“商標的使用”這一規(guī)定按照字面含義加以理解，認為依照《商標法》及《商標法實施條例》的文義解釋而認定涉外定牌加工構(gòu)成侵權(quán)符合法律規(guī)定，未能深究“商標的使用”背后蘊含的法理和《商標法》的立法目的，存在一定的局限性。2014年《商標法》的實施及《商標法實施條例》的修改為定牌加工企業(yè)出口產(chǎn)品、海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法、法院審理涉外定牌加工案件指明方向，定牌加工是否侵權(quán)的問題在法律上的爭論相信也會告一段落。這起案件的定性將會有質(zhì)的變化，由于泓信公司是受阿聯(lián)酋方的委托，亦提供了該商標在阿聯(lián)酋的注冊證明，且該批貨物全部出口至阿聯(lián)酋，無論從主觀意圖還是客觀行為上，都不具備在我國境內(nèi)“用于識別商品來源”的功能性要件，因此不構(gòu)成侵權(quán)。

有學(xué)者認為，我國是《TRIPS協(xié)議》等國際條約的成員國，定牌加工產(chǎn)品的出口有可能會影響成員國的消費者對商標的識別，所以，海關(guān)應(yīng)認定涉外定牌加工產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)，有義務(wù)阻止這些貨物的進出境。這種觀點模糊了認定涉外定牌加工產(chǎn)品侵權(quán)的根本點和國際公約在我國法律中的轉(zhuǎn)化問題。由于商標具有地域性，商標權(quán)人在國內(nèi)注冊的商標只能在國內(nèi)有效，定牌加工產(chǎn)品運往國外，即使必須認定定牌加工產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)的法律依據(jù)應(yīng)是出口國的法律。同時，我國立法、司法及執(zhí)法實踐中并不能直接適用國際公約，而應(yīng)內(nèi)化為我國法律，因此，認定涉外定牌加工產(chǎn)品侵權(quán)的法律依據(jù)不能是國際公約及我國法律，而是出口國的法律。

四、涉外定牌加工商標侵權(quán)問題的海關(guān)處理

1.相關(guān)政策考量

海關(guān)是知識產(chǎn)權(quán)邊境保護的主要執(zhí)法機關(guān)，也是公權(quán)力機關(guān)。海關(guān)適度合理“把關(guān)”才能促進外貿(mào)健康穩(wěn)定增長、維護國家利益是職責(zé)。通過公權(quán)力保護知識產(chǎn)權(quán)這種私權(quán)利無可厚非，但必須符合保護國際貿(mào)易的原則，才能達到利益平衡?！袄嫫胶獾倪m度保護”的主張[10]海關(guān)總署政法司知識產(chǎn)權(quán)處: 《試論我國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護工作的性質(zhì)》， 《海關(guān)執(zhí)法研究》2010年第1期。是我國對知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護制度作用的高度概括，海關(guān)的過度保護不僅會對大量從事定牌加工業(yè)務(wù)的中國企業(yè)利益造成傷害，而且必將阻礙中國對外貿(mào)易的正常發(fā)展。如果海關(guān)機械的運用法律反而會使國內(nèi)商標人濫用權(quán)利，不但不利于保護定牌加工生產(chǎn)商，且不利于海關(guān)適當保護知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利，所以實施知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護應(yīng)當堅持適度原則。

在《TRIPS協(xié)議》未規(guī)定對出口貨物進行知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)管的情況下，我國海關(guān)在出口環(huán)節(jié)實施知識產(chǎn)權(quán)保護無疑是受到國外的各方面的壓力所致，已經(jīng)超出《TRIPS協(xié)議》成員國所必須履行的最低義務(wù)。有人擔心認定涉外定牌加工不構(gòu)成商標侵權(quán)有悖于創(chuàng)新型國家的建設(shè)，甚至使中國成為“造假中心”。首先，判斷造假中心的法律依據(jù)是出口目的國的商標法，用外國商標法判斷涉外定牌加工產(chǎn)品是否侵權(quán)違反了商標權(quán)的地域性。其次，中國目前正在由一個制造大國向創(chuàng)新型國家轉(zhuǎn)變，但相對于發(fā)達國家而言，我國知識經(jīng)濟占有率偏低，加工制造業(yè)仍將是我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱，不僅可以充分發(fā)揮國內(nèi)勞動力資源的優(yōu)勢，開拓國際市場、增加外匯收入、推動區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，而且可以有效地緩解國內(nèi)就業(yè)壓力，減少社會的不安定因素。認定侵權(quán)無疑使所有的加工企業(yè)不能承接國外訂單，間接造成我國對外貿(mào)易發(fā)展的損失。

2.處理對策

有學(xué)者提出涉外定牌加工是否侵犯商標權(quán)必須立法予以明確的觀點，其實涉外定牌加工是否侵權(quán)的爭論根源在于商標法規(guī)定和商標法原理的理解適用，只要能夠靈活運用商標法中關(guān)于“商標的使用”、“商標侵權(quán)行為”規(guī)定，無需通過單獨的立法解決。甚至有人呼吁在立法尚未對“定牌加工”產(chǎn)品是否侵權(quán)進行定性前，海關(guān)一律作出“不能認定侵權(quán)”的結(jié)論，待權(quán)利人向法院提起訴訟。[11]曹艷華:《對定牌加工侵權(quán)認定的法律思考》，《上海海關(guān)學(xué)院學(xué)報》2011年第1期。但此種說法本身不利于企業(yè)快速便捷通關(guān)，更對海關(guān)依法履行職責(zé)帶來負面影響。而且“構(gòu)成商標法意義上的使用才具有構(gòu)成侵權(quán)的可能性”的觀點已被司法界普遍接受，如果海關(guān)仍認定涉外定牌加工產(chǎn)品侵權(quán)或作出不能認定侵權(quán)的結(jié)論，可能將面臨行政訴訟且有較大的敗訴風(fēng)險。經(jīng)過前文論述，海關(guān)對此類問題的執(zhí)法依據(jù)是《商標法》、《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》等，可以在《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》的框架內(nèi)根據(jù)2014年《商標法》上關(guān)于“商標的使用”條文適用法律法規(guī)，并非無法可依。

海關(guān)啟動知識產(chǎn)權(quán)保護有兩種模式，一種是被動保護，一種是主動保護。不管哪種模式，權(quán)利人都必須提交申請并提供擔保。在被動保護模式下，海關(guān)不能主動調(diào)查，不存在認定是否侵權(quán)的操作。在主動保護模式下，海關(guān)必須啟動對涉外定牌加工產(chǎn)品的調(diào)查。海關(guān)不能在沒有分析涉外定牌加工產(chǎn)品具體狀態(tài)的情況下，適用《商標法》五十七條的相關(guān)規(guī)定，認定定牌加工出口產(chǎn)品侵犯商標權(quán)，或因《商標法》中未有禁止進出口侵權(quán)產(chǎn)品的規(guī)定而直接以《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》和《海關(guān)行政處罰條例》為執(zhí)法依據(jù)作出行政處罰。鑒于我國海關(guān)已與其他110多個國家海關(guān)開展互助合作，且在當前侵權(quán)形式愈加隱蔽化的情形下，將侵權(quán)貨物堵截在國門之內(nèi)是海關(guān)職責(zé)，因此，海關(guān)也不能草率地適用《商標法》第四十八條規(guī)定，一律認定所有涉外定牌加工產(chǎn)品不侵權(quán)。海關(guān)處理涉外定牌加工應(yīng)以構(gòu)成商標法意義上的使用為認定標準，區(qū)別情況謹慎調(diào)查，得出適當結(jié)論。

海關(guān)需查看涉外定牌加工產(chǎn)品是否有國外委托方擁有商標權(quán)的相關(guān)證明文件及委托合同。若受委托方可以證明此行為確實是涉外定牌加工，而且該批貨物也在授權(quán)范圍內(nèi)進行生產(chǎn)的，海關(guān)應(yīng)予以侵權(quán)責(zé)任的豁免，認定該產(chǎn)品不侵權(quán)并放行該批貨物。若無法判定證明文件是否真實，海關(guān)可以作出不能認定該批貨物侵犯知識產(chǎn)權(quán)的結(jié)論，且自扣留之日起50個工作日內(nèi)未收到法院協(xié)助執(zhí)行通知的應(yīng)當放行貨物。若定牌加工生產(chǎn)商超出委托合同之外自行生產(chǎn)印有委托方的商標，海關(guān)應(yīng)認定該批貨物侵權(quán)。雖然此種情形不涉及我國《商標法》的適用問題，而應(yīng)以外國法律為依據(jù)，但由于我國海關(guān)與其他國家海關(guān)開展雙邊或多邊執(zhí)法互助協(xié)作，海關(guān)應(yīng)當扣留該批貨物。就上述案例而言，廣州海關(guān)應(yīng)審查泓信公司提交的證明材料，必要時讓阿聯(lián)酋公司予以協(xié)助，如果調(diào)查后確認該批貨物由阿聯(lián)酋公司委托加工的，應(yīng)當放行該批貨物。

處理涉外定牌加工產(chǎn)品的商標權(quán)問題是海關(guān)實施利益平衡的適度知識產(chǎn)權(quán)保護的重要組成部分，海關(guān)作為邊境執(zhí)法者應(yīng)充分理解立法原意及法律內(nèi)涵，避免因僵化、機械地套用知識產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)而使加工方利益受損，增加行政訴訟乃至敗訴的風(fēng)險。2014年《商標法》已實施一年之久，海關(guān)如何處理涉外定牌加工適用商標法的問題應(yīng)能得到有效解決。