文/陶鈞

關(guān)于新《商標(biāo)法》1實施后民事侵權(quán)案件審理疑難問題的總結(jié)與思考

文/陶鈞

我國《商標(biāo)法》于2013年8月30日進行了修改，針對商標(biāo)行政授權(quán)、確權(quán)以及侵權(quán)制度等進行了相應(yīng)改動。新《商標(biāo)法》自2014年5月1日施行以來，法院系統(tǒng)受理了大量侵害商標(biāo)權(quán)糾紛的案件，在司法實踐中，如何及時準(zhǔn)確適用新《商標(biāo)法》所確定的相關(guān)制度成為了亟需解決的司法難題。本文采取實證分析的方法，以北京地區(qū)部分法院審理的侵害商標(biāo)權(quán)案件為研究對象，總結(jié)、提煉在司法實踐中有待解決的十一種問題，并結(jié)合具體案例提出相應(yīng)建議，以求能有益于相關(guān)問題的研究。

商標(biāo)侵權(quán)；混淆之虞；商標(biāo)使用；抗辯權(quán)；地理標(biāo)志

一、總體情況

本文采取抽樣調(diào)查的方式，即以北京高院、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京東城法院、北京西城法院、北京朝陽法院、北京海淀法院、北京豐臺法院和北京石景山法院為調(diào)查樣本，就自2014年5月1日至2015年12月31日期間審理的涉及侵害商標(biāo)權(quán)糾紛的民事侵權(quán)的一、二審案件進行了匯總。據(jù)不完全統(tǒng)計，此間上述法院共計受理商標(biāo)民事一審案件1221件，審結(jié)952件。

針對所查閱的民事判決書的整體情況，經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，案件主要呈現(xiàn)出以下特點：

1.侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中原告的請求賠償數(shù)額普遍提高。新《商標(biāo)法》第六十三條不僅增加了懲罰性賠償，而且也對舉證責(zé)任的分配進行了相應(yīng)規(guī)定，并調(diào)高了法定的最高賠償數(shù)額的上限，由此提升了原告對訴訟結(jié)果的期望值，因此直接影響了在司法實踐中原告請求數(shù)額的提高。

2.新、舊《商標(biāo)法》共存適用的情形仍然較高。因侵權(quán)行為發(fā)生的時間節(jié)點直接決定了新、舊《商標(biāo)法》的適用，這也是具體法律適用的關(guān)鍵時間點。同時，根據(jù)最高法院《關(guān)于商標(biāo)法修改決定施行后商標(biāo)案件管轄和法律適用問題的解釋》第九條的規(guī)定，商標(biāo)法修改決定施行后人民法院受理的商標(biāo)民事案件，涉及該決定施行前發(fā)生的行為的，適用修改前商標(biāo)法的規(guī)定；涉及該決定施行前發(fā)生，持續(xù)到該決定施行后的行為的，適用修改后商標(biāo)法的規(guī)定。基于前述規(guī)定，目前所受理的部分案件侵權(quán)行為發(fā)生的初始時間為新《商標(biāo)法》施行之前，但侵權(quán)行為持續(xù)至新《商標(biāo)法》施行之后，故該類案件應(yīng)當(dāng)適用新《商標(biāo)法》予以規(guī)制。然而目前仍存在部分案件所涉及的侵權(quán)行為僅發(fā)生在新《商標(biāo)法》施行之前，故仍應(yīng)以適用舊《商標(biāo)法》予以規(guī)制。由此該類案件仍然呈現(xiàn)新、舊《商標(biāo)法》并行適用的情形。

3.小商品市場成為被告的案件仍然占相當(dāng)比例。通過線下方式銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品，仍然占到了侵害商標(biāo)權(quán)糾紛的大部分比例，其中多數(shù)被控侵權(quán)行為發(fā)生在小商品市場的銷售場所，通常情況下，原告都會將直接銷售者和市場管理者作為共同被告予以起訴，并以共同侵權(quán)為由，請求市場管理者承擔(dān)連帶責(zé)任。

4.新類型案件呈增長趨勢。被告在具體侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中，以新《商標(biāo)法》所規(guī)定的“先使用”抗辯、懲罰性賠償、“三年不使用”免賠規(guī)則等，作為其抗辯理由的案件比例呈上升趨勢。法院也在裁判中嘗試對上述規(guī)定進行適用，并對具體適用條件予以評述。

5.新生商業(yè)模式催生了諸多新的法律適用難題。伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，利用網(wǎng)絡(luò)平臺侵害商標(biāo)權(quán)的糾紛也不斷涌現(xiàn)。特別是基于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下產(chǎn)生了部分有異于傳統(tǒng)領(lǐng)域的商標(biāo)侵權(quán)行為，不僅對裁判標(biāo)準(zhǔn)的適用提出了新的難題，也給司法實踐提出了新的挑戰(zhàn)。

本文在梳理了審理侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案件的整體情況及特點后，針對所收集、整理的裁判中所呈現(xiàn)的疑難問題進行了匯總，共梳理了十一種有待統(tǒng)一與規(guī)范的具體法律適用

二、“馳名商標(biāo)”的商業(yè)宣傳主體及方式如何進行界定

（一）問題的提出

新《商標(biāo)法》第十四條第五款新增了禁止“馳名商標(biāo)”進行商業(yè)宣傳的規(guī)定，根據(jù)該條款的規(guī)定，將適用主體限定為生產(chǎn)者、經(jīng)營者。若以此進行文義解釋，是否能夠充分實現(xiàn)該條款所設(shè)置的目的，即防止馳名商標(biāo)的異化，以及該條款中所列舉的“商業(yè)活動”是否僅限于具有“盈利性”的商事活動等等均有待確定。

（二）解決對策

對此本文認(rèn)為，禁止“馳名商標(biāo)”進行商業(yè)宣傳的限定主體應(yīng)作擴張性解釋?！榜Y名商標(biāo)”解決的實質(zhì)在于如何對侵害“為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)即馳名商標(biāo)”給予充分的法律保護問題，該種商業(yè)標(biāo)識所保護的輻射范圍超越一般商標(biāo)的范圍，并不局限于類似商品上的近似商標(biāo)，而是以“淡化”理論為其保護的基礎(chǔ)。然而縱觀我國當(dāng)前的司法實踐，“馳名商標(biāo)”被異化的情況仍然存在，作為一種企業(yè)、地區(qū)的特定榮譽或者獎勵方式，在商業(yè)活動中大肆宣傳，導(dǎo)致競相追求“馳名商標(biāo)”稱號的不正?，F(xiàn)象蔓延，不僅損害了消費者的利益，甚至導(dǎo)致了腐敗的滋生，背離了馳名商標(biāo)制度的創(chuàng)設(shè)初衷。為了根除此種有悖于設(shè)立“馳名商標(biāo)”制度的異化現(xiàn)象，此次新《商標(biāo)法》設(shè)定了禁止商業(yè)宣傳的規(guī)定。然而，現(xiàn)實中除了生產(chǎn)者、經(jīng)營者以外，例如中介代理機構(gòu)、乃至地方政府都存在利用“馳名商標(biāo)”進行商業(yè)宣傳的情形，因此從該項規(guī)定的制定初衷考量，建議弱化對該項制度主體的限定要件，即只要將“馳名商標(biāo)”作為商業(yè)宣傳、商業(yè)推廣就構(gòu)成該條款所規(guī)定情形，而對主體范圍不宜苛求于生產(chǎn)者與經(jīng)營者。同時，在商業(yè)宣傳及商業(yè)推廣活動形式上，為了確保該項規(guī)定設(shè)立目的的實現(xiàn)，亦無需以是否具有“盈利性”為要件。

三、商標(biāo)侵權(quán)判定歸責(zé)要件應(yīng)當(dāng)如何進行界定

（一）問題的提出

新《商標(biāo)法》第五十七條第（一）、（二）項與舊《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項從內(nèi)容上有了較大改動，進一步確定了商標(biāo)侵權(quán)判定的具體情形，但是對具體的適用條件及判斷規(guī)則并未詳盡予以規(guī)定，在司法實踐中存在一定的認(rèn)知差異。具體而言，該條款第（一）項系對同一種商品上使用相同商標(biāo)的規(guī)定；第（二）項系對同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的規(guī)定。上述規(guī)定中是否需要明確構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基本條件和判斷順序，即“商標(biāo)使用”是否為構(gòu)成上述條款的前提要件，若是，“商標(biāo)使用”又應(yīng)當(dāng)如何進行界定。

前述第（一）項是否可以理解為推定構(gòu)成混淆之虞，還是直接構(gòu)成混淆？在適用第（二）項判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，混淆之虞同商品的類似性判斷、商標(biāo)標(biāo)志的近似性判斷、以及商標(biāo)侵權(quán)系何種關(guān)系？只有在確定具體客體之間的關(guān)系后，才能對各客體在商標(biāo)侵權(quán)中所承載的作用和判斷的順序進行界定，這也決定了新《商標(biāo)法》所確立的侵權(quán)判斷基準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)如何理解的問題。

同時，在判斷商標(biāo)侵權(quán)行為的構(gòu)成時，是否應(yīng)當(dāng)將被控侵權(quán)主體的主觀意圖、侵權(quán)情節(jié)、商標(biāo)的知名度、被控侵權(quán)行為的表現(xiàn)形式、以及實際的市場情況等因素綜合予以考量，還是基于新《商標(biāo)法》該條款規(guī)定的字面含義，直接從商品類似、標(biāo)志近似等方面的純物理屬性予以認(rèn)定，而將前述因素作為判斷賠償數(shù)額的具體要素進行考量。

最后，商標(biāo)專用權(quán)與商標(biāo)禁用權(quán)二者的范圍應(yīng)當(dāng)如何界定，即在判斷商標(biāo)侵權(quán)時，如何界定商標(biāo)權(quán)保護的范圍邊界，應(yīng)當(dāng)采取怎樣的判斷方式進行合理界定。

（二）解決對策

本文認(rèn)為，在商標(biāo)侵權(quán)歸責(zé)判斷中，應(yīng)建立以“商標(biāo)性使用”為前置要件，“混淆之虞”為充要條件，“商品類似”和“標(biāo)志近似”為獨立構(gòu)成要素的邏輯判斷體系。

1.商標(biāo)法所保護的對象是能夠起到識別商品或服務(wù)來源的標(biāo)志，即商標(biāo)。這是商標(biāo)存在的基礎(chǔ)與價值，雖然對商標(biāo)的本質(zhì)研究存在從經(jīng)濟學(xué)、符號學(xué)、心理學(xué)及市場營銷學(xué)等多個視角進行分析的情形，但是都無法回避商標(biāo)本質(zhì)上是通過特定標(biāo)志將商品與提供者建立對應(yīng)關(guān)系的信息介質(zhì)，也就是“識別性”是商標(biāo)的基本特性。因此，在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的過程中，除了侵權(quán)法中“違法行為、損害結(jié)果、因果關(guān)系、主觀過錯”這四個基本要件外2郎勝主編：《中華人民共和國商標(biāo)法釋義》，法律出版社2013年版，第107頁。，基于商標(biāo)的基本屬性，被控侵權(quán)商品上對特定標(biāo)志的使用是否為“商標(biāo)性使用”是在《商標(biāo)法》適用體系下的前置要件，不應(yīng)當(dāng)予以忽略。同時，因商標(biāo)本質(zhì)上并非系獲得對特定符號的壟斷權(quán)，而是在具體類別的商品或服務(wù)上獲得使用該標(biāo)志的專用權(quán)，亦可理解為系對特定對應(yīng)關(guān)系的保護，由此若被控侵權(quán)人使用相關(guān)標(biāo)志并非商標(biāo)意義上的使用時，該被控行為的后果也就不會破壞特定標(biāo)志所標(biāo)示商品或服務(wù)與提供者即來源的對應(yīng)關(guān)系，進而也就不應(yīng)適用商標(biāo)法予以規(guī)制。因此，在商標(biāo)法適用體系中，“商標(biāo)性使用”應(yīng)當(dāng)為商標(biāo)侵權(quán)的前置條件。

2.如何判斷“商標(biāo)性使用”的構(gòu)成要件，就是接下來所要解決的問題。新《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。該條款是將2002年施行的《商標(biāo)法實施條例》第三條的內(nèi)容由法規(guī)上升為法律，并且明確了商標(biāo)使用的終極目的是“用于識別商品來源的行為”，也就是再次明確了商標(biāo)的“識別性”?？v觀新《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定，其中涉及“商標(biāo)性使用”的條款包括了第七條、第十五條第二款、第三十二條、第四十八條、第四十九條、第五十九條和第六十四條。該法第四十八條第一句即載明“本法所稱商標(biāo)的使用”，即從文義上進行解釋，商標(biāo)法體系內(nèi)的商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)是具有統(tǒng)一含義的，即為該條款所具體規(guī)定的情形。然而，雖然“商標(biāo)性使用”具有統(tǒng)一的含義，但是因商標(biāo)使用在不同的制度語境中不應(yīng)忽略該制度本身所設(shè)立的價值。由此在制度設(shè)立價值的層面上，對“商標(biāo)使用”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合特定制度所創(chuàng)設(shè)的價值意義。

具體而言，新《商標(biāo)法》第七條確立了商標(biāo)使用的基本原則，即應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用的原則；第十五條第二款是對“代理人或代表人以外的商業(yè)關(guān)系中搶注商標(biāo)行為的有效規(guī)制”；第三十二條是特定主體通過“使用”獲得了未注冊商標(biāo)的特定權(quán)益；第四十九條則是為了鼓勵商標(biāo)使用，避免資源浪費，而非懲罰性制度；第五十七條是對注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護；第六十四條是為了避免通過商標(biāo)進行商業(yè)化維權(quán)，避免“商標(biāo)蟑螂”的泛濫。

因此，基于前述分析，雖然不同制度的價值體系中“商標(biāo)性使用”具有統(tǒng)一的含義，但是在不同類型的案件中，所確定的證明標(biāo)準(zhǔn)可以隨價值內(nèi)涵適當(dāng)予以調(diào)整。

然而，此中應(yīng)當(dāng)注意“商標(biāo)性使用”的準(zhǔn)備階段和實際使用階段，前一階段從理論上分析，因并未使相關(guān)公眾認(rèn)知為商標(biāo)，也就無法起到識別商品或服務(wù)來源得作用，故導(dǎo)致是否構(gòu)成侵權(quán)存在疑慮。然而根據(jù)新《商標(biāo)法》第六十五條的規(guī)定，商標(biāo)注冊人或者利害關(guān)系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，如不及時制止將會使其合法權(quán)益受到難以彌補的損害的，可以依法在起訴前向人民法院申請采取責(zé)令停止有關(guān)行為和財產(chǎn)保全的措施。根據(jù)前述規(guī)定，我國目前采取的政策是將準(zhǔn)備階段的侵害商標(biāo)權(quán)行為也納入到禁止范圍，因此司法實踐亦需要遵循法律所確定的基本政策而行。

在是否構(gòu)成“商標(biāo)性使用”的判斷過程中，應(yīng)當(dāng)結(jié)合該特定標(biāo)志所使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)知水平、相關(guān)領(lǐng)域普遍的使用方式、特定標(biāo)志具體的展現(xiàn)形式等，進行綜合認(rèn)知。

在“好多魚”侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中3參見北京高院（2015）高民（知）終字第4005號民事判決。，二審法院就明確指出，在判斷他人是否從事了侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為時，應(yīng)當(dāng)以他人系對特定標(biāo)志構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用為前提，若他人對特定標(biāo)志的使用并不能產(chǎn)生識別商品來源的作用時，則該使用特定標(biāo)志的行為并非商標(biāo)意義上的使用，故不應(yīng)屬于侵害他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。在具體的判斷過程中，應(yīng)當(dāng)結(jié)合該特定標(biāo)志所使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)知水平、相關(guān)領(lǐng)域普遍的使用方式、特定標(biāo)志具體的展現(xiàn)形式等，進行綜合判斷。具體本案而言，根據(jù)食品行業(yè)通常使用商標(biāo)的形式，該行業(yè)經(jīng)營者會將商標(biāo)印刷在食品的外包裝或相應(yīng)的廣告宣傳制品之上，從而達到相關(guān)公眾能夠識別商品來源的作用，特別是為了突出商品的來源，甚至?xí)⑻囟?biāo)志予以突出、放大、區(qū)別于食品外包裝其他組成要素進行表現(xiàn)。根據(jù)在案證據(jù)，雨潤公司委托雨潤加工公司生產(chǎn)的“旺潤”好多魚魚肉火腿腸產(chǎn)品在外包裝袋上突出、放大使用了文字“好多魚”，在外包裝袋左上角標(biāo)注了“旺潤Wang Run”，該包裝袋正面還標(biāo)注了文字“魚肉風(fēng)味火腿腸 美味嘗鮮 魚味無窮”并配有卡通魚的插圖；在該包裝袋的背面配料部分，標(biāo)注了“雞肉、魚肉、豬肉、水、淀粉…”；在該產(chǎn)品的內(nèi)包裝上同樣標(biāo)注了文字“好多魚魚肉風(fēng)味火腿腸”及“旺潤Wang Run”，相關(guān)文字平行排列，文字“好多魚”字體與表現(xiàn)形式明顯區(qū)別于其他部分。正是基于涉案上述被控侵權(quán)產(chǎn)品中“好多魚”文字的使用方式，相關(guān)公眾在看到該文字時，根據(jù)對該類產(chǎn)品通常商標(biāo)的認(rèn)知習(xí)慣，會認(rèn)為文字“好多魚”具有了識別商品來源的作用，屬于商標(biāo)意義上的使用。

3.縱觀當(dāng)前世界各地區(qū)對商標(biāo)侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)，主要有以美國為例的通過混淆之虞涵蓋近似性的類型，以日本為例將混淆之虞內(nèi)涵于近似性之中的類型，還有以歐盟為例將近似性作為判斷混淆之虞的基礎(chǔ)的類型4王太平：《商標(biāo)法原理與案例》，北京大學(xué)出版社2015年版，第229-234頁。。此次新《商標(biāo)法》第五十七條第（二）項直接將“容易導(dǎo)致混淆”寫入法律，應(yīng)該是對最高法院關(guān)于商標(biāo)民事糾紛案件司法解釋中關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的進一步確定，也是將多年來司法實踐中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)上升為法律層面予以地認(rèn)可。因此，“混淆之虞”成為商標(biāo)構(gòu)成侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)得以確立，也是判斷侵權(quán)的充要條件。

根據(jù)新《商標(biāo)法》相關(guān)條款的具體規(guī)定，我國實則吸收了歐盟的商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)，將商品類似、標(biāo)志近似作為判斷“混淆之虞”的獨立要素，也就是二者缺一不可，均構(gòu)成了“混淆之虞”的必要條件。然而，在實際的商品類似與標(biāo)志近似判斷中，絕非簡單的作物理屬性的認(rèn)知，需要結(jié)合涉案商標(biāo)的知名程度、顯著性、商品的關(guān)聯(lián)情況、具體領(lǐng)域中相關(guān)公眾的認(rèn)知能力等進行整體判斷。在此需要明確的是，商標(biāo)禁用權(quán)不同于商標(biāo)專用權(quán)，特別是新《商標(biāo)法》第五十六條明確規(guī)定，注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限，即商標(biāo)專用權(quán)具有“封閉性和靜態(tài)性”。反觀商標(biāo)禁用權(quán)則可以擴展至類似商品上的近似商標(biāo)，并且商標(biāo)禁用權(quán)會隨商標(biāo)權(quán)人的正向使用、宣傳，附加更高的知名度，從而不斷予以擴大；反之也會因商標(biāo)權(quán)的消極使用、宣傳，禁用權(quán)的范圍而受到影響，甚至被限制，因此商標(biāo)禁用權(quán)具有“開放性和動態(tài)性”的特點。由此，導(dǎo)致了在判斷商標(biāo)侵權(quán)即“混淆之虞”時，應(yīng)當(dāng)采取何種判斷的方式來確定具有“開放性和動態(tài)性”的商標(biāo)禁用權(quán)成為司法實踐中的難點。

為此，北京高院在“好多魚”侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中5同注釋3。，提出了“判斷基準(zhǔn)的主體認(rèn)知”規(guī)則，即在商標(biāo)侵權(quán)糾紛中，判斷類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，是否容易導(dǎo)致混淆時，應(yīng)以注冊商標(biāo)所形成的商業(yè)信譽、商品聲譽為出發(fā)點進行認(rèn)定，即此時判斷的主體標(biāo)準(zhǔn)是注冊商標(biāo)核定使用商品的相關(guān)公眾，而非被控侵權(quán)行為的相關(guān)公眾等主體。之所以如此考慮，主要有以下三方面的原因：

第一，商標(biāo)專用權(quán)與禁用權(quán)在權(quán)利基礎(chǔ)方面存在差異。商標(biāo)專用權(quán)系基于申請注冊而產(chǎn)生，在其核定使用的商品上獲得法定的權(quán)利；而禁用權(quán)是以法律所規(guī)定的侵害他人注冊商標(biāo)專用權(quán)為基礎(chǔ)，以是否會造成商品的來源混淆為落腳點，而發(fā)生混淆的范圍不僅及于注冊商標(biāo)所核定使用的相同商品，也包括了類似商品，而對類似商品的判斷，是從功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等方面進行的認(rèn)知，并且對馳名商標(biāo)的保護甚至可以擴展到非類似商品的保護范圍。故商標(biāo)禁用權(quán)的范圍顯然超過了專用權(quán)，此時在對注冊商標(biāo)禁用權(quán)進行范圍的界定時，必然應(yīng)當(dāng)以注冊商標(biāo)為基點進行判斷。

第二，他人對注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害，實質(zhì)是破壞了注冊商標(biāo)所標(biāo)示商品與特定來源的聯(lián)系，而此利益的損害顯然也是以注冊商標(biāo)為基點進行認(rèn)知的。

第三，注冊商標(biāo)禁用權(quán)的范圍并非一成不變的，例如我國商標(biāo)法中規(guī)定了馳名商標(biāo)，其保護范圍不僅包括了對商品來源的誤認(rèn)，同時還包括了減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽、不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽等“淡化”的情形，故保護范圍明顯大于非馳名的注冊商標(biāo)。究其原因，正是商標(biāo)的實際價值在于使用，通過積極、有效、合法、廣泛的使用，注冊商標(biāo)所蘊含的商業(yè)信譽、商品聲譽不斷累積，其影響范圍也隨之?dāng)U大，由此在判斷商標(biāo)禁用權(quán)范圍時，也是出于對注冊商標(biāo)所形成商譽的有效保護。

在此需要指出，新《商標(biāo)法》第五十七條第（一）項對相同商品上相同商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定，實則是對商標(biāo)專用權(quán)的絕對性保護，此時商標(biāo)禁用權(quán)與商標(biāo)專用權(quán)的范圍是完全相同的，因此無須考慮是否會發(fā)生“混淆之虞”，也有學(xué)者認(rèn)為此時是推定構(gòu)成“混淆”或直接認(rèn)定“混淆”。

四、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的商品或服務(wù)類別如何進行界定

（一）問題的提出

網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下商品或服務(wù)的交易與提供，因為受到商業(yè)媒介的限制，特別網(wǎng)絡(luò)是基于不同技術(shù)協(xié)議所建構(gòu)的虛擬空間與平臺，因此更無法脫離技術(shù)的支持，此時如何在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下對商品或服務(wù)的類別進行界定，可能會讓裁判者產(chǎn)生與線下認(rèn)定方式不同的疑慮。例如在涉及APP名稱的侵害商標(biāo)糾紛中，因為APP軟件提供的商品或服務(wù)必然涉及到計算機軟件、軟件開發(fā)服務(wù)、通訊服務(wù)、電子交易等多個與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)相關(guān)類別的商品或服務(wù)，由此如何準(zhǔn)確界定其類別，不僅涉及到該類案件基礎(chǔ)事實的判斷，更會直接影響到商標(biāo)侵權(quán)行為的定性。

（二）解決對策

認(rèn)定APP應(yīng)用軟件的商品或服務(wù)類別應(yīng)采取“實際獲益來源”的認(rèn)定規(guī)則。APP應(yīng)用軟件的名稱多數(shù)會以具有特定化的“標(biāo)志”+具體的商品或服務(wù)名稱構(gòu)成，而其載體又是軟件，在商標(biāo)侵權(quán)判斷中如何對應(yīng)用軟件的商品或服務(wù)進行準(zhǔn)確界定，直接影響著最終是否會造成彼此商品或服務(wù)來源混淆的判斷。對此，應(yīng)當(dāng)從準(zhǔn)確界定APP應(yīng)用軟件提供者實際獲得經(jīng)濟利益的商品或服務(wù)來源入手，確定其所屬商品或服務(wù)的類別，避免陷入多重商品或服務(wù)關(guān)聯(lián)性的“陷阱”，而忽略了“互聯(lián)網(wǎng)+”經(jīng)濟模式的特點，區(qū)分網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟依托多項技術(shù)服務(wù)才能實現(xiàn)其商業(yè)正常運營的特性。例如在“滴滴打車”商標(biāo)侵權(quán)案中6參見北京海淀法院（2014）海民初字第21033號民事判決。，即對應(yīng)用軟件的服務(wù)類別進行了詳盡的論述，明確區(qū)分了外圍技術(shù)服務(wù)與內(nèi)在實質(zhì)服務(wù)的差異，這也符合本文所提出的“實際獲益來源”的認(rèn)定規(guī)則。

五、侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中關(guān)于“共同侵權(quán)”的判定應(yīng)當(dāng)如何進行認(rèn)知

（一）問題的提出

新《商標(biāo)法》第五十七條第（六）項規(guī)定“故意為侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標(biāo)專用權(quán)行為的”，同時《商標(biāo)法實施條例》第七十五條進一步對該條款進行了明確，其中將網(wǎng)絡(luò)商品交易平臺也作為“幫助”行為的一種情形72014年5月1日施行的《商標(biāo)法實施條例》第七十五條規(guī)定，為侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)提供倉儲、運輸、郵寄、印制、隱藏、經(jīng)營場所、網(wǎng)絡(luò)商品交易平臺等，屬于商標(biāo)法第五十七條第六項規(guī)定的提供便利條件。。在此基礎(chǔ)上，如何與《侵權(quán)責(zé)任法》第三十六條第三款中關(guān)于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者以“知道”為要件的歸責(zé)要件相銜接。具體而言，《商標(biāo)法》該條款以主觀具有“故意”為前提，這與《侵權(quán)責(zé)任法》第九條中“教唆、幫助”侵權(quán)所規(guī)定的主觀要件相吻合，但是《商標(biāo)法實施條例》將網(wǎng)絡(luò)商品交易平臺也規(guī)定為該條款所規(guī)定情形，恰恰《侵權(quán)責(zé)任法》第三十六條第三款中系以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者“知道”為要件，而“知道”具體包括了“明知”（故意）和“應(yīng)知”（過失），由此是否會導(dǎo)致在具體司法實踐中引述相關(guān)法律規(guī)定存在沖突。

（二）解決對策

在涉及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者是否構(gòu)成共同侵害商標(biāo)權(quán)的判定中，應(yīng)當(dāng)區(qū)分對待明知和應(yīng)知在判斷中的作用與適用。具體而言，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者構(gòu)成“明知”的，適用新《商標(biāo)法》第五十七條第（六）項的規(guī)定；構(gòu)成“應(yīng)知”的，則適用該條款第（七）項予以規(guī)制?！肮室狻睆闹饔^狀態(tài)分析，應(yīng)為“明知”的情形，而且第（六）項所規(guī)定的系幫助侵權(quán)的具體情形，因此應(yīng)當(dāng)與《侵權(quán)責(zé)任法》第九條所規(guī)定情形相符合，而將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者構(gòu)成“應(yīng)知”的情形，歸屬于《侵權(quán)責(zé)任法》第三十六條予以規(guī)制。

同時，在司法實踐中，對小商品市場主體的責(zé)任認(rèn)定存在不同認(rèn)知，為了加大知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，北京法院對于在小商品市場中發(fā)現(xiàn)銷售他人商標(biāo)商品的，一般若該商標(biāo)屬于北京市工商行政管理局于2004年7月20日所發(fā)布《通告》中所明令嚴(yán)禁銷售的相關(guān)商標(biāo)商品的，則直接認(rèn)定小商品市場主體屬于“明知”的情形，構(gòu)成幫助侵權(quán)8參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2014）京知民終字第222、223、224號民事判決和（2015）京知民初字第264、265號民事判決。；除此之外的商標(biāo)，則應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體案情進行相應(yīng)認(rèn)定。然而，在部分裁判文書的論述過程中將未盡到“注意義務(wù)”等同于“明知”，顯然并未區(qū)分“注意義務(wù)”與“應(yīng)知”的對應(yīng)關(guān)系，而以“明知”作為“注意義務(wù)”未履行或未盡職的終端認(rèn)定，顯然存在司法認(rèn)定的邏輯不當(dāng)。

六、新《商標(biāo)法》第五十七條相關(guān)條款內(nèi)在關(guān)系如何理解

（一）問題的提出

新《商標(biāo)法》第五十七條所規(guī)定的具體條款中是否具有內(nèi)在的邏輯關(guān)系，即該條款具體規(guī)定了六種具體的侵權(quán)情形及兜底條款，各條款之間的內(nèi)在關(guān)系應(yīng)當(dāng)如何進行理解，是相互獨立、還是具有內(nèi)在邏輯，是部分條款之間具有關(guān)聯(lián)性、還是整體上均具有關(guān)聯(lián)性，都是值得思考與明確的。只有對法律規(guī)定的體系化作出正確的理解，才能確保商標(biāo)專用權(quán)的充分保護，制止侵害商標(biāo)權(quán)行為的發(fā)生，同時也能有益于該類案件法律的準(zhǔn)確適用。

（二）解決對策

新《商標(biāo)法》第五十七條所規(guī)定的六種具體侵權(quán)情形，既具有各自的獨立性，又存在內(nèi)在的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系。具體而言，該條款第（三）項所規(guī)定的情形是以被控侵權(quán)商品足以導(dǎo)致混淆為前提的9參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2014）京知民終字第114號民事判決。，這與在判斷第（二）項所規(guī)定的情形應(yīng)該在認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)上具有內(nèi)在的統(tǒng)一性；第（四）項中特定標(biāo)識是以商標(biāo)使用為前提，否則僅僅是制造特定標(biāo)識，并不直接導(dǎo)致商標(biāo)侵權(quán)，而且該項規(guī)定是對懲治商標(biāo)侵權(quán)的擴張性保護，但依舊不能脫離開基本的商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)而單一進行考量；第（六）項也是以構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)為前提的幫助行為，即共同侵權(quán)，亦可稱為“間接侵權(quán)”，而該侵權(quán)行為的成立是以直接侵權(quán)為前置要件的，即若直接侵權(quán)不能成立，則間接侵權(quán)亦不能單獨予以適用。

因此，新《商標(biāo)法》第五十七項各條款之間具有內(nèi)在的關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)孤立的予以考量，否則將導(dǎo)致法律適用的認(rèn)識偏知，也不能有效發(fā)揮法律自身的整體性效用。

七、“指示性使用”在商標(biāo)不侵權(quán)抗辯中如何進行界定

（一）問題的提出

“指示性使用（Nominative Use)，指使用者在經(jīng)營活動中善意合理地使用他人的商標(biāo)，客觀地說明自己商品用途、服務(wù)范圍以及其他特性，與他人的商品或服務(wù)有關(guān)。商標(biāo)指示性使用直接指向的是商標(biāo)權(quán)人的商品或服務(wù)，但最終目的仍是為了說明使用人自己的商品或服務(wù)?！?0李雨峰、刁青山：《商標(biāo)指示性使用研究》，載《法律適用》2012年11期，第87頁。那么，“指示性使用”可否屬于商標(biāo)不侵權(quán)抗辯的一種類型。

新《商標(biāo)法》第五十九條第一款僅將“描述性使用”作為不侵權(quán)抗辯的一種類型，但是隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下交易方式的多樣性，特別是我國多個城市建立了自貿(mào)區(qū)制度，“平行進口”的商業(yè)模式逐步推廣，其自身規(guī)模及總量在不斷擴大。在此情況下，是否能夠?qū)⒃谏虡I(yè)活動中具有“指示性使用”的行為也納入到不侵權(quán)抗辯的類型中，具有更加現(xiàn)實的意義。

（二）解決對策

“指示性使用”應(yīng)當(dāng)屬于不侵權(quán)的抗辯事由，因其更多的是為了使消費者能夠知悉經(jīng)營者所提供商品或服務(wù)的相關(guān)信息，其中既包括了直接提供商品的信息，也包括了存在關(guān)聯(lián)關(guān)系商品的信息?！懊绹魻柲匪狗ü僖苍赋觥虡?biāo)權(quán)只是在于阻止他人將他的商品當(dāng)成權(quán)利人的商品出售，如果商標(biāo)使用時只是為了告之真相而并不是要欺騙公眾，我們看不出為何要加以禁止。商標(biāo)不是禁忌’?！?1黃暉：《商標(biāo)法》（第二版），法律出版社2016版，第172頁。誠如上文所言，商標(biāo)所保護的是標(biāo)志與商品來源的對應(yīng)性，而商標(biāo)禁用權(quán)也是為此而設(shè)置的，絕非是為商標(biāo)權(quán)人壟斷商品的流通環(huán)節(jié)所創(chuàng)設(shè)，即商標(biāo)的權(quán)利用盡規(guī)則應(yīng)當(dāng)是市場自由競爭所必需存在的基本規(guī)則之一。在此基礎(chǔ)上，若被控侵權(quán)產(chǎn)品確實來源于商標(biāo)權(quán)人或其授權(quán)主體，此時商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)從“第一次”銷售中實現(xiàn)了商標(biāo)的商業(yè)價值，而不能再形阻卻他人進行“二次”銷售或合理的商業(yè)營銷，否則將阻礙市場的正常自由競爭秩序建立的進程，因此“平行進口”亦應(yīng)被司法所接受。

在“K?STRITZER”商標(biāo)侵權(quán)糾紛中12參見北京高院（2015）高民（知）終字第1931號民事判決。，二審法院就指出，商標(biāo)的基本功能是區(qū)分商品或服務(wù)的來源，保護商標(biāo)就是要保護商標(biāo)的區(qū)分功能，保護商標(biāo)上凝聚的商標(biāo)權(quán)人的商譽，禁止他人通過在相同或類似商品上使用相同或近似商標(biāo)而造成消費者混淆進而盜取商標(biāo)權(quán)人的商譽。因此，商標(biāo)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是混淆可能性。本案中，被控侵權(quán)啤酒上標(biāo)注的商標(biāo)為“K?STRITZER”或“K?strier”，標(biāo)注的生產(chǎn)廠家系K?stritzer Schwarzbierbrauerei（庫斯亭澤公司），商標(biāo)與商品來源的對應(yīng)關(guān)系是真實的，并不會導(dǎo)致消費者混淆誤認(rèn)。同時，是否禁止商標(biāo)平行進口，應(yīng)當(dāng)依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定予以確定。由于我國《商標(biāo)法》及其他法律并未明確禁止商標(biāo)平行進口，因此，四海致祥公司將歐洲市場上合法流通的“K?STRITZER”系列啤酒進口到我國進行銷售，并不違反我國《商標(biāo)法》及其他法律的規(guī)定。大西洋C公司認(rèn)為商標(biāo)平行進口違反我國法律的主張缺乏法律依據(jù)?！渡虡?biāo)法》第五十七條第（一）項規(guī)定的目的是禁止他人以其商品冒充商標(biāo)權(quán)人的商品，從而盜取商標(biāo)權(quán)人的商譽，如果被控侵權(quán)商品系商標(biāo)權(quán)人生產(chǎn)銷售的，該商品的流通行為即不會造成消費者混淆誤認(rèn)，不會損害商標(biāo)權(quán)人的商譽，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵權(quán)行為。

八、“在先使用”抗辯的具體適用規(guī)則如何進行界定

（一）問題的提出

新《商標(biāo)法》第五十九條第三款新增了“在先使用”抗辯的條款，然而該條款的適用因缺乏具體的司法實踐經(jīng)驗，特別是如何劃定具體的適用規(guī)則與要件，直接關(guān)系到注冊商標(biāo)的保護與善意在先使用人直接利益的平衡，因此具有突出的現(xiàn)實意義，也是亟待解決的問題。

（二）解決對策

以“誠實信用”為原則，對“在先使用”抗辯的適用條件及繼續(xù)使用范圍進行合理界定。該項制度是從平衡商標(biāo)在先使用人和注冊商標(biāo)專用權(quán)人之間的利益為視角，對在市場上具有一定影響的未注冊商標(biāo)所有人的合法權(quán)益予以保護，有效厘清了商標(biāo)注冊制度與商標(biāo)使用制度之間并非截然對立的關(guān)系。可以說，該項制度實則是對“誠實信用”的在先使用主體在我國商標(biāo)“注冊制度”下的例外保護。

然而我國商標(biāo)注冊制度是基本制度，因此即使法律上設(shè)定了該項抗辯，但其保護的范圍也是應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制的。具體而言，“首先，在先使用的未注冊商標(biāo)必須是具有一定市場影響的商標(biāo)；其次，在先使用的未注冊商標(biāo)只能在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用；最后，注冊商標(biāo)專用權(quán)人可以要求在先使用的未注冊商標(biāo)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識，以免發(fā)生混淆，造成消費者誤認(rèn)?！?3同注釋2，第114頁。

1.關(guān)于“在先使用”抗辯的適用條件可以作下列規(guī)定：

（1）在先使用人應(yīng)當(dāng)出于善意。這是“誠實信用”原則的具體體現(xiàn)，也與新《商標(biāo)法》第七條所確立的“商標(biāo)使用”的基本原則相吻合，并且亦不會導(dǎo)致我國商標(biāo)注冊基本制度的背離。

（2）在先使用人對特定標(biāo)志的使用時間上一般應(yīng)早于涉案商標(biāo)的申請注冊日，同時早于商標(biāo)注冊人使用，且須為商標(biāo)性的使用。因為若商標(biāo)注冊人在先已經(jīng)使用注冊商標(biāo)，存在注冊商標(biāo)的知名度已經(jīng)被在先使用人知悉的情形，此時在先使用人的使用行為難言善意，從該項制度保護善意使用人的視角出發(fā)，使用時間的節(jié)點設(shè)定為“雙早于”的標(biāo)準(zhǔn)，更加能夠?qū)崿F(xiàn)該制度設(shè)立的初衷。同時，考慮到在先使用人的主觀意圖并不易被判斷，僅能通過客觀化的外在行為與現(xiàn)象所推定，由此確定“雙早于”的標(biāo)準(zhǔn)才能更加有效確保該項制度內(nèi)在價值的實現(xiàn)。

（3）在先使用人所使用的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有“一定影響”。關(guān)于知名度的高低程度，一般不易要求過苛，即只要滿足在先使用人對其商標(biāo)的使用確系真實使用，且經(jīng)過使用已使得商標(biāo)在使用地域或區(qū)域內(nèi)起到識別作用，則符合具有“一定影響”的要求。否則對知名度要求過高，則不利于該項制度的適用，而且判斷是否具有“一定影響”的時間點應(yīng)當(dāng)限于涉案商標(biāo)的申請注冊日，這也是從平衡該制度與我國商標(biāo)注冊制度二者的關(guān)系予以考慮的，這也能夠與新《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定相對應(yīng)，找尋到商標(biāo)法內(nèi)在各條款之間的平衡。

2.關(guān)于該條款中“原有范圍”以及“區(qū)別標(biāo)識”的界定，可以采取以下判斷方式：

（1）關(guān)于“原有范圍”的界定，應(yīng)當(dāng)從在先使用人具體使用的“商標(biāo)”、“商品或服務(wù)的類別”、“使用的行為方式”以及“使用主體”等因素予以考量。“原有范圍”僅限于同在先使用商標(biāo)、以及商品或服務(wù)“相同”或“基本相同”的情形，而且使用的主體應(yīng)當(dāng)以涉案商標(biāo)的申請注冊日為基準(zhǔn)，不易限定為核準(zhǔn)注冊日或立案日，否則可能會不當(dāng)?shù)膿p害注冊商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)利。

關(guān)于“在先使用人”范圍的限定，既可以包括本人，也可以包括已獲授權(quán)許可的“被許可使用人”，此時應(yīng)當(dāng)注意的是在先使用的商標(biāo)不應(yīng)允許轉(zhuǎn)讓，即限定其具有特定的“人身依附”的屬性。在接受市場包容性發(fā)展的同時，不應(yīng)變相損害注冊商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)專用權(quán)，但是在先使用人若是整體進行改制的，可以認(rèn)定承繼原在先使用人的主體具有繼續(xù)使用的權(quán)利。

關(guān)于是否應(yīng)當(dāng)限定商標(biāo)在后使用行為的規(guī)模問題，存在不同的認(rèn)知。一種意見認(rèn)為，基于《專利法》第六十九條第（二）項的規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)。同時結(jié)合最高法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十五條的第三款的規(guī)定，原有范圍包括專利申請日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達到的生產(chǎn)規(guī)模。因此專利法中此項制度將生產(chǎn)規(guī)模作為“原有范圍”限定的要素之一予以考量，這其中主要考慮因?qū)＠麢?quán)本身是一種壟斷權(quán)，被保護的技術(shù)方案具有市場的唯一性。具體而言，可以理解為每件被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)，都意味著專利產(chǎn)品可能面對失去市場的機會，因此此種此消彼長的替代關(guān)系決定了“原有范圍”必須將生產(chǎn)規(guī)模予以考量。由此，商標(biāo)制度中“原有范圍”的界定也可以參照專利法中的相關(guān)規(guī)定，將生產(chǎn)規(guī)模予以考量。另一種意見則是反對將“生產(chǎn)規(guī)?！奔{入“原有范圍”的考量因素，主要是因為商標(biāo)所標(biāo)示商品的市場是相對開放的，刺激消費者購買商品的原因不僅僅是因為商標(biāo)，還存在價格、個人喜好、商品性能、企業(yè)文化等多個因素，因此其不同于專利產(chǎn)品具有狹義的“替代性”。同時，商標(biāo)的保護是對商品來源的保護，故從商標(biāo)法設(shè)立該項制度的初衷而言，市場的包容性發(fā)展是保護已經(jīng)形成固定市場的商業(yè)標(biāo)識的存續(xù)，因此無需對生產(chǎn)規(guī)模進行限定，而由市場對特定商業(yè)標(biāo)識的生存予以決定，故不應(yīng)將“生產(chǎn)規(guī)?！奔{入到“原有范圍”的考量因素之中。在“啟航”侵害商標(biāo)權(quán)糾紛14參見北京知產(chǎn)法院（2015）京知民終字第588號民事判決，類似判決還有該院（2014）京知民終字第134號、第153號民事判決。中對前述意見亦有體現(xiàn)。本文也是贊同第二種意見，這樣才能真正實現(xiàn)商標(biāo)法設(shè)立此項制度的價值，也是商標(biāo)與專利本質(zhì)差異性的體現(xiàn)。

（2）“區(qū)別標(biāo)識”的添加應(yīng)以原告主張為前提。具體的方式可以設(shè)計為：在雙方協(xié)商不成的情況下，由法院根據(jù)原告的主張確定“區(qū)別標(biāo)識”具體實施方案的可行性。如何附加“區(qū)別標(biāo)識”以及實施方式需要司法實踐的不斷積累與充實，應(yīng)該說“區(qū)別標(biāo)識”需具有能顯著將涉案商標(biāo)與在先商標(biāo)相區(qū)分的基本特性，這是該區(qū)別標(biāo)識設(shè)置的最終目的。一般而言，涉案注冊商標(biāo)的權(quán)利人最清楚其商標(biāo)與在先商標(biāo)的近似程度，如何附加區(qū)別標(biāo)識具有天然的主動性和積極性，因此在雙方對附加區(qū)別標(biāo)識方案無法達成一致時，可以采取由原告提出具體方案，法院對此進行確認(rèn)的方式，但是應(yīng)確保不能破壞在先使用人的商業(yè)標(biāo)識，此中程度的界定也需要不斷的摸索與積淀。

九、損害賠償數(shù)額如何進行準(zhǔn)確界定

（一）問題的提出

雖然新《商標(biāo)法》第六十三條對損害賠償數(shù)額的確定規(guī)則進行了相應(yīng)改動，體現(xiàn)了加大對權(quán)利人保障的立法精神，然而關(guān)于許可費如何進行確定、懲罰性賠償如何適用、如何應(yīng)用減輕權(quán)利人舉證難度的規(guī)則、酌定數(shù)額中侵權(quán)行為的情節(jié)又當(dāng)如何進行考量都需要進一步的精細(xì)化規(guī)定，才能防止類似案件所帶來裁判結(jié)論的差異，降低社會公眾產(chǎn)生“質(zhì)疑”效應(yīng)的可能性。

（二）解決對策

本文認(rèn)為，在確定具體賠償數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)以賠償數(shù)額與侵害商標(biāo)權(quán)行為具有直接因果關(guān)系為基礎(chǔ)，在綜合對涉案商標(biāo)的知名度和顯著性、侵權(quán)情節(jié)、主觀意圖等要素進行考量的基礎(chǔ)上，進行相應(yīng)的認(rèn)定。新《商標(biāo)法》第六十三條確定了權(quán)利人實際損失、侵權(quán)人實際獲利、酌定賠償數(shù)額這三個視角依次確定具體數(shù)額的方式。在確定具體的賠償數(shù)額時，不能簡單地將銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)量直接等同于正品的銷售數(shù)量，進而以正品的單價確定賠償數(shù)額。因為商標(biāo)所標(biāo)注的商品是多邊的開放市場，購買者在選購被控侵權(quán)產(chǎn)品時有時存在明知商品為仿冒，但因價格低廉而進行選購的情形，即此類購買者在實際選購時，并不是正品的潛在消費者，故此情形下假冒商品的銷售數(shù)量不能直接等同于正品的銷售數(shù)量。因此，在計算權(quán)利人的實際損失時，若直接以前述方式進行確定，顯然賠償數(shù)額缺乏與侵犯商標(biāo)權(quán)行為直接的對應(yīng)性。同時，損害賠償屬于債權(quán)請求權(quán)的范疇，從其請求權(quán)基礎(chǔ)的視角進行分析，直接的因果關(guān)系亦為其構(gòu)成要件，故在實際確定賠償數(shù)額時應(yīng)當(dāng)將與侵犯商標(biāo)權(quán)行為具有直接的因果關(guān)系作為基本判斷的邏輯起點。最高法院在“卡斯特”侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中15參見最高法院（2014）民提字第25號民事判決書。就指出，侵害商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益或者被侵權(quán)人在被侵權(quán)期間因被侵權(quán)所受到的損失，也就是說，賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)與侵權(quán)行為之間具有直接的因果關(guān)系。

同時，在具體確定賠償數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)考量涉案商標(biāo)的知名度、顯著性、被控侵權(quán)人的主觀惡意、侵權(quán)行為持續(xù)的時間、危害程度、表現(xiàn)形式、相關(guān)商品的市場情形等多種因素，綜合進行認(rèn)定。特別是新《商標(biāo)法》將酌定的最高數(shù)額由50萬元提升至300萬元，在加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度的同時，應(yīng)當(dāng)更加精細(xì)化的分析各要素的具體情形，甚至可以引入經(jīng)濟學(xué)的理論合理界定各因素所占的權(quán)重，從而在酌定的過程中確定具體的參考變量，固定計算的依據(jù)，確保以“同一化”考量方式得出相應(yīng)的結(jié)論。

在“MONCLER”侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛中16參見北京高院（2015）高民（知）終字第4005號民事判決。，二審法院指出蒙克雷爾公司未舉證證明其因被侵權(quán)所遭受的實際損失。諾雅卡特公司也未舉證證明其因侵權(quán)所獲得的利益或者其生產(chǎn)、銷售服裝的數(shù)量，亦無許可費可以作為參照，在考慮蒙克雷爾公司商標(biāo)的知名度、被控侵權(quán)行為、情節(jié)等相關(guān)情況以及蒙克雷爾公司為制止侵權(quán)行為而支付的合理開支，最終確定了賠償數(shù)額為人民幣三百萬元。

十、“三年不使用”抗辯的免賠規(guī)定如何進行適用

（一）問題的提出

新《商標(biāo)法》第六十四條新增了商標(biāo)“三年不使用”免除賠償責(zé)任的規(guī)定，如何確定具體的“三年不使用”的起算日期，是以被控侵權(quán)行為發(fā)生日、截止日、還是原告起訴日為基準(zhǔn)？同時該條款中的“三年不使用”與新《商標(biāo)法》第四十九條第二款所規(guī)定的“連續(xù)三年不使用”是否具有相同的內(nèi)涵與外延，并且《商標(biāo)法實施條例》第六十七條中規(guī)定了“連續(xù)三年不使用”的例外情形，是否可以在“三年不使用”免除賠償責(zé)任條款中也適當(dāng)考慮此種例外情形，都是有待明確的內(nèi)容。

（二）解決對策

新《商標(biāo)法》是為了能從商標(biāo)侵權(quán)救濟的視角，充分激活商標(biāo)資源、鼓勵商標(biāo)使用，適當(dāng)規(guī)制通過商標(biāo)注冊進行商業(yè)維權(quán)，或通過轉(zhuǎn)讓獲取利益的不當(dāng)商業(yè)行為的濫化。商標(biāo)的實際價值是通過不斷的使用積累商譽，便于消費者識別與認(rèn)知，而絕非通過注冊而大量囤積商標(biāo)資源，進而利用商業(yè)維權(quán)獲取利益，阻礙商業(yè)社會的正常發(fā)展與繁榮，因此新《商標(biāo)法》不僅延續(xù)了舊《商標(biāo)法》中“連續(xù)三年不使用”的撤銷制度，而且還從商標(biāo)專用權(quán)保護的視角，將損害賠償?shù)拇_定與商標(biāo)使用聯(lián)系起來，從而更加全面的確立了鼓勵商標(biāo)使用、誠實信用注冊商標(biāo)的基本價值引導(dǎo)。

由此，新《商標(biāo)法》第六十四條所規(guī)定的“連續(xù)三年不使用”與該法第四十九條第二款所規(guī)定的“連續(xù)三年不使用”從設(shè)立的價值、初衷、目的上具有一致性與延續(xù)性，因此《商標(biāo)法實施條例》中第六十七條所規(guī)定的“不使用的正當(dāng)理由”應(yīng)當(dāng)同樣可以適用于新《商標(biāo)法》第六十四條所規(guī)定情形。在此需要指出，正是基于該法第六十四條與第四十九條內(nèi)在價值的一致性，在適用的具體規(guī)則，特別是關(guān)于第六十四條所規(guī)定“三年不使用”的時間節(jié)點上，可以借鑒第四十九條的適用規(guī)則，即以起訴日向前倒推三年作為判斷第六十四條適用的指定期間。然而，也應(yīng)當(dāng)注意，即使存在“連續(xù)三年不使用”的情形，但是若權(quán)利人能夠舉證證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人仍不能免除賠償責(zé)任。

十一、被控侵權(quán)商品具有“合法來源”應(yīng)當(dāng)如何進行判定

（一）問題的提出

新《商標(biāo)法》第六十四條第二款對銷售不知道是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，不承擔(dān)賠償責(zé)任進行了相關(guān)規(guī)定，也就是善意不知情的銷售者，被控侵權(quán)商品具有“合法來源”可以作為其免除賠償責(zé)任的構(gòu)成要件。

在司法實踐中，關(guān)于合法取得的判斷要件應(yīng)當(dāng)如何界定存在一定分歧，特別是小商品的零售者商品來源的憑證是否應(yīng)當(dāng)考慮到其經(jīng)營能力與特點，適當(dāng)降低證據(jù)的證明標(biāo)準(zhǔn)需要進一步予以明確。

（二）解決對策

“合法來源”應(yīng)符合商業(yè)習(xí)慣與行業(yè)慣例。《商標(biāo)法實施條例》第七十九條中對“商品是自己合法取得的情形”進行了具體規(guī)定，同時考慮到新《商標(biāo)法》第六十四條系對銷售者主觀上不具有故意而進行的免賠規(guī)定，實則與該法第六十條第二款免除行政處罰具有設(shè)置目的的同一性，即銷售者承擔(dān)賠償責(zé)任的基礎(chǔ)是其對銷售假冒商品存在主觀故意。由于主觀意圖判斷的客觀化標(biāo)準(zhǔn)不易確定，故通過銷售商品是否具有“合法來源”作為推定主觀上是否存在故意的外在表現(xiàn)形式。通常而言，若無“合法來源”的，銷售者應(yīng)當(dāng)對其銷售商品的實際情況具有更加謹(jǐn)慎的善良管理人的職責(zé)，推定其為“明知”；若能夠提供系通過合法的商業(yè)渠道所取得，則在無其它證據(jù)予以證明銷售者具有主觀故意的情況下，則可以適用該條款免除賠償?shù)囊?guī)定。

十二、“地理標(biāo)志”在侵害商標(biāo)權(quán)糾紛中“正當(dāng)使用”的情形如何進行判定

（一）問題的提出

關(guān)于地理標(biāo)志作為證明商標(biāo)是否適用“正當(dāng)使用”的規(guī)定，因《商標(biāo)法實施條例》第四條中僅規(guī)定了地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)時，集體成員以外的主體具有正當(dāng)使用的權(quán)利，而作為證明商標(biāo)時，對正當(dāng)使用并無明確規(guī)定。若被控侵權(quán)產(chǎn)品能夠證明來源于地理標(biāo)志所限定的特定地域時，作為證明商標(biāo)的地理標(biāo)志是否適用正當(dāng)使用應(yīng)當(dāng)予以明確。

（二）解決對策

地理標(biāo)志作為證明商標(biāo)予以注冊的，應(yīng)當(dāng)按照法規(guī)的規(guī)定限制“正當(dāng)使用”的情形。在《商標(biāo)法實施條例》第四條對地理標(biāo)志作為證明商標(biāo)和集體商標(biāo)進行區(qū)別對待的情況下，不宜作出突破，特別是地理標(biāo)志除文字內(nèi)容外，可能還含有圖形、字母等其它可視性組成要素的，被控侵權(quán)人對其它可視性要素的使用顯然不應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許。然而，新《商標(biāo)法》第十六條第二款規(guī)定的地理標(biāo)志，是指標(biāo)示某商品來源于特定地區(qū)，該商品的特定質(zhì)量、信譽或者其它特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標(biāo)志。因此若被控侵權(quán)產(chǎn)品能夠證明確實來源于所出品的地域，其在商品上通過文字標(biāo)注產(chǎn)地的情形，可以從是否為“商標(biāo)使用”的視角進行分析，確保對正常的商品流通領(lǐng)域造成不當(dāng)影響。

其中需要指出的，若通過注冊，地理標(biāo)志成為證明商標(biāo)或集體商標(biāo)，其文字亦是經(jīng)過特殊化處理的，此時被控侵權(quán)商品對產(chǎn)地的文字標(biāo)注不應(yīng)當(dāng)是對前述商標(biāo)特殊化文字的復(fù)制或高度模仿，避免“行侵權(quán)之實”情形的出現(xiàn)。在此需要指出，關(guān)于被控侵權(quán)商品是否出自于特定地區(qū)，應(yīng)當(dāng)由被控侵權(quán)人承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任，若舉證不能，則將承擔(dān)相應(yīng)的不利后果，例如“五常大米”、“西湖龍井”17分別參見北京知產(chǎn)法院（2015）京知民終字第1180號、第991號民事判決。商標(biāo)侵權(quán)案中，均是無法確定被控侵權(quán)產(chǎn)品的具體來源，最終認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

十三、結(jié)語

新《商標(biāo)法》中關(guān)于侵害商標(biāo)權(quán)糾紛的司法適用需要通過實踐的積累與檢驗，本文僅是通過北京地區(qū)的相關(guān)司法判例對有關(guān)問題進行了收集與整理，提出了不成熟的解決建議，也希望通過此文為司法實踐對相關(guān)問題的統(tǒng)一認(rèn)知提供借鑒。

A Summarizing and Thinking of the Judicial Knotty Problems during the Trial of Civil Infringement Cases after the Implementation of the New Trademark Law

The Trademark Law of our country was revised on August 30th, 2013.Trademark Administrative Authorizationg, Authentic Right and Infringement System were modified correspondingly.Since the implementation of the New Trademark Law on May 1st, 2014, the judicial system has

abundant of cases concerning the disputes of infringement of trademark right.During the judicial practice, how to apply the relevant legal system confirmed by the New Trademark Law timely and accurately became a judicial problem urgently to be solved.This essay took the Method of Empirical analysis, with some trademark infringement cases trialed by several courts in Beijing Area as the study objects, summarizing and extracting the eleven problems to be solved in the judicial practics, provided corresponding suggestions to specific cases, in an attempt to be beneficial to the research of relevant problems.

Trademark infringement; Likelihood of confusion; Use of trademark; Right of defense; Geographical indication

陶鈞，北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭法官。

本文在撰寫過程中得到了北京市高院知識產(chǎn)權(quán)庭庭長助理潘偉及審判長鐘鳴的具體指導(dǎo)，并針對本文提出了寶貴的修改意見，特此感謝。

1.本文將2013年修改的《商標(biāo)法》簡稱為新《商標(biāo)法》，2001年修改的《商標(biāo)法》簡稱為舊《商標(biāo)法》。