王元慶,趙靚婷

(1.黑龍江省法學(xué)研究所，哈爾濱 150000； 2.哈爾濱工程大學(xué) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法研究所，哈爾濱 150001)

商標(biāo)反向混淆問題的認(rèn)定

王元慶1,趙靚婷2

(1.黑龍江省法學(xué)研究所，哈爾濱 150000； 2.哈爾濱工程大學(xué) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法研究所，哈爾濱 150001)

我國(guó)商標(biāo)反向混淆爭(zhēng)議的司法實(shí)踐從未停息，立法尚未對(duì)其明確規(guī)定。商標(biāo)反向混淆不同于傳統(tǒng)的混淆模式，權(quán)衡當(dāng)事人之間的利益問題更顯棘手。如果僅依靠《商標(biāo)法》判定停止侵權(quán)、賠償損失，就潛存忽略被侵權(quán)人潛在收益和侵權(quán)人投資資源折損等諸多風(fēng)險(xiǎn)。不妨從雙方當(dāng)事人的主觀意圖出發(fā)，結(jié)合利益平衡與沖突，利用商標(biāo)許可、轉(zhuǎn)讓等方式避免直接判定侵權(quán)帶來的系列社會(huì)損失，以期推進(jìn)我國(guó)商標(biāo)反向混淆認(rèn)定制度的深度發(fā)展。

商標(biāo)反向混淆;認(rèn)定要素;公平競(jìng)爭(zhēng);過錯(cuò)相抵原則

一、商標(biāo)反向混淆概念的厘清

“反向混淆”最早來源于1918年美國(guó)霍姆斯大法官在International News Service v.Associated Press中的一次論述：“通常情況下是被告假冒了原告的產(chǎn)品為自己所用，而基于反向的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)也會(huì)產(chǎn)生同樣的損害后果，也就是說通過某種表述和介紹，使得人們會(huì)產(chǎn)生原告的產(chǎn)品是系被告所有的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，只是這種侵害他人的行為更具有隱蔽性和靈活性,在我看來認(rèn)定一種情形的原則也可以認(rèn)定另一種情形”*International News Service v． Associated Press，248 U． S． 215(1918) at 247 ( Holmes，J． ，concurring)． See David Y． Gan，“MarchMadness”: An Examination of Dual Use TrademarkTerms and Reverse Confusion，50 Hastings L．J．223。。隨后我國(guó)理論界也開始關(guān)注這一概念，馮曉青教授作出了相關(guān)定義：“一些高知名度的大企業(yè)使用小公司的商標(biāo)，通過宣傳營(yíng)銷，使得消費(fèi)者通常不會(huì)將商標(biāo)與小公司商標(biāo)相混淆，但卻可能認(rèn)為小公司是大公司的子公司”[1]。該定義雖然經(jīng)典概述了反向混淆的基本形態(tài)，但是對(duì)于反向混淆的主體限定偏窄，不妨以其最突出的特點(diǎn)即反向的混淆性來界定概念。本文認(rèn)為，商標(biāo)反向混淆是指商標(biāo)后使用人(通常為一些大公司)使用了他人享有在先權(quán)利的商標(biāo)，通過大規(guī)模的廣告宣傳和營(yíng)銷手段提升了商標(biāo)的知名度，導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為享有商標(biāo)權(quán)的是后使用人，而權(quán)利人的產(chǎn)品也是出自后使用人之手或是與之有關(guān)。在這種情況下，后使用人其實(shí)已經(jīng)在事實(shí)上取得了該商標(biāo)，而商標(biāo)權(quán)人卻喪失了對(duì)商標(biāo)的控制，阻礙了其繼續(xù)拓展相關(guān)的市場(chǎng)領(lǐng)域。

二、判定商標(biāo)反向混淆的要素

商標(biāo)反向混淆相比其他的商標(biāo)侵權(quán)案件會(huì)潛在更多問題，因此各國(guó)在判定是否構(gòu)成反向混淆時(shí)都十分慎重，筆者結(jié)合美國(guó)第二巡回法院在審理Polaroid案件時(shí)作出的經(jīng)典八要素標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為商標(biāo)反向混淆的判定要素主要有五：

第一，商標(biāo)的強(qiáng)度。商標(biāo)的強(qiáng)弱是由商標(biāo)標(biāo)識(shí)與商品之間的聯(lián)系程度決定的，聯(lián)系程度越緊密，商標(biāo)強(qiáng)度越大[2]。正向混淆中是先使用人即原告的商標(biāo)知名度略高，因此其強(qiáng)度越大，保護(hù)的價(jià)值的也越大。而在反向混淆中，在先商標(biāo)的整個(gè)知名度是普遍較弱的，所以更多地是考慮后使用人即被告商標(biāo)的市場(chǎng)影響力和普通公眾對(duì)該商標(biāo)的熟知程度，它的這種強(qiáng)勢(shì)風(fēng)頭可能掩蓋在先使用的商標(biāo)，可能讓消費(fèi)者從此遺忘了在先商標(biāo)。

第二，商標(biāo)及商品的近似程度。商標(biāo)和商品的近似度應(yīng)當(dāng)結(jié)合在一起考量，無論是正向混淆還是反向混淆在認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)時(shí)都會(huì)去比較商標(biāo)是否相同或相近似，并且是否在相同或相類似的商品上使用了該商標(biāo)。

商標(biāo)的近似度主要從商標(biāo)的音形義、色彩輪廓、排列組合以及外觀設(shè)計(jì)等方面來考察商標(biāo)之間是否相同或相近似，通常以相關(guān)公眾的一般注意力為主要標(biāo)準(zhǔn)；商品的近似度則主要從商品的功能用途、主要原材料和受眾對(duì)象等來考慮是否一致或相似。除此之外，商品的推廣還要考慮銷售渠道、營(yíng)銷策略等多方面因素，如果將商標(biāo)同時(shí)使用在了相同領(lǐng)域內(nèi)且具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的兩類商品之上，就會(huì)加劇混淆的可能性。所以，判定商品近似度時(shí)，既要包括商品之間的關(guān)聯(lián)性也要包括銷售和營(yíng)銷的同一性。

第三，商標(biāo)在先使用人能否能跨越到后使用人的市場(chǎng)領(lǐng)域。由于商標(biāo)反向混淆主要是保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益，為其以后能夠繼續(xù)拓展市場(chǎng)留出空間。因此判斷是否構(gòu)成反向混淆就必須考慮商標(biāo)權(quán)人是否能夠在日后擴(kuò)大其市場(chǎng)范圍，是否與后使用人的市場(chǎng)領(lǐng)域重疊?！八{(lán)色風(fēng)暴”案中藍(lán)野酒業(yè)在自己的啤酒上注冊(cè)了“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)，可應(yīng)用在包括啤酒、水(飲料)和可樂等第32類核準(zhǔn)使用的商品上，原告也有意不止在啤酒上使用該商標(biāo)而要將其擴(kuò)大到飲料可樂等產(chǎn)品上，所以在先權(quán)利人存在著跨越被告百事公司市場(chǎng)領(lǐng)域的可能性*參見浙江省高級(jí)人民法院(2007)浙民三終字第74號(hào)民事判決書。。

如果先后使用人的商品類型相似程度不高，不會(huì)產(chǎn)生交叉重疊的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，商標(biāo)權(quán)人除了原有商品的市場(chǎng)領(lǐng)域不會(huì)再進(jìn)入到其他領(lǐng)域，此時(shí)不同領(lǐng)域的消費(fèi)者自然就不會(huì)混淆，進(jìn)行反向混淆保護(hù)的意義就會(huì)淡化。

第四，實(shí)際混淆的程度。無論是何種混淆，在判定商標(biāo)侵權(quán)時(shí)都要進(jìn)行實(shí)際混淆的判斷，這也是主張權(quán)利實(shí)現(xiàn)的一項(xiàng)重要證據(jù)。但是，究竟使多少消費(fèi)者產(chǎn)生了混淆誤認(rèn)才能夠稱之為發(fā)生了混淆？對(duì)此，美國(guó)法院作出了一項(xiàng)論斷：在11%～49%的范圍內(nèi)都可以認(rèn)為構(gòu)成了大量的消費(fèi)者混淆*See Humble Oil &Refining Co.v.American Oil Co.,405 F.2d 803,160 U.S.P.Q.289(8th Cir.1969),cert.denied,395 U.S.905(1969)。，有的還主張達(dá)到8.5%就能以此作為混淆可能的有力證據(jù)*See Grotrian,Helfferich,Schulz,Th.Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons,365 F. Supp. 707,180 U.S.P.Q. 506(S.D.N.Y.1973),modified, 523 F.2d 1331,186 U.S.P.Q. 436(2d Cir. 1975)。。本文認(rèn)為，在考慮實(shí)際混淆程度時(shí)，只要通過基本的市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查出相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的消費(fèi)者是否產(chǎn)生誤認(rèn)的事實(shí)即可，大可不必去計(jì)算出一個(gè)精準(zhǔn)的數(shù)值，而這也不太現(xiàn)實(shí)。

第五，后使用者的意圖。后使用人的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，無意于要借助先使用人的商譽(yù)，使用他人商標(biāo)也僅可能是因其符合市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的策略，所以要看后使用人是否存在要使市場(chǎng)飽和而覆蓋在先使用者名聲的意圖[3]。但是，美國(guó)法院一直對(duì)“使用意圖”存在不同的觀點(diǎn)，一種認(rèn)為，判定反向混淆時(shí)后使用人的主觀意圖十分重要并應(yīng)當(dāng)作為一項(xiàng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；另一種認(rèn)為，無須考慮其主觀意圖，只要后使用人實(shí)施了商標(biāo)的使用行為導(dǎo)致了公眾混淆的事實(shí)，其本身就已經(jīng)構(gòu)成侵權(quán)。

三、商標(biāo)反向混淆中雙方當(dāng)事人的權(quán)益對(duì)峙

(一)商標(biāo)反向混淆具有侵權(quán)性質(zhì)——以商標(biāo)權(quán)人為例

從商標(biāo)權(quán)人的角度來看商標(biāo)反向混淆，主要是側(cè)重在傳統(tǒng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)權(quán)利的保護(hù)和救濟(jì)層面。如果法律不及時(shí)地規(guī)制反向混淆，那么就相當(dāng)于肯定了具有一定實(shí)力的大公司只要通過密集的宣傳，取得了消費(fèi)者的知曉信賴后，就可以順理成章地去竊取小公司的商標(biāo)專用權(quán)，將該商標(biāo)據(jù)為己有，這無疑是“強(qiáng)盜式”的行為，與保護(hù)商標(biāo)在先權(quán)的基本原則相悖，更違背了我國(guó)法制的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。

1.商標(biāo)反向混淆是一種商標(biāo)侵權(quán)行為

首先，商標(biāo)反向混淆違背了《商標(biāo)法》的立法宗旨，其立法關(guān)鍵就是保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。反向混淆中侵權(quán)人實(shí)力雄厚，商標(biāo)權(quán)人不能與之抗衡。若不進(jìn)行有效規(guī)制，無疑會(huì)降低權(quán)利人的商標(biāo)價(jià)值，影響其商譽(yù)，最終連商標(biāo)最基本的區(qū)分功能也會(huì)被削弱，喪失了商標(biāo)原有的顯著性和獨(dú)特性，使得商標(biāo)權(quán)人失去了對(duì)商標(biāo)的實(shí)際控制，無法繼續(xù)開拓其市場(chǎng)新領(lǐng)域，也無法凝聚消費(fèi)者的信賴?！胺钦\(chéng)勿擾”案就是佐證，該案經(jīng)歷了兩審判決，最終認(rèn)定由于江蘇衛(wèi)視的強(qiáng)力宣傳，在客觀上已經(jīng)淹沒了原告金阿歡的商標(biāo)“非誠(chéng)勿擾”，壓縮了法律給予商標(biāo)權(quán)人未來的品牌運(yùn)行空間，同時(shí)被告獲得了盈利，構(gòu)成了商標(biāo)侵權(quán)*參見深圳市中級(jí)人民法院(2015)深中法知民終字第927號(hào)民事判決書。。除此之外，宏觀上《商標(biāo)法》還有穩(wěn)定市場(chǎng)秩序的目的，若任由反向混淆發(fā)生，大企業(yè)就不免會(huì)有壟斷行為之嫌，影響競(jìng)爭(zhēng)秩序的健康發(fā)展。

其次，商標(biāo)反向混淆行為符合商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。本文認(rèn)為，商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是未取得商標(biāo)專用權(quán)或未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人授權(quán)許可，擅自在自己的商品或服務(wù)上使用了他人享有所有權(quán)的商標(biāo)，并且造成了足以導(dǎo)致一般消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的狀態(tài)。因此，在反向混淆中，侵權(quán)人未經(jīng)許可就在自己的商品或服務(wù)上使用了該商標(biāo)，致使一般消費(fèi)者造成了對(duì)商品連同商標(biāo)權(quán)屬的混淆誤認(rèn)，相比一般混淆的惡劣影響更甚。所以，商標(biāo)反向混淆也是一種侵權(quán)行為。

2.商標(biāo)反向混淆是一種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為

首先，商標(biāo)反向混淆與我國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的立法目的背道而馳。受反向混淆影響最大的就是合法經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的權(quán)益，除此之外，也間接地?cái)_亂了公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。商標(biāo)先后使用人在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的地位差距懸殊，加上反向混淆現(xiàn)象的催化，兩者必將走向極端，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱，破壞了對(duì)中小企業(yè)合法權(quán)益的有力保障[4]。同時(shí)該法第五條，也將商標(biāo)混淆的侵權(quán)問題列為是一種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。因此，反向混淆行為作為混淆侵權(quán)的一種模式，也應(yīng)當(dāng)是一種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

其次，商標(biāo)反向混淆違反了《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的基本原則。我國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第二條列明了自愿原則、公平原則以及誠(chéng)實(shí)信用原則，反向混淆行為最明顯地就是違背了誠(chéng)實(shí)信用原則。誠(chéng)實(shí)信用原則要求市場(chǎng)上各方主體在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，都不得以損害他人利益來實(shí)現(xiàn)自身的權(quán)益，是市場(chǎng)活動(dòng)的基本準(zhǔn)則。而反向混淆的侵權(quán)人為實(shí)現(xiàn)自身利益，迫使商標(biāo)權(quán)人日漸喪失其所有權(quán)，誘導(dǎo)消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，顯然違反了誠(chéng)實(shí)信用原則。

3.禁止商標(biāo)反向混淆的積極意義

第一，有助于貫徹商標(biāo)注冊(cè)制度。我國(guó)注冊(cè)商標(biāo)具有完全的排他性，用作區(qū)分商品和服務(wù)來源的標(biāo)志，先注冊(cè)原則要求優(yōu)先保障在先權(quán)利人。如果放任或默許反向混淆現(xiàn)象的蔓延，后使用者可以肆意搶占在先權(quán)利人的商標(biāo)，那么必將擾亂商標(biāo)授予的邏輯順序，對(duì)維護(hù)《商標(biāo)法》的一致性和權(quán)威性帶來嚴(yán)重?fù)p害。

第二，有助于保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。在反向混淆中消費(fèi)者在與先使用人進(jìn)行交易時(shí)，往往會(huì)誤認(rèn)為自己是在與后使用人進(jìn)行商品交易，妨礙了消費(fèi)者想要及時(shí)地購(gòu)買到預(yù)期設(shè)想好的商品或服務(wù)，損害了消費(fèi)者的利益。在此過程中，即便消費(fèi)者意識(shí)到了市場(chǎng)上可能會(huì)存在兩種相同標(biāo)志的商品或服務(wù)，其并不具備專業(yè)的商品辨識(shí)能力，也不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)這種額外的搜索成本[5]，所以反向混淆對(duì)消費(fèi)者更快速有效地購(gòu)買商品或接受服務(wù)增設(shè)了人為障礙。

第三，有助于確保市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。商標(biāo)反向混淆的侵權(quán)人肆意掠奪小企業(yè)的在先商標(biāo)，具有壟斷之嫌，可能會(huì)利用商標(biāo)之爭(zhēng)打破正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。為了讓每一個(gè)經(jīng)營(yíng)者無論其規(guī)模大小、實(shí)力如何，都能夠公正平等地享有權(quán)利并享受權(quán)利所帶來的利益，積極禁止商標(biāo)反向混淆問題已經(jīng)勢(shì)在必行。

(二)禁止商標(biāo)反向混淆所潛在的風(fēng)險(xiǎn)——以后使用人為例

1.易誘發(fā)商標(biāo)搶注現(xiàn)象大量涌現(xiàn)

商標(biāo)反向混淆本身就是對(duì)商標(biāo)取得制度的一種強(qiáng)化，任何一種過度的強(qiáng)加保護(hù)都會(huì)帶來一定的反彈[5]，不加認(rèn)定地禁止反向混淆容易滋生商標(biāo)搶注現(xiàn)象。我國(guó)目前的商標(biāo)搶注行為已經(jīng)產(chǎn)生了一項(xiàng)利益鏈條，即搶注、被迫賠償以及轉(zhuǎn)賣他人等一系列過程。

司法實(shí)踐中很有可能出現(xiàn)這種現(xiàn)象，即原告在境外發(fā)現(xiàn)了某商品或服務(wù)具有較大市場(chǎng)潛力，此時(shí)原告搶先將該商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行注冊(cè)，取得了所有權(quán)。等被告進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)并使用該商標(biāo)時(shí)，原告會(huì)提起商標(biāo)反向混淆訴訟。被告雖然已經(jīng)在先使用了該商標(biāo)，如果其為在中國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)，一般就不能承認(rèn)被告享有在先權(quán)利，這就尤其會(huì)給有待國(guó)際化的馳名商標(biāo)帶來潛在損害。所以在反向混淆糅雜了商標(biāo)搶注現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)當(dāng)全面考慮原被告使用商標(biāo)的程度以及影響力。

目前商標(biāo)已成為了一種面向社會(huì)的公眾資源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)最終的立法目的也是要福祉社會(huì)，不僅是對(duì)所有權(quán)人進(jìn)行保護(hù)，還要保護(hù)公眾獲取資源的權(quán)利，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)的平衡。正所謂對(duì)一項(xiàng)制度的過度維護(hù)反而會(huì)滋生其他弊端，不利于社會(huì)的進(jìn)步[5]。

2.引發(fā)小企業(yè)反向“搭便車”

客觀上，在大企業(yè)和小企業(yè)發(fā)生反向混淆時(shí)，先使用人也并非未收到任何利益，小企業(yè)不免會(huì)反向的利用大企業(yè)所打拼下來的商譽(yù)和市場(chǎng)資源去提升自己業(yè)績(jī)。通常權(quán)利人是無人問津的中小企業(yè)，甚至有的即將面臨破產(chǎn)，正因其目前的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有限，生產(chǎn)銷售的規(guī)模和能力都相對(duì)的不完備，不能給予消費(fèi)者滿意的商品和服務(wù)質(zhì)量，反而是后使用人即這些大企業(yè)能夠提供給消費(fèi)者更高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，獲得消費(fèi)大眾的青睞。所以，一旦有大企業(yè)使用并宣傳了原本小企業(yè)的商標(biāo)，使該商標(biāo)重回消費(fèi)大眾的視野，此時(shí)在先權(quán)利人就會(huì)像抓住了救命稻草，希望利用大企業(yè)雄厚的市場(chǎng)資源、廣告宣傳和這種混淆的現(xiàn)象，來提高自己的生產(chǎn)銷售業(yè)績(jī)。這就出現(xiàn)了反向“搭便車”和“傍名牌”的行為。

3.權(quán)利人為獲取高額賠償而怠于行使權(quán)利

商標(biāo)反向混淆行為所涉及的兩方主體通常都會(huì)從自己利益的角度考慮，在后使用人通過宣傳來推廣提升該商標(biāo)知名度時(shí)，在先權(quán)利人可能首先是放任，因?yàn)樯虡?biāo)權(quán)人稍加留意就會(huì)知曉自己的商標(biāo)已經(jīng)受到了他人侵害，就應(yīng)該及時(shí)地申請(qǐng)法律保護(hù)。但是，在先權(quán)利人可能并不會(huì)在第一時(shí)間內(nèi)就及時(shí)地告知侵權(quán)人的侵權(quán)行為，不為自己的權(quán)利辯護(hù)，而是任由后使用人繼續(xù)開拓商標(biāo)價(jià)值，等到該品牌在市場(chǎng)上已經(jīng)飽和，到達(dá)了廣為人知的程度時(shí)才提起侵權(quán)訴訟，通過滋養(yǎng)這種侵權(quán)行為來獲取更大數(shù)額的賠償?；谏虡?biāo)后使用人的生產(chǎn)和銷售規(guī)模之大，范圍之廣，一旦觸碰到侵權(quán)時(shí)，勢(shì)必會(huì)給商標(biāo)權(quán)人帶來數(shù)額巨大的損害賠償金。美國(guó)第七巡回法院就作出過類似判例，指出：“若后使用人并非惡意，那么通過合理的許可使用費(fèi)就可以充當(dāng)后使用人的不當(dāng)?shù)美蛘哔r償在先權(quán)利人因侵權(quán)所遭受的損失。所以，原告要么獲得合理使用費(fèi)，要么就是取得被告利潤(rùn)的10%～30%的賠償”*Joel R.Feldman , Reverse Confusion in Trademarks :Balancing the Interests of the Public, the Trademark Owner, and the Infrin-ger, 8 J.T ech .L.&Pol 'y 163。。面對(duì)如此的數(shù)額比例，對(duì)于籍籍無名的小企業(yè)來說無疑就是天降巨款，趨于利益誘惑，在先權(quán)利人可能怠于行使權(quán)利，等到后使用人做大做強(qiáng)時(shí)再通過訴訟來提出更高額的侵權(quán)賠償，所謂放水養(yǎng)魚。

鑒于商標(biāo)反向混淆行為存在上述兩種權(quán)利的較量，法院在處理這類案件時(shí)應(yīng)當(dāng)十分慎重。在iPad案中，iPad商標(biāo)本屬于唯冠科技公司，蘋果公司與唯冠公司因商標(biāo)轉(zhuǎn)讓權(quán)屬糾紛而提起訴訟，最終這起商標(biāo)反向混淆案件是蘋果公司支付給深圳唯冠6 000萬(wàn)美元的高價(jià)，以和解方式解決*參見廣東省高級(jí)人民法院(2012)iPad商標(biāo)案民事調(diào)解書。。值得思考的，一方是即將破產(chǎn)的公司，另一方是世界上屈指可數(shù)的公司，若法院僅依靠《商標(biāo)法》所認(rèn)定的造成了混淆事實(shí)來判定蘋果公司必須停止侵權(quán)，將侵權(quán)產(chǎn)品予以沒收或銷毀的話，就一定會(huì)造成其已經(jīng)投產(chǎn)資源的浪費(fèi)甚至是整個(gè)社會(huì)資源的浪費(fèi)，同時(shí)也使消費(fèi)者購(gòu)買此產(chǎn)品時(shí)無所適從。但是，又不得不將后使用人的使用行為歸咎為侵權(quán)行為，給予其一定范圍內(nèi)的懲罰，以維護(hù)法律的公平正義。所以是否能夠合理合法地處理該類案件，仍需尋找更為合理的解決路徑。

四、解決商標(biāo)反向混淆問題的法律建議

(一)明晰商標(biāo)反向混淆的侵權(quán)認(rèn)定

在“藍(lán)色風(fēng)暴”和“非誠(chéng)勿擾”案中，一審法院都是按正向混淆的判定標(biāo)準(zhǔn)，以被告不會(huì)造成公眾混淆為由判決其不構(gòu)成侵權(quán)；而兩案的二審法院最終都推翻了一審法院判決，認(rèn)定造成了混淆。一、二審法院審理標(biāo)準(zhǔn)的不同，反映出面對(duì)反向混淆行為的發(fā)生，我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)并未明確規(guī)制該如何解決。對(duì)此，本文認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在立法實(shí)踐中可以采用概括式來明晰商標(biāo)反向混淆的概念特征，同時(shí)通過列舉式來確定其判定因素和構(gòu)成要件，此外應(yīng)明確侵權(quán)賠償范圍，必要時(shí)還可輔助于專業(yè)的評(píng)估機(jī)制。但應(yīng)當(dāng)注意將反向混淆與正向混淆予以區(qū)分，強(qiáng)調(diào)反向混淆的特殊性，以便更準(zhǔn)確地規(guī)制各類商標(biāo)侵權(quán)現(xiàn)象。

(二)最大效益性地平衡當(dāng)事人利益

通常后使用人的主觀意圖并不影響反向混淆的認(rèn)定，只是在判定如何承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任時(shí)需要將其作為參考因素。一般來說，后使用人如果具有明顯的惡意，則必須責(zé)令其停止侵權(quán)，損害賠償標(biāo)準(zhǔn)也可采取嚴(yán)格主義，按權(quán)利人因侵權(quán)所受損失或被告在侵權(quán)期間所得利潤(rùn)來計(jì)算賠償數(shù)額；反之同理，若商標(biāo)權(quán)人存在怠于行使其權(quán)利或反向“搭便車”的主觀惡意時(shí)，由于過錯(cuò)相抵原則，對(duì)后使用人的懲罰力度將會(huì)減小甚至不予處罰。

結(jié)合眾多的司法實(shí)例，最棘手的是如何解決后使用人出于過失或是根本不知道在先商標(biāo)存在的商標(biāo)反向混淆問題。所以，并不是所有的商標(biāo)反向混淆案件都能一刀切地處理，必須要結(jié)合兩者利益的衡平原則以及公共利益原則作出公正合理的裁決。其中存在的第一種情形為，案件僅在剛發(fā)生初期，后使用人還只是在運(yùn)作爭(zhēng)議商標(biāo)未進(jìn)行大肆地投資宣傳，消費(fèi)者也未對(duì)該商標(biāo)留下深刻印象，此時(shí)就應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保護(hù)商標(biāo)權(quán)人，及時(shí)地判令后使用人禁止使用該商標(biāo)，避免繼續(xù)將商標(biāo)影響力擴(kuò)大至更大范圍，并且應(yīng)對(duì)先權(quán)利人予以一定的損害賠償。體現(xiàn)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)“在先權(quán)利”的基本原則，完全符合法律所確定的權(quán)利邊界，其他任何人未經(jīng)權(quán)利人允許或法律的明文規(guī)定，都毫無例外地不得逾越出這個(gè)權(quán)利邊界[6]。從一定意義上看，這也是在保護(hù)和發(fā)展整個(gè)社會(huì)的創(chuàng)新能力。

但隨著后使用人對(duì)商標(biāo)的持續(xù)性投資和使用，案件發(fā)生時(shí)該爭(zhēng)議商標(biāo)已有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力，所帶來的價(jià)值也遠(yuǎn)超過了該商標(biāo)本身，根植于消費(fèi)者心中。此時(shí)法院在審理案件時(shí)，如果僅單純地責(zé)令其停止侵權(quán)，禁止繼續(xù)使用該商標(biāo)，那么對(duì)后使用人和消費(fèi)大眾來說，都是極大的財(cái)產(chǎn)損失和資源浪費(fèi)，也不符合經(jīng)濟(jì)效益原則。此外，若此時(shí)在先權(quán)利人再將該商標(biāo)許可給他人使用，無形當(dāng)中就又增加了另外的第三人也來分享后使用人所苦心經(jīng)營(yíng)的成果，有失公平與正義。為了能更有效益地解決這類糾紛，可以引入“平衡原則”。后使用人究竟該承擔(dān)何種程度的侵權(quán)責(zé)任，應(yīng)根據(jù)商標(biāo)權(quán)人、后使用人和社會(huì)公眾之間的具體利益來判斷，使各方遭受的損失都降到最低。

基于利益平衡原則，本文認(rèn)為解決這類糾紛最好的辦法就是法院充當(dāng)一個(gè)調(diào)解者的身份，以期幫助案件當(dāng)事人獲取最大利益。其實(shí)雙方當(dāng)事人都十分清楚自身的利益所在，合則共贏，分則具損。雙方可以在平等協(xié)商的過程中達(dá)成一種交易，通過商標(biāo)許可或是商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的方式合作解決爭(zhēng)端，在先權(quán)人既得到了相應(yīng)的補(bǔ)償和報(bào)酬，后使用人又可繼續(xù)使用商標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資源的整合和有效配置。但對(duì)于商標(biāo)許可的方式還應(yīng)作嚴(yán)格規(guī)范，為了防止在先權(quán)人反向“搭便車”和出于對(duì)公眾利益的考慮，應(yīng)作出類似于獨(dú)占許可的方式來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。此外關(guān)于許可和轉(zhuǎn)讓費(fèi)，是否可以考慮因后使用人無主觀惡意，可以嘗試按照被告獲利的情況擬制出多個(gè)利潤(rùn)區(qū)間，輔助專業(yè)的評(píng)估機(jī)制根據(jù)“重補(bǔ)償輕賠償”原則，在每個(gè)區(qū)間內(nèi)明確標(biāo)準(zhǔn)的許可或轉(zhuǎn)讓費(fèi)用額度，這樣，既平衡了利益又可防止權(quán)利人的漫天要價(jià)。只要雙方達(dá)成了一致的合理合法的意思表示，就是最具效率的解決路徑，也符合最大效益原則。以使原本被告的違法行為矯正成為了一種合法的許可和轉(zhuǎn)讓交易，達(dá)到了互利雙贏的效果，同時(shí)也有效避免了社會(huì)財(cái)富的連鎖流失。

如果調(diào)解后雙方仍未達(dá)成一致協(xié)議，在先權(quán)利人不肯轉(zhuǎn)讓其商標(biāo)也不同意許可的，即便最后真的判定了后使用人不得再繼續(xù)使用該商標(biāo)，此時(shí)在消費(fèi)者的心理上該商標(biāo)的權(quán)屬也已經(jīng)發(fā)生了變化，一旦消費(fèi)者的認(rèn)知發(fā)生了轉(zhuǎn)變，那么再公正的判決也挽回不了其損失。對(duì)此，不妨可以引用“商標(biāo)共存”的做法，通過判決賦予后使用人僅次于所有權(quán)的專屬權(quán)利，可以獲得因商標(biāo)升值所帶來的一切附屬增值價(jià)值；而先使用人雖可保留其商標(biāo)權(quán)，卻只能在其原有的地域范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)該商標(biāo)，不得超出其地域性。但作為實(shí)施的前提一定是后使用人有證據(jù)證明其確實(shí)付出了相當(dāng)大的努力，并使該商標(biāo)產(chǎn)生了絕對(duì)的品牌價(jià)值。出于反向混淆的特殊性和復(fù)合性，該做法不失可行性，值得進(jìn)一步商榷。

顯然，在我國(guó)《商標(biāo)法》中肯定并運(yùn)用商標(biāo)反向混淆理論能夠使案件處理得有據(jù)可依，維護(hù)法律的公正合理。同時(shí)如何效益最大化的解決商標(biāo)反向混淆問題，應(yīng)以雙方當(dāng)事人的主觀意圖為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合過錯(cuò)相抵原則平衡先后使用人以及消費(fèi)者之間的利益，在三者之間尋求一條最高效的處理措施，為品牌建設(shè)提供良好的法律保障，也是對(duì)商標(biāo)財(cái)產(chǎn)價(jià)值的極大豐富。

[1]馮曉青.商標(biāo)法第三次修改若干問題探討[M].北京:中國(guó)大百科全書出版社，2010.

[2]杜穎.商標(biāo)反向混淆構(gòu)成要件理論及其適用[J].法學(xué)，2008,(10).

[3]夏朝羨.美國(guó)商標(biāo)反向混淆理論與實(shí)踐及對(duì)我國(guó)的借鑒[J].中華商標(biāo)，2011,(1).

[4]王蕊.論商標(biāo)的反向混淆行為[D].合肥：安徽大學(xué)，2014.

[5]羅斌.論商標(biāo)的反向混淆理論——以iPad案為視角探討反向混淆的規(guī)制[J].河北學(xué)刊，2012,(6).

[6]王海英.商標(biāo)侵權(quán)中的反向混淆[J].福建師范大學(xué)學(xué)報(bào)，2008,(6).

[責(zé)任編輯:范禹寧]

2017-03-10

國(guó)家社科基金項(xiàng)目“知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)商業(yè)化視閾下的發(fā)展權(quán)研究”階段性研究成果(15BFX101)

王元慶(1962-)，男，黑龍江綏化人，所長(zhǎng)，研究員；趙靚婷(1994-)，女，河北清苑人，2016級(jí)民商法學(xué)專業(yè)碩士研究生。

D913.4

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1008-7966(2017)03-0052-04