徐擎紅+吳小瑛

目前很多國家都要求評價新穎性的對比文件必須是披露了權(quán)利要求所涉及的技術(shù)方案，其次是該技術(shù)方案的披露是公開充分的。1對于技術(shù)方案是公開充分的這一要求，在中國卻并沒有被納入專利審查的標(biāo)準(zhǔn)中，從最近最高人民法院院的判例[（2015） 知行字第264號]中可見一斑。

最高人民法院提審了有關(guān)中國專利CN 03814382.8無效決定的行政訴訟案，該專利的發(fā)明名稱為“用于微生物細(xì)胞和微生物油的巴氏消毒方法”，專利權(quán)人為帝斯曼知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理有限公司。專利的權(quán)利要求1在無效程序中被修改為含有高含量花生四烯酸（ARA）的微生物油。權(quán)利要求1中的每個技術(shù)特征都被對比文件10（“Hempenius”）2所披露。整個無效和行政訴訟期間爭議的焦點都在于對比文件10能否破壞權(quán)利要求1的新穎性，以及由誰來承擔(dān)舉證責(zé)任。

中國專利實踐——沒有關(guān)于對比文件公開充分的規(guī)定

總體而言，中國沒有規(guī)定對比文件需滿足公開充分的要求?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）的第二部分第10章第5.1節(jié)“化合物的新穎性”中寫到：

“專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件里已經(jīng)提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據(jù)證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。這里所謂“提到”的含義是：明確定義或者說明了該化合物的化學(xué)名稱、分子式（或結(jié)構(gòu)式）、理化參數(shù)或制備方法（包括原料）?！?/p>

盡管上述規(guī)定是針對化合物權(quán)利要求審查的規(guī)定，但已經(jīng)清楚地闡明審查通過對比文件評價新穎性時所考慮的因素包括（1）假定發(fā)明是可以實現(xiàn)的，（2）舉證責(zé)任在對方（即申請人提供證據(jù)來證明無法獲得），和（3）公開充分的低門檻（可以說，對于對比文件沒有公開充分的要求）。

盡管上述規(guī)定是針對化合物發(fā)明專利申請的，但縱觀《專利法》、《實施細(xì)則》和《審查指南》，這是唯一的有關(guān)規(guī)定，從法理而言，應(yīng)該適用于其他技術(shù)領(lǐng)域。專利法的一個基本要求就是不能使處于公知領(lǐng)域的技術(shù)獲得專利權(quán)，可授權(quán)的發(fā)明必須是新的，是由專利權(quán)人首次公開的技術(shù)。通過上述《審查指南》的規(guī)定可見，中國專利實踐關(guān)注更多的是權(quán)利要求主張的技術(shù)是否已被公開，而不是評價新穎性的對比技術(shù)應(yīng)該滿足哪些條件。

美國和歐洲的實踐——明確規(guī)定了評價新穎性的對比文件需滿足公開充分的要求

在美國，評價新穎性的對比文件需滿足公開充分的要求可追溯到1870年（見Seymour v. Osborne， 78 U.S. （11 Wall.） 516 （1870））。公開充分的要求在美國專利法案第112條1款（ U.S. law. Section 112， ? 1）中有規(guī)定，其規(guī)定專利申請人提交的專利申請文件的記載需使本領(lǐng)域技術(shù)人員無需額外的過度勞動或?qū)嶒灳湍軌蛑圃旌褪褂脵?quán)利要求最大范圍保護的發(fā)明。

與之不同，本文所討論的對比文件的公開充分的要求，是要求對比文件的披露可使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠利用預(yù)先存在的知識來實現(xiàn)權(quán)利要求的技術(shù)方案。具體而言，美國專利審查指南（MPEP）§ 2121.01 中規(guī)定，要使引用的對比文件能夠?qū)е乱豁棛?quán)利要求喪失新穎性，該文獻必須公開充分了該權(quán)利要求的技術(shù)方案。MPEP的該章節(jié)繼續(xù)寫道，僅僅提到發(fā)明的名稱或描述了發(fā)明的技術(shù)方案還不夠充分，所引用的對比文件必須闡明了公眾在本發(fā)明之前獲得了權(quán)利要求涉及的技術(shù)方案。換言之，引用的對比文件必須詳細(xì)描述了權(quán)利要求主張的技術(shù)方案，達到本領(lǐng)域技術(shù)人員無需過度實驗就能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案的程度。3

在歐洲，審查指南（G， VI， 4，）規(guī)定：當(dāng)文獻中披露的信息足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員在文獻公開之時，可結(jié)合該領(lǐng)域的公知常識，能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案，則文獻中描述的技術(shù)方案才會被認(rèn)為是公眾可獲得，方可作為Art. 54（1）中所述的現(xiàn)有技術(shù)。4類似地，如果一篇對比文件提到某化合物的名稱、結(jié)構(gòu)式，并不能因此認(rèn)為這個化合物就是已知的，除非該文獻中的信息，連同該文獻公開之時的本領(lǐng)域公知常識，能夠使該化合物被制得或如果是天然產(chǎn)物能夠被分離得到。

中國專利CN 03814382.8的獨立權(quán)利要求1和現(xiàn)有技術(shù)

無效程序修改后的涉案專利的權(quán)利要求1涉及一種微生物油，其含有至少90%的甘油三酯，其中，所述的油包含至少35%的花生四烯酸（ARA），并且具有不超過3.0的過氧化值（POV）和不超過20的茴香胺值（AnV），其中ARA的來源是來自高山被孢霉（Mortierellaalpina）。

對比文件Hempenius是一篇名為“源自Mortierella alpina的富含ARA的微生物油進行用于嬰兒營養(yǎng)品用途的安全性評價研究”的論文，其在涉案專利的優(yōu)先權(quán)日之前公開。該論文的研究人員使用富含ARA的兩個批次的微生物油（Batch A 和Batch B）進行安全性評價研究，其中Batch B的組成為甘油三酯 96.5%， ARA含量38.6%， AnV為 1.9，POV為0.8（見第574頁右欄表1）。

在歐洲同族的異議程序中，EPO認(rèn)為對比文件Hempenius公開不充分

該專利的EP同族（EP1513922B）經(jīng)歷了異議程序。5EPO的異議結(jié)論是，Hempenius（D21）公開不充分，原因是所用的菌株是無法獲得的，由此導(dǎo)致該對比文件不能用于評價權(quán)利要求的新穎性。Hempenius在實驗部分使用了高山被孢霉CBS 168.95和CBS 169.95作為生產(chǎn)花生四烯酸的菌株（見第574頁第2欄最后一段）。專利權(quán)人提供了證據(jù)（D50a和D50b）證明菌株CBS 168.95和CBS 169.95在該專利的優(yōu)先權(quán)日之前并不是公眾可自由獲得的。

專利權(quán)人提供的證據(jù)是該兩個菌株的保藏機構(gòu)（Fungal Biodiversity Centre， Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences （“the KNAW”） ）出具的聲明，其聲明菌株CBS 168.95和CBS 169.95作為CBS （Centra albureauvoor Schimmelcultures）的特殊物品限制性保藏在KNAW，僅僅可供保藏人或經(jīng)保藏人授權(quán)的其他人使用。6

Hempenius 中的Batch B不為公眾可獲得，除非無效請求人提出反證—PRB和一審法院

在中國的無效決定（17476）中，專利復(fù)審委（PRB）不認(rèn)可Hempenius可以用于評價新穎性的理由是無效請求人沒有承擔(dān)舉證責(zé)任來證明Batch B在優(yōu)先權(quán)日之前可以被公眾獲得，而只字未提對比文件是否公開充分的問題。7復(fù)審委結(jié)論的法律依據(jù)是審查指南第二部分第三章2.1“現(xiàn)有技術(shù)”，“現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是在申請日以前公眾能夠得知的技術(shù)內(nèi)容。換句話說，現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)在申請日以前處于能夠為公眾獲得的狀態(tài)，并包含有能夠使公眾從中導(dǎo)致實質(zhì)性技術(shù)知識的內(nèi)容”。8關(guān)于公眾可獲得的舉證責(zé)任，復(fù)審委認(rèn)為該舉證責(zé)任在無效請求人一方。行政訴期間，北京一中院維持了復(fù)審委的無效決定[（2012） No. 1971]。

Hempenius 中的Batch B能夠破壞權(quán)利要求1的新穎性，除非專利權(quán)人證明其是公眾不可獲得的—終審法院和最高院

在終審中，北京高院撤消了復(fù)審委的無效決定，北京高院認(rèn)為Hempenius 中的Batch B公開了作為產(chǎn)品權(quán)利要求的獨立權(quán)利要求1的每一個技術(shù)特征，因此破壞了權(quán)利要求1的新穎性（（2013）高行終字第686）。終審法院認(rèn)為復(fù)審委錯誤地將舉證責(zé)任施加給無效請求人（即，Hempenius 中的Batch B不屬于公眾已知的舉證責(zé)任應(yīng)該是專利權(quán)人），并進一步評述到，Batch B是否能被制備得到與產(chǎn)品權(quán)利要求1的新穎性無關(guān)。

最高院維持了終審法院的判決，最高院再次重申了舉證責(zé)任的原則，即Batch B的微生物油能否被公眾所獲得的證據(jù)應(yīng)該由專利權(quán)人承擔(dān)，由專利權(quán)人來舉證證明該產(chǎn)品為何不能被獲得。專利權(quán)人提交的專利局檢索報告和微生物保藏證明等證據(jù)均不足以證明Hempenius公開的技術(shù)無法獲得。

中國對用于評價新穎性的對比文件沒有公開充分的要求

通過二審判決和最高院的裁定可以看出，法院將《審查指南》中關(guān)于化合物權(quán)利要求的規(guī)定用到了評價組合物權(quán)利要求上。甚至，二審法院還強調(diào)，產(chǎn)品權(quán)利要求1的新穎性評價與Batch B的微生物油能否被制得無關(guān)，即用于評價新穎性的對比文件不需要公開充分（引用的對比文件不需要將技術(shù)方案描述到可使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠獲得的程度）。

與之不同，美國專利體系在開始實施的第一個世紀(jì)內(nèi)就提出了對比文件需滿足公開充分的要求。9在近期的一個案件中，聯(lián)邦巡回法院再次提出公開充分的要求，其要求對比文件在發(fā)明提交時已教導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員無需過度勞動就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明（見In re Morsa， No. 15-1107 （Fed. Cir. Oct. 19， 2015）。開始，法院懷疑產(chǎn)品發(fā)布宣傳能否公開涉案發(fā)明，并將案件發(fā)回專利審判和上訴委員會（The Patent Trial and Appeal Board（PTAB））重審；而PTAB則認(rèn)為該產(chǎn)品發(fā)布宣傳公開得足夠充分，本領(lǐng)域技術(shù)人員看了產(chǎn)品發(fā)布宣傳就知道如何實現(xiàn) Morsa的發(fā)明，最后法院給予了支持。

與美國實踐相同，歐專局要求作為評價新穎性的對比文件必須將發(fā)明公開到使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明的程度。換言之，該文獻必須是公開充分的。上訴委員會在其決定“Overlapping ranges of thickness”中（見T 26/85 （OJ EPO 1990， 22， 27））解釋有關(guān)新穎性的法條（EPC Art. 54）時說，只有當(dāng)文獻的信息公開充分到使本領(lǐng)域技術(shù)人員可以結(jié)合公知常識能夠?qū)崿F(xiàn)權(quán)利要求的技術(shù)方案的程度時，方可被認(rèn)為是現(xiàn)有技術(shù)。

在中國，如本文所討論，由涉案專利的終審和最高院的決定清晰可見，中國專利實踐不要求評價新穎性的對比文件滿足公開充分的要求，在審查時更注重于是否公眾已經(jīng)知曉了權(quán)利要求的技術(shù)方案，無論該對比文件是否是公開充分的文獻。