王麗慧

一、相關(guān)法律及出臺(tái)背景

我國(guó)目前實(shí)用新型專利申請(qǐng)采取的是初步審查制度，審查周期半年到1年左右，保護(hù)期限從申請(qǐng)日起10年；發(fā)明專利申請(qǐng)采取的是早期公開和實(shí)質(zhì)審查制度，審查周期較長(zhǎng)，需要3年左右的時(shí)間。保護(hù)期限從申請(qǐng)日起20年。但有的申請(qǐng)人既想快速得到《專利法》的保護(hù)，又希望專利的保護(hù)期限能達(dá)到最長(zhǎng)，針對(duì)申請(qǐng)人的需求并分析了各種可能出現(xiàn)的情況，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)此種情況對(duì)《專利法》作了多次修改，最終在2010年2月1日實(shí)行的《專利法》及其實(shí)施細(xì)則中對(duì)此種情況做了合理規(guī)定與解釋。

《專利法》第9條第1款規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第41條第2款規(guī)定：同一申請(qǐng)人在同日（指申請(qǐng)日）對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)時(shí)分別說明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了另一專利；未作說明的，依照《專利法》第9條第1款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第41條第3款規(guī)定：國(guó)務(wù)院專利行政部門公告授予實(shí)用新型專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)公告申請(qǐng)人已依照該條第二款的規(guī)定同時(shí)申請(qǐng)了發(fā)明專利的說明。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第41條第4款規(guī)定：發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)通知申請(qǐng)人在規(guī)定期限內(nèi)聲明放棄實(shí)用新型專利權(quán)。申請(qǐng)人聲明放棄的，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，并在公告授予發(fā)明專利權(quán)時(shí)一并公告申請(qǐng)人放棄實(shí)用新型專利權(quán)聲明。申請(qǐng)人不同意放棄的，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)駁回該發(fā)明專利申請(qǐng)；申請(qǐng)人期滿未答復(fù)的，視為撤回該發(fā)明專利申請(qǐng)。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第41條第5款規(guī)定：實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。

二、政策解釋

1.同日申請(qǐng)請(qǐng)求必須在提交新申請(qǐng)時(shí)勾選

如果相同的發(fā)明創(chuàng)造要同時(shí)申請(qǐng)發(fā)明和實(shí)用新型專利，必須在其對(duì)應(yīng)的請(qǐng)求書中勾選同日申請(qǐng)事項(xiàng)。如果請(qǐng)求書中都沒勾選，或者一個(gè)勾選另一個(gè)忘記勾選，這種情況是沒有辦法來彌補(bǔ)的，只能兩個(gè)專利都撤回，然后發(fā)明和實(shí)用新型再同日申請(qǐng)。

2.同日申請(qǐng)必須是申請(qǐng)人相同

相同的發(fā)明創(chuàng)造要同日申請(qǐng)發(fā)明和實(shí)用新型專利的申請(qǐng)人必須相同。

3.同日申請(qǐng)必須是申請(qǐng)日相同

同日申請(qǐng)的申請(qǐng)日相同保證了被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)時(shí)限不會(huì)超過20年。因?yàn)閷＠谋Ｗo(hù)期限是從申請(qǐng)日起算的，這樣即使同日申請(qǐng)的實(shí)用新型專利先授權(quán)取得保護(hù)，并在之后專利權(quán)人在收到審查意見主動(dòng)放棄新型取得發(fā)明專利權(quán)后，也能保證整個(gè)發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)期限不會(huì)超過發(fā)明的最長(zhǎng)保護(hù)時(shí)限20年，對(duì)其他發(fā)明專利權(quán)人來說是公平的。

4.同日申請(qǐng)必須保證在發(fā)明授權(quán)公告時(shí)實(shí)用新型專利是有效的

如果在發(fā)明授權(quán)公告時(shí)，先授予專利權(quán)的實(shí)用新型因沒及時(shí)繳年費(fèi)而終止或者自己主動(dòng)放棄專利權(quán)而終止，專利權(quán)終止后，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)在官網(wǎng)上予以公告，終止后的實(shí)用新型的技術(shù)方案就會(huì)被公眾認(rèn)為是公知公用技術(shù)而拿來實(shí)施應(yīng)用，公眾可能不知道此項(xiàng)技術(shù)還申請(qǐng)了發(fā)明專利，等發(fā)明授權(quán)公告后有可能被指控為侵權(quán)，這對(duì)公眾來說有失公平。因此要保證在發(fā)明授權(quán)公告時(shí)實(shí)用新型專利必須處于有效狀態(tài)，這樣在放棄實(shí)用新型獲得發(fā)明專利的授權(quán)公告時(shí)，此項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)期限中間沒有間斷，也沒有交叉，并且起始時(shí)間也是申請(qǐng)日，確保了公眾利益不受損害。

三、案例分析

【案例1】

某同日申請(qǐng)，實(shí)用新型專利請(qǐng)求書勾選了同日申請(qǐng)事項(xiàng)，但發(fā)明專利請(qǐng)求書中忘記勾選同日申請(qǐng)事項(xiàng)，現(xiàn)在想主動(dòng)撤回發(fā)明專利申請(qǐng)，重新申請(qǐng)發(fā)明專利并要求在先發(fā)明專利的優(yōu)先權(quán)。

如果請(qǐng)求書中忘記勾選同日申請(qǐng)事項(xiàng)，要撤回專利申請(qǐng)重新申請(qǐng)的話，該案必須發(fā)明和實(shí)用新型都要主動(dòng)撤回，并且再在同一天提交新的同日申請(qǐng)并在對(duì)應(yīng)的請(qǐng)求書中均勾選同日申請(qǐng)事項(xiàng)，如果符合優(yōu)先權(quán)條件的話，重新申請(qǐng)的專利可以要求任一在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

【案例2】

某同日申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)實(shí)用新型和發(fā)明的申請(qǐng)人相同，都是李某，實(shí)用新型授權(quán)后，李某想把專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給張某，又怕影響發(fā)明專利的授權(quán)。

該案符合同日申請(qǐng)的要求：申請(qǐng)時(shí)申請(qǐng)人相同、申請(qǐng)日相同、并且在專利請(qǐng)求書中均勾選了同日申請(qǐng)事項(xiàng)，即使實(shí)用新型在授權(quán)公告后把專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給了張某，審查員在下發(fā)發(fā)明專利發(fā)審查意見時(shí)還是會(huì)要求申請(qǐng)人進(jìn)行選擇或者修改，只要張某同意放棄實(shí)用新型，發(fā)明專利還是可以授予專利權(quán)的。李某需要在答復(fù)發(fā)明專利審查意見時(shí)在意見陳述書中寫清楚張某已經(jīng)主動(dòng)提交放棄實(shí)用新型專利權(quán)聲明。

【案例3】

某同日申請(qǐng)發(fā)明和實(shí)用新型專利，目前發(fā)明專利申請(qǐng)還未收到審查意見通知書，申請(qǐng)人自認(rèn)為發(fā)明專利申請(qǐng)具有授權(quán)前景，想主動(dòng)放棄/撤回實(shí)用新型專利。

該案首先要確認(rèn)同日申請(qǐng)的實(shí)用新型是否授權(quán)。

（1）如果實(shí)用新型尚未授權(quán)，申請(qǐng)人可以主動(dòng)提交撤回專利申請(qǐng)聲明，撤回實(shí)用新型專利申請(qǐng)，不影響同日申請(qǐng)的發(fā)明專利的授權(quán)。

（2）如果實(shí)用新型已經(jīng)授權(quán)，那么要在發(fā)明專利申請(qǐng)收到審查意見通知書，通知申請(qǐng)人進(jìn)行選擇或者修改時(shí)，申請(qǐng)人可以在答復(fù)發(fā)明專利申請(qǐng)審查意見通知書的同時(shí)提交放棄實(shí)用新型專利權(quán)的聲明，以通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)避免重復(fù)授權(quán)；并且要保證發(fā)明專利授權(quán)公告時(shí)，實(shí)用新型專利仍處于有效狀態(tài)，以獲得發(fā)明專利的授權(quán)。

實(shí)用新型處于有效狀態(tài)是指在發(fā)明專利授權(quán)公告時(shí)必須是正常的授權(quán)公告狀態(tài)，不能處于欠費(fèi)狀態(tài)，比如年費(fèi)滯納期內(nèi)或恢復(fù)期內(nèi)，不能是失效狀態(tài)。一般情況下，在發(fā)明審查過程中下發(fā)審查意見要求修改或放棄實(shí)用新型時(shí)，會(huì)有相關(guān)提醒。

【案例4】

申請(qǐng)人甲2015年同日申請(qǐng)了發(fā)明和實(shí)用新型專利，2016年針對(duì)相同主題的發(fā)明創(chuàng)造再次提出一個(gè)新的發(fā)明專利并且要求了2015年同日申請(qǐng)中發(fā)明專利的優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)已經(jīng)成立，目前處于正常審查過程中，現(xiàn)在想主動(dòng)放棄2015年申請(qǐng)的實(shí)用新型專利權(quán)或者不繳納年費(fèi)使實(shí)用新型專利終止失效，不知是否影響2016年提出的專利申請(qǐng)的授權(quán)。

該案中相同主題的發(fā)明創(chuàng)造在2015年同日提交了發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利，2016年又針對(duì)相同主題再次提出一件新的專利申請(qǐng)并要求2015年發(fā)明專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。如果優(yōu)先權(quán)成立，2015年同日申請(qǐng)的發(fā)明被視為撤回，那么現(xiàn)在有效的專利申請(qǐng)為：申請(qǐng)日是2015年的實(shí)用新型和申請(qǐng)日是2016年的發(fā)明（優(yōu)先權(quán)日同2015年申請(qǐng)的實(shí)用新型的申請(qǐng)日），明顯這兩個(gè)專利的申請(qǐng)日不同，不構(gòu)成《專利法》第9條第1款規(guī)定的“同日申請(qǐng)”，雖然兩個(gè)專利“三性”檢索時(shí)間界點(diǎn)都是2015年同日申請(qǐng)的申請(qǐng)日?，F(xiàn)在實(shí)用新型專利已經(jīng)授權(quán)，不能按照《專利法》第9條第1款的規(guī)定通過放棄實(shí)用新型來獲得發(fā)明專利的授權(quán)，也不能通過不繳納實(shí)用新型的年費(fèi)來獲得發(fā)明專利的授權(quán)?！秾＠ā返?條第1款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。因此，2015年申請(qǐng)的實(shí)用新型專利授權(quán)后，由于不能重復(fù)授權(quán)，2016年針對(duì)相同主題新提出的要求優(yōu)先權(quán)的發(fā)明專利申請(qǐng)也不能被授予專利權(quán)。

參考文獻(xiàn)

［1］尹新天.中國(guó)專利法詳解［M］.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011.