金海軍

一、前言

美國最高法院是按開庭期來統(tǒng)計每一年度的判例，而每一年度的開庭期是指當(dāng)年的10月至次年的10月。因此，2014年度開庭期應(yīng)當(dāng)由2014年10月算至2015年10月。但是依照慣例，在2015年6月底之后，最高法院即不再對新的案件進行開庭和宣判，直至2015年10月開始2015年度的開庭期。因此，在2015年6月底之前就可以看到美國最高法院在2014年度所判決的全部案件了。2014年度最高法院判決的大明星，毫無疑問是在該年度開庭期行將結(jié)束的2015年6月所做的關(guān)于同性婚姻合法化的判決。①Obergefell v.Hodges, 576 U.S.__ (2015)。最高法院在本案中雖然以5：4的結(jié)果確認了同性婚姻在全美國具有合法性，但保守派與自由派大法官在這一問題上形成了尖銳對立。比如，該案的法院判決不過33頁，而反對意見加起來有64頁。不過，2014年度也有諸多知識產(chǎn)權(quán)案件的判決，值得進行分類整理，并予以介紹和評析。

美國最高法院作為聯(lián)邦最高司法機關(guān)，在過去十年間，越來越注重受理知識產(chǎn)權(quán)案件，特別是專利案件。這一趨向甚至被人稱為最高法院在專利案件上的全面回歸，②金海軍：《美國最高法院2013年開庭期知識產(chǎn)權(quán)判例解析》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2014年第10期，第90-107頁。直接的證據(jù)就是，在最近十年來，在每年度案件數(shù)量總體基本不變的情況下，最高法院所判決的知識產(chǎn)權(quán)案件，特別是專利案件的數(shù)量卻在穩(wěn)步上升。在2013年開庭期，最高法院判決的知識產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量更是達到破紀(jì)錄的10件，其中專利案件就有6件。在2014年開庭期，最高法院判決的全部案件是76件，而知識產(chǎn)權(quán)案仍高達5件，其中專利案3件。2014年度的知識產(chǎn)權(quán)案判決，雖然從數(shù)量上看并沒有突破上一年度，但仍然與此前三四年的數(shù)量持平（參見表1）。這也反映出，在年度判決總量基本不變的情況下，美國最高法院判決的知識產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量已經(jīng)達到其峰值，而今后較長一個時期內(nèi)或許將保持邊際值，即每年5件左右。

表1 美國最高法院各開庭期所判決案件總量與知識產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量（2006—2001144年）單位：件

根據(jù)判例法體系，美國最高法院對知識產(chǎn)權(quán)案件所作的判決，就是最新的司法判例，對各聯(lián)邦巡回上訴法院和地區(qū)法院具有約束力。這些判例為相關(guān)法律問題確立了新的規(guī)則（doctrine）③“doctrine”作為法律術(shù)語，在不同語境下有不同的含義，以至于很難用一個中文術(shù)語完全對應(yīng)，例如在國內(nèi)被翻譯為“原則”、“學(xué)說”、“理論”等皆有。參見薛波主編《元照英美法詞典》（縮印版），北京大學(xué)出版社2013年版，第430頁，doctrine條目。但是，在美國法律體系中，它是指由法官在判例中所確立和發(fā)展的規(guī)則（judge-made rules），區(qū)別于由立法機關(guān)所確立的制定法規(guī)則（statutory rules）。和司法解釋，除非美國國會通過立法加以修正或者推翻，否則，它們就是有效的。因此，最高法院的每一判例都有其特殊的重要意義，值得研究。而2014年開庭期的這5份知識產(chǎn)權(quán)判例，還表現(xiàn)出某些共同的特點。這些判例當(dāng)中，大部分涉及知識產(chǎn)權(quán)與程序法之間的問題。例如，Hana Bank案的法律爭議是，商標(biāo)合并問題是否屬于事實問題，從而應(yīng)由陪審團來決定；B&B案涉及的問題是，商標(biāo)異議程序中就混淆性近似所作的裁決是否對侵權(quán)訴訟具有約束力，即是否適用爭點排除規(guī)則；Teva Pharmaceuticals案同樣涉及類似的問題，即關(guān)于專利權(quán)利要求解釋的相關(guān)事實是否屬于應(yīng)由陪審團決定的事實問題，從而在上訴時應(yīng)當(dāng)適用“明顯錯誤”審查標(biāo)準(zhǔn)，等等?？梢哉f，最高法院通過2014年度的知識產(chǎn)權(quán)判例透露了這樣的信號：應(yīng)認真對待知識產(chǎn)權(quán)案件中的程序問題。

二、商標(biāo)合并問題屬于應(yīng)由陪審團裁決的事項

（一）Hana Financial,Inc.v.Hana Bank案基本案情

該案當(dāng)事人均系在美國向個人提供金融服務(wù)的企業(yè)。一方是Hana Bank（該銀行的中文名稱為“韓亞銀行”）及其母公司Hana Financial Group（韓亞金融集團）。該企業(yè)成立于1971年，在韓國最初被稱作韓國投資金融公司。1991年，該企業(yè)變更為“Hana Bank”，并且開始在韓國使用該名稱。1994年，這家企業(yè)設(shè)立了一個機構(gòu)，稱為Hana海外韓國人俱樂部（Hana Overseas Korean Club），為韓國僑民提供金融服務(wù)，并專門在美國投放此類廣告。這些廣告使用的是“Hana Overseas Korean Club”的英文和韓文名稱，并包含“Hana Bank”的韓文名稱及其“跳舞人”形象標(biāo)記。2000年，Hana海外韓國人俱樂部的英文名稱更改為“Hana World Center”（Hana世界中心），2002年再度更改為“Hana Bank”的名義在美國開業(yè)，這是韓亞銀行在美國的第一家實體機構(gòu)。

Hana Financial, Inc.（Hana金融公司）于1994年在美國加州成立。它在1995年開始使用該名稱并且應(yīng)用于其商業(yè)活動中。1996年，它在金融服務(wù)業(yè)上獲得一項聯(lián)邦商標(biāo)注冊，商標(biāo)的標(biāo)識是一個金字塔的圖形加上“Hana Financial”文字。

2001年，韓亞銀行試圖注冊“Hana Bank”但未能成功，部分原因是由于Hana金融公司已經(jīng)注冊了 “Hana Financial” 商標(biāo)。2002年，韓亞銀行還是以“Hana Bank”之名在紐約開業(yè)。

2007年，Hana金融公司以韓亞銀行的“Hana Bank”侵犯其“Hana Financial”注冊商標(biāo)為由提起訴訟。韓亞銀行則依據(jù)商標(biāo)合并（trademark tacking）規(guī)則，主張其使用相關(guān)名稱在先，享有優(yōu)先權(quán)。聯(lián)邦地區(qū)法院在一審時做出了支持原告的簡易判決，但第九巡回上訴法院認為，在該案中存在涉及優(yōu)先權(quán)的事實問題，撤銷了一審判決，發(fā)回重審。地區(qū)法院對該案進行重審，改由陪審團對侵權(quán)問題做出裁決。地區(qū)法院就何謂商標(biāo)合并，向陪審團給出指示。最終，陪審團做出了有利于被告的裁決。在上訴過程中，第九巡回法院維持該一審判決，認為商標(biāo)合并問題是一項具有高度事實敏感性的調(diào)查（highly fact-sensitive inquiry），從而應(yīng)當(dāng)由陪審團決定。

但是在其他巡回上訴法院也有判決認為，商標(biāo)合并是一個法律問題（question of law），從而應(yīng)當(dāng)由法官決定。例如聯(lián)邦巡回上訴法院的Van Dyne-Crotty, Inc.v.Wear-Guard Corp.案、④926 F.2d 1156, 1159 (Fed.Cir., 1991).第六巡回上訴法院的Data Concepts, Inc.v.Digital Consulting, Inc.案。⑤150 F.3d 620, 623 (CA6 1998).

鑒于上訴法院之間存在分歧，最高法院決定發(fā)布調(diào)卷令，受理該案申訴。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2014年12月3日開庭審理該案，2015年1月21日做出判決。索托馬約爾大法官撰寫全體一致意見：維持第九巡回上訴法院的判決。

該案的爭點是：在特定案件中認定前后兩個商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)合并的問題，應(yīng)當(dāng)由法官還是陪審團來決定？最高法院認為，由于商標(biāo)合并問題需要從普通購買人或者消費者的角度加以調(diào)查，故應(yīng)當(dāng)由陪審團來決定。其理由如下：

第一，下級法院已經(jīng)認定，如果兩個商標(biāo)被認為構(gòu)成“法律上的等同”（legal equivalents），就是指它們“產(chǎn)生了相同的、持續(xù)的商業(yè)印象”（same, continuing commercial impression）。⑥Van Dyne-Crotty, Inc.v.Wear-Guard Corp.926 F.2d 1156, 1159 (Fed.Cir., 1991).而“商業(yè)印象”則“必須從消費者的眼光來加以觀察”。⑦DuoProSS Meditech Corp.v.Inviro Medical Devices, Ltd., 695 F.3d 1247, 1253 (Fed.Cir., 2012).若相關(guān)爭議就是關(guān)于普通人將如何做出評估，則該爭議的適當(dāng)裁決者通常就是陪審團，他們可以給出具有事實敏感性的答案。⑧United States v.Gaudin, 515 U.S.506, 512 (1995).

第二，上訴人主張商標(biāo)合并是一個法律問題，從而應(yīng)當(dāng)由法官來決定，為此提出了四大理由。但是最高法院一一予以反駁，認為這些理由均不成立。這四大理由是：

（1）上訴人認為，“法律上的等同”標(biāo)準(zhǔn)涉及的是一種法律標(biāo)準(zhǔn)。最高法院認為，這種見解或許正確，但是，“這種混合了事實與法律的問題，通常是由陪審團來決定的。”⑨Ibid.任何對于陪審團可能不適當(dāng)?shù)剡m用相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)的顧慮，可以由法官對陪審團給予細致指示的做法而加以克服。

（2）上訴人主張，對商標(biāo)合并的認定，是以一種獨特的方式產(chǎn)生了新的法律，故必須交由法官來做出此類認定。但最高法院認為，上訴人對此并未提供證據(jù)予以支持。

（3）上訴人擔(dān)心，如果將商標(biāo)合并問題交由陪審團決定，商標(biāo)制度所要求的可預(yù)見性就會喪失。最高法院認為，上訴人未提供理由，說明為什么對商標(biāo)合并就要作區(qū)別對待，而在諸如民事侵權(quán)、合同和刑事司法等領(lǐng)域，陪審團就可以回答決定性的事實問題，或者決定性地將法律標(biāo)準(zhǔn)適用于事實。

（4）上訴人提出，在一些案件中，比如法官審判（bench trial）、簡易判決（summary judgment）等，都是由法官來解決有關(guān)商標(biāo)合并爭議的。最高法院對此認為，這些情形并不能否定本院的結(jié)論，即在陪審團審理（jury trial）的案件中，且案件處理既不采用簡易判決也不是作為法律問題的判決（judgment as a matter of law），商標(biāo)合并問題就應(yīng)當(dāng)交由陪審團來裁決。

三、商標(biāo)無效程序中關(guān)于混淆性近似的認定對于同一商標(biāo)的侵權(quán)訴訟具有爭點排除的效力

（一）B&B Hardware Inc.v.Hargis Industries, Inc.案基本案情

該案雙方當(dāng)事人都是生產(chǎn)、銷售螺栓（fasteners）的企業(yè)，其中，B&B五金公司（B&B Hardware Inc.）生產(chǎn)的螺栓主要是用于航空工業(yè)，而Hargis實業(yè)公司（Hargis Industries,Inc.）生產(chǎn)的螺栓主要用于建筑行業(yè)。Hargis公司向美國專利商標(biāo)局（USPTO）申請注冊商標(biāo)“SEALTITE”，但B&B公司以該商標(biāo)與自己的注冊商標(biāo)“SEALTIGHT”構(gòu)成近似為由提出異議。商標(biāo)審判與上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，以下簡稱TTAB）對此做出裁決，認為被異議商標(biāo)“SEATITE”不得注冊，理由是它可能導(dǎo)致與已注冊商標(biāo)混淆。對于該裁決，Hargis公司并未向法院起訴，以尋求進一步的司法審查。與此同時，B&B公司在聯(lián)邦地區(qū)法院對Hargis公司提起侵犯商標(biāo)權(quán)之訴。就在法院對于涉案商標(biāo)是否可能構(gòu)成混淆作出裁判之前，TTAB公布了它的前述裁決。B&B公司遂向法院提出動議，因TTAB的裁決具有爭點排除效力（issue preclusion effect），故Hargis公司不得再對涉案商標(biāo)存在混淆可能性的這一結(jié)論提出爭議。但是，聯(lián)邦地區(qū)法院以TTAB并非《美國憲法》第3條所規(guī)定的法院（Article III court）⑩《美國憲法》確立了分權(quán)與制衡原則，故其第1條至第3條分別規(guī)定了聯(lián)邦的立法權(quán)（國會）、行政權(quán)（總統(tǒng)）和司法權(quán)（最高法院）。根據(jù)《美國憲法》第3條所設(shè)立的法院就只是美國最高法院、巡回上訴法院和聯(lián)邦地區(qū)法院；而聯(lián)邦行政機關(guān)所設(shè)立處理相關(guān)爭議的機構(gòu)，例如國際貿(mào)易委員會（ITC）審理337調(diào)查案件的機構(gòu)、美國專利商標(biāo)局處理專利復(fù)審的專利審判與上訴委員會（PTAB）以及本案所涉及的TTAB，雖然行使的是準(zhǔn)司法機構(gòu)的職權(quán)，并且其官員被稱為行政法官（administrative judge），但是，它們并不屬于《美國憲法》第3條設(shè)立的法院系統(tǒng)。為由，拒絕原告的主張。在該案的侵權(quán)訴訟中，陪審團認為涉訟商標(biāo)不存在混淆的可能性，最終做出了有利于Hargis公司的裁決。

B&B公司向第八巡回法院提起上訴。盡管上訴法院認為，商標(biāo)評審機關(guān)所作裁決可以成為爭點排除的依據(jù)，但是，合議庭的多數(shù)意見還是維持了一審判決。其理由有三：（1）TTAB與第八巡回法院在評估商標(biāo)混淆可能性時所考慮的因素并不相同；（2）TTAB對于涉案兩個商標(biāo)在發(fā)音、字形方面強調(diào)過多；（3）在TTAB程序中承擔(dān)舉證責(zé)任的是Hargis公司，而在地區(qū)法院審理該案時，應(yīng)由B&B公司承擔(dān)舉證責(zé)任。

該案件遂又上訴至最高法院，并獲得受理。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2014年12月2日開庭審理該案，2015年3月24日做出判決，以7∶2的結(jié)果，撤銷第八巡回上訴法院的判決，發(fā)回重審。阿利托大法官撰寫法院判決，羅伯茨首席大法官以及肯尼迪、金斯伯格、布雷耶、索托馬約爾和卡爾根大法官加入法院意見。托馬斯大法官撰寫了反對意見，斯卡利亞大法官參加該意見。法院判決的依據(jù)如下：

第一，商標(biāo)行政機關(guān)所作的裁決可以作為爭點排除的依據(jù)。最高法院的判例表明，當(dāng)國會授權(quán)行政機關(guān)處理爭議時，“法院應(yīng)當(dāng)認為，國會已經(jīng)立法，意圖將其裁決適用于爭點排除，除非另有明顯的相反的立法意圖。”[11]Astoria Fed.Sav.& Loan Assn.v.Solimino, 501 U.S.104, 108 (1991).這反映了最高法院長期以來的觀點，“若行政機關(guān)行使司法職責(zé)而來解決提交給它的爭議，并且當(dāng)事人有充分的機會提起訴訟的，法院應(yīng)當(dāng)毫不猶豫地適用一事不再理原則（res judicata）?！盵12]University of Tenn.v.Elliott, 478 U.S.788, 797-798 (1986) 。其中引用United States v.Utah Constr.& Mining Co., 384 U.S.394,422 (1966)案?！杜袥Q第二次重述》［Restatement (Second) of Judgments］的解釋是：除了一些例外情形，“根據(jù)一事不再理原則，由行政機關(guān)所作的一份有效的終局裁決與法院所作的判決具有同等效力?！盵13]Restatement (Second) of Judgments §83(1), at 266.

第二，作為聯(lián)邦商標(biāo)法的《蘭哈姆法》（Lanham Act），無論其文本還是結(jié)構(gòu)均不否定這樣的“推定”，即如果符合爭點排除的一般要求，則TTAB的裁決就具有爭點排除的效力。該案與Astoria案不同，后者是以窮盡行政程序作為向法院起訴的前提條件，因此，對于行政機關(guān)裁決賦予爭點排除效力，就使得司法訴訟“嚴(yán)格來講只具有形式意義”（strictly pro forma）。[14]Astoria Fed.Sav.& Loan Assn.v.Solimino, 501 U.S.104, 108, 111 (1991).相反，該案涉及的商標(biāo)注冊是確定不同權(quán)利的另一種程序。

第三，認為該案關(guān)于商標(biāo)注冊的裁決不符合爭點排除的一般要求，這一主張的理由不成立。盡管有許多涉及商標(biāo)注冊的裁決并不符合這樣的一般要求，但并不是所有此類裁決均不符合。

（1）與第八巡回法院所認定的相反，商標(biāo)注冊程序和法院的侵權(quán)訴訟，兩者適用的都是相同的關(guān)于混淆可能性的標(biāo)準(zhǔn)。在判定是否具有混淆可能性的問題上，TTAB與第八巡回法院所采用的那些要素并不存在根本性區(qū)別，而更為重要的是，相關(guān)制定法規(guī)則的關(guān)鍵性用語在本質(zhì)上是相同的。

Hargis公司提出，兩個機關(guān)所采用的標(biāo)準(zhǔn)存在區(qū)別。有關(guān)商標(biāo)注冊的規(guī)則要求確定兩個商標(biāo)之間是否彼此“相近似”（resemble），[15]15 U.S.C.§1052(d).而有關(guān)侵權(quán)的規(guī)定則是指向“在商業(yè)中使用的”（use in commerce）商標(biāo)。[16]15 U.S.C.§1114(1).雖然TTAB與聯(lián)邦法院所考察的不一定是相同使用的商標(biāo)，但是，這并不意味著TTAB在商標(biāo)的使用上采用了不同的標(biāo)準(zhǔn)。如果商標(biāo)所有人是以與注冊申請時所提到的相同方式使用該商標(biāo)，則TTAB在確定有關(guān)混淆可能性的問題時，就采用了與聯(lián)邦法院在侵權(quán)案件中所采用的同樣的標(biāo)準(zhǔn)。同理，第八巡回法院認為，之所以不適用爭點排除規(guī)則，是因為TTAB的標(biāo)準(zhǔn)更加偏重于商標(biāo)的“發(fā)音和字形”方面，這同樣是錯誤的。

（2）TTAB與聯(lián)邦法院采用不同的程序，這也只是意味著，爭點排除規(guī)則在有些情況下確實不適用，但并不能因此認為，爭點排除規(guī)則在任何情況下一概不適用。在該案中，沒有直接理由可以對行政機關(guān)程序“的質(zhì)量、廣泛性和公平性表示懷疑”。[17]Montana v.United States, 440 U.S.147, 164, n.11 (1979).在很大程度上，它們與聯(lián)邦法院的程序是完全相同的。因此，與第八巡回法院所持結(jié)論恰恰相反，在TTAB程序中需要承擔(dān)舉證責(zé)任的是對商標(biāo)注冊提出異議的一方當(dāng)事人，即B&B公司，并不是Hargis公司，而這正好與在侵權(quán)訴訟中承擔(dān)舉證責(zé)任的當(dāng)事人相同。

（3）Hargis公司認為，如果適用爭點排除規(guī)則，那么在商標(biāo)注冊上的利益相比于后來在侵權(quán)訴訟中所涉及的利益，就顯得過低。這一觀點是錯誤的。若商標(biāo)注冊遭到異議，就使人們有充分的理由認為，雙方當(dāng)事人將認真對待此事。國會已經(jīng)創(chuàng)設(shè)了一套較為完備的注冊程序，其中規(guī)定了許多重要的權(quán)利，并且通過全面的審查加以保障。這就確保有關(guān)商標(biāo)注冊的裁決具有足夠的份量，從而可以適用爭點排除規(guī)則。

四、與專利權(quán)利要求解釋相關(guān)的事實屬于事實問題，在上訴時適用“明顯錯誤”之審查標(biāo)準(zhǔn)

（一）Teva Pharmaceuticals USA, Inc.v.Sandoz, Inc.案基本案情

梯瓦制藥美國公司（Teva Pharmaceuticals USA, Inc.）擁有一項專利，包含一種用于治療多發(fā)性硬化癥的藥物“Copaxone”的制造方法。該藥品的活性成分稱作“copolymer-1”，是由大小不同的分子組成。相關(guān)權(quán)利要求對該活性成分的描述是包含“重量在5-9千道爾頓的分子”（a molecular weight of 5 to 9 kilodaltons）。山德士公司（Sandoz, Inc.）等企業(yè)想要銷售Copaxone藥品的一種通用名稱藥（generic version）。梯瓦公司遂起訴它們侵犯專利權(quán)。山德士公司則以該項專利無效為由提出抗辯。《美國專利法》規(guī)定，權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)“專門指出并且明確主張申請人視之為其發(fā)明的對象”。[18]判決書的原文是a claim “particularly point out and distinctly claim the subject matter which the applicant regards as his invention”。法律依據(jù)是美國《專利法》第112條第2款的規(guī)定：專利說明書在最后部分必須“提出一項或多項專門指出并且清楚聲明的權(quán)利要求，其對象為申請人所指認的發(fā)明”, 35 U.S.C.§112-2。相關(guān)判例參見Nautilus, Inc.v.Biosig Instruments, Inc., 572 U.S.___ (2014)。對該案件的介紹，參見金海軍：《美國最高法院2013年開庭期知識產(chǎn)權(quán)判例解析》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2014年第10期。山德士公司據(jù)此認為，“重量在5-9千道爾頓的分子”一語就沒有滿足這一條件。因為分子重量有三種計算方法：在活性成分copolymer-1中最普遍的分子的重量；所組成各分子加總后的平均重量；按重量大小加權(quán)后的平均重量。聯(lián)邦地區(qū)法院采納了相關(guān)專家證言，認為根據(jù)該領(lǐng)域普通技術(shù)人員的理解，該權(quán)利要求所稱的“分子重量”就是按第一種方法計算所獲得的重量，因此，該權(quán)利要求足夠明確。法院最終認定該專利有效。[19]810 F.Supp.2d.578, 596 (2011).

案件上訴到聯(lián)邦巡回上訴法院，而上訴法院的意見則相反，認為該權(quán)利要求不夠明確，從而宣告專利無效。[20]723 F.3d.1363, 1369 (Fed.Cir., 2013).在此過程中，上訴法院就地區(qū)法院對權(quán)利要求所作解釋的各個方面，包括地區(qū)法院所確認的相關(guān)附屬事實（subsidiary facts），進行了重新審查（reviewed de novo）。[21]723 F.3d.1363, 1369, 1737 (Fed.Cir., 2013).而在另一案件中，聯(lián)邦巡回上訴法院更是以全席審理（en banc）形式，確認了對于地區(qū)法院就專利權(quán)利要求所作解釋應(yīng)當(dāng)進行重新審查（de novo review）。[22]Light ing Ballast Control LLC v.Philips Electronics North Am.Corp., 744 F.3d 1272, 1276-1277 (Fed.Cir., 2014).

但是，最高法院于20年前在Markman v.Westview Instruments, Inc.案[23]517 U.S.370 (1996).中認為，專利權(quán)利要求“是專利文件的一部分，是用來定義專利權(quán)利范圍的”，“對一項專利，包括在權(quán)利要求當(dāng)中的技術(shù)用語的解釋”并不是由陪審團，而是“專門”歸由“法院”來決定。[24]Id., at 372.因此，最高法院對該案發(fā)出調(diào)卷令。

該案需要解決的問題是：上訴法院在對地區(qū)法院解決基礎(chǔ)性事實爭議的裁決進行審查時，應(yīng)當(dāng)采用何種標(biāo)準(zhǔn)。究竟是像對于法律問題的“重新”（de novo）審查標(biāo)準(zhǔn)來審查地區(qū)法院的事實認定呢？抑或是像在其他案件中對于事實問題審查的“除非有明顯錯誤”（unless clearly erroneous）標(biāo)準(zhǔn)？

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2014年10月15日為該案舉行口頭辯論，2015年1月20日做出判決，以7∶2的結(jié)果撤銷了聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，發(fā)回重審。布雷耶大法官撰寫法院判決，羅伯茨首席大法官以及斯卡利亞、肯尼迪、金斯伯格、索托馬約爾、卡爾根大法官參加該意見；托馬斯大法官撰寫反對意見，阿利托大法官附之。

最高法院認為，對于地區(qū)法院在專利權(quán)利要求解釋過程中就相關(guān)事實問題所作的決定，聯(lián)邦巡回上訴法院在進行審查時，應(yīng)當(dāng)采取“明顯錯誤”審查標(biāo)準(zhǔn)，而不是“重新”審查標(biāo)準(zhǔn)。理由如下：

第一，《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》第52（a）（6）條規(guī)定，除非存在“明顯錯誤”，否則，上訴法院“不得撤銷”地區(qū)法院所作的“事實認定”（ findings of fact）。這對上訴法院而言，是一項明確無疑的義務(wù)，既沒有規(guī)定例外，也未將某類事實認定排除在外。因此，這一規(guī)則既適用于相關(guān)附屬事實，也適用于最終事實。對此，Markman案既沒有創(chuàng)設(shè)也不主張有這樣的例外。最高法院在Markman案中認為，權(quán)利要求解釋這個最終問題是歸法官而不是陪審團來裁決的，[25]Ibid.但是，它并沒有因此就上訴法院對事實問題的審查標(biāo)準(zhǔn)而創(chuàng)設(shè)例外。實際上，最高法院在該案中指出，法官在解釋專利權(quán)利要求時，其工作就非常類似于法官對其他書面文件諸如契據(jù)和合同的解釋。對書面文件的解釋常常被認為是一個“純粹的法律問題”，至少在該書面文件是使用“平常含義”（ordinary meaning）之用語時，就是如此。[26]Great Northern R.Co.v.Merchants Elevator Co., 259 U.S.285, 291 (1922).但是，如果書面文件使用了“并非通常理解意義上的專業(yè)用語”（technical words or phrases not commonly understood），則該等用語就會發(fā)生事實性爭議（factual dispute）。如果這樣，外部證據(jù)就有助于“為一種行業(yè)或地方性習(xí)慣用語提供證明”（establish a usage of trade or locality）。[27]Id., at 292.在此情況下，“對事實問題的確認”就先于“解釋的功能”。[28]Ibid.

最高法院在Markman案中也承認，法院在解釋專利權(quán)利要求的過程中，有時也必須解決相關(guān)附屬事實爭議；《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》第52條要求上訴法院以“明顯錯誤”標(biāo)準(zhǔn)來審查該類爭議。在專利案件中采用這一標(biāo)準(zhǔn)“尤其”重要，因為地區(qū)法院（即一審法院）的法官是主持并且聽取了案件審理的全過程的，相比于上訴法院的法官，一審法官有更多機會去“熟悉特定的科學(xué)問題和原理”，[29]Graver Tank & Mfg.Co.v.Linde Air Products Co., 339 U.S.605, 610 (1950).相反，上訴法院的法官只是閱讀案件的書面記錄或者有時甚至僅僅是閱讀當(dāng)事人所提交的那部分案件記錄。

第二，相反的主張并不成立。山德士公司提出，將“事實”與“法律”問題相區(qū)分可能存在困難，而是應(yīng)當(dāng)像聯(lián)邦巡回法院那樣，由上訴法院對地區(qū)法院的權(quán)利要求解釋從整體上進行重新審查，這比采用兩套審查標(biāo)準(zhǔn)更為簡單可行。最高法院認為，上訴法院一直以來就能夠區(qū)分事實問題與法律問題，并且，聯(lián)邦巡回法院將事實認定與法律結(jié)論同等對待的做法，已經(jīng)給其自身帶來了更大的復(fù)雜性。山德士公司又提出，“明顯錯誤”審查標(biāo)準(zhǔn)將使得案件處理缺乏統(tǒng)一性。但是最高法院認為，無論聯(lián)邦巡回法院還是山德士公司都沒有表明，因相關(guān)事實認定上的差異而導(dǎo)致在權(quán)利要求解釋上的意見分歧會經(jīng)常發(fā)生，故，此論也不成立。

第三，接下來的問題是，在權(quán)利要求解釋中對相關(guān)附屬事實的認定進行上訴審查時，應(yīng)當(dāng)如何適用“明顯錯誤”標(biāo)準(zhǔn)？若地區(qū)法院只是審查了專利的內(nèi)部證據(jù)（evidence intrinsic to the patent），[30]專利的內(nèi)部證據(jù)是指專利權(quán)利要求、說明書等書面文件。則法官所作認定就只是一個在法律上的認定，因此，上訴法院可以對權(quán)利要求解釋進行重新審查。但是，如果地區(qū)法院需要借助外部證據(jù)（extrinsic evidence），以便理解諸如在相應(yīng)時期的相關(guān)技術(shù)用語或者其科學(xué)背景，而當(dāng)事人對此產(chǎn)生事實性爭議的，那么，這就需要法院根據(jù)其對相關(guān)附屬事實的認定，從而對權(quán)利要求做出解釋。雖然最終的權(quán)利要求解釋仍然是一個法律結(jié)論，上訴法院可以進行重新審查，但是，如果要推翻地區(qū)法官就基礎(chǔ)性事實爭議所作的裁決，上訴法院就必須認定，該法官在認定這些事實時犯有明顯錯誤。

第四，在該案中，地區(qū)法院做出的是一個事實認定，就該領(lǐng)域普通技術(shù)人員如何理解用色譜圖數(shù)據(jù)曲線所反映的分子重量時，采信梯瓦公司的專家證言，并因此拒絕了山德士公司專家所作的與此相反的解釋。基于這一事實認定，地區(qū)法院得出法律結(jié)論，認為圖1并沒有損害梯瓦公司的主張，即在其權(quán)利要求中所稱的分子重量是指用第一種方法計算所得的分子重量。聯(lián)邦巡回法院在審查地區(qū)法院的裁決時，不同意梯瓦公司專家的解釋，但它并不認為地區(qū)法院存在“明顯錯誤”。因此，聯(lián)邦巡回法院未以地區(qū)法院存在明顯錯誤為由而對其事實認定進行審查，這一做法是錯誤的。

圖1 Teva Pharmaceuticals v.Sandoz案判決附圖

五、在引誘侵權(quán)之訴中，善意相信一項專利無效并不構(gòu)成抗辯事由

（一）Commil USA, LLC.v.Cisco System, Inc.案基本案情

Commil美國公司（Commil USA, LLC.）的專利涉及一種實現(xiàn)短距離無線網(wǎng)絡(luò)的方法。假定一家公司的總部或者大學(xué)校園采用一個中央無線系統(tǒng)（Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)），而該系統(tǒng)想要在更大區(qū)域內(nèi)覆蓋網(wǎng)絡(luò)，就需設(shè)立多個基站，以便用戶可以在該區(qū)域內(nèi)移動而仍保持聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。Commil的專利就是為設(shè)備與基站之間提供一種更為快捷和穩(wěn)定通信的方法。[31]Commil專利的權(quán)利要求詳見聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，720 F.3d 1361, 1364-1365, 1372 (2013).思科系統(tǒng)公司（Cisco Systems, Inc.）是著名的無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和銷售商。2007年，Commil公司在德州東區(qū)聯(lián)邦法院提起訴訟，指控思科公司制造和使用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備侵犯其專利權(quán)。此外，Commil指控思科公司將侵權(quán)設(shè)備銷售給他人使用，構(gòu)成引誘侵權(quán)。

在第一次審判中，陪審團裁定Commil公司的專利有效并且思科構(gòu)成直接侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)賠償370萬美元。但對于引誘侵權(quán)，陪審團認定思科不承擔(dān)責(zé)任。Commil公司向法院提出動議，請求就間接侵權(quán)問題進行重審。在此期間，思科公司請求美國專利商標(biāo)局對Commil專利的效力進行復(fù)審，但后者確認Commil專利有效。

在案件重審過程中，思科公司就間接侵權(quán)指控而以其善意相信Commil專利無效為由提出抗辯。聯(lián)邦地區(qū)法院未予采信，法官給陪審團的指示是：如果“思科公司實際意圖引起直接侵權(quán)行為，并且思科公司知道或者應(yīng)當(dāng)知道其行為是在引誘實際侵權(quán)行為的，”就可以認定其構(gòu)成引誘侵權(quán)。陪審團裁決：思科公司構(gòu)成引誘侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)合計賠償6370萬美元。

在陪審團裁決之后而在聯(lián)邦地區(qū)法院判決之前，恰逢最高法院就Global-Tech Applicances, Inc.v.SEB S.A.案[32]563 U.S.___ (2011).做出判決，其中認定：在引誘侵權(quán)之訴中，原告必須證明被控引誘侵權(quán)的一方當(dāng)事人知道涉案專利，并且知道其所引誘的行為是侵權(quán)的。依據(jù)該案判決，思科公司提出，法院向陪審團所作指示有誤。聯(lián)邦地區(qū)法院駁回思科公司的動議，最終做出了有利于Commil公司的判決。

思科公司向聯(lián)邦巡回法院提起上訴。聯(lián)邦巡回法院認為，地區(qū)法院給陪審團的指示是，如果思科“知道或者應(yīng)當(dāng)知道”其客戶在實施侵權(quán)行為，就可以認定構(gòu)成引誘侵權(quán)，但這一指示是錯誤的。[33]720 F.3d.1361, 1366 (2013).地區(qū)法院排除了思科提出的關(guān)于其善意相信Commil專利無效的證據(jù)，而上訴法院對此首先認定，“如果專利無效，就不可能被侵權(quán)”，繼而推導(dǎo)出：“關(guān)于被控引誘侵權(quán)人善意相信專利無效的證據(jù)，可以否定引誘侵權(quán)構(gòu)成要件中的明知要件?！盵34]Id., at 1368.上訴法院由此認為，“就被告是否具有引誘侵犯某一專利之特定意圖而言，善意相信該專利無效與善意相信他人不構(gòu)成侵權(quán)，這兩者之間不存在原則性區(qū)別。”[35]Ibid.雙方當(dāng)事人均提出動議，請求聯(lián)邦巡回法院進行全席審理，但動議遭到拒絕。最高法院接受該案的進一步上訴，就此問題發(fā)出調(diào)卷令。[36]574 U.S.___ (2014).

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2015年3月31日對該案舉行口頭辯論。除雙方當(dāng)事人的律師外，美國司法部亦派律師出庭，支持Commil公司一方，發(fā)表法庭之友意見（amicus curiae）。2015年5月26日，最高法院以6∶2的結(jié)果做出判決，撤銷聯(lián)邦巡回法院的判決，發(fā)回重審?？夏岬洗蠓ü僮珜懛ㄔ号袥Q，金斯伯格、阿利托、索托馬約爾和卡爾根大法官參加之，托馬斯大法官部分參加。斯卡利亞大法官撰寫反對意見，羅伯特首席大法官參加之。布雷耶大法官則未參與該案審判。

關(guān)于該案的爭點，最高法院認為，被告對于涉案專利有效與否的認識，并不構(gòu)成對引誘侵權(quán)指控的抗辯。理由如下：

第一，《美國專利法》第271條規(guī)定了侵犯專利權(quán)的三種形式。

（1）直接侵權(quán)（direct infringement）。第271條（a）款：“除非本法另有規(guī)定，在專利保護期內(nèi)，任何人未經(jīng)授權(quán)而在美國制造、使用、許諾銷售、銷售任何專利發(fā)明的，或者將任何專利發(fā)明進口到美國的，侵犯專利權(quán)。”在直接侵權(quán)的情況下，被告的主觀狀態(tài)并非構(gòu)成要件。因此，直接侵權(quán)是一種嚴(yán)格責(zé)任的侵權(quán)行為（strict-liability offense）。[37]參見Global-Tech, 563 U.S., at ___ (slip op., at 5, n.2)。Global-Tech案在最高法院的判決中有詳細闡述。

（2）引誘侵權(quán)（induced infringement）。第271條（b）款：“任何人積極引誘侵犯專利權(quán)的，應(yīng)當(dāng)作為侵權(quán)人承擔(dān)責(zé)任?！迸c直接侵權(quán)相比，引誘侵權(quán)只有在當(dāng)事人知道涉案專利，并且知道“所引誘之行為構(gòu)成侵犯專利”時，才須承擔(dān)責(zé)任。

（3）幫助侵權(quán)（contributory infringement）。第271（c）款：“任何人將專利機器、制造品、組合物或化合物的組成部分，或者用于實施專利方法的材料或者設(shè)備，在美國銷售或者許諾銷售或者進口到美國，而該等物品構(gòu)成發(fā)明的實質(zhì)性部分，且當(dāng)事人知道前述物品系專門制造或者專門改造以用于侵犯該等專利，并不屬于常備物品或者適于實質(zhì)性非侵權(quán)用途之商品的，應(yīng)當(dāng)作為幫助侵權(quán)人而承擔(dān)責(zé)任?！睅椭謾?quán)也以當(dāng)事人知道涉案專利以及他人侵犯專利權(quán)為構(gòu)成要件。[38]參見Aro Mfg.Co.v.Convertible Top Replacement Co., 377 U.S.476, 488 (1964).

據(jù)此，按照《美國專利法》第271條（b）款的規(guī)定，只有當(dāng)被告知道涉案專利并且“所引誘的行為構(gòu)成侵犯該專利”時，才構(gòu)成引誘侵權(quán)。

第二，在Global-Tech案中，最高法院認定，“引誘侵權(quán)要求當(dāng)事人知道其所引誘之行為構(gòu)成侵犯專利權(quán)”。這是依據(jù)有關(guān)幫助侵權(quán)的Aro II案[39]即Aro Mfg.Co.v.Convertible Top Replacement Co.案，同注釋[38]。的推理而得出的，因為這兩種侵權(quán)形式在當(dāng)事人的主觀要件上是相同的。這里所謂的知道，不僅是指被告知道原告專利的存在，而且是指被告的行為表明其知道這將導(dǎo)致其客戶侵犯該專利。如果不對主觀要件加以限定，就可能使得并不知道客戶的行為構(gòu)成侵權(quán)的人，構(gòu)成引誘侵權(quán)或幫助侵權(quán)而承擔(dān)責(zé)任。Global-Tech案要求原告證明：被告知道相關(guān)行為存在侵權(quán)。該案判決很明確，如果缺乏主觀要件，被告就不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

第三，引誘侵權(quán)和專利效力是兩個不同的問題，《專利法》對此規(guī)定了不同的抗辯事由，因此，被告相信相關(guān)專利無效，并不能以之否定第271條（b）款所規(guī)定的“實際引誘侵權(quán)”的明知要件（scienter requirement），亦即，意圖“產(chǎn)生所希望之侵權(quán)結(jié)果”。該案爭議的是侵權(quán)問題，而不是專利效力問題。若以被告相信相關(guān)專利無效為由而可以否定構(gòu)成引誘侵權(quán)的明知要件，就將破壞長期以來為法院所認可的推定，即一旦專利存在即應(yīng)推定其為有效；[40]參見《美國專利法》第282（a）條。并且，這樣做將使得被告規(guī)避其如欲推翻該項推定時所需承擔(dān)的較高的舉證責(zé)任。[41]參見Microsoft Corp.v.i4i Ltd.Partnership, 564 U.S.__ (2011).當(dāng)然，如果該專利最終被證明是無效的，則不存在侵犯專利權(quán)。但是，現(xiàn)行專利制度要求法院根據(jù)制定法的規(guī)定來解釋和執(zhí)行，以確保當(dāng)事人遵守相關(guān)程序，來證明不當(dāng)引誘行為和專利無效的問題。并且，不得將當(dāng)事人相信某一專利無效作為引誘侵權(quán)指控的抗辯事由，這也是實踐的要求。被控引誘侵權(quán)者如果相信專利無效的，可以通過適當(dāng)?shù)姆绞絹慝@得裁判，包括向?qū)＠虡?biāo)局請求復(fù)審，就像該案思科公司所做的那樣。而如果承認其構(gòu)成抗辯事由，則可能帶來消極后果，包括使得訴訟變得更加復(fù)雜和冗長。

六、專利到期之后被許可人無須向?qū)＠麢?quán)人支付使用費

（一）Kimble v.Marvel Entertainment,LLC案基本案情

斯蒂芬·金布爾（Stephen Kimble）的發(fā)明是一種能夠讓 “蜘蛛俠”的角色扮演者從手掌中彈射蛛網(wǎng)——實際上是壓縮泡沫線繩——的玩具，其于1990年5月25日提交專利申請，并于此后獲得了第5072856號美國專利。漫威娛樂公司（Marvel Entertainment, LLC）制造和銷售包括蜘蛛俠在內(nèi)的各式漫畫人物形象產(chǎn)品。金布爾為推銷其專利，找到漫威公司的總裁，向他談到蛛網(wǎng)彈射娛樂產(chǎn)品的想法。此后不久，漫威公司即開始銷售名為“蛛網(wǎng)噴射器”（Web Blaster）的玩具。這款玩具與金布爾的專利發(fā)明很相似，可以讓角色扮演者通過使用一只聚酯纖維手套和一罐泡沫來模仿蜘蛛俠的動作。金布爾于1997年起訴漫威公司侵犯其專利，雙方最后達成了訴訟和解協(xié)議。協(xié)議約定，漫威公司購買金布爾的專利，對價是大約50萬美元的一次性付款和按照漫威公司今后銷售“蛛網(wǎng)噴射器”及類似產(chǎn)品收入的3%計算的使用費。對于使用費的支付，雙方當(dāng)事人未規(guī)定何時終止，但顯然考慮到只要還有人想要模仿蜘蛛俠，雙方的合同就將繼續(xù)有效。

雙方在談判以及達成和解協(xié)議時，均未注意到Brulotte v.Thys Co.案[42]379 U.S.29 (1964).，不過，漫威公司在之后偶然得知了該案。在Brulotte案中，最高法院認為，在專利保護期屆滿之后，專利權(quán)人不可再向其專利使用人收取使用費。顯然，Brulotte案的判決將影響到該案和解協(xié)議的使用費條款。漫威公司遂向聯(lián)邦地區(qū)法院提起確認之訴，請求確認其可以在2010年——即金布爾專利到期之時——停止支付使用費。法院同意漫威公司的主張，認為根據(jù)Brulotte案，“在金布爾專利期限屆滿之后，使用費條款即不再具有強制執(zhí)行力?！盵43]692 F.Supp.2d 1156, 1161 (Ariz.2010).第九巡回法院維持了一審判決。但是，在該問題上存在爭議，一些法院和法學(xué)家建議推翻Brulotte案。比如，波斯納法官就認為，Brulotte案“從各方面來看，已經(jīng)受到了嚴(yán)重批判?！?，我們沒有權(quán)力推翻最高法院的判決，無論其推理多么地靠不住，或者甚至與最高法院目前的思路多么不合拍。”[44]Scheiber v.Dolby Labs., Inc., 293 F.3d 1014, 1017-1018 (7th Cir., 2002)。另參見Ayres & Klemperer, Limiting Patentees’ Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-Injunctive Remedies, 97 Mich.L.Rev.985, 1027 (1999) (“我們的分析表明，Brulotte案判決應(yīng)予推翻”)。因此，最高法院決定受理Brulotte案的上訴，以決定是否應(yīng)當(dāng)推翻這一先例。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2015年3月31日為該案舉行口頭辯論，同年6月22日做出判決。最高法院以6∶3的結(jié)果維持了原審判決，即根據(jù)“遵循先例”（stare decisis）原則，Brulotte案仍予維持。最高法院指出，對Brulotte案規(guī)則的批評者，應(yīng)當(dāng)向國會尋求修改法律?？柛蠓ü僮珜懛ㄔ号袥Q，斯卡利亞、肯尼迪、金斯伯格、布雷耶和索托馬約爾大法官加入其意見。阿利托大法官撰寫反對意見，羅伯特首席大法官和托馬斯大法官附之。

最高法院判決的理由如下：

第一，專利的保護期是自申請日起20年，超過這一時間點，公眾就有權(quán)不受限制地制造和使用專利產(chǎn)品了。最高法院小心翼翼地維護著專利保護期的意義，從而，對于限制公眾自由地使用超過保護期之發(fā)明的法律或者合同，一概不予承認。[45]參見Sears, Roebuck & Co.v.Stiffel Co., 376 U.S.225, 230 (1964); Scott Paper Co.v.Marcalus Mfg.Co., 326 U.S.249, 255-256 (1945).Brulotte案正是在專利許可協(xié)議中對這一原則的適用，從而確立了這樣的規(guī)則，即許可費的支付在專利保護期屆滿之后即行終止。最高法院在該案中認定，超過專利保護期而支付使用費的條款構(gòu)成“本身不合法”（unlawful per se），因為這是“在專利保護期之外繼續(xù)維持專利的壟斷，”而這樣一來，就與專利法關(guān)于“在保護期屆滿之后落入公共領(lǐng)域”的政策相沖突了。[46]Brulotte v.Thys Co., 379 U.S.29, 30, 32-33 (1964).

Brulotte案所確立的規(guī)則可能妨礙某些當(dāng)事人達成他們想要的交易，但是，當(dāng)事人如果想要實現(xiàn)同樣的結(jié)果，還是可以找到其他方法的。例如，當(dāng)事人可以將期限屆滿之前使用專利所應(yīng)支付的費用延遲支付，或者將它與非專利權(quán)的使用費合并計算，或者達成使用費之外的商業(yè)協(xié)議等。但是，金布爾認為這些替代性方法還不夠，所以要求最高法院拋棄Brulotte案的明明白白的規(guī)則，而傾向于采取以反托拉斯法的“理性規(guī)則”（rule of reason）為基礎(chǔ)的個案認定的方法。

第二，“遵循先例”原則就是要求今天的法院遵守昨日所作的判決。[47]判決書的原文是“The doctrine of stare decisis provides that today’s Court should stand by yesterday’s decisions”。適用該項原則，雖然“不是一種無情的命令”，但它是“更好的做法”（preferred course）。[48]Payne v.Tennessee, 501 U.S.808, 828, 827 (1991).推翻一個先例就必須要有“特殊的正當(dāng)性”（special justification），而不僅僅是因為相信“它判錯了”。如果說先例是對制定法的解釋，那么遵循先例就是在提升這種解釋的力量。批評者完全可以向國會反映他們對該項制定法的反對意見。但是，國會已經(jīng)數(shù)度摒棄其可以推翻Brulotte案的機會，甚至斷然拒絕了那些本來可以替換Brulotte案規(guī)則的法案。況且，Brulotte案還牽連到財產(chǎn)法與合同法，而在這些法律部門中，遵循先例更是它們的最高法則，因為當(dāng)事人更可能依靠先例來為他們的事務(wù)做出安排。

考慮到這些充足的理由，該案同樣應(yīng)當(dāng)遵循先例，因此，最高法院必須找到某種強有力的正當(dāng)性，才能推翻Brulotte案。金布爾在該案中提出放棄遵循先例，但那些傳統(tǒng)上的正當(dāng)性理由無益于這一主張。首先，Brulotte案的基礎(chǔ)并未隨時間過去而有變化，該案所涉及的專利法規(guī)定仍然保持不變，而且Brulotte案所依據(jù)的那些先例，也仍然是有效的法律（good law）。事實上，由于Brulotte案與這些先例關(guān)系密切，一旦將它推翻，反過來可能影響到這些先例。其次，Brulotte案的規(guī)則并非不可行，相反，該判決本身非常簡單易行，特別是相對于金布爾提出那些替代性方法而言，后者可能產(chǎn)生更高的訴訟成本和不可預(yù)見的結(jié)果。

第三，金布爾提出的推翻Brulotte案的正當(dāng)性理由，無一成立

（1）金布爾首先主張，Brulotte案所依據(jù)的是一個經(jīng)濟學(xué)上的錯誤觀點，亦即，它假定在專利保護期之后支付使用費就是反競爭的（anticompetitive）。最高法院并不認為金布爾的經(jīng)濟分析有誤，但是，即使假定金布爾所言為是，即Brulotte案建立在一個經(jīng)濟學(xué)的錯誤判斷之上，這也應(yīng)當(dāng)由國會來加以修正。專利法不同于《謝爾曼法》（Sherman Act），后者賦予法院非常大的權(quán)力，可以按照更優(yōu)的經(jīng)濟分析來塑造法律和重新確立先例。而且，金布爾的主張并不是以經(jīng)濟理論的發(fā)展為基礎(chǔ)，而只是主張Brulotte案提出了錯誤的要求。該主張并不符合遵循先例原則所要求的更高標(biāo)準(zhǔn)。無論如何，Brulotte案并未提出這樣的概念，即在專利期屆滿之后收取使用費就會損害競爭。相反，最高法院在Brulotte案中只是適用了這一原則：當(dāng)專利保護期屆滿時，所有與專利相關(guān)的利益均須終止。金布爾真正抱怨的可能是該原則背后的政策問題，但是，制定專利政策（patent policy）的是國會，并不是法院。

金布爾的另一主張是，Brulotte案阻止當(dāng)事人達成專利產(chǎn)業(yè)化的協(xié)議（agreements to commercialize patents），從而遏制技術(shù)創(chuàng)新，損害國家經(jīng)濟。最高法院無從判斷這一主張真實與否。Brulotte案留給當(dāng)事人以達成替代性安排的自由，可以滿足其付款偏好和分散風(fēng)險的目標(biāo)。無論金布爾還是政府方面提出的意見，都沒有就Brulotte案與減少創(chuàng)新之間的關(guān)系提出實證性證據(jù)。無論如何，有關(guān)先例之于創(chuàng)新結(jié)果的主張，“更適于向國會提出”。[49]Halliburton Co.v.Erica P.John Fund Inc., 573 U.S., at ___ (2014).

七、總體評析

以上是對美國最高法院2014年開庭期知識產(chǎn)權(quán)判例的介紹，除簡要說明每一判例的基本案情、裁判結(jié)果外，還就法院的裁判依據(jù)和理由詳予羅列闡明。這些判例對于美國最高法院本身以及知識產(chǎn)權(quán)制度的發(fā)展有何意義？它們對于學(xué)習(xí)和研究知識產(chǎn)權(quán)法有何作用？這就需要對這些判例做一整體評論。

（一）2014年度最高法院知識產(chǎn)權(quán)判例的總體特點

將2014年度最高法院所判決的知識產(chǎn)權(quán)案件的相關(guān)信息進行整理，可以形成下表（表2）。從中可以看出以下幾點：

1.在案件類型上，2014年度判決的知識產(chǎn)權(quán)案件集中于專利和商標(biāo)案件

之前兩年的判例，包含類型較為齊全，除了專利和商標(biāo)案件，還包括著作權(quán)案件以及與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的反壟斷案件。在2014年度雖然也有一些爭議較大的著作權(quán)案件[50]其中較著名的兩起案件是Klinger v.Conan Doyle Estate案（涉及柯南·道爾小說的著作權(quán)保護到期之后，福爾摩斯角色是否受保護的問題）和Google v.Oracle案（涉及谷歌的安卓操作系統(tǒng)是否侵犯甲骨文公司Java軟件著作權(quán)）。在最高法院提起上訴，但因為最高法院拒絕發(fā)布調(diào)卷令而未進入審判程序。

表2 美國最高法院2014年開庭期知識產(chǎn)權(quán)案件判決匯總（按判決公布時間先后）

2.2014年度知識產(chǎn)權(quán)案件的判決中，最高法院大法官達成一致意見的情形極少

在全部5起案件中僅有一起案件是全庭一致意見，而其余案件均存在反對意見。這與2013年度相比，形成非常明顯的區(qū)別。在2013年開庭期的10份知識產(chǎn)權(quán)案件判決中，有6份判決是完全的一致意見，另有2件也是實質(zhì)上的一致意見，因此，大法官在知識產(chǎn)權(quán)案件的判決上形成一致意見的比例高達80%。而該年度存在反對意見的2件判決，均屬于著作權(quán)案件。[51]金海軍：《美國最高法院2013年開庭期知識產(chǎn)權(quán)判例解析》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2014年第10期。對這一現(xiàn)象的解釋可能是，因為2014年度的知識產(chǎn)權(quán)案件絕大多數(shù)涉及與程序相關(guān)的問題，而大法官作為法律專家，在程序法上往往更愿意發(fā)表其權(quán)威意見，也就容易形成分歧。

3.大法官在知識產(chǎn)權(quán)案件的判決上不存在自由派與保守派之爭

如前所述，2014年開庭期的明星判決是涉及同性婚姻的Obergefell v.Hodges案，它也是最具標(biāo)志性的判例，可以檢測出最高法院大法官的意識形態(tài)立場。該案的投票結(jié)果非常明顯地體現(xiàn)出大法官兩大陣營的對壘：自由派大法官支持同性婚姻合法化，而保守派大法官則強烈反對之。盡管最高法院最終以5∶4的結(jié)果承認了同性婚姻合法，但輿論普遍認為，其中的關(guān)鍵票正是中間派的肯尼迪大法官所投，后來法院判決也就由他來撰寫了。同意法院意見的還有金斯伯格、布雷耶、索托馬約爾和卡爾根大法官，均屬于自由派。而保守派陣營的羅伯特首席大法官、斯卡利亞、托馬斯和阿利托大法官，則分別撰寫了反對意見。但這樣的情形在知識產(chǎn)權(quán)案件上并無體現(xiàn)。從2014年度的知識產(chǎn)權(quán)案件判決情況看，自由派與保守派大法官在所持意見上往往互有交叉，而并不是截然對立。由此可見，意識形態(tài)因素在知識產(chǎn)權(quán)案件上的影響是極小的。此前有學(xué)者通過實證分析認為，大法官的意識形態(tài)在最高法院的知識產(chǎn)權(quán)判決上表現(xiàn)并不明顯，或者關(guān)系不大，[52]Matthew Sag, Tonja Jacobi and Maxim Sytch, Ideology and Exceptionalism in Intellectual Property: An Empirical Study, 97 Cal.L.Rev.801 (2009).當(dāng)為確論。

（二）2014年度知識產(chǎn)權(quán)判例的程序問題及其發(fā)展

2014年度的知識產(chǎn)權(quán)判例涉及諸多實體問題，比如：兩件商標(biāo)是否實質(zhì)性等同、商標(biāo)混淆可能性的判定、專利權(quán)利要求撰寫的明確性條件、引誘侵權(quán)的構(gòu)成要件、專利保護期之外的許可使用費。但是，這些判例并不僅僅著眼于知識產(chǎn)權(quán)的實體法，可以說它們更偏重于程序法的角度。美國法學(xué)家盧埃林就曾經(jīng)提出：“可以說，你必須透過程序的視角來解讀實體法課程。因為，實體法所說的那些東西可能沒有任何意義，除非根據(jù)程序的規(guī)定而你可能將之實現(xiàn)。”[53]Karl Llewellyn, The Bramble Bush 9 (3d ed.1960).因此，如果沒有程序制度，一個社會就不可能實現(xiàn)實體法的規(guī)定。[54]Thomas Rowe, Suzanna Sherry and Jay Tidmarsh, Civil Procedure, 1 (3rd.ed., Foundation Press, 2012).實體法與程序法的這種關(guān)系，同樣適用于知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域。

上述知識產(chǎn)權(quán)判例涉及的程序問題主要有：

1.事實問題與法律問題的區(qū)分：陪審團審理與法官審理

在美國，將當(dāng)事人的訴訟爭議分為事實問題（question of fact）和法律問題（question of law），具有重要意義。通常，如果案件有陪審團參加審理的（jury trial），則事實問題應(yīng)當(dāng)交由陪審團做出裁決（verdict）。只有在沒有陪審團參加的法官審理（bench trial）中，事實問題才由法官決定。但如果是法律問題，即涉及法律適用或法律解釋的爭議，則無論案件是否由陪審團參加審理，均應(yīng)當(dāng)交由法官來決定。[55]薛波主編：《元照英美法詞典》（縮印版），北京大學(xué)出版社2013年版，第1134頁。

在前述判例中，有兩起案件均涉及這方面的問題。Teva Pharmaceuticals v.Sandoz案所爭議的是，與權(quán)利要求解釋相關(guān)的事實究竟屬于法律問題還是事實問題；Hana Financial, Inc.v.Hana Bank案的爭點是，商標(biāo)合并問題是否屬于應(yīng)當(dāng)由陪審團決定的事實問題。

2.上訴法院應(yīng)當(dāng)采用重新審查標(biāo)準(zhǔn)還是明顯錯誤審查標(biāo)準(zhǔn)

在美國，當(dāng)事人對民事案件一審判決可以提起上訴，上訴法院通過審查一審判決，得以糾正錯誤、解決爭議和闡明法律。[56]Thomas Rowe, Suzanna Sherry and Jay Tidmarsh, Civil Procedure, 313 (3rd.ed., Foundation Press, 2012).不過，上訴法院的審查標(biāo)準(zhǔn)（standard of review）決定了它在何種程序上應(yīng)當(dāng)尊重（deference）一審法院的認定或裁決結(jié)果，亦即推定其為正確。[57]Id., pp.319-20.如果一審法院的認定或者裁決所針對的是法律問題，有時甚至針對的是法律與事實混合在一起的問題，那么，上訴法院采用的是重新審查（de novo review）的標(biāo)準(zhǔn)，而無須尊重一審法院的看法。反之，如果一審法院所作認定針對的是事實問題，特別是由陪審團所作的事實認定（ finding of fact），則上訴法院應(yīng)當(dāng)對此予以尊重，只有在一審法院存在明顯錯誤（clearly erroneous）時，才能將之推翻，[58]Fed.R.Civ.P.52(a).故其又被稱為“明顯錯誤”審查標(biāo)準(zhǔn)。

在上述Teva Pharmaceuticals v.Sandoz案中，聯(lián)邦巡回法院認為，一審判決就與權(quán)利要求解釋相關(guān)的附屬事實所作出的認定屬于法律問題，或者至少是法律與事實混合的問題，從而采用重新審查標(biāo)準(zhǔn)。但最高法院否定了聯(lián)邦巡回法院的做法，認為該爭議屬于事實問題，上訴法院對于一審判決的認定，應(yīng)當(dāng)采用明顯錯誤審查標(biāo)準(zhǔn)。

3.既判力與爭點排除規(guī)則

在美國民事訴訟制度中，對于民事判決的既判力與爭點排除規(guī)則設(shè)有較為明確的規(guī)定。既判力（res judicata）是指有合法管轄權(quán)的法院就案件作出終局判決后，在原當(dāng)事人之間不得就同一事項、同一訴訟標(biāo)的、同一請求再次提起訴訟。[59]同注釋[55]，第1139頁。按照《判決第二次重述》的解釋，當(dāng)事人已經(jīng)有機會在適當(dāng)?shù)姆ㄔ哼M行了訴訟，就不應(yīng)要求同樣的機會再來一次，故它也被稱為“一事不再理”，在美國法上則更多地被稱為訴訟請求排除（claim preclusion）。[60]American Law Institute, Restatement (Second) of Judgments, Ch.1, introductory cmt., at 6-13 (1982); Thomas Rowe, Suzanna Sherry and Jay Tidmarsh, Civil Procedure, 322-23 (3rd.ed., Foundation Press, 2012).爭點排除（issue preclusion）則是指同一爭點經(jīng)有管轄權(quán)的法院判決之后，除非該判決被依法撤銷，否則當(dāng)事人或利害關(guān)系人不得在以后的訴訟中在同一法院或其他法院就該爭點再作爭執(zhí)，而不論前后兩個訴訟在訴因、請求、目的或標(biāo)的方面是否相同。[61]同注釋[55]，734頁。

既判力（訴訟請求排除）規(guī)則與爭點排除規(guī)則在《判決第二次重述》的第17條和第27條有明確規(guī)定和說明，因此，它們在同一法院或者不同法院之間的適用較為清楚。但是，在B&B Hardware Inc.v.Hargis Industries,Inc.案中，由于涉及法院與商標(biāo)復(fù)審機構(gòu)TTAB之間的關(guān)系，亦即對TTAB所作出的認定是否對于審理侵權(quán)訴訟案件的法院構(gòu)成爭點排除，存在不同的看法。而最高法院在該判例中則是給予肯定的回答，即TTAB的認定對于法院審理訴訟案件同樣適用爭點排除規(guī)則。

4.遵循先例原則

遵循先例（stare decisis）是指，較高級的法院在處理某一類事實確立一項法律規(guī)則之后，以后該法院或其同級、下級法院在處理案件中同類事實時應(yīng)遵循該已確立的法律規(guī)則。遵循先例原則被看作是英美普通法的核心。[62]同注釋[55]，第1284-1285頁。當(dāng)然，遵循先例也不是絕對的，如果有充分的理由認為相關(guān)先例的適用將導(dǎo)致不公正，法院也可不予適用。問題是，構(gòu)成推翻先例的充分理由是什么？

在上述Kimble v.Marvel案中，當(dāng)事人爭議的是實體問題：如果被許可使用的專利的保護期屆滿，被許可人是否還必須按照約定繼續(xù)支付使用費？但是，對這一實體問題的回答，同樣是透過程序法的視角，即最高法院是否應(yīng)當(dāng)推翻其在此之前所作的判例（Brulotte案）。最高法院在該案判決中的結(jié)論是，仍然應(yīng)當(dāng)遵循該先例，因為當(dāng)事人未提供充足的理由將之推翻；同時，最高法院也指出，當(dāng)事人可以通過向國會請求修改法律的方式來推翻先例。因此，在此類知識產(chǎn)權(quán)案件中，應(yīng)當(dāng)由法院采取推翻先例的方式還是由立法機關(guān)制定新法或修改法律的形式來改變相關(guān)規(guī)則更為合適，恐怕是更加有待深入探討的問題。