薛 芳

華東政法大學(xué)，上海 200042

商標(biāo)先用權(quán)制度法律適用研究

薛 芳*

華東政法大學(xué)，上海 200042

商標(biāo)先用權(quán)中的“使用”只要求商標(biāo)通過在先使用產(chǎn)生一定利益則可以獲得保護(hù)?！耙欢ㄓ绊憽钡牡赜蚍秶且欢▍^(qū)域，而不要求全國范圍內(nèi)，應(yīng)綜合考慮相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉情況、商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間和地理范圍等因素。應(yīng)將使用范圍限制在“原使用之商品或服務(wù)”，即其繼續(xù)使用不得延伸到類似商品或服務(wù)上，但可以允許先使用人在原有地域范圍內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

商標(biāo)法；未注冊(cè)商標(biāo)；商標(biāo)先用權(quán)

新《商標(biāo)法》59條第3款對(duì)商標(biāo)先用權(quán)制度作出了規(guī)定。行使商標(biāo)先用權(quán)有限制條件，即“有一定影響”和“在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用”。對(duì)于“有一定影響”要件的必要性學(xué)界中存在爭議。商標(biāo)法并未對(duì)“使用”、“有一定影響”和“原使用范圍”的具體意義做出解釋，在商標(biāo)先用權(quán)制度的適用中難免出現(xiàn)適用標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題。

一、商標(biāo)先用權(quán)制度中“使用”的含義

《商標(biāo)法》第59條第3款將“在先使用”作為商標(biāo)先用權(quán)構(gòu)成要件之一已無爭議，但對(duì)于“使用”應(yīng)如何理解仍然值得研究?！渡虡?biāo)法》第48條對(duì)“商標(biāo)意義上的使用”作出了規(guī)定。不僅需要滿足在商品或服務(wù)上起到標(biāo)識(shí)作用，更要滿足識(shí)別商品來源的目的。僅僅作為標(biāo)識(shí)，但不具備識(shí)別商品或服務(wù)來源的目的的使用不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用。由于新商標(biāo)法重視“商標(biāo)使用”的意義，“商標(biāo)使用”的概念貫穿于商標(biāo)法始終，如《商標(biāo)法》第32條、49條、57條。值得研究的是第32條、49條和47條中，“使用”的意義是否需要在適用48條的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)張或限縮，進(jìn)而為解釋商標(biāo)先用權(quán)制度中的“使用”提供借鑒意義。

對(duì)此問題，司法實(shí)踐中有兩種不同的觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，《商標(biāo)法》32條規(guī)定的“惡意搶注”中的“使用”、49條第二項(xiàng)所指的“三年不使用”中的“使用”和57條第一項(xiàng)和第二項(xiàng)中“侵權(quán)使用”中的“使用”具有同樣的含義，都可以適用《商標(biāo)法》第48條的解釋，并不需要進(jìn)行擴(kuò)張或限縮解釋?！渡虡?biāo)法》第32條禁止以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！备鶕?jù)《商標(biāo)法》第33條和第45條的規(guī)定，在先權(quán)利人和利害關(guān)系人可以以此理由在商標(biāo)審核階段提出異議或申請(qǐng)宣告商標(biāo)無效。所以《商標(biāo)法》第32條的法律效果是從根本上阻卻權(quán)利的存在，禁止他人注冊(cè)并使用惡意搶注的商標(biāo)。《商標(biāo)法》第49條第2款對(duì)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的注冊(cè)商標(biāo)，允許任何單位或者個(gè)人向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷。設(shè)立此制度的目的是清除閑置商標(biāo)，激活商標(biāo)資源，其法律效果是商標(biāo)權(quán)人自公告之日起并不溯及地喪失權(quán)利?！渡虡?biāo)法》第57條規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆均構(gòu)成對(duì)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，法律效果是侵權(quán)人需要承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失、消除影響等法律責(zé)任。從法律效果來看，《商標(biāo)法》第32條最為嚴(yán)重，本應(yīng)對(duì)“使用”做較為嚴(yán)格的解釋。但由于我國實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)取得制度，在先使用人行使請(qǐng)求權(quán)時(shí)仍需證明“有一定影響”和他人的主觀惡意，所以為保護(hù)在先使用人和消費(fèi)者，對(duì)于本條中“使用”的解釋不宜過窄，采用《商標(biāo)法》48條的解釋是合理的。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，因法律效果不同，“使用”的含義在不同條文中不同。例如有學(xué)者認(rèn)為，第32條規(guī)定未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用人可以通過在先使用并達(dá)到一定影響來制止他人商標(biāo)搶注行為，第59條第三款商標(biāo)先用權(quán)的規(guī)定類似于第32條，都為商標(biāo)權(quán)人的“使用”創(chuàng)設(shè)了權(quán)利。而第49條的“使用”并非創(chuàng)設(shè)權(quán)利，而是鼓勵(lì)商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)，激活原有商標(biāo)，維持權(quán)利的原有狀態(tài)。[1]因此前者對(duì)于“使用”的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)比后者更高，后者包括所有滿足商標(biāo)權(quán)人識(shí)別商品來源的使用意圖的行為，并不局限于具體的形式，前者由于創(chuàng)設(shè)權(quán)利的法律效果應(yīng)具備不同的構(gòu)成要件。而第57條中侵犯商標(biāo)權(quán)的“使用”行為既非創(chuàng)設(shè)權(quán)利，也非維持權(quán)利，應(yīng)以妨害商標(biāo)功能的正常發(fā)揮為要件。

由此可見，兩種觀點(diǎn)皆從法律效果和立法目的的角度對(duì)“在先使用”的含義進(jìn)行解釋。筆者的觀點(diǎn)是，構(gòu)建商標(biāo)先用權(quán)制度的立法目的在于保護(hù)商標(biāo)在先使用人的利益，著眼點(diǎn)并非在先使用的行為本身，而是強(qiáng)調(diào)保護(hù)基于在先使用而產(chǎn)生的利益。商標(biāo)在使用過程中逐漸體現(xiàn)了區(qū)別商品和服務(wù)來源的功能，承載了一定的商譽(yù)。商標(biāo)的價(jià)值本質(zhì)上源于生產(chǎn)經(jīng)營中的實(shí)際使用，商標(biāo)的識(shí)別功能也僅在實(shí)際使用、商品流通環(huán)節(jié)得到體現(xiàn)。雖然未經(jīng)過注冊(cè)程序使商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生絕對(duì)效力，但合法地使用后商標(biāo)已經(jīng)成為商譽(yù)的載體，并給產(chǎn)品或服務(wù)提供者帶來商業(yè)利益。此種商譽(yù)和商業(yè)利益應(yīng)當(dāng)被保護(hù)，不能被注冊(cè)商標(biāo)專有權(quán)人剝奪。若過分強(qiáng)調(diào)商標(biāo)注冊(cè)原則，在先使用人由于在先使用的商標(biāo)與在后注冊(cè)的商標(biāo)相同或者近似而喪失正常使用的權(quán)利，失去經(jīng)過合法使用而積累的利益，這對(duì)其是極為不公平的。[2]因?yàn)樵谙仁褂萌耸褂蒙虡?biāo)的時(shí)間優(yōu)先于注冊(cè)時(shí)間，存在持續(xù)使用的事實(shí)狀態(tài)，而商標(biāo)的基本作用只有通過使用才能實(shí)現(xiàn)，發(fā)揮商品和服務(wù)的識(shí)別功能，并為生產(chǎn)者和服務(wù)提供者累積商譽(yù)和知名度。只要商標(biāo)通過在先使用產(chǎn)生一定利益，則在先使用人的利益可以通過先用權(quán)制度獲得保護(hù)?！笆褂谩币欢ㄊ巧虡?biāo)法意義上的，需要符合《商標(biāo)法》第48條的規(guī)定。并且由于此條相對(duì)于原《商標(biāo)法實(shí)施條例》增加了“用于識(shí)別商品來源的行為”，強(qiáng)調(diào)商標(biāo)使用的目的性，因此需要排除非基于此目的的行為，例如品牌宣傳等行為。

二、商標(biāo)先用權(quán)制度中“有一定影響”的含義

商標(biāo)先用權(quán)制度中的未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的事實(shí)之外是否需要達(dá)到“有一定影響”的標(biāo)準(zhǔn)？司法實(shí)務(wù)界和理論界對(duì)這一問題仍有爭議。在《商標(biāo)法》修訂前，許多法院在判決理由中持不同觀點(diǎn)。新《商標(biāo)法》于59條第3款增加“有一定影響”作為商標(biāo)先用權(quán)制度的構(gòu)成要件，但對(duì)此理論界仍有分歧。

有學(xué)者認(rèn)為，這一要件過度保護(hù)了注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，與設(shè)立商標(biāo)先用權(quán)的立法目的背道而馳。[2]法律要尊重先使用人的勞動(dòng)成果。在堅(jiān)持注冊(cè)原則的情況下，也應(yīng)注意到商標(biāo)在先使用人和在后注冊(cè)人的利益平衡，不能對(duì)先用權(quán)人過于苛求，要求其使用的商標(biāo)必須有知名度。不能以申請(qǐng)注冊(cè)的時(shí)間在先，對(duì)抗他人在先使用商標(biāo)的事實(shí)，從而禁止該使用人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，侵犯在先使用人的利益。并且在司法實(shí)踐中判斷“有一定影響”的標(biāo)準(zhǔn)不清晰，是否以構(gòu)成著名商標(biāo)來認(rèn)定“有一定影響”不無疑問。

筆者認(rèn)為，規(guī)定“有一定影響”的要件不利于保護(hù)在先使用人的利益，在司法實(shí)踐中不宜嚴(yán)格解釋。首先，依據(jù)文義解釋，《商標(biāo)法》59條第3款中“產(chǎn)生一定影響”的要求應(yīng)低于13條馳名商標(biāo)所要求的“為相關(guān)公眾所熟知”的要求。如果未注冊(cè)的商標(biāo)影響程度已經(jīng)達(dá)到馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)適用未注冊(cè)馳名商標(biāo)的規(guī)定。其次，法院在認(rèn)定商標(biāo)是否具有“一定影響”時(shí)，可參考《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)原《商標(biāo)法》第31條規(guī)定的解釋。當(dāng)由法官依據(jù)案情綜合分析下列各項(xiàng)因素：相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉情況；商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間和地理范圍；該商標(biāo)的任何宣傳工作的時(shí)間、方式、程度、地理范圍；其他使該商標(biāo)產(chǎn)生一定影響的因素。有一定影響的商標(biāo)是指在中國已經(jīng)使用并為一定地域范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊(cè)商標(biāo)。產(chǎn)生影響的地域范圍在一定區(qū)域之內(nèi)即可，而不要求全國范圍內(nèi)。[3]浙江省溫州市中院在上海凱保電器有限公司等訴浙江中凱科技股份有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中將“有一定影響”的商標(biāo)認(rèn)定為在注冊(cè)前持續(xù)使用了一定時(shí)間，存在銷售和廣告宣傳的事實(shí)，而在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度，可以區(qū)分商品和服務(wù)來源的商業(yè)標(biāo)識(shí)。

三、商標(biāo)先用權(quán)制度中“原有范圍”的含義

如何界定“原有范圍”是商標(biāo)先用權(quán)制度中的核心要件。有學(xué)者提出“原有范圍”需要注意的幾個(gè)原則。一是只能在原來已經(jīng)使用的商品或服務(wù)上繼續(xù)使用，不得擴(kuò)大使用的類別和范圍，[3]比如，將使用范圍擴(kuò)大至原先未曾使用的類似的商品和服務(wù)上。二是不得改變已經(jīng)使用的商標(biāo)的內(nèi)容，比如構(gòu)成要素中的圖形、文字、結(jié)構(gòu)、顏色、書寫方式等，但以與他人注冊(cè)商標(biāo)相區(qū)分為目的而進(jìn)行的改動(dòng)除外。三是借鑒專利法中先用權(quán)限制的規(guī)定，商標(biāo)先用人只能在原有生產(chǎn)規(guī)模和銷售區(qū)域內(nèi)使用，不可進(jìn)一步拓展市場規(guī)模和使用地域，過分侵占商標(biāo)權(quán)人的市場利益。

筆者認(rèn)為，商標(biāo)先用權(quán)制度有利于先使用人基于正當(dāng)競爭而取得商業(yè)利益，但應(yīng)對(duì)此進(jìn)行限制，否則將過分影響注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利?！霸褂梅秶钡南拗浦饕w現(xiàn)在地域范圍、商標(biāo)標(biāo)識(shí)的特定商品或服務(wù)以及生產(chǎn)規(guī)模。

首先，商標(biāo)僅能在“原使用之商品或服務(wù)”上繼續(xù)使用，即其繼續(xù)使用不得延伸到類似商品或服務(wù)上。但對(duì)于是否應(yīng)禁止在原有地域范圍之外的繼續(xù)使用，實(shí)踐中有不同的觀點(diǎn)。筆者認(rèn)為，先用權(quán)制度是只在平衡注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人與先使用人的利益，當(dāng)商標(biāo)先使用人基于在先使用的事實(shí)日益擴(kuò)大其使用商標(biāo)的地域范圍時(shí)，消費(fèi)者將產(chǎn)生混淆，這對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人極為不公平。商標(biāo)法保障消費(fèi)者利益之立法目的將因此而受到損害。所以，原使用范圍應(yīng)被限制在一定地域范圍之內(nèi)。況且，商標(biāo)經(jīng)過使用在市場中產(chǎn)生“一定影響”，這種影響受到地域性的局限。因此商標(biāo)先使用人有權(quán)利在該地域范圍內(nèi)繼續(xù)使用原商標(biāo)。

其次，筆者認(rèn)為在一定地域范圍內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模不會(huì)影響商標(biāo)注冊(cè)人的權(quán)益。《專利法》第69條第2項(xiàng)“原有范圍”包括專利申請(qǐng)日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模。但是，商標(biāo)權(quán)與專利權(quán)的性質(zhì)不同，不同商品之間不具有直接的技術(shù)替代性，商品來源的不同僅僅是消費(fèi)者考慮的因素之一，產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、價(jià)格、樣式等因素也決定了消費(fèi)者是否會(huì)購買。所以，即使商標(biāo)先用權(quán)人在原有地域范圍內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并不影響注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人商品的銷售和市場份額，消費(fèi)者仍有選擇權(quán)。并且，商標(biāo)權(quán)人可以要求先使用人附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)以區(qū)分不同商品，防止消費(fèi)者產(chǎn)生混淆。若將先用權(quán)人的生產(chǎn)規(guī)模限制在原有規(guī)模內(nèi)，則剝奪了先用權(quán)人根據(jù)市場狀況繼續(xù)發(fā)展的可能，實(shí)質(zhì)上限制了正當(dāng)競爭，不利于消費(fèi)者根據(jù)自己的意愿選擇不同來源的商品。

[1]曹佳音.我國商標(biāo)法中“商標(biāo)使用”概念辨析[J].北方法學(xué)，2016(2).

[2]王蓮峰.商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則的法律適用——兼評(píng)新商標(biāo)法第59條第3款[J].法治研究，2014(3).

[3]杜穎.商標(biāo)先使用權(quán)解讀——《商標(biāo)法》第59條第3款的理解與適用[J].中外法學(xué)，2014(5).

薛芳(1990-)，女，山東青島人，華東政法大學(xué)，2014級(jí)民商法專業(yè)碩士研究生，研究方向：民商法。

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