金海軍

美國最高法院2016年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)判例解析

金海軍

美國最高法院在2016年開庭期做出7份知識(shí)產(chǎn)權(quán)案判決，反映出美國最高法院日益重視這一領(lǐng)域的趨勢。這些案件爭議的問題包括專利案件的地域管轄、侵權(quán)損害賠償?shù)挠?jì)算、訴訟時(shí)效與懈怠抗辯、專利權(quán)的權(quán)利窮竭、實(shí)用品設(shè)計(jì)的著作權(quán)保護(hù)、商標(biāo)注冊與言論自由等。對它們作全面而具體的介紹與分析，有助于了解美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律的最新動(dòng)態(tài)，促進(jìn)我國在相關(guān)問題上的研究。

美國最高法院 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 案例分析 2016年開庭期

前 言

美國最高法院（以下簡稱最高法院）2016年度開庭期（2016 Term）從2016年10月開始，到2017年6月結(jié)束。根據(jù)其官方網(wǎng)站顯示，最高法院在2016年度審理并判決的案件共計(jì)70件，①https://www.supremecourt.gov/opinions/slipopinion/16.這也創(chuàng)了近十年來的新低。筆者推測，這或許跟最高法院在斯卡利亞大法官于2016年2月去世之后長期缺員有關(guān)。②斯卡利亞大法官在2016年2月13日去世之后，雖然身為民主黨的奧巴馬總統(tǒng)力圖在其任內(nèi)提名新的大法官以填補(bǔ)空缺，但因?yàn)?016年適逢美國總統(tǒng)大選年，且國會(huì)由共和黨占據(jù)多數(shù)席位，故其提名未獲成功，以致該大法官職位一直空缺。2017年1月20日，新當(dāng)選的共和黨總統(tǒng)特朗普宣誓就職，才重啟大法官提名程序。2月1日，特朗普總統(tǒng)提名時(shí)任美國第十巡回法院法官的尼爾?戈薩奇（Neil Gosuch）為最高法院大法官。4月7日，這項(xiàng)提名歷經(jīng)艱難，終于突破在參議院的兩黨之爭，以54:45的投票結(jié)果獲得通過。4月10日，戈薩奇宣誓就職，成為美國最高法院創(chuàng)設(shè)以來的第101位大法官。至此，最高法院結(jié)束長達(dá)一年多的缺員狀態(tài)。根據(jù)觀察家們的分析，最高法院的9位大法官將重新回到保守派略占多數(shù)的局面（5:4）。但是，本年度的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件判決數(shù)量反而高達(dá)7件，其中的專利案判決為5件，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)從近十年來看，均屬很高，僅次于2013年（參見表1）。筆者曾經(jīng)根據(jù)近年來對最高法院的觀察，預(yù)言其判決的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量在今后較長一段時(shí)期將趨于保持在某個(gè)邊際值，亦即每年5件左右。③金海軍：《從2014年度美國最高法院判例看知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中的程序問題》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2015年第12期。從今年的情況來看，這一預(yù)測基本正確。

表1 美國最高法院各開庭期判決總量與知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量（2006-2016年）

最高法院在2016年開庭期所判決的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中，包括了專利案5件，著作權(quán)與商標(biāo)案各1件（參見表2）。從宣告判決的時(shí)間上看，除1起案件是在2016年12月所作，其余案件均集中在2017年上半年，特別是3月和6月。代表最高法院撰寫判決書的大法官分別是：托馬斯大法官3份、阿利托大法官2份，羅伯茨首席大法官和索托馬約爾大法官各1份。本年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件所涉及的爭議，除1起案件為專利地域管轄的程序法問題外，其余均為實(shí)體法問題，主題較為分散，包括侵權(quán)損害賠償?shù)挠?jì)算、訴訟時(shí)效與懈怠抗辯、專利權(quán)的權(quán)利窮竭、實(shí)用品設(shè)計(jì)的著作權(quán)保護(hù)、商標(biāo)注冊與言論自由等。

表2 美國最高法院2016年開庭期知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件判決匯總（按判決公布時(shí)間先后）

以下本文按照不同主題，分別介紹本年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的基本案情、判決結(jié)果與依據(jù)，并對每一案件做一簡要評論。

一、專利損害賠償?shù)挠?jì)算：以侵權(quán)產(chǎn)品的整體還是部分為基礎(chǔ)

（一）Samsung Electronics Co., Ltd.v. Apple Inc.案基本案情的方形圖標(biāo)（圖3）。三星公司隨后也推出了一系列與iPhone手機(jī)相似的智能手機(jī)。蘋果公司于2011年起訴三星公司侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其中包括上述三項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

圖1

該案涉及蘋果公司智能手機(jī)的外觀設(shè)計(jì)專利。蘋果公司在2007年正式發(fā)售iPhone手機(jī)之前，已經(jīng)獲得了多項(xiàng)與此相關(guān)的外觀設(shè)計(jì)專利。其中的D618677號(hào)設(shè)計(jì)專利是手機(jī)的前端屏幕，為圓角黑色矩形（圖1）；D593087號(hào)設(shè)計(jì)專利是前端屏幕的一體化矩形平面設(shè)計(jì)和邊框設(shè)計(jì)（圖2）；D604305號(hào)設(shè)計(jì)專利是手機(jī)的圖形用戶界面，包括高識(shí)別度的圖形排列方式和橢圓角

圖2

圖3

《美國專利法》第289條規(guī)定了侵犯設(shè)計(jì)專利及其法律責(zé)任：制造或銷售在其上適用某一享有專利的外觀設(shè)計(jì)或其欺騙性模仿設(shè)計(jì)的“制造品”（article of manufacture），屬于侵權(quán)行為；行為人“在其總利潤的范圍內(nèi)”（to the extent of his total pro fit）但“不低于250美元”，對專利權(quán)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。④35 U.S.C. § 289.

在該案一審判決期間，陪審團(tuán)認(rèn)定，三星公司制造的各種智能手機(jī)侵犯了蘋果公司所擁有的外觀設(shè)計(jì)專利，并裁決應(yīng)當(dāng)支付蘋果公司損害賠償金3.99億美元。這一數(shù)額的計(jì)算依據(jù)是，三星公司從其侵權(quán)的智能手機(jī)銷售中所獲得的全部利潤。三星公司對此提起上訴，認(rèn)為該案相關(guān)的制造品不是整臺(tái)手機(jī)，而只是智能手機(jī)的面板或者屏幕，故損害賠償金應(yīng)予相應(yīng)減少。聯(lián)邦巡回法院駁回了三星公司的上訴，維持一審法院關(guān)于損害賠償金的判決。聯(lián)邦巡回法院的理由是，三星智能手機(jī)的組件（components）不是對普通消費(fèi)者單獨(dú)出售的，并不構(gòu)成相互分離（distinct）的制造品，故不應(yīng)當(dāng)為此而限制損害賠償。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2016年10月11日舉行口頭辯論，2016年12月6日作出判決。索托馬約爾大法官撰寫全體一致的法院意見，最終撤銷聯(lián)邦巡回法院的判決，將案件發(fā)回重審。

最高法院認(rèn)定：對于由多個(gè)組件構(gòu)成的產(chǎn)品（multicomponent product），《專利法》第289條規(guī)定損害賠償金計(jì)算所依據(jù)的相關(guān)“制造品”，并非必須是出售給消費(fèi)者的最終產(chǎn)品（end product），也可以是該產(chǎn)品的組件。具體理由如下：

1.制定法的文本已經(jīng)解決了這個(gè)問題。首先，根據(jù)美國權(quán)威的英文詞典，對于“制造品”（article of manufacture）一詞應(yīng)作廣義解釋，是指一件由手工或者機(jī)器制造的物品，既包括出售給消費(fèi)者的產(chǎn)品，也包括該產(chǎn)品的某個(gè)組件。這個(gè)理解與《專利法》第171（a）條的規(guī)定相一致，后者規(guī)定了某些“制造品的設(shè)計(jì)”（designs for an article of manufacture）有資格受到外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)，而專利局以及法院對此的理解就是，允許將一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利擴(kuò)展到某一多組件產(chǎn)品的組件上。⑤See Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Of fice 311; Application of Zahn, 617 F.2d 261, 268 (C.C.P.A.).這一解釋也與最高法院對于《專利法》第101條中“制造品”一詞的解讀相一致，后者規(guī)定“任何新的、有用的……制造品”都有資格獲得實(shí)用專利的保護(hù)。⑥D(zhuǎn)iamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980).而在判例或者學(xué)理解釋上，將“制造品”一詞也是作廣義解釋的，包括了“被看作與機(jī)器本身相分離的零件”。⑦1 W. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions §183, p. 270 (1890).

2.由于“制造品”一詞范圍廣泛，足以涵蓋某一銷售給消費(fèi)者的產(chǎn)品以及該產(chǎn)品的一個(gè)組件，而無論該組件是否單獨(dú)銷售，因此，聯(lián)邦巡回法院對“制造品”一詞持狹義解釋，不符合第289條的文本。

但是，對于該案的核心問題，亦即該案爭議的各項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利所涉及的相關(guān)制造品究竟是智能手機(jī)還是某一特定的智能手機(jī)的組件，最高法院則以該案缺乏當(dāng)事方的充分陳述為由，未作進(jìn)一步的裁決。因此，最高法院將該案發(fā)回聯(lián)邦巡回法院，由其解決這些剩余的問題。

（三）簡要評論

這是蘋果公司訴三星公司侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)系列案中的一個(gè)，也是這場所謂的“世紀(jì)專利訴訟”中迄今唯一上訴至最高法院并獲得判決的案件。在蘋果公司與三星公司的訴訟案件中，三星公司向聯(lián)邦巡回法院提起上訴的，涉及一系列法律問題。而聯(lián)邦巡回上訴法院的判決包括了兩個(gè)方面，其中，對一審判決予以維持的是關(guān)于外觀設(shè)計(jì)專利的侵權(quán)認(rèn)定、關(guān)于兩項(xiàng)實(shí)用專利的有效性的認(rèn)定以及關(guān)于侵犯外觀設(shè)計(jì)專利和實(shí)用專利的損害賠償金的認(rèn)定；而予以撤銷的部分，則涉及商業(yè)外觀的淡化。最高法院在該案中處理的，僅僅涉及侵犯外觀設(shè)計(jì)專利的損害賠償?shù)挠?jì)算問題。⑧參見本案美國最高法院判決書，注釋①。另根據(jù)最新報(bào)道，最高法院對于涉及實(shí)用發(fā)明專利的部分也頗有興趣，⑨Barbara Grzincic，“High court signals interest in Apple–Samsung patent fight”（最高法院顯示出對蘋果訴三星專利之戰(zhàn)的興趣），6/26/17 REUTERS LEGAL.故蘋果公司訴三星公司專利案的其余部分仍有可能在最高法院繼續(xù)開打，大家可以拭目以待。

該案判決書只有區(qū)區(qū)9頁，這與動(dòng)輒幾十頁的判決相比，篇幅可謂簡短。最高法院所要解決的問題，其實(shí)僅涉及專利法條款中一個(gè)用語的解釋，即“制造品”一詞究竟應(yīng)當(dāng)采用狹義解釋還是廣義解釋。地區(qū)法院和聯(lián)邦巡回法院均采用狹義解釋，故其判決三星公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償損失，是按照侵權(quán)人向消費(fèi)者出售的最終產(chǎn)品（即智能手機(jī)）的全部利潤作為依據(jù)來計(jì)算的。最高法院則認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用廣義解釋，即該用語既可以指最終產(chǎn)品，也可以指最終產(chǎn)品的某個(gè)組件。

該案雖然只涉及外觀設(shè)計(jì)專利及其法律救濟(jì)，但是，這一判決的思路卻可能影響發(fā)明專利的保護(hù)。特別是，在像智能手機(jī)這樣由成百上千個(gè)組件所構(gòu)成的復(fù)雜產(chǎn)品上，如果只是其中某個(gè)組件侵犯專利權(quán)的，又將如何計(jì)算損害賠償。因此，本案實(shí)際上深負(fù)重義，其對于復(fù)雜產(chǎn)品的法律救濟(jì)而言，堪比最高法院十年前關(guān)于禁令救濟(jì)適用標(biāo)準(zhǔn)的eBay案的判決。⑩eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

二、侵犯專利權(quán)案件的懈怠抗辯：訴訟時(shí)效與懈怠抗辯孰優(yōu)先

（一）SCA Hygiene Products Aktiebolag v.First Quality Baby Food Products L.L.C.案基本案情

該案雙方當(dāng)事人分別簡稱為S C A與First Quality，它們都是成人失禁產(chǎn)品（adult incontinence products）的制造商。2003年，SCA通知First Quality，稱其侵犯了一項(xiàng)專利（專利號(hào)6375646 B1，簡稱646專利）。First Quality回復(fù)稱，自己的專利（專利號(hào)5415649，簡稱649專利）比SCA的646專利時(shí)間更早，并且兩者披露的是“相同的尿布構(gòu)造”，因此，646專利無效，后者不能以此指控侵權(quán)。2004年，SCA向美國專利商標(biāo)局提起重新審查（reexamination）程序，要求根據(jù)First Quality的649專利而決定自己的646專利是否有效。2007年3月，美國專利商標(biāo)局頒發(fā)證書，確認(rèn)SCA的646專利有效。SCA于2010年10月向法院起訴First Quality侵犯其專利權(quán)。聯(lián)邦地區(qū)法院則根據(jù)First Quality的動(dòng)議，以衡平法上的禁止反悔（equitable estoppel）和懈?。╨aches）規(guī)則為由，做出了有利于First Quality的簡易判決。SCA不服，提起上訴。而就在SCA的上訴進(jìn)入案件審理階段時(shí)，最高法院在佩特拉（Petrella）案?Petrella v. Metro –Goldwyn–Mayer, Inc., 572 U.S. –, 134 S.Ct. 1962 (2014).中認(rèn)定，懈怠規(guī)則不能排除當(dāng)事人在著作權(quán)法規(guī)定的3年訴訟時(shí)效期間內(nèi)所提出的損害賠償請求。不過，聯(lián)邦巡回法院審理該案的一個(gè)合議庭（panel）雖然撤銷了地區(qū)法院關(guān)于衡平法上禁止反悔的認(rèn)定，但還是維持了有關(guān)懈怠的認(rèn)定，其根據(jù)是，以該法院在1992年的Aukerman案?A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F. 2d 1020 (1992) (en banc).作為先例，后者允許當(dāng)事人針對專利法的6年訴訟時(shí)效期間?35 U.S.C. § 286.內(nèi)所發(fā)生的損害賠償請求而提出懈怠抗辯。之后，聯(lián)邦巡回法院決定組成全席審判庭（en banc court），根據(jù)最高法院的佩特拉案而重審該案，但是，該法院最終以6：5的判決結(jié)果，再次確認(rèn)了由原合議庭所作的關(guān)于懈怠的認(rèn)定。于是，該案又上訴至最高法院。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2016年11月1日開庭審理本案，2017年3月21日作出判決。阿利托大法官撰寫法院意見，對于聯(lián)邦巡回法院的判決予以部分撤銷，發(fā)回重審。除布雷耶大法官單獨(dú)撰寫反對意見外，其余大法官均贊同法院意見。

最高法院認(rèn)為：針對在《專利法》第286條規(guī)定的6年訴訟時(shí)效期間內(nèi)所提起的損害賠償請求，被告不得援引懈怠規(guī)則作為抗辯事由。

1.最高法院的佩特拉案判決，既是基于分權(quán)原則（separation-of-powers principles），也是出于懈怠規(guī)則在衡平法上的傳統(tǒng)作用。懈怠規(guī)則是針對原告未及時(shí)提出權(quán)利主張（untimely claims）而為被告提供的一層保護(hù)，然而，訴訟時(shí)效也起著同樣的作用。國會(huì)既然通過立法規(guī)定訴訟時(shí)效，那就反映了國會(huì)的如下決定，即透過一項(xiàng)嚴(yán)格而明確的規(guī)則，相比于通過個(gè)案性的司法判定（a case-specific judicial determination）而更加有利于判斷當(dāng)事人是否及時(shí)主張權(quán)利。如果在由國會(huì)具體規(guī)定的訴訟時(shí)效期間內(nèi)，還允許適用懈怠規(guī)則，那就等于賦予法官擔(dān)任一種超越司法機(jī)關(guān)權(quán)力的“壓倒立法”（legislationoverriding）的角色。?572 U.S., –, 134 S.Ct. 1962, 1975.此外，若在訴訟時(shí)效期間內(nèi)適用懈怠規(guī)則，還將與衡平法法院之所以形成該種辯護(hù)的漏洞填補(bǔ)目的（gap-filling purpose）相沖突。懈怠是一項(xiàng)用于填補(bǔ)漏洞的規(guī)則，而一旦立法規(guī)定了訴訟時(shí)效，那就表示并不存在漏洞，也就毋需適用懈怠規(guī)則了。?這一點(diǎn)也是持反對意見的布雷耶大法官所不贊同的。布雷耶認(rèn)為，在專利法中仍然存在一個(gè)“漏洞”，即訴訟時(shí)效規(guī)定就使得專利權(quán)人可以等待時(shí)機(jī)，直到侵權(quán)產(chǎn)品獲得成功之后再提起侵權(quán)訴訟。

2.盡管佩特拉案所涉及的是著作權(quán)法訴訟時(shí)效，但其推理同樣適合于《專利法》第286條。在佩特拉案中，最高法院根據(jù)《著作權(quán)法》的用語而發(fā)現(xiàn)了國會(huì)的如下判斷，若當(dāng)事人在其權(quán)利主張形成之時(shí)起3年內(nèi)提出主張的，法院不能以時(shí)間方面為由將之駁回。?572 U.S.,–, 134 S.Ct. 1962.基于同樣的邏輯，《專利法》第286條也代表了國會(huì)的判斷，即專利權(quán)人可以在其提出主張的6年時(shí)間內(nèi)，就任何侵權(quán)行為要求獲得損害賠償。

First Quality認(rèn)為該案與佩特拉案不同，因?yàn)椤秾＠ā返?86條并不是真正的訴訟時(shí)效。真正的訴訟時(shí)效期間應(yīng)當(dāng)從訴因產(chǎn)生之日開始計(jì)算，而第286條卻是從提交起訴狀之日向后推算的。對此，最高法院認(rèn)為，佩特拉案已經(jīng)反復(fù)表明，著作權(quán)法關(guān)于時(shí)效期間的特征，其實(shí)也是從提起訴訟之日向后計(jì)算的，因此，它與《專利法》第286條并無不同。First Quality還認(rèn)為，一個(gè)真正的訴訟時(shí)效應(yīng)當(dāng)從原告發(fā)現(xiàn)某一訴因時(shí)開始計(jì)算，而第286條并不符合這種情況，但最高法院認(rèn)為，在通常情況下，訴訟時(shí)效開始于權(quán)利主張產(chǎn)生之日，而不是始于訴因被發(fā)現(xiàn)之日。

3.聯(lián)邦巡回法院在判決中認(rèn)為，《專利法》第286條在一開始提到“除非法律另有規(guī)定”（except as otherwise provided by law），因此，《專利法》第282條的規(guī)定——為“涉及專利有效性或者侵權(quán)行為的任何訴訟”提供抗辯?《專利法》第282（b）條的規(guī)定是：“在涉及專利有效性或者侵權(quán)行為的任何訴訟中，以下情形應(yīng)當(dāng)作為抗辯，并且可以在訴訟中提出：（1）不侵權(quán)、對侵權(quán)行為無責(zé)任或者具有不可執(zhí)行性”（The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:“(1) Noninfringement, absence of liability for in fringement or unenforceability.）.——就通過將懈怠規(guī)定為抗辯事由的方式，為第286條創(chuàng)設(shè)了一種例外；First Quality同樣主張，懈怠就是第282（b）（1）條范圍內(nèi)依據(jù)“不可執(zhí)行性”（unenforceability）而提出的一項(xiàng)抗辯事由。但最高法院認(rèn)為，即使假設(shè)第282（b）（1）條包含了某種程度的懈怠抗辯，也不能必然推出，可以援引該抗辯來阻止當(dāng)事人在第286條規(guī)定的期限內(nèi)提起損害賠償主張。實(shí)際上，假如國會(huì)選擇在《專利法》中既包括損害賠償?shù)脑V訟時(shí)效，又包含一項(xiàng)可適用于損害賠償主張的懈怠抗辯，那么，如此做法即使談不上史無前例，也將是極不正常的。無論是聯(lián)邦巡回法院還是該案任何一方當(dāng)事人，都不能確定會(huì)有這樣的聯(lián)邦制定法，可以針對權(quán)利人不及時(shí)提起索賠的情形而為被告提供這樣的雙重保護(hù)。

4.聯(lián)邦巡回法院和First Quality依據(jù)下級法院在1952年《專利法》之前所判決的專利案件，主張第282條就是對1952年之前允許針對損害賠償請求提出懈怠抗辯的慣例所進(jìn)行的法典化。但最高法院對此不予認(rèn)可，認(rèn)為在當(dāng)時(shí)的相關(guān)法律情形中，最突出的特點(diǎn)其實(shí)是這樣一項(xiàng)廣為接受的規(guī)則，即不能援引懈怠來阻止一項(xiàng)在由國會(huì)所確定的訴訟時(shí)效期間內(nèi)提起的損害賠償主張。這一規(guī)則在佩特拉案判決中也得到了證實(shí)與重申，?572 U.S., –, 134 S.Ct. 1962.下級法院并沒有形成一個(gè)廣泛而明確的、可以來支持如此結(jié)論的推論，即第282（b）（1）條是對一項(xiàng)非常不同的專利法特有規(guī)則（patent-law-specific rule）的法典化。而且，即便下級法院有這樣的看法，當(dāng)其與最高法院的意見不一致時(shí)，也應(yīng)當(dāng)以后者為優(yōu)先。?“在我們的司法體系中，最高法院的意見就是支配性的?！保↖n our judicial system, the Supreme Court's understanding is controlling）。參見休斯法官在本案的聯(lián)邦巡回法院判決所撰寫的反對意見。

5.聯(lián)邦巡回法院和First Quality依據(jù)的是三種類型的案件：（1）1938年之前的衡平法案件；（2）1938年之前依據(jù)普通法提出賠償主張的案件；（3）1938年當(dāng)普通法與衡平法合并之后所判決的案件。但是最高法院認(rèn)為，這些案件都沒能證明有這樣一個(gè)廣泛而明確的共識(shí)，可以支持在專利案件中將懈怠規(guī)則適用于損害賠償?shù)闹鲝垺?/p>

1938年之前的許多衡平法案件甚至都沒有透露原告是否要求損害賠償，而在那些尋求損害賠償?shù)陌讣?，有許多也只是在法官的附屬意見（dicta）中提出建議，懈怠可能會(huì)限制損害賠償。雖然有少數(shù)案件適用懈怠作為針對損害賠償請求的抗辯，但這些案件數(shù)量太少，不足以證明產(chǎn)生了一種全國性的確定的共識(shí)。無論如何，最可能從1938年以前的衡平法案件中獲得的結(jié)論是，懈怠可能在某一家衡平法院中擊敗權(quán)利人的損害賠償請求，但并不是說，該項(xiàng)抗辯就可以完全阻止專利權(quán)人追討損害賠償。

同樣的，即使由First Quality所引用的1938年之前的全部3個(gè)案例都認(rèn)定，懈怠可以被適用于在訴訟時(shí)效期間內(nèi)提起的損害賠償主張，但其案例數(shù)量還是太少，不足以推翻國會(huì)以一般性的普通法原則作為背景進(jìn)行立法的推定。First Quality認(rèn)為，不應(yīng)當(dāng)以案件數(shù)量太少而使其立場處于不利地位，因?yàn)樵?870年以后，在普通法上提起的專利案件數(shù)量本身就很少。但是，這是First Quality應(yīng)承擔(dān)的舉證責(zé)任，它要證明國會(huì)已經(jīng)背離了傳統(tǒng)的普通法規(guī)則。

至于1938年之后的專利判例法，則很少有證據(jù)支持First Quality的如下主張，即在普通法與衡平法合并之后，法院繼續(xù)將懈怠規(guī)則適用于損害賠償主張。只有2家上訴法院曾經(jīng)認(rèn)為，懈怠可以阻止當(dāng)事人提出損害賠償主張，故并不足以構(gòu)成一種確定的、統(tǒng)一的慣例，認(rèn)為可以將懈怠適用于損害賠償主張。

（三）簡要評論

該案實(shí)際上是最高法院三年前所判決的佩特拉案的延續(xù)。?關(guān)于佩特拉案的基本案情以及最高法院判決依據(jù)，參見金海軍：《美國最高法院2013年開庭期知識(shí)產(chǎn)權(quán)判例解析》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014年第10期，第101-103頁。盡管佩特拉案是一起著作權(quán)案件，但最高法院在其判決中采用了范圍更加廣泛的看法：在面對由國會(huì)立法所制定的訴訟時(shí)效時(shí)，就不能再引用懈怠規(guī)則來阻止當(dāng)事人尋求法律救濟(jì)。?572 U. S., at ___, 134 S.Ct. 1962, 1974（In the face of a statute of limitations enacted by Congress, laches cannot be invoked to bar legal relief）.因此，佩特拉案作為最高法院的判例，其約束力顯然并不局限于著作權(quán)案件。美國著作權(quán)法與專利法所規(guī)定的訴訟時(shí)效并不相同，分別為3年和6年，而該案是針對侵犯專利權(quán)所提起的損害賠償之訴，但是，佩特拉案判決還是成為該案處理的重要依據(jù)。最高法院在該案中明確認(rèn)定，權(quán)利人只要在專利法規(guī)定的訴訟時(shí)效內(nèi)提起損害賠償主張，被告就不得以懈怠作為抗辯事由。

關(guān)于衡平法上的懈怠規(guī)則。懈怠規(guī)則并非出于制定法的規(guī)定，而是由衡平法院發(fā)展起來的，意在保護(hù)被告免于受到“不合理的、損害性的拖延起訴”（unreasonable, prejudicial delay in commencing suit）。?572 U. S., at ___, 134 S.Ct. 1962,1974-75.“衡平法上的懈怠規(guī)則禁止原告不合理地拖延起訴或者保護(hù)權(quán)利而又繼續(xù)起訴以損害被告”。?1 D. Dobbs, Law of Remedies §2.3(5), p. 89 (2d ed. 1993)（The equitable doctrine of laches bars the plaintiff whose unreasonable delay in prosecuting a claim or protecting a right has worked a prejudice to the defendant）.美國在1938年發(fā)生普通法法院與衡平法法院的合并，而在此之前，一般只有在衡平法院才可以提出懈怠抗辯。最高法院在本案判決中也提到，“聯(lián)邦法院始終具有普通法與衡平法的權(quán)力，但除了《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》，它們是根據(jù)明顯分開的衡平法案件與衡平法規(guī)則加以運(yùn)行的?！?1 Dobbs §2.6(1), at 148, n. 2.當(dāng)然在合并之后，懈怠規(guī)則就可以適用于所有的聯(lián)邦法院了。

我國專利法與著作權(quán)法所規(guī)定的訴訟時(shí)效為2年，但是，隨著《民法總則》規(guī)定一般訴訟時(shí)效延長至3年，?《中華人民共和國民法總則》第188條。它們的訴訟時(shí)效也應(yīng)當(dāng)相應(yīng)延長。整體而言，我國法律規(guī)定的侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟時(shí)效還是較美國的訴訟時(shí)效為短。當(dāng)然，在我國也不存在諸如衡平法上的懈怠規(guī)則之類在美國獨(dú)有的抗辯事由，因此，該案所涉及的問題并不會(huì)在我國法院發(fā)生。但是，如何既讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人獲得保護(hù)，又不至發(fā)生權(quán)利人故意怠于行使權(quán)利以致被告的利益受到損害，仍然是包括我國在內(nèi)的各國法律所應(yīng)當(dāng)考慮的問題。

三、專利權(quán)的權(quán)利窮竭問題：限制轉(zhuǎn)售與平行進(jìn)口

（一）Impression Products, Inc. v.Lexmark International Inc.案基本案情

按照美國專利法，專利權(quán)人有權(quán)“排除他人在美國全國制造、使用、許諾銷售或者銷售其發(fā)明，或?qū)⒃摪l(fā)明進(jìn)口至美國”。?“exclude others from making, using, offering for sale, or selling [its] invention throughout the United States or importing the invention into the United States.” 35 U.S.C. §154（a）.因此，任何人未經(jīng)專利權(quán)人“授權(quán)”而從事上述任何行為之一的，均可能承擔(dān)侵犯專利權(quán)的責(zé)任。?35 U.S.C. §271（a）.但是，專利權(quán)人在將其產(chǎn)品出售之后，就無法再通過專利法來控制該產(chǎn)品，這就是所謂的專利權(quán)“窮竭”（exhaust）。

該案原告利盟國際公司（Lexmark International，Inc.）是美國一家主要的激光打印機(jī)制造商與銷售商，同時(shí)也為國內(nèi)外客戶設(shè)計(jì)、制造和銷售硒鼓（toner cartridges，也稱“碳粉盒”）。它擁有一系列專利，涵蓋了這些硒鼓的組件及其使用方法。利盟公司在銷售硒鼓時(shí)，向客戶提供兩種選擇：一種是客戶以全價(jià)購買硒鼓，這樣就不受任何限制條件的約束。另一種是客戶參加利盟公司的“回收計(jì)劃”（Return Program），從而以折扣價(jià)購買硒鼓?？蛻舾鶕?jù)回收計(jì)劃享受低價(jià)購買硒鼓的優(yōu)惠，其對價(jià)是必須與利盟公司簽署一份合同，同意一次性使用硒鼓，并且不得將用完后的硒鼓轉(zhuǎn)讓給除利盟公司之外的他人。

利盟公司此舉是針對它的競爭對手，這些再制造商（remanufacturers）從美國的買家那里取得用完之后的利盟硒鼓（包括屬于回收計(jì)劃的硒鼓），將其重新填充墨粉，予以轉(zhuǎn)售。再制造商還從海外買家獲得利盟硒鼓，也采取相同的處理手法，并且進(jìn)口到美國。利盟公司針對包括印象產(chǎn)品公司（Impression Products，Inc.）在內(nèi)的多家再制造商提起訴訟，認(rèn)為它們使用如下兩類利盟硒鼓構(gòu)成侵權(quán)。第一類是利盟公司在美國境內(nèi)銷售的屬于回收計(jì)劃的硒鼓。利盟公司認(rèn)為，由于其在合同中已經(jīng)明確禁止重復(fù)使用和轉(zhuǎn)售這些硒鼓，因此，印象產(chǎn)品公司在翻新和轉(zhuǎn)售時(shí)侵犯其專利權(quán)。第二類是利盟公司在國外銷售并由印象產(chǎn)品公司進(jìn)口到美國的硒鼓。利盟公司聲稱，它從來沒有授權(quán)進(jìn)口這些硒鼓，所以，印象產(chǎn)品公司的行為侵犯其專利權(quán)。

印象產(chǎn)品公司則提出動(dòng)議，請求駁回訴訟請求。其理由是，利盟公司在美國國內(nèi)和國外的銷售，使得該硒鼓上的專利權(quán)已經(jīng)窮竭，因此，印象產(chǎn)品公司可以自由地翻新和轉(zhuǎn)售這些硒鼓，并且將其在海外取得的硒鼓進(jìn)口到美國。聯(lián)邦地區(qū)法院針對國內(nèi)回收計(jì)劃的硒鼓批準(zhǔn)其動(dòng)議，但拒絕了針對國外銷售的硒鼓的動(dòng)議。雙方當(dāng)事人均提起上訴。聯(lián)邦巡回法院舉行全席（en banc）審理，最終針對兩類硒鼓，均作出了有利于利盟公司的裁決。首先，針對利盟公司在美國國內(nèi)銷售的屬于回收計(jì)劃的硒鼓，聯(lián)邦巡回法院依據(jù)1992年的一個(gè)判例，?Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F. 2d 700 (1992).認(rèn)為專利權(quán)人可以在出售某一產(chǎn)品的同時(shí)，通過明確傳達(dá)的方式而對于銷售后的使用或轉(zhuǎn)售行為作出合法的限制，并保留通過提起侵權(quán)之訴的方式予以強(qiáng)制執(zhí)行。印象產(chǎn)品公司知道利盟公司在出售硒鼓時(shí)設(shè)有該等限制，并且這些限制也沒有違反任何法律，因此，利盟公司的銷售行為并未使其專利權(quán)發(fā)生窮竭，其可以起訴印象產(chǎn)品公司侵犯專利權(quán)。其次，針對利盟公司在國外銷售的硒鼓，聯(lián)邦巡回法院同樣找到了先例，?Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F. 3d 1094 (2001).認(rèn)為當(dāng)專利權(quán)人在海外銷售某一產(chǎn)品時(shí)，并不會(huì)導(dǎo)致在該產(chǎn)品上的專利權(quán)發(fā)生窮竭。因此，當(dāng)印象產(chǎn)品公司進(jìn)口利盟公司在國外所銷售的硒鼓時(shí)，利盟公司可以提起侵權(quán)之訴。聯(lián)邦巡回法院的戴克（Dyk）法官與休斯（Hughs）法官對該判決持反對意見。印象產(chǎn)品公司將該案上訴至最高法院并獲得受理。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院在2017年3月21日開庭審理該案，并于2017年5月30日作出判決。羅伯茨首席大法官撰寫法院意見：撤銷聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，發(fā)回重審。除金斯伯格大法官撰寫部分協(xié)同與部分反對意見外，其余大法官均贊同法院意見。

最高法院認(rèn)為：專利權(quán)人在決定將其產(chǎn)品出售之后，無論是否存在合同上的限制，抑或銷售行為發(fā)生于國外，該產(chǎn)品上的專利權(quán)均發(fā)生窮竭。

1.利盟公司在美國國內(nèi)銷售但屬于回收計(jì)劃的硒鼓，其專利權(quán)發(fā)生窮竭。當(dāng)專利權(quán)人決定出售其產(chǎn)品時(shí)，在該產(chǎn)品上的專利權(quán)即全部窮竭，而不管專利權(quán)人聲稱施加了何種限制。因此，即使利盟公司與買家的合同中設(shè)有明確的限制，并且根據(jù)合同法，該限制具有強(qiáng)制執(zhí)行力，但是，它們并非賦予利盟公司以某種權(quán)利，可以在其已選擇銷售的產(chǎn)品上保留專利權(quán)。

（1）專利法授予專利權(quán)人以“排除他人制造、使用、許諾銷售或者銷售其發(fā)明的權(quán)利”?35 U.S.C. § 154(a).。從過去的一百六十多年以來，專利權(quán)窮竭的規(guī)則（doctrine of patent exhaustion）早已成為對于該項(xiàng)排他權(quán)的一種限制：當(dāng)專利權(quán)人出售產(chǎn)品時(shí)，該產(chǎn)品“即不再屬于專利壟斷效力的范圍之內(nèi)”，而是變成了購買人“個(gè)人的私有財(cái)產(chǎn)”（private, individual property）。?Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539, 549–550, 14 L.Ed. 532.（1852）.如果專利權(quán)人通過談判訂立合同，限制購買人使用或轉(zhuǎn)售該產(chǎn)品的權(quán)利，那么，該限制即便可以作為一個(gè)合同法問題而得到強(qiáng)制執(zhí)行，也不得通過提起侵犯專利權(quán)之訴來加以執(zhí)行。

權(quán)利窮竭規(guī)則標(biāo)志著，專利權(quán)應(yīng)當(dāng)服從于有關(guān)禁止就商品轉(zhuǎn)讓施加限制的普通法原則。專利法的目的是確保發(fā)明人對其發(fā)明獲得經(jīng)濟(jì)回報(bào)，從而促進(jìn)創(chuàng)新。一旦專利權(quán)人出售其產(chǎn)品，這種回報(bào)即已得到確保；何況專利法也沒有規(guī)定任何依據(jù)，可以對該產(chǎn)品的使用和受益作出限制。假如允許作這樣的進(jìn)一步限制，就會(huì)違反“關(guān)于拒絕允許對動(dòng)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓作出限制的普通法”。?Kirtsaeng v. John Wiley＆Sons，Inc.，568 U.S. 519,538.正如柯克勛爵（Lord Coke）在17世紀(jì)所提出的，如果所有權(quán)人在銷售之后仍然限制該物品的轉(zhuǎn)售或使用，那么，這個(gè)限制是“無效的，因?yàn)椤`反了貿(mào)易與流通，以及人與人之間的交易與契約”。?1 E. Coke, Institutes of the Laws of England § 360, p. 223 (1628).正是在這種反對就轉(zhuǎn)讓設(shè)置限制的背景下，國會(huì)制定并且不斷修改專利法，從而把這樣的原則反映在權(quán)利窮竭規(guī)則之中。

最高法院長期以來即已認(rèn)定，就算專利權(quán)人在出售其產(chǎn)品時(shí)設(shè)有一項(xiàng)明示的或者合法的限制，專利權(quán)人仍不得在該產(chǎn)品上保留專利權(quán)。?See Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, （2008）.通過考察一系列已經(jīng)確立的先例，最高法院認(rèn)為，該案只能有一個(gè)結(jié)果：利盟公司不能針對在美國銷售的屬于回收計(jì)劃的硒鼓而起訴印象產(chǎn)品公司侵犯專利權(quán)，因?yàn)橐坏├斯境鍪圻@些硒鼓，它通過專利法來控制它們的權(quán)利就窮竭了。

（2）聯(lián)邦巡回法院之所以在該案中得出了不同的結(jié)果，是基于其推理的如下前提：權(quán)利窮竭是一種針對侵犯專利權(quán)的制定法規(guī)則所進(jìn)行的解釋，而后者禁止任何人“未經(jīng)授權(quán)”（without authority）使用或銷售專利產(chǎn)品。因此，在聯(lián)邦巡回法院看來，權(quán)利窮竭所反映的是一項(xiàng)默認(rèn)規(guī)則（default rule），亦即，一旦專利權(quán)人銷售了某一產(chǎn)品，就是“假定性地‘授權(quán)’（authority）購買人可以使用并轉(zhuǎn)售該產(chǎn)品”。?816 F.3d 721, 742.但是，假如專利權(quán)人以明確的方式，限制購買人的權(quán)利，從而保留某些方面的授權(quán)，那么，該專利權(quán)人仍然可以通過提起侵犯專利權(quán)訴訟的方式來強(qiáng)制執(zhí)行該限制。?同揭，第741頁。

聯(lián)邦巡回法院此番邏輯的問題就在于，權(quán)利窮竭規(guī)則并不是隨銷售而來的關(guān)于授權(quán)的假設(shè)（presumption）；它是對專利權(quán)人的權(quán)利范圍的一種限制（limit）。專利法賦予專利權(quán)人一種有限的排他權(quán)，而權(quán)利窮竭規(guī)則就是要使該權(quán)利耗盡。購買人有權(quán)使用、銷售或者進(jìn)口該產(chǎn)品，是因?yàn)檫@些都是隨所有權(quán)而來的權(quán)利，并不是因?yàn)樗驅(qū)＠麢?quán)人購買了可以從事這些行為的授權(quán)。

2.對于利盟公司在國外出售的硒鼓，印象產(chǎn)品公司是從海外買家那里獲得此類硒鼓并且進(jìn)口到美國的，利盟公司對此也不能起訴侵權(quán)。授權(quán)在美國境外銷售，就如同在美國境內(nèi)的銷售那樣，也會(huì)導(dǎo)致根據(jù)專利法所享有的權(quán)利全部窮竭。

關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國際窮竭問題，在著作權(quán)法的情形中也有提出并且已經(jīng)得到解決。根據(jù)首次銷售規(guī)則（即著作權(quán)的權(quán)利窮竭規(guī)則），著作權(quán)人在出售其作品的合法制作的復(fù)制件時(shí)，即已失去限制購買人“出售或以其他方式處分……該復(fù)制件”的權(quán)利。?17 U.S.C. § 109(a).在四年前的Kirtsaeng案?Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013).中，最高法院認(rèn)定，首次銷售規(guī)則適用于著作權(quán)人在國外制作和銷售的作品復(fù)制件。

Kirtsaeng案判決的核心事實(shí)是：首次銷售規(guī)則根源于如下的普通法原則，反對在商品的轉(zhuǎn)讓上施加限制。因?yàn)檫@項(xiàng)原則在地理范圍上不作任何區(qū)分，并且著作權(quán)法的文本中也沒有規(guī)定這樣的區(qū)分，所以，直接適用首次銷售規(guī)則就必然得出如下結(jié)論，即該規(guī)則同樣適用于在國外的銷售。

同樣地，如果直接適用上述原則，那么，專利權(quán)的權(quán)利窮竭規(guī)則也適用于在國外的銷售。專利的權(quán)利窮竭同樣起源于有關(guān)禁止就商品轉(zhuǎn)讓施加限制的普通法原則，并且在專利法的任何文本當(dāng)中，也沒有表明國會(huì)有意將這一規(guī)則局限于國內(nèi)銷售。專利的權(quán)利窮竭規(guī)則與著作權(quán)的首次銷售規(guī)則，這兩者在理論或者實(shí)踐意義上并不存在什么區(qū)分：一方面，兩者具有某種“強(qiáng)烈的相似性……以及相同的宗旨”，?Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1, 13,（strong similarity ...... and identity of purpose）.另一方面，日常生活中的許多產(chǎn)品往往既受到專利權(quán)保護(hù)也受到著作權(quán)的保護(hù)。

利盟公司主張：因?yàn)閷＠ㄏ拗茖＠麢?quán)人所享有的排他權(quán)，其針對的行為都是發(fā)生在美國國內(nèi)的制造、使用、銷售或進(jìn)口，所以，在國外的銷售并不導(dǎo)致專利權(quán)窮竭。由于這些排他權(quán)并不適用于國外，專利權(quán)人可能就無法以其在美國的相同價(jià)格而在國外銷售其產(chǎn)品，并因此無法確保其獲得由美國專利法所保證的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。利盟公司提出，假如沒能獲得這個(gè)回報(bào)，權(quán)利窮竭就不應(yīng)當(dāng)發(fā)生。

最高法院對此則提出，專利權(quán)的地域性限制并不是它與著作權(quán)保護(hù)相區(qū)分的依據(jù)，因?yàn)檫@兩種權(quán)利都不具有域外效力（extraterritorial effect）。因此，地域性限制并不能支持利盟公司的論點(diǎn)。權(quán)利窮竭是針對專利授權(quán)的一個(gè)明顯的限制，它是在專利權(quán)人決定將專利產(chǎn)品以某種其認(rèn)為合適的價(jià)格出售時(shí)觸發(fā)的。專利權(quán)人在國外不能按其在美國那樣為產(chǎn)品指定相同的價(jià)格，從而可能無法獲得同樣數(shù)額的回報(bào)。但是，專利法并不保證專利權(quán)人一定能夠得到某個(gè)特定的價(jià)格。毋寧說，專利法只是確保專利權(quán)人可以為每一件在其專利壟斷范圍內(nèi)的產(chǎn)品獲得一次回報(bào)——亦即他認(rèn)為令人滿意的價(jià)格。針對利盟公司所引用的作為最高法院早期判例的Boesch v.Graff案?Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).，同樣不能改變上述結(jié)論。正如利盟公司所稱，該案判決并沒有認(rèn)定所有的外國銷售均不適用專利的權(quán)利窮竭。相反，它認(rèn)為，在專利權(quán)人與產(chǎn)品交易無關(guān)的情況下，其在國外的銷售才不會(huì)導(dǎo)致專利權(quán)人的權(quán)利窮竭。它只是重申了這樣的基本前提，即只有專利權(quán)人才能夠決定是否出售其產(chǎn)品，從而致使該產(chǎn)品上的專利權(quán)利窮竭。

此外，美國政府向最高法院提交了法庭之友意見書（amicus），主張采取一種所謂的中間立場（middle-ground position）：除非專利權(quán)人明確保留這些權(quán)利，否則，在國外的銷售導(dǎo)致專利權(quán)利窮竭。這項(xiàng)明確保留規(guī)則（expressreservation rule）是基于如下觀念，即在國外的購買人期待能夠自由地使用和轉(zhuǎn)售這些產(chǎn)品，因此，應(yīng)當(dāng)推定發(fā)生了權(quán)利窮竭；但與此同時(shí)，下級法院長期以來是允許專利權(quán)人明確保留其權(quán)利的，故應(yīng)當(dāng)由專利權(quán)人來選擇保留權(quán)利還是權(quán)利窮竭。對此，最高法院認(rèn)為，美國政府在意見書中不僅引用判例稀少，而且不具一致性，故無足為據(jù)，并不能說明存在著任何關(guān)于專利權(quán)人在國外出售時(shí)可以保留其權(quán)利的期待，更不要說確定的期待了。明確保留規(guī)則背后的理論，將焦點(diǎn)集中于專利權(quán)人與購買人在產(chǎn)品出售時(shí)的期待上，而這同樣是錯(cuò)誤的。在專利權(quán)利窮竭方面，相比于當(dāng)事人之間可以通過合同解決的交易而言，存在著更多的利益相關(guān)因素。毋寧說，權(quán)利窮竭的發(fā)生，是因?yàn)榧偃缭试S在一件已經(jīng)離開市場交易的已售產(chǎn)品上仍然保留專利權(quán)的話，就將破壞有關(guān)反對就商品轉(zhuǎn)讓施加限制的原則。因此，是否對銷售約定了限制條件以及銷售發(fā)生在哪里，這些都與專利權(quán)利窮竭無關(guān)；真正起作用的是，專利權(quán)人做出了關(guān)于產(chǎn)品銷售的決定。

（三）簡要評論

在激光打印機(jī)行業(yè)，硒鼓與炭粉，就如同傳統(tǒng)行業(yè)中的剃須刀與刀片（razors-and-razorblades）那樣，是基于相同的商業(yè)模式。消費(fèi)者一旦購買了剃須刀，他就可以在今后更換刀片繼續(xù)使用，而剃須刀的生產(chǎn)銷售者當(dāng)然希望消費(fèi)者繼續(xù)購買由其所生產(chǎn)的刀片，而不是換上競爭者的刀片。但是，要想有效地實(shí)現(xiàn)這個(gè)商業(yè)模式，實(shí)踐中卻頗為不易。利盟公司為此可謂大費(fèi)腦筋，用盡各種手段，比如以優(yōu)惠折扣的方式來換取客戶的承諾、在硒鼓中設(shè)置微芯片等。利盟公司也為此而引發(fā)了一系列的訴訟，如，三年前最高法院所判決了另一起因利盟硒鼓所引發(fā)的案件，?關(guān)于該起利盟公司案（Lexmark Int’l, Inc. v. Static Control Components, Inc）的基本案情以及最高法院判決依據(jù)，參見金海軍：《美國最高法院2013年開庭期知識(shí)產(chǎn)權(quán)判例解析》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014年第10期，第103-104頁。其中涉及利盟公司以競爭對手侵犯著作權(quán)為由提起訴訟之后，遭到被告以虛假宣傳為由提起的反訴。利盟公司在該案中所采取的則是另一套策略，起訴競爭對手侵犯專利權(quán)，而競爭對手則以權(quán)利窮竭相對抗。

該案訴訟從俄亥俄州南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院開始，再上訴到聯(lián)邦巡回法院，直至最高法院。三份判決可謂一波三折。一審法院判決利盟公司部分勝訴（在國內(nèi)銷售的附加限制條件的硒鼓上發(fā)生了專利權(quán)的權(quán)利窮竭，但海外銷售的硒鼓不發(fā)生權(quán)利窮竭），二審法院則判決利盟公司完全勝訴（上述兩種情況下的硒鼓在出售之后均不發(fā)生權(quán)利窮竭），而最高法院的判決是利盟公司完全敗訴（在已銷售的硒鼓上均已發(fā)生專利權(quán)窮竭）。其中理由，已如前述，這里只需要著重指出的是，在該案上訴過程中，最高法院已于2013年對Kirtsaeng案?關(guān)于該案的介紹，參見金海軍著：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)證分析I：創(chuàng)新、司法與公眾意識(shí)》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2015年版，第183-185頁。作出了判決，這就基本預(yù)示了該案的結(jié)局。最高法院在Kirtsaeng案中認(rèn)定，美國著作權(quán)人在國外合法印制銷售的教材被進(jìn)口到美國的，應(yīng)當(dāng)適用首次銷售規(guī)則，這就等于為該案關(guān)于在國外銷售的產(chǎn)品是否構(gòu)成專利權(quán)的權(quán)利窮竭而創(chuàng)設(shè)了一個(gè)先例，其中所缺少的環(huán)節(jié)，無非是將該判例規(guī)則轉(zhuǎn)換適用到專利權(quán)。

另外值得注意的是，利盟公司與客戶訂立的硒鼓銷售合同中明確規(guī)定的限制條件，這些條款具有合同法上的強(qiáng)制執(zhí)行效力，并不因?qū)＠麢?quán)的權(quán)利窮竭而失效。利盟公司對于簽約客戶將用完后的硒鼓出售他人的行為，利盟公司可以追究其違約責(zé)任。但實(shí)際上利盟公司不太可能針對客戶，尤其是個(gè)人消費(fèi)者采取此類行動(dòng)，因?yàn)橛纱藥淼暮蠊赡芊炊?，它?huì)招致消費(fèi)者群體的不滿，從而導(dǎo)致市場份額減少。

四、侵犯專利權(quán)案件的司法管轄問題

（一）TC Heartland L.L.C. v. Kraft Food Group Brands L.L.C.案基本案情

關(guān)于侵犯專利權(quán)案件的地域管轄規(guī)定在《專利法》第1400（b）條：“任何侵犯專利權(quán)的民事訴訟可以在被告住所地，或者被告實(shí)施侵權(quán)行為且具有一個(gè)慣常和已建立之營業(yè)場所地的司法地區(qū)提起”。?28 U.S.C. § 1400(b) ( [any] civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business).最高法院在1957年的Fourco案?Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 U.S. 222, 226 (1957).中認(rèn)為，就第1400（b）條而言，國內(nèi)公司的“住所地”僅限于公司的注冊州（its State of incorporation），并且拒絕了這樣的主張，即認(rèn)為第1400（b）條吸收了在有關(guān)一般性管轄規(guī)定的第1391（c）條?28 U.S.C. § 1391(c).中所包含的關(guān)于公司“住所地”的廣義定義。自Fourco案以來，美國國會(huì)從未修改過《專利法》第1400（b）條，但第1391條已經(jīng)過兩度修改，后者的現(xiàn)行規(guī)定是，“除非法律另有規(guī)定”并且“出于所有的管轄目的”，公司“如果作為被告，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為居住于任何在訴訟開始時(shí)符合該法院的屬人管轄條件的司法地區(qū)?！?28 U.S.C. §§ 1391(a), (c).( shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court's personal jurisdiction with respect to the civil action in question).

該案上訴人TC Heartland公司系根據(jù)印第安納州法律所設(shè)立，總部位于印第安納州，但其將涉嫌侵犯專利權(quán)的產(chǎn)品運(yùn)送至特拉華州，故被上訴人卡夫食品公司（Kraft Food）在特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院提起侵權(quán)訴訟。上訴人提出動(dòng)議，聲稱由特拉華州聯(lián)邦地區(qū)法院管轄并不合適，請求將案件移送印第安納州聯(lián)邦地區(qū)法院。上訴人援引Fourco案提出，其在特拉華州并無“住所地”，并且在特拉華州也沒有根據(jù)第1400（b）條的“慣常和已建立之營業(yè)場所”。聯(lián)邦地區(qū)法院駁回該動(dòng)議，并且拒絕了一項(xiàng)關(guān)于發(fā)布糾正令（writ of mandamus）的申請，其理由是，第1391（c）條規(guī)定了第1400（b）條中的“住所地”的定義。本案上訴至聯(lián)邦巡回法院后，該法院維持一審判決，其推理是，既然根據(jù)第1391（c）條而可以認(rèn)定上訴人的住所地就是特拉華州，那么，根據(jù)第1400（b）條的住所地也應(yīng)當(dāng)是特拉華州。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2017年3月27日開庭審理該案，2017年5月22日作出判決。托馬斯大法官撰寫法院意見：撤銷聯(lián)邦巡回上訴法院的判決，發(fā)回重審。其余大法官均表贊同（新任大法官戈薩奇則未參與該案的審理與判決）。

最高法院認(rèn)為：在適用于美國國內(nèi)的公司時(shí)，第1400（b）條中的“住所地”僅指其注冊州。國會(huì)對第1391條的修改并沒有改變Fourco案對第1400（b）條“住所地”所作的解釋。

1.首先是相關(guān)法律規(guī)定的歷史沿革。1789年《司法法》（Judiciary Act）關(guān)于司法管轄的規(guī)定涵蓋了包括專利案件在內(nèi)的所有民事訴訟。?Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co.，315 U.S. 561,563 (1942).1897年，國會(huì)制定了關(guān)于專利案件專門管轄的法律。這項(xiàng)法律就是現(xiàn)行《專利法》第1400（b）條的前身，其允許在被告作為“居民”（inhabitant）的地區(qū)法院，或者被告既擁有“慣常和已建立之營業(yè)場所”并且實(shí)施了某一侵權(quán)行為地的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。?29 Stat. 695.在當(dāng)時(shí)，公司住所地就被理解為僅僅“居住”于該公司的注冊州。最高法院在Stonite案中處理了第1400（b）條前身所規(guī)定的范圍，認(rèn)為它構(gòu)成“在專利權(quán)的侵權(quán)訴訟程序中用以控制司法管轄的排他性規(guī)定”，并因此不受一般性管轄條款的補(bǔ)充或修改。?Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co., 315 U.S. 561, 563 (1942) (“the exclusive provision controlling venue in patent infringement proceedings”).

1948年，國會(huì)對于專利管轄的法律規(guī)定重新立法，這就是現(xiàn)行《專利法》第1400（b）條。該條款迄今未作過改變，其相關(guān)用語是“住所地”（resides）而非“居住地”（inhabits）。同時(shí)，國會(huì)還制定了關(guān)于一般管轄的規(guī)定，即第1391條，其為公司被告定義了“住所地”（residence）。在Fourco案中，最高法院重申了Stonite案的裁決，并且指出，國會(huì)制定第1400（b）條就是將其作為一項(xiàng)獨(dú)立的司法管轄規(guī)定，而1948年的重新立法并沒有證明國會(huì)有意改變其地位；并且，即便第1391（c）條在事實(shí)上按“其條款”包含了“所有的訴訟”，?353 U.S., 222, 228.但最高法院還是得出結(jié)論認(rèn)為，在重新立法的文本中的“住所地”與在1948年之前的“居住地”具有相同的含義。[51]353 U.S., 222, 226

這種情形一直保持有效且未作改變，直到1988年國會(huì)修改了一般性管轄規(guī)定，亦即目前的第1391（c）條。修訂后的條款規(guī)定，它適用于“本章項(xiàng)下所有的管轄目的”。在VE Holding案[52]VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574, 1578 (Fed. Cir. 1990).中，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，根據(jù)這項(xiàng)修訂，第1391（c）條就為同一“章”項(xiàng)下所有其他關(guān)于司法管轄的規(guī)定——包括第1400（b）條——確立了定義。2011年，國會(huì)通過了第1391條的現(xiàn)行版本，其中規(guī)定，其中的一般定義適用于“所有的管轄目的”。

2.在Fourco案中，最高法院明確無疑地表示，第1400（b）條中的“住所地”一詞在適用于國內(nèi)公司時(shí)，僅指該公司的注冊州。因?yàn)閲鴷?huì)自Fourco案以來就沒有修改過第1400（b）條，該案當(dāng)事人也均未要求最高法院重新考慮該判例，因此，該案唯一的問題就是，國會(huì)在修改第1391條時(shí)，是否也改變了第1400（b）條的含義。最高法院認(rèn)為沒有改變，因?yàn)榧偃鐕鴷?huì)打算要做出這種改變，通常就會(huì)在修改后的條款文本中，提供一個(gè)關(guān)于其意圖的相對明確的指示。但是，在第1391條的當(dāng)前版本中，并沒有出現(xiàn)此類指示。

卡夫食品公司指出，當(dāng)前的第1391（c）條所提供的是一項(xiàng)默認(rèn)規(guī)則（default rule），按其表面意思看，它無一例外地適用“所有的管轄目的”（for all venue purposes）。但最高法院認(rèn)為，在Fourco案中所爭議的文本同樣提供了一項(xiàng)默認(rèn)規(guī)則，適用于“管轄目的”（for venue purposes），[53]353 U.S., at 223.而在這一語境下，這些措辭之間并沒有實(shí)質(zhì)性差別。在本身已涵蓋全部的條款中再增加“所有的”（all）一詞，并不表明國會(huì)就此打算讓最高法院重新考慮Fourco案判決。現(xiàn)在當(dāng)事人基于這種用語的變化所提出的任何論據(jù)，并不具有說服力。Fourco案判決認(rèn)為，盡管第1391（c）條從其用語來看并不包括任何例外，但第1400（b）條保留了一種不同于第1391（c）條所包含之默認(rèn)定義的含義。并且，第1391條的當(dāng)前文本中包括了一項(xiàng)保留條款，其中明確指出“法律另有規(guī)定的”則不適用該條款，這就將Fourco案所發(fā)現(xiàn)的、隱含于制定法中的限制條件明確化了。最后，最高法院認(rèn)為，沒有任何跡象表明，國會(huì)在2011年的立法就批準(zhǔn)了聯(lián)邦巡回法院在VE Holding案的判決。

由此該案明確了，對于美國國內(nèi)公司而言，對之提起侵犯專利權(quán)訴訟的管轄法院就是指（1）被告住所地，即作為公司的被告的注冊地，或者（2）被告實(shí)施侵權(quán)行為且被告擁有慣常和已建立營業(yè)場所之地。

（三）簡要評論

該案雖然只是涉及專利案件管轄的程序法問題，但其影響力不容小覷。無論在最高法院決定受理之后，還是在開庭辯論、公布判決的各個(gè)環(huán)節(jié)，該案均受到美國各界的高度關(guān)注。它所面對的，是美國專利訴訟當(dāng)中一個(gè)獨(dú)特的現(xiàn)象：專利權(quán)的侵權(quán)案件往往集中在少數(shù)幾家聯(lián)邦地區(qū)法院，尤以德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院（Eastern District of Texas）最為著名。從相關(guān)統(tǒng)計(jì)來看，該法院從2010年以來，就始終是全國受理專利案件最多的法院（參見表3）。2009年，德州東區(qū)法院受理專利案件239件，占當(dāng)年全國受理專利案件數(shù)量的9%，而到2010年，該數(shù)據(jù)升至542件（占全國的16%）。此后數(shù)年還是逐年遞增，在2015年，該法院新受理專利案件更是破紀(jì)錄地達(dá)到2548件，而當(dāng)年全國受理專利案件數(shù)量是5774件，僅德州東區(qū)法院就占據(jù)44%。這就是舉國關(guān)注甚至全球聞名的“德州東區(qū)”現(xiàn)象。該案管轄法院是特拉華州聯(lián)邦法院（District of Delaware），其實(shí)，其受理的專利案件數(shù)量也不少，排名全國第二，近幾年來基本占全國專利案件數(shù)量的10%～20%。

表3 美國聯(lián)邦法院受理專利案件數(shù)量（2008-2016年）

圖4 2016年聯(lián)邦地區(qū)法院專利案件受理數(shù)量與占比

該案雖非直接涉及德州東區(qū)聯(lián)邦法院，但最高法院通過該案判決，明確限制了聯(lián)邦地區(qū)法院受理專利案件的地域管轄資格，實(shí)際上就是為了改變之前過于寬松的“德州東區(qū)”現(xiàn)象。根據(jù)最高法院的解釋，專利權(quán)人起訴的被告為美國國內(nèi)公司的，只能在公司的注冊州，或者侵權(quán)行為實(shí)施地且被告有慣常和已建立之經(jīng)營場所地的聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。因此，原告不能再像以往那樣，選擇到那些“專利權(quán)人友好型”（propatentee）聯(lián)邦法院起訴。

美國近年來在專利權(quán)的侵權(quán)案件數(shù)量上激增，很大程度上是由于所謂的“專利怪物”（patent trolls）所致。這些公司的真正名稱是非實(shí)施主體（NPE），它們通過收購的方式，手中握有大量專利，但其目的不是為了自己實(shí)施，而是伺機(jī)起訴涉嫌侵權(quán)的大公司，尋求獲得賠償或者許可費(fèi)。從嚴(yán)掌握侵犯專利權(quán)案件的地域管轄，在某種程度上就是為此類專利權(quán)人設(shè)置較高的門檻，避免其任意選擇聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟。

五、生物類似藥的審批簡化程序與潛在專利糾紛的解決

（一）Sandoz Inc. v. Amgen Inc.案基本案情

美國2009年《生物制品價(jià)格競爭與創(chuàng)新法》（Biologics Price Competition and Innovation Act，以下簡稱BPCIA）為制藥企業(yè)從美國食品藥品管理局（FDA）獲得生物類似藥（biosimilar）的批準(zhǔn)提供了簡化途徑，[54]42 U.S.C. § 226 (k).并且為生物類似藥的制造商（即申請人）與參考藥品（reference product）的制造商（即首發(fā)人［sponsors］）之間的專利糾紛提供了解決程序。[55]42 U.S.C. § 262 (l).該法律將僅僅向FDA提交生物類似藥申請的行為視為“擬制”（artificial）侵權(quán)行為，以便當(dāng)事人可以在申請過程的某些時(shí)候提起侵犯專利權(quán)之訴，即使申請人并沒有實(shí)施傳統(tǒng)意義上的侵權(quán)行為。[56]35 U. S. C. §§ 271(e)(2)(C)(i), (ii).

根據(jù)BPCIA第262（l）（2）（A）條，申請人要求FDA批準(zhǔn)生物類似藥的，必須在FDA通知申請人受理申請之日起20天內(nèi)，向首發(fā)人提供有關(guān)藥品申請與制造的信息。這就觸發(fā)了申請人與首發(fā)人之間的信息交流，旨在創(chuàng)設(shè)相關(guān)專利的列表，并且梳理潛在的法律主張。[57]42 U.S.C. § 262 (l)(3).BPCIA把各方當(dāng)事人連接為兩階段的專利訴訟。在第一階段，雙方合作確定在名單上的哪些專利是可以立即提起訴訟的。第二階段是根據(jù)第262（l）（8）（A）條，由申請人至少于生物類似藥開始商業(yè)營銷的180天之前向首發(fā)人發(fā)出通知而觸發(fā)，它涉及任何已經(jīng)列在該名單上但尚未在第一階段提起訴訟的那些專利。對于這兩個(gè)階段的訴訟，無論在時(shí)間還是在范圍上，都是受到申請人的實(shí)質(zhì)性支配的。

當(dāng)然，如果不遵守這些程序性要求，就可能導(dǎo)致兩個(gè)相關(guān)的后果。根據(jù)第262（l）（9）（C）條，如果申請人未能根據(jù)第262（l）（2）（A）條向首發(fā)人提供關(guān)于藥品申請與制造的信息，首發(fā)人（而不是申請人）可以立即提起訴訟，“就任何對于生物制品或者生物制品的某一用途而主張權(quán)利要求的專利，請求法院宣告對其構(gòu)成侵權(quán)、其專利具備有效性或者可強(qiáng)制執(zhí)行性?！倍鶕?jù)第262（l）（9）（B）條，如果申請人提供了藥品申請與制造信息，但未能完成該程序的后續(xù)步驟，那么，首發(fā)人（而不是申請人）可以就首發(fā)人相關(guān)專利清單中所包含的任何專利提起宣告判決之訴（declaratory-judgment action）。

優(yōu)保津（Neupogen）是安進(jìn)公司（Amgen Inc.）銷售的一種非格司亭（filgrastim）產(chǎn)品，[58]一種白細(xì)胞刺激因子藥物。該公司主張?jiān)诜歉袼就に幤返闹圃旌陀猛旧暇鶕碛袑＠?。山德士公司（Sandoz Inc.）請求FDA批準(zhǔn)一種以Zarxio為品牌名稱的、以優(yōu)保津（Neupogen）為參考產(chǎn)品的非格司亭生物類似藥。在FDA通知山德士公司已經(jīng)受理其申請并進(jìn)行審查之后一天，山德士公司即通知安進(jìn)公司其已經(jīng)提交申請，并且準(zhǔn)備在獲得FDA批準(zhǔn)后立即銷售Zarxio。它后來又通知安進(jìn)公司，其不打算根據(jù)第262（l）（2）（A）條而提供藥品申請與制造信息，安進(jìn)公司可以立即根據(jù)第262（l）（9）（C）條起訴其侵權(quán)。

安進(jìn)公司遂起訴山德士公司侵犯其專利權(quán)，并且主張山德士公司實(shí)施的“不法”行為違反了加利福尼亞州的反不正當(dāng)競爭法。而后一項(xiàng)請求所依據(jù)的，是以下兩項(xiàng)違反BPCIA的指控：山德士公司未根據(jù)第262（l）（2）（A）條提供其藥品申請與制造信息，以及在從FDA獲得批準(zhǔn)之前根據(jù)第262（l）（8（A））條提供商業(yè)性銷售的通知。安進(jìn)公司請求法院發(fā)布禁令，強(qiáng)制執(zhí)行BPCIA的要求。山德士公司則提出反訴，請求宣告原告所主張的專利無效，其不構(gòu)成侵權(quán)，并且沒有違反BPCIA的規(guī)定。

在案件審理過程中，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了Zarxio藥品，而山德士公司則向安進(jìn)公司提供了商業(yè)性銷售的進(jìn)一步通知。聯(lián)邦地區(qū)法院隨后對山德士公司就BPCIA所提出反訴作出了部分判決，并駁回了安進(jìn)公司關(guān)于反不正當(dāng)競爭的主張。案件上訴至聯(lián)邦巡回法院，該法院判決予以部分維持、部分撤銷，并發(fā)回重審。其維持的是一審判決中駁回安進(jìn)公司以山德士公司違反第262（l）（2）（A）條所提出的州法上的請求權(quán)，理由是山德士公司未披露其藥品申請和制造信息并沒有違反BPCIA，而BPCIA已經(jīng)為不遵守此項(xiàng)要求者提供了專門的救濟(jì)措施。聯(lián)邦巡回法院還認(rèn)定，根據(jù)第262（l）（8）（A）條，申請人必須在獲得FDA批準(zhǔn)之后提供商業(yè)性銷售的通知，而該項(xiàng)要求是強(qiáng)制性的。因此，法院命令山德士公司在其提供第二個(gè)通知之日起的180天之內(nèi)禁止銷售Zarxio藥品。山德士公司不服判決，案件遂上訴至最高法院。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2017年4月26日開庭審理該案，并于同年6月12日作出判決。托馬斯大法官撰寫了全體一致的法院意見，對于聯(lián)邦巡回上訴法院判決予以部分撤銷并發(fā)回重審。布雷耶大法官發(fā)表協(xié)同意見。

最高法院認(rèn)為：BPCIA第262（l）（2）（A）條不得根據(jù)聯(lián)邦法律而以禁令方式予以強(qiáng)制執(zhí)行，但是，聯(lián)邦巡回法院在判決發(fā)回重審時(shí)，還應(yīng)當(dāng)確定是否可以根據(jù)州法而給予禁令。申請人在獲得FDA批準(zhǔn)之前可以根據(jù)第262（l）（8）（A）條而提供通知。

1.第262（l）（2）（A）條要求申請人向首發(fā)人提供其藥品申請與制造信息，但這一規(guī)定不是根據(jù)聯(lián)邦法律采取禁令而得以強(qiáng)制執(zhí)行的。在這一點(diǎn)上，聯(lián)邦巡回法院的結(jié)論是正確的，但其推理過程存在缺陷。它引用了第271（e）（4） 條，該條規(guī)定了擬制侵權(quán)行為，并明確規(guī)定了“唯一的法律救濟(jì)”。根據(jù)該條用語，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，除了在法律條文中具體規(guī)定的救濟(jì)——比如給予禁令，強(qiáng)制要求申請人提供其藥品申請與制造信息——不存在任何其他的救濟(jì)。這個(gè)推理的問題在于，山德士公司未披露信息的行為，并不是可以根據(jù)第271（e）（4）條獲得法律救濟(jì)的擬制侵權(quán)行為。最高法院認(rèn)為，當(dāng)事人提交藥品申請的，構(gòu)成擬制侵權(quán)行為；但其未披露第262（l）（2）（A）條所要求的藥品申請與制造信息的，并不構(gòu)成擬制侵權(quán)行為。

另一個(gè)條文即第262（l）（9）（C）條，針對申請人未提供藥品申請與制造信息的情形提供了法律救濟(jì)。它授權(quán)首發(fā)人（而非申請人）對擬制侵權(quán)行為提起直接宣告判決之訴，從而將申請人本來可以行使的對于該專利訴訟的范圍和時(shí)間的控制權(quán)，交給了首發(fā)人，并且剝奪了申請人本來通過在向市場推銷其產(chǎn)品之前提起宣告判決而可以獲得的確定性。由于存在這種救濟(jì)措施，再加上沒有任何其他具體指明的救濟(jì)措施，這就表明，國會(huì)無意讓首發(fā)人獲得禁令性救濟(jì)——至少作為聯(lián)邦法上的一個(gè)問題——來強(qiáng)制執(zhí)行有關(guān)披露信息的要求。[59]Great-West Life & Annuity Ins. Co. v. Knudson, 534 U. S. 204, 209 (2002).而通過制定法的上下文也可以進(jìn)一步確認(rèn)，國會(huì)并沒有授權(quán)法院通過禁令救濟(jì)來強(qiáng)制執(zhí)行第262（l）（2）（A）條。

2.聯(lián)邦巡回法院在將案件發(fā)回重審時(shí)，應(yīng)當(dāng)確定是否可以根據(jù)州法而以禁令方式強(qiáng)制執(zhí)行第262（l）（2）（A）條。根據(jù)加州的反不正當(dāng)競爭法，山德士公司的行為是否屬于“不法”行為，這是一個(gè)州法上的問題，而聯(lián)邦巡回法院試圖僅僅通過參考BPCIA這部聯(lián)邦法律就來回答這個(gè)問題，實(shí)屬錯(cuò)誤。該案不存在爭議的是，聯(lián)邦巡回法院試圖在實(shí)際上處理該案的如下事實(shí)：山德士公司未能披露第262（l）（2）（A）條所規(guī)定的必要信息，并因此要接受第262（l）（9）（C）條所具體規(guī)定的后果。因此，若根據(jù)聯(lián)邦法律，這一點(diǎn)就沒有什么好裁決的。而法院所應(yīng)當(dāng)確定的是，加州法律是否認(rèn)為，假如不遵守第262（l）（2）（A）條就應(yīng)當(dāng)被當(dāng)作“不法”行為，以及在針對未遵守第262（l）（2）（A）條的法律救濟(jì)方面，BPCIA是否具有優(yōu)先于州法的效力。

3.申請人可以在獲得FDA批準(zhǔn)之前提供關(guān)于商業(yè)性銷售的通知。第262（l）（8）（A）條規(guī)定，申請人“應(yīng)當(dāng)在根據(jù)第（k）款獲得批準(zhǔn)的生物制品進(jìn)行商業(yè)性銷售的首日之前的180天之內(nèi)，向參考藥品的首發(fā)人發(fā)出通知”。因?yàn)檫@里的“根據(jù)第（k）款獲得批準(zhǔn)的生物制品”一語所修飾的是“商業(yè)性銷售”而不是“通知”，所以，“商業(yè)性銷售”才是確定時(shí)間的關(guān)鍵點(diǎn)，而該生物類似藥必須已經(jīng)獲得“批準(zhǔn)”。因此，申請人可以在FDA批準(zhǔn)之前或者之后向首發(fā)人提供通知。制定法的上下文也證實(shí)，第262（l）（8）（A）條所包含的是一個(gè)單一的時(shí)間要求（營銷前180天），而不是由聯(lián)邦巡回法院所認(rèn)定的兩個(gè)時(shí)間要求（獲得批準(zhǔn)，并且在營銷前180天）。“假如國會(huì)意圖”在第262（l）（8）（A）條中規(guī)定兩個(gè)時(shí)間要求，它就會(huì)明確地表達(dá)出來，就像在相鄰的第262（l）（8）（B）條中那樣。[60]Russello v. United States, 464 U. S. 16, 23 (1983).最高法院認(rèn)為，安進(jìn)公司雖然提出了相反的論據(jù)，但其不具有說服力，而其提出的各種各樣的政策性論據(jù)，也不能否定該制定法用語的平常含義，故其論據(jù)均不予采納。

（三）簡要評論

在藥品審查過程中所涉及的專利糾紛，是制藥行業(yè)通?？赡苊媾R但又獨(dú)具特色的問題。一方面，原研藥的開發(fā)成本很高，必須借助專利才能確保其獲得經(jīng)濟(jì)回報(bào)，另一方面，藥品的可獲得性牽涉到廣大公眾的生命與健康。如何在藥品的專利保護(hù)與公共健康之間形成適度的平衡，始終是相關(guān)立法必須考慮的首要政策。同時(shí)，制藥行業(yè)存在著大量的仿制藥企業(yè)，其通過提供與原研藥相同或類似的藥品，以市場競爭手段來降低藥品價(jià)格。但這樣一來就必然涉及與原研藥的專利沖突問題。

最高法院在近年來受理過類似案件，涉及原研藥與仿制藥企業(yè)之間的沖突。例如，2013年的Actavis案[61]FTC v. Actavis, Inc., 570 U.S. ___, 133 S. Ct. 2223 (2013).和2015年的Sandoz案[62]Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. ___ (2015).，而后一案件的當(dāng)事人，也恰好就是山德士公司。山德士公司是全球排名第二的仿制藥企業(yè)，它在這兩起案件中挑戰(zhàn)的梯瓦公司與安進(jìn)公司，則是全球制藥企業(yè)巨頭，手握許多重要的藥品專利。因此，最高法院所受理這些案件并且作出裁決，必將對制藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

該案爭議的焦點(diǎn)是一個(gè)技術(shù)性問題，即生物類似藥的制造商在向FDA申請審批的過程，以及它與原研藥首發(fā)人之間的專利糾紛解決程序。最高法院的判決明確指出，申請人向首發(fā)人提供藥品申請與制造信息，以及在獲得批準(zhǔn)之后和商業(yè)性銷售之前向首發(fā)人提供信息方面，對于觸發(fā)相應(yīng)的專利訴訟，無論在范圍還是時(shí)間上，均處于實(shí)質(zhì)性支配地位。就此而言，仿制藥企業(yè)在聯(lián)邦法律上處于較為有利的地位。

六、實(shí)用品外觀設(shè)計(jì)的著作權(quán)保護(hù)問題

（一）Star Athletica L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.案基本案情

根據(jù)1976年《著作權(quán)法》第101條，作為“實(shí)用品外觀設(shè)計(jì)”（design of a useful article）的“圖畫、圖形或者雕塑特征”（pictorial,graphic, or sculptural features），若其“能夠與該物品的實(shí)用功能方面加以分離性確定（identified separately），并且能夠獨(dú)立地存在（existing indepently）”，則有資格作為藝術(shù)作品而獲得著作權(quán)保護(hù)。[63]17 U. S. C. §101 (the design of a useful article, as de fined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if,and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identi fied separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article).

Varsity品牌公司（Varsity Brands, Inc.）在其所設(shè)計(jì)、制造和銷售的拉拉隊(duì)制服表面創(chuàng)作出一系列平面設(shè)計(jì)，并且獲得了200多項(xiàng)著作權(quán)登記，其中包括各種各樣的線條、人字形條紋和多彩的形狀（參見圖5）。Star體育公司（Star Athletica L.L.C.）所銷售的拉拉隊(duì)制服與之類似，Varsity品牌公司遂起訴其侵犯著作權(quán)。聯(lián)邦地區(qū)法院作出了有利于被告的簡易判決，認(rèn)為這些設(shè)計(jì)無論在觀念上（conceptually）還是從物理上（physically）都無法與制服本身相分離，因此它們并不符合著作權(quán)保護(hù)的要求。第六巡回法院接受該案上訴，但該法院認(rèn)為，涉案圖形是可以被“分離性確定的”（identi fied separately），從而根據(jù)《著作權(quán)》法第101條“能夠獨(dú)立于制服而存在”，故撤銷了一審判決。Star體育公司不服判決，上訴至美國最高法院并獲得受理。

圖5 涉案拉拉隊(duì)制服設(shè)計(jì)圖樣

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2016年10月31日開庭審理該案，2017年3月22日作出判決。托馬斯大法官撰寫法院意見，維持第六巡回上訴法院的判決。羅伯特首席大法官以及阿利托、索托馬約爾、卡根大法官贊同法院意見；金斯伯格大法官撰寫協(xié)同意見；布雷耶大法官發(fā)表反對意見，肯尼迪大法官與其意見一致。

最高法院認(rèn)為：由某一實(shí)用品外觀設(shè)計(jì)所吸收的特征（feature）是可以獲得著作權(quán)保護(hù)的，只要該特征（1）可以被認(rèn)為是一件與該實(shí)用品相分離的平面或者立體的藝術(shù)作品，并且（2）假如想象它跟該實(shí)用品相互分離，那么它是符合作為一件可受保護(hù)的圖畫、圖形或者雕塑作品的條件的（無論自身方面的條件還是關(guān)于其已經(jīng)以某種有形表達(dá)載體加以固定的條件）。[64]美國著作權(quán)法不僅要求作品具有獨(dú)創(chuàng)性，而且要求其已經(jīng)被某種有形載體所固定。17U. S. C. §102（a）（original works of authorship fixed in any tangible medium of expression）.因該案所爭議的對象符合前述標(biāo)準(zhǔn)，故受到著作權(quán)保護(hù)。

1.該案有必要采取可分離性分析方法（separability analysis）。Varsity品牌公司聲稱，即使不采用《著作權(quán)法》第101條的分析，平面化的表面裝飾（surface decorations）也總是可分離的，因?yàn)樗鼈兇嬖谟凇皩?shí)用品之上（on a useful article），而并不是某一實(shí)用品的設(shè)計(jì)”。但是，該公司的這項(xiàng)主張與第101條的文本不符?！皥D像”（pictorial）和“圖形”（graphic）所表達(dá)的正是平面的二維特征，比如照片、繪畫或圖畫。因此，第101條規(guī)定對于被吸收為“實(shí)用品外觀設(shè)計(jì)”的“圖形、圖形和雕塑作品”提供保護(hù)，就必然考慮到，該種設(shè)計(jì)可以包括平面的二維特征。

2.至于在什么情況下，為實(shí)用品所吸收的某一特征“可以從中被分離性確定”并且“能夠獨(dú)立存在”，這個(gè)問題并不是基于著作權(quán)最佳政策的選擇，而是完全取決于“對制定法的解釋”（statutory interpretation）。[65]Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 214 (1954).

（1）假如裁判者可以看到實(shí)用品并且辨認(rèn)出某種看起來具有繪畫、圖形或雕塑特征的平面或者立體元素，那么，這就滿足了《著作權(quán)法》第101條對于分離性確定（separateidentification）的要求。[66]See 2 Patry §3:146, at 3–474 to 3–475.而要滿足獨(dú)立存在（independent-existence）的要求，則該特征必須在其一旦被設(shè)想為與實(shí)用品相分離之后，能夠以自身作為繪畫、圖形或雕塑作品而存在。如果該特征自身不能作為繪畫、圖形或雕塑作品而存在，那么它就只是該產(chǎn)品的一個(gè)實(shí)用性方面（utilitarian aspects）。為了符合以自身作為繪畫、圖形或雕塑作品，該特征就不能是一件實(shí)用品或者“通常作為某一實(shí)用品之一部分的產(chǎn)品”。[67]17 U.S.C. § 101.并且，也不能通過在另一種載體上創(chuàng)設(shè)一件復(fù)制品的方式（例如，為一輛汽車制作一個(gè)硬紙板模型）而對該實(shí)用品主張著作權(quán)。

（2）著作權(quán)法的整體性規(guī)定證實(shí)了上述解釋。第101條規(guī)定，對于最先被固定在某一實(shí)用品載體上的藝術(shù)作品給予保護(hù)，這項(xiàng)規(guī)定從本質(zhì)上而言，簡直就是第113（a）條的翻版。第113（a）條規(guī)定，復(fù)制權(quán)“包括將（受著作權(quán)保護(hù)的）作品復(fù)制在任何物品之內(nèi)或者之上，無論該物品實(shí)用與否”，[68]17 U.S.C. § 113(a)。該條款規(guī)定如下：“……第106條規(guī)定的復(fù)制享有著作權(quán)的繪畫、圖形與雕塑作品的專有權(quán)包括將作品復(fù)制在任何利類的物品之內(nèi)或者之上的權(quán)利，無論該物品實(shí)用與否?！币虼?，該條款所保護(hù)的對象，就是那些最先被固定在非實(shí)用品載體上并且隨后被應(yīng)用于實(shí)用品的藝術(shù)作品?？傊?，這些條款清楚地表明，著作權(quán)保護(hù)延及繪畫、圖形和雕塑作品，無論它們在創(chuàng)作之初是作為獨(dú)立的藝術(shù)作品還是作為實(shí)用品的特征。

（3）上述解釋也與著作權(quán)法的歷史相一致。梅澤案（Mazer）[69]Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954).是根據(jù)1909年著作權(quán)法判決的案件，最高法院在該案中認(rèn)定，當(dāng)事人對于一尊用作臺(tái)燈燈座的雕像享有著作權(quán)。最高法院通過該案判決，不僅同意了美國版權(quán)局所作的一項(xiàng)條例，其對于藝術(shù)作品的保護(hù)擴(kuò)展至那些既具有藝術(shù)性又起到某種實(shí)用目的之作品，并且還認(rèn)定，無論該雕像最初是作為一件獨(dú)立的雕塑作品還是作為一個(gè)燈座，均跟認(rèn)定其是否享有著作權(quán)無關(guān)。此后不久，美國版權(quán)局又頒布了一項(xiàng)用以執(zhí)行梅澤案判決的條例，其時(shí)間早于1976年《著作權(quán)法》第101條的用語，并以此而將現(xiàn)代的可分離性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（separability test）引入了著作權(quán)法。國會(huì)基本上就是從梅澤案之后的這項(xiàng)條例中采納了相關(guān)用語，將之移植到1976年《著作權(quán)法》第101條。

3.將前述可分離性標(biāo)準(zhǔn)適用于該案，其結(jié)論就是，拉拉隊(duì)制服的表面裝飾具有可分離性，從而有資格獲得著作權(quán)保護(hù)。首先，該裝飾可以被確認(rèn)為具有繪畫、圖形或雕塑品質(zhì)的特征。其次，如果將這些裝飾與制服分開，并且用于另一載體，那么，它們也能符合第101條關(guān)于平面藝術(shù)作品的條件。通過想象將這些裝飾從制服中移除出來，再將其應(yīng)用于另一載體，這樣做并不是在復(fù)制該制服本身。

反對者認(rèn)為，這些裝飾不符合著作權(quán)保護(hù)的條件，因?yàn)樵谕ㄟ^想象而提取這些裝飾時(shí)，它們給人的印象仍是一幅關(guān)于拉拉隊(duì)制服的圖片。上訴人Star體育公司同樣聲稱，這些裝飾不能受到著作權(quán)保護(hù)，理由是即使將它們從實(shí)用品中提取出來，它們還是保留著一件拉拉隊(duì)制服的輪廓。而最高法院認(rèn)為，這一點(diǎn)并不構(gòu)成著作權(quán)的障礙。正如一件平面的美術(shù)作品（fine art）跟繪制該作品的畫布的形狀是相關(guān)的，平面的實(shí)用藝術(shù)作品（applied art）跟它所應(yīng)用之物品的輪廓也具有相關(guān)性。被上訴人Varsity品牌公司在拉拉隊(duì)制服上符合著作權(quán)保護(hù)的唯一特征，是在該制服表面上的平面的實(shí)用藝術(shù)品。被上訴人可以禁止他人的，也僅僅是在拉拉隊(duì)制服或者任何其他表達(dá)載體上復(fù)制該表面設(shè)計(jì)。被上訴人無權(quán)禁止任何人制造與該案所爭議制服在形狀、裁剪或者尺寸上完全相同的拉拉隊(duì)制服。

4.對于上訴人Star體育公司以及美國政府所提出的主張，最高法院認(rèn)為其均不足為據(jù)。

（1）上訴人與美國政府的關(guān)注焦點(diǎn)集中于，當(dāng)該設(shè)計(jì)從制服上被物理性移除（physically removed）之后，純白色的制服就只具有相對實(shí)用性（relative utility）了。但最高法院認(rèn)為，可分離性調(diào)查的重點(diǎn)，是在于被提取出來的特征，而不在于通過想象方式提取之后所剩下的實(shí)用產(chǎn)品的任何方面。法律畢竟沒有要求被想象提取之后的剩余部分仍然是一件具有完全功能的實(shí)用品。一個(gè)藝術(shù)特征若其本身就有資格獲得著作權(quán)保護(hù)，并不會(huì)僅僅因?yàn)槠渥畛醣粍?chuàng)造出來系作為某一實(shí)用品的外觀設(shè)計(jì)的一個(gè)特征，甚至即使因此使得該物品更具實(shí)用性，從而喪失其著作權(quán)保護(hù)的資格。這項(xiàng)規(guī)則自梅澤案以來就已經(jīng)得到確立，并且與著作權(quán)法為“實(shí)用藝術(shù)作品”給予明確保護(hù)的規(guī)定相一致。最高法院認(rèn)為，既然否定了上訴人的看法，也就必然拋棄了為一些法院和評論者所采用的關(guān)于“物理性”分離與“觀念性”分離兩者之間的區(qū)別。換言之，可分離性分析只是一項(xiàng)觀念性任務(wù)（conceptual undertaking），它并不要求作為基礎(chǔ)的實(shí)用品在分離之后仍然保持存在，因此，物理性—觀念性的區(qū)分（physical-conceptual distinction）沒有必要。

（2）上訴人還提出，應(yīng)當(dāng)將兩個(gè)“客觀”因素（object components）納入可分離性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：其一是要考慮用以證明創(chuàng)作者之設(shè)計(jì)方法、目的和原因的證據(jù)，其二是要考慮該特征在不具備實(shí)用功能的情況下是否具有可銷售性（marketability）。最高法院對此均予以否定，理由是它們沒有任何制定法上的依據(jù)。

（3）最后，上訴人聲稱，對表面裝飾給予著作權(quán)保護(hù)，不符合國會(huì)關(guān)于將工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)從著作權(quán)當(dāng)中完全排除的意圖。最高法院認(rèn)為，國會(huì)事實(shí)上已經(jīng)為工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)的某些特征給予了有限的著作權(quán)保護(hù)，[70]比如，對于半導(dǎo)體芯片和船體設(shè)計(jì)給予的保護(hù)。參見17 U. S. C. §§901–914, 1301–1332.反之，如果試圖假設(shè)國會(huì)針對工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)保護(hù)持有敵對態(tài)度而來看待該制定法，就會(huì)破壞國會(huì)所做出的這種選擇。無論如何，該案所采用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并沒有使得作為其基礎(chǔ)的拉拉隊(duì)制服具備著作權(quán)保護(hù)的資格。

（三）簡要評論

實(shí)用藝術(shù)品或者實(shí)用品的藝術(shù)設(shè)計(jì)是否受著作權(quán)保護(hù)，這是知識(shí)產(chǎn)權(quán)法上一個(gè)由來已久并且頗具爭議的問題，該案可謂該問題的最新解決方案。在美國歷史上，盡管聯(lián)邦著作權(quán)法始于1790年，但最高法院直到1954年才在Mazer v. Stein案中，首次明確提出了實(shí)用品設(shè)計(jì)的著作權(quán)保護(hù)條件，那就是實(shí)用部分與藝術(shù)設(shè)計(jì)兩者之間是否具有可分離性。由此形成了該案所討論的可分離性標(biāo)準(zhǔn)。此后，美國1976年制定的現(xiàn)行《著作權(quán)法》第101條，規(guī)定了實(shí)用品外觀設(shè)計(jì)的定義，將其中可以與實(shí)用功能相分離確定并且獨(dú)立存在的特征，作為圖畫、圖形或者雕塑作品（PGS）而受到保護(hù)。但在實(shí)踐中發(fā)生的諸多案件，以及相關(guān)法院和學(xué)術(shù)界，卻為這個(gè)保護(hù)條件演繹出許多的判定方法，莫衷一是。

正如第六巡回法院在該案判決中指出，當(dāng)實(shí)用品與其藝術(shù)設(shè)計(jì)無法從物理上分開時(shí)，法官和學(xué)者就只好求助于觀念上的可分離性（conceptual separability），經(jīng)年以來，已經(jīng)形成了許多種判定方法。僅以該判決書羅列來看，就有9種之多，其中包括美國版權(quán)局在其條例中所規(guī)定的方法（要求實(shí)用品與藝術(shù)設(shè)計(jì)兩者可以并存并且完全實(shí)現(xiàn)其各自功能）、主從功能法、客觀必要法、普通觀察者方法、設(shè)計(jì)過程法、單獨(dú)存在法、銷售可能性法等，[71]Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC., 799 F. 3d 468, 484-485 (6th Cir. 2015).甚至還有諸如尼默（Nimmer）、帕特里（Patry）等學(xué)者所撰寫著作權(quán)法權(quán)威著作中所表述的方法。

最高法院之所以受理該案，其原因恐怕也是在此。它希望借助該案，厘清關(guān)于實(shí)用品外觀設(shè)計(jì)的著作權(quán)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，以便統(tǒng)一法律的解釋與適用。從該案判決來看，最高法院重申了自己在以往判例即梅澤案中所確立的可分離性標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)指出，法院無須區(qū)分觀念性分離還是物理性分離，因?yàn)榭煞蛛x性標(biāo)準(zhǔn)的判定本身就是以想象的方式為之。最高法院在該案中強(qiáng)調(diào)了根據(jù)《著作權(quán)法》第101條定義來認(rèn)定是否具有可分離性，具體方法是：首先，能否從實(shí)用品中看到并且辨認(rèn)出某種看起來具有圖畫、圖形或雕塑特征的元素（平面或者立體藝術(shù)設(shè)計(jì)元素）；其次，如果將這些元素與實(shí)用品分開，并且應(yīng)用于另一個(gè)載體上，是否符合著作權(quán)關(guān)于藝術(shù)作品的構(gòu)成要件。可分離性標(biāo)準(zhǔn)，并不要求作為藝術(shù)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的實(shí)用品在分離之后能否獨(dú)立存在。該案判例顯然有助于對工業(yè)品設(shè)計(jì)的保護(hù)，因此，盡管其所涉及的只是服裝設(shè)計(jì)，但該案引起了3D打印產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注。

當(dāng)然，對于設(shè)計(jì)的保護(hù)也存在著一些更大的問題，特別是關(guān)于實(shí)用藝術(shù)品的保護(hù)模式（著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利、商標(biāo)、商業(yè)外觀等）以及它們之間的沖突或者重疊保護(hù)。該案判決略有涉及，但未予全部明確。

七、商標(biāo)注冊的詆毀條款與言論自由

（一）Matal v. Tam案基本案情

西蒙?譚霄（Simon Shiao Tam）組建了一支搖滾樂隊(duì)，起名為“The Slants”（“斜眼角人”）[72]美國俚語，尤指對中國人、日本人的貶稱。參見陸谷孫主編：《英漢大詞典》。，之所以起這個(gè)綽號(hào)，是為了“回收”這個(gè)用語，消除其中對亞裔人貶稱的污蔑性含義。譚霄將詞語“THE SLANTS”申請聯(lián)邦商標(biāo)注冊。美國專利商標(biāo)局（PTO）駁回其申請，理由是該詞語違反了美國商標(biāo)法即《蘭哈姆法》（Lanham Act），其規(guī)定禁止將可能“詆毀（disparage）……或者”給任何“在世或者去世之人……造成貶低或者蒙羞”的商標(biāo)進(jìn)行注冊。[73]15 U.S.C. §1052(a).譚霄對此不服，但其通過行政復(fù)審程序又未獲成功，遂將案件向聯(lián)邦巡回法院起訴。聯(lián)邦巡回法院以全席審理的方式，最終認(rèn)定：前述《蘭哈姆法》的詆毀條款（disparagement clause）從表面看來，根據(jù)第一修正案的言論自由條款（the First Amendment's Free Speech Clause）而構(gòu)成違憲。美國專利商標(biāo)局將該案向最高法院提起上訴，請求最高法院判決詆毀條款是否“根據(jù)憲法第一修正案的言論自由條款而從表面看來無效”。

（二）判決結(jié)果與依據(jù)

最高法院于2017年1月18日開庭審理該案，同年6月19日作出判決，最終維持了聯(lián)邦巡回法院的判決。阿利托大法官撰寫法院意見。肯尼迪發(fā)表部分協(xié)同意見，對此金斯伯格、索托馬約爾和卡根大法官贊同。托馬斯大法官另行撰寫一份部分協(xié)同意見。戈薩奇大法官未參與該案件審理與判決。

最高法院認(rèn)為，《蘭哈姆法》的詆毀條款觸犯了憲法第一修正案原則的基石：言論不可以因其表達(dá)了冒犯性思想而遭到禁止。

1.與判定有關(guān)的一個(gè)法律解釋問題

在判定詆毀條款是否違反憲法第一修正案之前，首先需要掃清了該案的一個(gè)法律解釋問題。最高法院在判決的開頭部分審查了譚霄的主張，即詆毀條款不適用于那些詆毀種族或者人種群體的標(biāo)識(shí)。譚霄的理由是，該條款所禁止注冊的是詆毀“自然人或者法人”（natural and juristic persons）的標(biāo)識(shí)，并不包括詆毀“諸如種族與人種群體之類的非法人實(shí)體”（nonjuristic entities）。這個(gè)解釋看似符合該條款文本中的“persons”（人）一詞，但是，最高法院對此予以反駁。理由是，其一，如果詆毀了“實(shí)質(zhì)性”比例的某一種族和人種群體，就必然詆毀該群體中許多的“人”；其二，這種狹義解釋與詆毀條款的廣泛范圍相沖突，因?yàn)樵摋l款不僅采用了“persons”，而且使用了“機(jī)構(gòu)”（institutions）、“信仰”（beliefs）之類的術(shù)語。假如國會(huì)想要限制該條款的范圍，它就可能使用諸如“生存于世的特定個(gè)人”（particular living individuals）之類的用語，就像在該條（c）款所采用的詞語那樣。

2.詆毀條款違反了第一修正案的言論自由條款

商標(biāo)注冊是私人言論，并非政府言論。因?yàn)椤把哉撟杂蓷l款......并不規(guī)范政府言論”，[74]Pleasant Grove City v. Summum, 555 U.S. 460, 467 (2009).故政府不必對自己的言論保持中立的立場。最高法院認(rèn)為，在適用有關(guān)政府言論的判例時(shí)務(wù)必倍加小心，因?yàn)榧偃缰灰獙λ饺搜哉撋w上一枚政府的批準(zhǔn)印章，就可以將之充作政府言論，那么，政府就可以此手段來消除或者抑制不為其所喜歡的觀點(diǎn)表達(dá)。

最高法院認(rèn)為商標(biāo)注冊在本質(zhì)上并非政府言論，是基于以下理由。在PTO注冊的商標(biāo)并不是由聯(lián)邦政府所設(shè)想出來的。除了第1052（a）條的規(guī)定之外，商標(biāo)審查員不得依據(jù)商標(biāo)所表達(dá)的觀點(diǎn)而拒絕其注冊。商標(biāo)如果符合《蘭哈姆法》的觀點(diǎn)中立要求（viewpoint-neutral requirements），就必須予以注冊。一旦商標(biāo)獲得注冊，則PTO無權(quán)將其從注冊簿中刪除，除非有一方當(dāng)事人提出動(dòng)議請求撤銷該注冊商標(biāo)、注冊商標(biāo)期限屆滿或者聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）根據(jù)某些理由而啟動(dòng)訴訟。因此，認(rèn)為某一注冊商標(biāo)的內(nèi)容構(gòu)成政府言論，這是非常牽強(qiáng)的。試想一下，假如商標(biāo)一旦獲得注冊就變成了政府言論，那么，聯(lián)邦政府豈不會(huì)變得異常吵鬧、亂亂糟糟。最高法院以往有關(guān)政府言論的案件，均不支持關(guān)于以注冊商標(biāo)為政府言論的觀點(diǎn)。[75]Johanns v. Livestock Marketing Assn., 544 U.S. 550 (2005); Pleasant Grove City v. Summum, 555 U.S. 460 (2009); Walker v. Texas Div.,Sons of Confederate Veterans, Inc., 576 U.S. ___ (2015).并且，假如認(rèn)為商標(biāo)注冊使得商標(biāo)轉(zhuǎn)變?yōu)檎哉?，就將?gòu)成對政府言論規(guī)則（governmentspeech doctrine）的一個(gè)巨大而危險(xiǎn)的擴(kuò)張，因?yàn)槠渌恼怯浿贫龋ū热缰鳈?quán)登記）也可以照做起來，很容易達(dá)到同樣的效果。

3.商標(biāo)注冊也不屬于政府補(bǔ)貼或者商業(yè)言論

（1）政府一方提出，該案受最高法院關(guān)于補(bǔ)貼性言論（subsidized-speech）的判例的規(guī)制。但這一主張被最高法院認(rèn)為不具有說服力。政府所提出的判例涉及現(xiàn)金補(bǔ)貼或其他等價(jià)物的補(bǔ)貼，例如在Rust v. Sullivan案[76]Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173 (1991).中，政府為家庭節(jié)育計(jì)劃服務(wù)（family planning services）的個(gè)人當(dāng)事方給予資助，以及在National Endowment for Arts v. Finley案[77]National Endowment for Arts v. Finley, 524 U.S. 569 (1998).中，為藝術(shù)家提供現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。但聯(lián)邦商標(biāo)注冊跟這些項(xiàng)目毫不相像。PTO不僅沒有付錢給商標(biāo)注冊申請人，相反它還要求申請人支付商標(biāo)注冊申請費(fèi)，并且在商標(biāo)注冊之后還要其繳納維持費(fèi)。政府在該案答辯時(shí)聲稱，商標(biāo)注冊就為當(dāng)事人提供了寶貴的非金錢利益，而這可以回溯到政府為該商標(biāo)注冊所投入的資源，但最高法院認(rèn)為，每一項(xiàng)政府服務(wù)幾乎都需要政府資金的投入。那些使廣大公眾受益的公共服務(wù)（例如警察和消防）固然如此，即便是那些只為一部分人受益的服務(wù)，例如對私人訴訟的審判、維護(hù)公園和公路的使用，也都是如此。因此，政府的這一主張不成立。

（2）政府一方還聲稱，根據(jù)一項(xiàng)由最高法院就政府言論判例與補(bǔ)貼判例合并所形成的“政府項(xiàng)目”規(guī)則（“government-program”doctrine），商標(biāo)法中的詆毀條款是合憲的。最高法院認(rèn)為，這個(gè)主張同樣不具有說服力。政府一方所提到的兩個(gè)判例，是關(guān)于政府雇主向其雇員收取工會(huì)會(huì)費(fèi)的問題，[78]Davenport v. Wash. Educ. Ass'n, 551 U.S. 177 (2007); Ysursa v. Pocatello Educ. Ass'n, 555 U.S. 353 (2009).但這些案件所涉及的，是第一修正案判例法當(dāng)中一個(gè)特別的領(lǐng)域，它與該案所涉及的商標(biāo)注冊領(lǐng)域?qū)嵲谙喔暨b遠(yuǎn)。與該案更為類似的案例可能在于，政府為私人言論創(chuàng)設(shè)一個(gè)有限的公共論壇，從而允許政府依據(jù)言論內(nèi)容和演講者而實(shí)行某些限制。[79]Good News Club v. Milford Central School, 533 U.S. 98, 106-107 (1998); Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U.S. 819,831 (1995).但是，即便在這樣的案例中，觀點(diǎn)歧視（viewpoint discrimination）也是被禁止的。詆毀條款拒絕對于任何集團(tuán)的相當(dāng)比例成員具有冒犯性的任何標(biāo)識(shí)予以注冊。這在某種意義上，就構(gòu)成了觀點(diǎn)歧視：帶來冒犯本身就是一種觀點(diǎn)?！安荒軆H僅因?yàn)檫@些思想本身對某些聽眾來說具有冒犯性，就禁止該思想的公開表達(dá)?！盵80]Street v. New York, 394 U.S. 576, 592 (1969).

（3）該案雙方當(dāng)事人的另一個(gè)爭議是，商標(biāo)是否構(gòu)成商業(yè)言論（commercial speech），從而只需要經(jīng)受在Central Hudson案[81]Central Hudson Gas & Elect. v. Public Serv. Comm'n of Central Hudson Gas & Electric Corp., 447 U.S. 557 (1980).所形成的寬松審查（relaxed scrutiny）。但最高法院認(rèn)為，這個(gè)爭議無需在該案解決，因?yàn)樵g毀條款甚至都不能經(jīng)受住Central Hudson標(biāo)準(zhǔn)的審查。根據(jù)Central Hudson案標(biāo)準(zhǔn)，對言論的限制必須服務(wù)于“某一實(shí)質(zhì)性利益”（a substantial interest），并且必須加以“狹義地適用”（narrowly drawn）。[82]Id., at 564-565.案件中提到的一種利益是，防止那些表達(dá)冒犯性思想的言論，但是，這種利益卻會(huì)打擊第一修正案的核心。所提到的第二種利益是，保護(hù)商業(yè)流動(dòng)秩序，免于受到那些因支持招人不滿的歧視性商標(biāo)所帶來的破壞；但是，該條款適用于對任何個(gè)人、團(tuán)體或機(jī)關(guān)構(gòu)成詆毀的任何商標(biāo)，故其并不是被狹義地適用的。因此，詆毀條款也不符合商業(yè)言論的審查標(biāo)準(zhǔn)。

4.商標(biāo)法的詆毀條款構(gòu)成了觀點(diǎn)歧視（viewpoint discrimination）

（1）除極少數(shù)的例外，憲法第一修正案的一項(xiàng)基本原則是，政府不得以其不贊成某種言論所表達(dá)的思想或者觀點(diǎn)為由，對該言論予以懲罰或者壓制。[83]Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U.S. 819, 828-829 (1995).關(guān)于觀點(diǎn)歧視的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是，在相關(guān)主題范疇內(nèi)，政府是否根據(jù)所表達(dá)的觀點(diǎn)而從中挑出某一小部分其所不贊同的信息。在該案中，詆毀條款將相關(guān)主題確定為“人（無論其生死）、機(jī)構(gòu)、信仰或者國家象征”；[84]15 U.S.C. §1052(a).而在該范疇之中，申請人可以注冊某個(gè)具有積極的或者良性意義的標(biāo)識(shí)，但不能是貶損性標(biāo)識(shí)。這一法律規(guī)定反映出，政府不贊同某一小部分其認(rèn)為具有冒犯性的信息，故從本質(zhì)上而言，這就構(gòu)成了觀點(diǎn)歧視。

（2）無論商標(biāo)是否屬于商業(yè)言論，該案以觀點(diǎn)為依據(jù)所發(fā)生的歧視，就必然要受到更嚴(yán)格的審查。[85]Sorrell v. IMS Health Inc., 564 U.S. 552, 566 (2011).即使就商標(biāo)符合商業(yè)言論的情況而言，它們也是這樣的例子，說明為什么在這個(gè)范疇，不能以第一修正案所要求的觀點(diǎn)中立性而給予完全豁免（a blanket exemption）。在商標(biāo)領(lǐng)域，有關(guān)思想市場（marketplace of ideas）的隱喻已經(jīng)變成了一個(gè)實(shí)實(shí)在在的強(qiáng)大的現(xiàn)實(shí)。假如允許存在觀點(diǎn)歧視，那就是允許實(shí)行政府審查。

（三）簡要評論

該案的案情非常簡單，但其中涉及的法律問題，事關(guān)美國憲法第一修正案的言論自由，茲事體大。因此，該案實(shí)際上是對美國商標(biāo)法一項(xiàng)條款的違憲審查，從本質(zhì)上來講，更可歸于第一修正案的討論。另需說明，因時(shí)任美國專利商標(biāo)局局長的Michaelle K. Lee于2017年6月6日宣布辭職，由Joseph Matal擔(dān)任臨時(shí)局長，故該案在最高法院受理與開庭辯論時(shí)的名稱是Lee v. Tam，而在6月19日判決時(shí)，案件名稱已經(jīng)改為Matal v.Tam。

該案爭議是商標(biāo)注冊詆毀條款即《蘭哈姆法》第1052（a）條。該條規(guī)定了商標(biāo)主簿注冊的條件，共計(jì)6款，主要規(guī)定商標(biāo)在哪些情況下不得注冊（消極條件），其中（a）款的完整內(nèi)容是：“申請人在產(chǎn)品上的任何商標(biāo)可以與他人產(chǎn)品相區(qū)分的，不得因其性質(zhì)而拒絕在主簿注冊，除非（a）該商標(biāo)包含違反道德的、欺騙性的或者誹謗性的要素；或者可能詆毀任何在世或者去世之人、機(jī)構(gòu)、信仰或者民族標(biāo)志，或錯(cuò)誤地暗示有某種聯(lián)系，或?yàn)槠湓斐少H低或者蒙羞；或者屬于某一地理標(biāo)志，當(dāng)其用于葡萄酒或者白酒之上或與之相聯(lián)系時(shí)，所確定的是該商品原產(chǎn)地之外的地方，且其系由申請人在WTO條約在美國生效之日一年或者之后首次使用在該葡萄酒或者白酒之上或與之相聯(lián)系?！庇纱丝梢?，第1052（a）條包含的商標(biāo)注冊的消極條件有三項(xiàng)，第1項(xiàng)是指商標(biāo)存在違背公序良俗的情形；第2項(xiàng)是該商標(biāo)可能構(gòu)成詆毀；第3項(xiàng)是錯(cuò)誤使用地理標(biāo)志。除第3項(xiàng)是根據(jù)WTO《TRIPS協(xié)議》的要求而增設(shè)的之外，前兩項(xiàng)是商標(biāo)法中早有規(guī)定的。確切地說，該案涉及的只是第1052條（a）款的第2項(xiàng)，聯(lián)邦巡回法院和最高法院均認(rèn)為，該項(xiàng)消極條件的規(guī)定違反了憲法第一修正案的言論自由條款。但是，該案判決并沒有就第1項(xiàng)消極條件作出處理，故商標(biāo)存在違背公序良俗的情形（“商標(biāo)包含違反道德的、欺騙性的或者誹謗性的要素”），仍舊不能獲得商標(biāo)注冊。有評論認(rèn)為，該案涉及的是商標(biāo)注冊公序良俗條款與言論自由問題，[86]孫遠(yuǎn)釗：《商標(biāo)登記公序良俗條款與言論自由保障——美國聯(lián)邦上訴法院對In re Tam案的全院聯(lián)席判決》，http://www.zhichanli.com/article/1826.html.并不準(zhǔn)確。

最高法院在該案判決中，著重論證商標(biāo)注冊的本質(zhì)是什么，或者更準(zhǔn)確地說，商標(biāo)注冊本質(zhì)上不是什么。首先，最高法院認(rèn)定，并非政府言論。其次，商標(biāo)注冊也不是政府補(bǔ)貼或者商業(yè)言論。最后，商標(biāo)注冊屬于私人言論，應(yīng)當(dāng)根據(jù)言論自由條款受到嚴(yán)格審查。結(jié)論就是，商標(biāo)法的詆毀條款構(gòu)成觀點(diǎn)歧視，從而違憲。

與該案同時(shí)上訴到最高法院的，其實(shí)還有一個(gè)更加引人矚目的同類案件，即Pro-Football,Inc. v. Blackhorse案。該案涉及華盛頓特區(qū)紅皮膚橄欖球隊(duì)的6件“REDSKINS”（紅皮膚）注冊商標(biāo)，其于2014年被美國專利商標(biāo)局以第1052（a）條為依據(jù)而撤銷，理由就是“REDSKINS”注冊商標(biāo)是對美國土著印第安人的詆毀。球隊(duì)向法院起訴，被判決維持商標(biāo)局的撤銷裁決，遂又上訴至第四巡回法院。在此期間，因聯(lián)邦巡回上訴法院全席審理Lee v. Tam案，故中止審查該案，等待最高法院對Lee v.Tam案做出判決。[87]Pro-Football, Inc. v. Blackhorse, 112 F. Supp. 3d 439 (E.D.Va. 2015), appeal docketed, No. 15-1874 (4th Cir. Aug. 6, 2015).最高法院在2016年4月20日決定受理Lee v. Tam案，并且發(fā)布了調(diào)卷令，隨即，橄欖球隊(duì)于2016年4月25日也向最高法院提交上訴，但最高法院于當(dāng)年10月3日決定拒絕為該案發(fā)布調(diào)卷令。[88]http://www.scotusblog.com/case- files/cases/pro-football-inc-v-blackhorse/.現(xiàn)在最高法院已經(jīng)通過Matal v. Tam案認(rèn)定第1052條（a）款的第2項(xiàng)構(gòu)成違憲，“THE SLANTS”商標(biāo)應(yīng)當(dāng)可以注冊了，而“REDSKINS”商標(biāo)接下來的命運(yùn)如何，則需等待第四巡回上訴法院的裁決。

In the 2016 Term, the U.S. Supreme Court delivered 7 decisions on intellectual property rights which re flect the trend of important role played by the Court in this field. These cases dealt with these diverse issues, such as jurisdiction of patent cases, damages for patent infringement, the statute of limitation and laches,doctrine of exhaustion, copyright protection for useful articles, trademark registration and freedom of speech, etc.Introducing and analyzing these cases comprehensively and speci fically can be helpful for Chinese IP community to understand the emerging disputes debated in other jurisdiction and get further study on these issues here.

U.S. Supreme Court; intellectual property; case study; 2016 Term

金海軍，中國人民大學(xué)法學(xué)院教授