張偉君　　 魏立舟　　 趙　 勇

涉外定牌加工在商標(biāo)法中的法律性質(zhì)
——兼論商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成的判定

張偉君 魏立舟 趙 勇

涉外定牌加工中使用他人注冊商標(biāo)的行為原則上屬于構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。涉外定牌加工的產(chǎn)品不在我國境內(nèi)銷售，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，但是，“混淆可能”并不是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件；且在相同商品上使用相同商標(biāo)的情況下，所謂的“推定混淆”是絕對推定，不能通過相關(guān)證據(jù)來推翻。涉外定牌加工產(chǎn)品雖然用于出口而不在本國銷售，但并不屬于過境貨物，因此定牌加工仍屬于具有營利性質(zhì)的商業(yè)活動的范疇。

侵犯商標(biāo)專用權(quán) 涉外定牌加工 混淆可能 商業(yè)活動中的使用 來源識別功能

作為“世界制造工廠”，我國企業(yè)經(jīng)常接受國外企業(yè)委托加工制造產(chǎn)品并銷往國外。這種委托加工的產(chǎn)品往往貼上國外企業(yè)指定使用或者授權(quán)使用的商標(biāo)，也就是所謂的涉外定牌加工或貼牌加工。如果國外委托方指定或授權(quán)我國加工企業(yè)使用的商標(biāo)，與中國境內(nèi)已經(jīng)注冊的某個商標(biāo)相同或近似，而且該加工產(chǎn)品與該注冊商標(biāo)核定使用的商品相同或者類似，該加工企業(yè)在其制造、出口的產(chǎn)品上使用該商標(biāo)，就有可能違反現(xiàn)行《商標(biāo)法》第52條a除有特殊說明外，本文所指《商標(biāo)法》條文，均為第四次修正案正式實施前的內(nèi)容。的規(guī)定，遭遇國內(nèi)注冊商標(biāo)權(quán)人的侵權(quán)指控。這事實上已經(jīng)得到許多司法判決b早期司法判決在此種情況下傾向于認定貼牌加工行為為商標(biāo)侵權(quán)行為，比較典型的案例有: 美國耐克公司訴西班牙賽得體育公司、嘉興銀興制衣廠、浙江省畜產(chǎn)進出口公司案［（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號］，廣州泓信訴廣州海關(guān)案［（2006）粵高法行終字第22號]、瑞寶公司訴永勝公司案［（2005）浙民三終字第284號］等。的支持。但是，也有觀點認為，這種定牌加工中的商標(biāo)使用并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，其理由主要是：由于該定牌加工商品沒有在國內(nèi)銷售，因此所貼的商標(biāo)并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，不可能導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆，因此不侵犯中國境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利。這種觀點很大程度上得到權(quán)威人士的認可c孔祥?。骸渡虡?biāo)的標(biāo)識性與商標(biāo)權(quán)保護的關(guān)系——兼及最高法院有關(guān)司法政策和判例的實證分析》，載《人民司法》2009年第15期。，也越來越多地體現(xiàn)在一些法院的判決中。d2009年上海市高級人民法院在上海申達音響電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案的判決書［（2009）滬高民三（知）終字第65號］中認為：“在定牌加工關(guān)系中，境內(nèi)加工方在產(chǎn)品上標(biāo)注商標(biāo)的行為形式上雖由加工方所實施，但實質(zhì)上商標(biāo)真正的使用者仍為境外委托方。本案涉案產(chǎn)品所貼商標(biāo)只在中國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能。故一審法院綜合判斷認定被上訴人玖麗得公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)并無不當(dāng)?！贬槍@種“同案不同判”的現(xiàn)象，近些年來已經(jīng)有許多優(yōu)秀的論文專門對此進行了討論。e比如黃燕娟、徐華: 《涉外貼牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)問題探討》，載“中國法院網(wǎng) ”，http://www.chinacourt.org/article/ detail/2013/01/id/809819.shtml，2013年1月。本文則試圖通過對商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成要件的重新檢討，對涉外定牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)作出解答。因為中國商標(biāo)法律制度主要借鑒了歐洲大陸法的規(guī)定，本文將主要結(jié)合歐盟以及德國商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)則和司法實踐進行分析。

一、商標(biāo)侵權(quán)與“混淆可能”

（一）“混淆可能”是否為商標(biāo)侵權(quán)的一般構(gòu)成要件

認為涉外定牌加工不構(gòu)成侵權(quán)的一個重要理由是：定牌加工的產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售，不可能導(dǎo)致境內(nèi)的相關(guān)公眾混淆，而“混淆可能”是判定商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。f在上海申達音響電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案中，一審法院的判決理由就是：涉外定牌加工行為中商品由于全部出口僅涉及的是美國市場及相關(guān)消費者，在中國市場內(nèi)由于沒有銷售所以相關(guān)消費者不會對該產(chǎn)品發(fā)生混淆和誤認的可能。因此，玖麗得公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。對此，首先應(yīng)該回答的是：在我國《商標(biāo)法》中，“混淆可能”是否為構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)的一般構(gòu)成要件？換句話說，在相同的商品上使用相同商標(biāo)的情況下，判斷該行為是否侵犯商標(biāo)權(quán)時，是否需要考慮可能混淆的因素。

《商標(biāo)法》第52條第1項并未將“混淆可能”作為商標(biāo)侵權(quán)的判定要件。不過，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，法院在判斷商標(biāo)是否近似、商品或服務(wù)是否類似時，需要考慮混淆可能性。g參見最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條和第11條。這就是說，如果在商品與商標(biāo)不相同的情況下，被控侵權(quán)人的使用行為是否可能導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，是法官用來判斷商品是否類似、商標(biāo)是否近似的一個判斷標(biāo)準(zhǔn)。但是如果被告在相同的商品上使用了與他人注冊商標(biāo)相同的標(biāo)識，判定侵權(quán)時就無需考慮“混淆可能”。因此，“混淆可能”并非商標(biāo)侵權(quán)的一般構(gòu)成要件，而只是在判定商標(biāo)近似或者商品或服務(wù)類似時才需要考慮的一個因素。h浙江省高級人民法院在（2005）浙民三終字第284號《民事判決書》中也認為：“是否造成混淆或誤認，僅是判斷商標(biāo)是否近似的要件，而非判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的直接要件?！边@個規(guī)則在新修改的《商標(biāo)法》中得到了進一步的確認和澄清。根據(jù)新《商標(biāo)法》第57條的規(guī)定，“在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)”的情況下，并不需要考慮是否“容易導(dǎo)致混淆”；而只是“在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)”時，“容易導(dǎo)致混淆”才是需要考慮的一個要件。i參見《商標(biāo)法》（根據(jù)2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標(biāo)法〉的決定》第三次修正）第57條第1款。http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/sbfxzcazt/2013-09/02/content_1805326.htm。這就意味著，在定牌加工案件中，如果被告在其加工制造的產(chǎn)品上使用的是與原告注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，且委托加工產(chǎn)品與該注冊商標(biāo)核定使用的產(chǎn)品也是相同的，那么，法院根本不需要考慮這種商標(biāo)使用行為是否有造成相關(guān)公眾的“混淆可能”。所以在涉外定牌加工的情形中，以侵權(quán)產(chǎn)品不進入市場流通從而不可能產(chǎn)生相關(guān)公眾的混淆為理由來否認該行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，是站不住腳的。

（二）“推定混淆”：絕對推定還是相對推定

在支持涉外貼牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的觀點中，還存在另一種解釋。他們認為，雖然法律沒有明文對在同一種商品上使用與注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)提出“可能混淆”的要求，但其實是法律推定在這種情形下存在混淆可能。也就是說，即使在“同種商品上使用相同商標(biāo)”的情形下，“可能混淆”仍然是判定是否侵權(quán)的一個“隱性”要件。而既然這只是法律推定，那么，如果有事實證據(jù)能推翻這種存在混淆可能的推定，就可以不認定侵權(quán)。j宋育鑫：《商標(biāo)侵權(quán)“推定混淆”探析》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)》2011年2月（總第48期）。

這種觀點的依據(jù)來自《TRIPS協(xié)定》第16條第1款的相關(guān)規(guī)定：“在對相同貨物或服務(wù)使用相同標(biāo)記的情況下，應(yīng)推定存在混淆的可能性?！钡?，需要指出的是，《TRIPS協(xié)定》的這個規(guī)定很大程度上是一個妥協(xié)性的規(guī)定，以此來調(diào)和歐盟商標(biāo)法與美國商標(biāo)法在商標(biāo)侵權(quán)判定中的理論基礎(chǔ)的差異。k孔祥?。骸渡虡?biāo)與不正當(dāng)競爭法——原理與判例》，法律出版社2009年版，第319頁以下，以及Gervais: The TRIPS Agreement: drafting history and analysis, 4nd ed., Sweet & Maxwell, London, 2012中的相關(guān)論述。根據(jù)歐盟商標(biāo)法（《共同體商標(biāo)條例》第9條第1款、《歐盟商標(biāo)指令》第5條第1款），在相同的商品或服務(wù)上使用相同的商標(biāo)時，對商標(biāo)的保護是絕對的，不要求混淆；只有在商標(biāo)近似或者商品類似時，才必須結(jié)合混淆可能性來解釋相似或者類似的概念。l《歐盟商標(biāo)指令》（Directive 2008/95/EC）前言第11段中明確指出，就注冊商標(biāo)所給予的保護，特別是就確保商標(biāo)作為來源標(biāo)識的功能而言，在商標(biāo)與標(biāo)識相同以及商品或服務(wù)相同的情況下，這種保護是絕對的; 而在商標(biāo)與標(biāo)識類似以及商品或服務(wù)類似的情況下，也給予保護，但必須以混淆可能性解釋類似和近似的概念。而美國《商標(biāo)法》則把“混淆可能”作為判定侵權(quán)的必要條件，從而需要一套非常復(fù)雜的“混淆”理論體系來解釋是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。mm 鄧宏光：《商標(biāo)混淆理論的擴張》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2007年第10期。這個區(qū)別導(dǎo)致兩個法律體系在判定商標(biāo)侵權(quán)時，會采取很不相同的解釋方法。比如，對于消費者“知假買假”的案件（比如明知地攤上銷售的LV高仿包是假冒的，仍然購買），根據(jù)歐盟商標(biāo)法，法院其實根本不需要討論這種行為是否會造成消費者混淆，銷售商當(dāng)然構(gòu)成侵權(quán)n歐 盟 的 這 種 規(guī) 定 直 接 反 應(yīng) 在 了 各 成 員 國 的 立 法 和 司法 上 ， 以 德 國 為 例 ， 在 “ 雙 重 相 同 (Doppelidentit? t) ” 的 情 況 下 ，無需再考慮對相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆的 可能性，這種觀點在司法上沒有任何疑問。見Sack: "Doppelidentit?t" und "gedankliches Inverbindungbringen" im neuen deutschen und europ?ischen Markenrecht, GRUR 1996, 663。；而根據(jù)美國《商標(biāo)法》，由于“混淆”是構(gòu)成侵權(quán)的必要條件，而這里消費者在購買時不可能產(chǎn)生混淆，因此就需要發(fā)展出所謂的“售后混淆”理論才能解釋這種行為是構(gòu)成侵權(quán)的。o同注釋。c由于《TRIPS協(xié)定》第16條第1款關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)（即授予商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利）的規(guī)則大體上采用的是美國的商標(biāo)侵權(quán)規(guī)則的結(jié)構(gòu)，即規(guī)定無論在相同還是類似情況下，都需要考慮“混淆可能”這個因素。但為了照顧歐盟商標(biāo)法中對使用相同商標(biāo)在相同商品的情況下不用考慮“混淆可能”的情況，該款就增加了在對相同貨物或服務(wù)使用相同標(biāo)記的情況下，混淆的可能是推定的表述。但是，這個規(guī)定并沒有改變歐盟商標(biāo)法中既有的商標(biāo)侵權(quán)判定規(guī)則——“在相同的商品或服務(wù)上使用相同的商標(biāo)時，該保護是絕對的”，即“應(yīng)該”絕對推定存在混淆的可能性，而不能以其他事實和理由來推翻這個推定。

作為成文法國家，我國在《商標(biāo)法》立法中，無論是基本法律原則（如先注冊原則）還是具體法律概念以及法律規(guī)則都主要借鑒了以德國為主的大陸法國家以及歐盟商標(biāo)法的規(guī)定。特別是在關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)判定的立法結(jié)構(gòu)上，我們完全采用了歐盟的方法，即在判斷在相同商品上使用相同商標(biāo)是否構(gòu)成侵權(quán)時不考慮“混淆可能”，那么在解釋此條文時，也應(yīng)該秉承歐盟商標(biāo)法的理念，堅持在相同商品上使用相同商標(biāo)的情形下對注冊商標(biāo)的絕對保護原則，堅持“推定存在混淆可能”的絕對性，p孔祥俊: 《商標(biāo)與不正當(dāng)競爭法——原理與判例》，法律出版社2009年版，第272頁。不應(yīng)張冠李戴，用美國的“混淆”理論用來解釋我國商標(biāo)法中關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定。

總之，一些法院對于在定牌加工中在相同產(chǎn)品上使用了相同商標(biāo)的行為，仍然以定牌加工產(chǎn)品是用于出口，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾混淆為理由，判定其不構(gòu)成侵權(quán)，顯然是找錯了法律依據(jù)，并不符合我國《商標(biāo)法》的既定規(guī)則。

二、商標(biāo)侵權(quán)與注冊商標(biāo)專用權(quán)的范圍

構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的行為必須是商標(biāo)權(quán)人依法可以禁止的一個不法使用行為。認為在定牌加工中使用中國境內(nèi)注冊商標(biāo)不構(gòu)成侵權(quán)的另一個重要理由是：定牌加工產(chǎn)品沒有在中國市場銷售，而是用于出口的，而“出口”行為并不是《商標(biāo)法》規(guī)定的侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。對于這個觀點，需要從《商標(biāo)法》規(guī)定的商標(biāo)權(quán)人依法可以禁止的不法行為或者說從商標(biāo)權(quán)人享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)的范圍來評判。

知識產(chǎn)權(quán)制度的基本設(shè)計是通過授予權(quán)利人獨占使用權(quán)（exclusive right）來維護權(quán)利人的權(quán)益，權(quán)利人有權(quán)禁止他人未經(jīng)許可擅自“使用”其受保護的權(quán)利客體。與專利法規(guī)定的受專利權(quán)人控制的一系列“實施”其專利的行為，以及與著作權(quán)法規(guī)定的受著作權(quán)人控制的一系列“利用”其作品的行為（復(fù)制、發(fā)行、傳播、演繹等）類似，商標(biāo)專用權(quán)人也依法享有一系列禁止他人“使用”其商標(biāo)的權(quán)利。那么，商標(biāo)權(quán)人能禁止的“商標(biāo)使用”行為包括哪些呢？

《歐盟商標(biāo)指令》第5條第3款規(guī)定的商標(biāo)權(quán)人可以禁止的“商標(biāo)使用”行為中，除了（a）將商標(biāo)標(biāo)識標(biāo)注（affi xing）在商品或者包裝上以及（d）商業(yè)文書和廣告中使用商標(biāo)標(biāo)識之外，還包括（b）提供（offering）使用該標(biāo)識的商品、將這種商品投放市場或者為上述目的存儲這種商品；（c）進口或者出口這種商品。因此，從歐盟的規(guī)定來看，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的“使用”行為，既包括直接使用或標(biāo)注商標(biāo)標(biāo)識的行為，還包括將含有該商標(biāo)標(biāo)識的商品投入市場流通的“銷售”、“出口”、“進口”行為，甚至包括與流通行為密切相關(guān)的運輸、倉儲等行為。

我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第52條第1項規(guī)定了在相同或類似商品上“使用”與注冊商標(biāo)相同或近似商標(biāo)的行為，構(gòu)成侵權(quán)。同時，《商標(biāo)法》第52條第2項規(guī)定的侵權(quán)行為還包括“銷售”侵權(quán)產(chǎn)品的行為，這就是說，“銷售”侵權(quán)產(chǎn)品的行為其實也是商標(biāo)權(quán)人可以控制的商標(biāo)使用行為。q擅自制造、銷售商標(biāo)標(biāo)識并非真正意義上的商標(biāo)使用，只是一種間接侵權(quán)行為；反向假冒則更不是對商標(biāo)的使用，而是一種特殊的侵權(quán)行為。但是，我國《商標(biāo)法》確實沒有明確規(guī)定“出口”行為屬于商標(biāo)權(quán)人所享有獨占權(quán)的范圍。那么，我國商標(biāo)權(quán)人是否可以控制商標(biāo)侵權(quán)產(chǎn)品的出口呢？

事實上，出口行為如同銷售行為一樣，都屬于商業(yè)流通的性質(zhì)，都是屬于商標(biāo)專用權(quán)所控制的商標(biāo)使用行為。如果商標(biāo)權(quán)人無法在商品銷售、出口等流通環(huán)節(jié)對侵權(quán)產(chǎn)品實施控制，將難以實現(xiàn)對其商標(biāo)權(quán)的有效保護?！俺隹凇毙袨闃?gòu)成商標(biāo)侵權(quán)在國外的商標(biāo)制度中是有明文規(guī)定的。如《歐共體商標(biāo)條例》第9條第2款c項，《歐盟商標(biāo)指令》第5條第3款中明確指出，第三人用該標(biāo)識進口或出口的行為，屬于商標(biāo)權(quán)利人可以禁止的行為。這一規(guī)定進一步體現(xiàn)在歐盟成員國的國內(nèi)立法中，如德國《商標(biāo)法》第14條第3款第4項列舉的“以該標(biāo)識的名義進口或者出口商品”的行為，屬于該法“尤其禁止”的違法行為。我國《商標(biāo)法》第52條以及《商標(biāo)法實施條例》雖然沒有明確“出口”是否屬于商標(biāo)專用權(quán)所控制的行為，但是《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》第3條規(guī)定“國家禁止侵犯知識產(chǎn)權(quán)的貨物進出口”，這就意味著商標(biāo)權(quán)人可以通過海關(guān)禁止擅自使用其商標(biāo)的商品的出口。事實上，盡管商標(biāo)權(quán)具有地域性，但是同一商標(biāo)在不同的國家歸屬于同一權(quán)利人是主流現(xiàn)象，因此，禁止出口行為，就可以直接避免出口商品侵犯該權(quán)利人在進口國的商標(biāo)權(quán)，更有利于對權(quán)利人的保護。

另外，我們所討論的定牌加工活動，顯然是由貼牌加工行為和出口行為兩部分組成的。r這其實是一個顯而易見的事實。德國聯(lián)邦法院在“摩托車清潔器”一案中就明確確認了這個觀點，見BGH GRUR 2009, 515, Motorradreiniger。即便出口行為不算在中國境內(nèi)的商業(yè)流通行為，貼牌加工本身就屬于《商標(biāo)法》規(guī)定的侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為，應(yīng)該受到商標(biāo)權(quán)人享有的獨占權(quán)的控制，就如同著作權(quán)法中的復(fù)制行為、專利法中的制造專利產(chǎn)品或者使用專利技術(shù)的行為本身就可以構(gòu)成侵權(quán)一樣。我們不能因為一個侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)生產(chǎn)制造出來，但只是因為它尚未在中國市場流通，就可以說這沒有構(gòu)成侵權(quán)。而且，如果被告可以以涉外定牌加工為理由提出商標(biāo)侵權(quán)抗辯的話，假冒產(chǎn)品制造商就會借此來規(guī)避法律制裁，借 “出口”名義行“內(nèi)銷”之實，這顯然不利于打擊商標(biāo)侵權(quán)。

總之，在涉外定牌加工中，無論是加工行為還是出口行為都是屬于商標(biāo)權(quán)人所享有的商標(biāo)專用權(quán)的范圍。那種認為使用他人注冊商標(biāo)進行定牌加工并出口不屬于商標(biāo)權(quán)專用權(quán)所控制的行為的觀點，是不符合《商標(biāo)法》規(guī)定的。

三、商標(biāo)侵權(quán)與在商業(yè)活動中的使用

商標(biāo)侵權(quán)一般以在商業(yè)活動中使用了商標(biāo)為構(gòu)成要件?！禩RIPS協(xié)定》第16條第1項將商標(biāo)專用權(quán)界定為在相同或類似商品上禁止他人商業(yè)活動中（in the course of trade）使用相同或者近似的商標(biāo)。歐盟商標(biāo)法（《共同體商標(biāo)法》第9條、歐盟《商標(biāo)指令》第5條）在關(guān)于商標(biāo)權(quán)人權(quán)利的規(guī)定中也明確規(guī)定了“商業(yè)活動中的使用”的限制。德國《商標(biāo)法》第14條第（2）款也有在“商業(yè)交易中（im gesch?ftlichen Verkehr）”使用的限定。

我國《商標(biāo)法》關(guān)于侵權(quán)行為的界定中雖然沒有做出這樣的限定，但我國《商標(biāo)法實施條例》第3條也有所體現(xiàn)，該條規(guī)定：“商標(biāo)法所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于……其他商業(yè)活動中”，這意味著構(gòu)成侵權(quán)的商標(biāo)使用應(yīng)該屬于“商業(yè)活動中”的使用。不過，商業(yè)活動或者交易活動是一個寬泛的概念，定牌加工以及出口中的商標(biāo)使用是否屬于商業(yè)交易活動中的使用呢？

從歐盟商標(biāo)司法實踐來看，關(guān)于“商業(yè)交易中的使用”的限定主要是指這種商標(biāo)使用是為了取得經(jīng)濟利益的商業(yè)行為（commercial use），而不是一種私人性質(zhì)的行為（private use）；s對“在商業(yè)活動中的使用”的定義來自歐洲法院在Arsenal案中的意見，見ECJ Case C-206/01, Arsenal Football Club v. Mattew Reed, [2001] ECR I-10273, 第 40段。該定義在以后類似的案件中被反復(fù)提到。轉(zhuǎn)引自Annette Kur, Thomas Dreier：European Intellectual Property Law, Edward Elgar, 2013, 第196頁以下。另外，這個限定也排除了僅僅在歐盟過境的貨物（use in transit）構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的可能。tAnnette Kur, Thomas Dreier：European Intellectual Property Law, Edward Elgar, 2013, 第197頁。就定牌加工而言，產(chǎn)品加工者將加工好的產(chǎn)品提供給委托方，無疑是以營利目的的商業(yè)經(jīng)營活動u在Frisdranken Industrie Winters BV訴Red Bull GmbH一案（Case C-119/10）中，Winter是個飲料灌裝廠，替 Smart 灌裝 ‘BULLFIGHTER’, ‘PITTBULL’, ‘RED HORN’ ； Red Bull 認為Winter的灌裝行為侵權(quán)，請求頒發(fā)臨時禁令。荷蘭一審和二審法院the Rechtbank (District Court) ’s-Hertogenbosch，the Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Regional Court of Appeal,’s-Hertogenbosch)，以及歐共體委員會都支持原告，并認為加工商（罐裝工廠，服務(wù)提供者）的罐裝行為構(gòu)成商標(biāo)使用；而THE COURT (First Chamber)認定不構(gòu)成商標(biāo)使用。http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=819917&dir=&docid=116683 &doclang=EN&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=。雖然歐洲法院的觀點確實是推翻了荷蘭地方法院、荷蘭上訴法院以及歐共體委員會的觀點，但這也說明，對于委托加工商的行為是否構(gòu)成商標(biāo)使用這個問題本身就充滿爭議。而這個案件最終提交歐洲法院解決，與其說是歐洲法院依法判決，不如說是歐洲法院對法律做出了特殊解釋。，定牌加工產(chǎn)品上的商標(biāo)使用顯然不屬于私人性質(zhì)的使用。定牌加工產(chǎn)品雖然用于出口，但因為它就是在該國生產(chǎn)加工的，也不屬于僅僅在該國過境的貨物，并不能適用“過境貨物”的例外。因此，以“商業(yè)交易中的使用”的限定來否定定牌加工產(chǎn)品中的商標(biāo)使用行為構(gòu)成侵權(quán)，是值得商榷的。

有學(xué)者認為：定牌加工方交付產(chǎn)品的意思表示中沒有“銷售”的概念， 加工方取得的對價僅僅是與其加工行為價值相當(dāng)?shù)臇|西，而不是與產(chǎn)品價值相當(dāng)?shù)臇|西。因此，加工方將商標(biāo)貼附在產(chǎn)品上不屬于在商業(yè)活動中的使用，不屬于《商標(biāo)法》規(guī)定的商標(biāo)使用行為。v石圣科：《貼牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)認定》，載《前沿》2010年第10期，第83頁。本文認為，這種觀點的合理性有待商榷。一方面，加工方獲得的報酬雖然主要是基于加工者的勞動付出，但是并不能排除貼牌加工中使用的商標(biāo)所具有的商業(yè)聲譽對加工方獲取報酬方面的積極作用；另一方面，被控侵權(quán)人是否獲利以及如何獲利并非判定知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的要件。比如，只要有人為生產(chǎn)經(jīng)營目的而實施專利，就可以構(gòu)成侵權(quán)，即便其沒有獲利或者獲利只是基于自己的勞動，也不影響侵權(quán)的判定。同樣，只要被控侵權(quán)人在商業(yè)活動中實施了受商標(biāo)專用權(quán)禁止的商標(biāo)使用行為，就可以構(gòu)成侵權(quán)，而不論其獲利中是否包含了“商標(biāo)”的附加值。

四、商標(biāo)侵權(quán)與商標(biāo)的來源識別功能

識別功能是商標(biāo)的最基本功能。新《商標(biāo)法》第48條吸收了現(xiàn)行《商標(biāo)法實施條例》第3條的規(guī)定w現(xiàn)行《商標(biāo)法實施條例》第3條規(guī)定：商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。，并強調(diào)“商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)……用于識別商品來源的行為”。這個規(guī)定表明，《商標(biāo)法》要求商標(biāo)權(quán)人對商標(biāo)的使用不僅是“在商業(yè)活動中”的使用，而且是能起到“識別商品來源”作用的使用。從正面來看，這個規(guī)定只是要求商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)應(yīng)該發(fā)揮其識別商品來源的功能，否則無法認定這是一種商標(biāo)使用行為。但是，從反面來看，這個規(guī)定顯然也會影響商標(biāo)侵權(quán)判定中對于商標(biāo)使用行為的理解。

在商標(biāo)侵權(quán)判定中，這個規(guī)定可能引發(fā)的問題是：如果有人在相同的產(chǎn)品上使用與注冊商標(biāo)相同的標(biāo)識，而這種使用并沒有導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品來源的任何誤認和混淆，但是根據(jù)新《商標(biāo)法》第57條規(guī)定，在這種的情況下并不需要考慮是否“容易導(dǎo)致混淆”而可以直接認定侵權(quán)，使該注冊商標(biāo)獲得“絕對保護”，那么，這樣的認定是否就與商標(biāo)使用是“用于識別商品來源的行為”的要求相悖呢？如果擅自使用他人注冊商標(biāo)的行為，沒有起到識別商品來源的作用或者說沒有損害注冊商標(biāo)的識別功能，是否就一律不構(gòu)成侵權(quán)呢？

從歐盟商標(biāo)法的規(guī)則和司法實踐來看，首先，在相同的商品上使用與注冊商標(biāo)相同的標(biāo)識，雖然原則上其保護是“絕對的（absolute）”，但是如果相關(guān)公眾對商品的來源不會產(chǎn)生混淆的，某種程度上是可以根據(jù)對商標(biāo)權(quán)的限制和例外的規(guī)定來否定商標(biāo)侵權(quán)，從而達到一定的利益平衡。比如，汽車修理店使用“BMW”商標(biāo)，就可以對產(chǎn)品或服務(wù)的“描述性使用”為由進行侵權(quán)抗辯。xAnnette Kur, Thomas Dreier：European Intellectual Property Law, Edward Elgar, 2013, 第201頁以下。其次，歐共體商標(biāo)指令序言第10段在講到對注冊商標(biāo)的保護時，雖然也提到了 “特別（in particular）” 要保障注冊商標(biāo)識別商品或者服務(wù)來源的功能，但是，這并不意味著商標(biāo)的使用具有“識別來源”功能是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。相反，在歐盟的一些判例中，即使有些商標(biāo)使用行為并沒有損害注冊商標(biāo)的來源識別功能（origin function），但如果損害了商標(biāo)的廣告功能（advertising function）、傳播功能（communication function）以及投資功能（investment function）等，仍然可以被認定為對商標(biāo)權(quán)的侵害。必須承認，在大多數(shù)情況下，這些商標(biāo)的“附屬”功能直接依附于商標(biāo)識別來源的核心功能，但不可否認，在某些情況下，這些“附屬”功能也可以脫離來源識別功能而單獨存在。比如，在將商標(biāo)用作搜索關(guān)鍵詞的案件中，當(dāng)用戶在搜索引擎上輸入權(quán)利人的商標(biāo)，但被控侵權(quán)人的鏈接或者廣告卻跟與權(quán)利人商標(biāo)相關(guān)的信息同時顯示在屏幕上。以用戶的角度觀之，在被控侵權(quán)人的商品與權(quán)利人的商品之間并不存在有關(guān)于商品來源誤認，因此商標(biāo)的識別功能并沒有受到損害；但是，因為商標(biāo)的廣告功能受到侵害，所以被控侵權(quán)人的行為仍然構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。y同注釋w， 第203頁以下。

因此，如果把判斷一個行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)僅僅置于其是否損害注冊商標(biāo)識別功能的基礎(chǔ)之上，而不考慮某些商標(biāo)使用行為可能影響的不是商標(biāo)識別功能而是商標(biāo)的其他功能，既沒有理論依據(jù)，也會損害商標(biāo)權(quán)人的利益，造成事實上的不公正。這是我國新《商標(biāo)法》實施中值得警惕的一個問題。

就涉外定牌加工出口而言，即便因為定牌加工出口行為沒有損害中國境內(nèi)注冊商標(biāo)的來源識別功能，也仍然會影響商標(biāo)的其它功能（比如，投資功能）。因為如果境外企業(yè)利用中國大陸境內(nèi)的廉價勞動力，在中國境內(nèi)加工、生產(chǎn)與境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人相同的產(chǎn)品再出口，卻不取得境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，向商標(biāo)權(quán)人支付商標(biāo)授權(quán)使用費，就會損害國內(nèi)注冊商標(biāo)權(quán)人合法享有的權(quán)益。一些法院的判決從我國鼓勵出口加工的外貿(mào)政策出發(fā)，以維護中國境內(nèi)加工企業(yè)利益為由，判定定牌加工行為不構(gòu)成侵權(quán)，這與其說是在保護廣大中國加工企業(yè)的利益，不如說是在保護少數(shù)外國委托加工者的利益，卻犧牲了中國商標(biāo)權(quán)人的利益和商標(biāo)地域保護的基本原則。這是得不償失的。

五、商標(biāo)侵權(quán)使用與商標(biāo)積極使用

《商標(biāo)法》中涉及商標(biāo)使用的規(guī)定，除了本文討論的“商標(biāo)侵權(quán)使用”，即《商標(biāo)法》第52條規(guī)定的使用外，還有一個是對獲得或維持商標(biāo)權(quán)具有法律意義的商標(biāo)積極使用，如《商標(biāo)法》第11條關(guān)于“經(jīng)過使用取得顯著特征”的規(guī)定；第29條關(guān)于“初步審定并公告使用在先的商標(biāo)”的規(guī)定；第31條關(guān)于“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)定；第44條關(guān)于“連續(xù)三年停止使用，責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊商標(biāo)”的規(guī)定等。

商標(biāo)積極使用和商標(biāo)侵權(quán)使用的行為表現(xiàn)在總體上應(yīng)該是一致的，無論是現(xiàn)行《商標(biāo)法實施條例》第3條規(guī)定的“直接”使用商標(biāo)的行為z根據(jù)《商標(biāo)法實施條例》第3條的規(guī)定，商標(biāo)“使用”包括：（1）將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器上；（2）將商標(biāo)用于商品交易文書上；（3）將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽活動中；（4）將商標(biāo)用于其他商業(yè)活動中。這些都是“直接”使用商標(biāo)的行為。，還是《商標(biāo)法》第52條第2項規(guī)定的銷售行為以及出口行為等商品流通行為，都屬于對商標(biāo)的使用行為。但是，在商標(biāo)法中，商標(biāo)積極使用的主要目的在于實現(xiàn)商標(biāo)識別功能，以取得或維持商標(biāo)權(quán)，而作為商標(biāo)獨占權(quán)內(nèi)容的商標(biāo)使用行為則是為了實現(xiàn)有效制止商標(biāo)侵權(quán)的目標(biāo)。因此在具體判定中，又不能簡單地把兩者劃等號。積極使用行為是能夠使商標(biāo)起到識別商品來源作用的行為，需要考察標(biāo)注有該商標(biāo)的商品是否已經(jīng)進入了流通環(huán)節(jié)，因為“商標(biāo)只有在商品的流通環(huán)節(jié)中才能發(fā)揮其功能”，@7參見最高人民法院（2012）行提字第2號《行政判決書》。但在侵權(quán)判定中，一個假冒產(chǎn)品即便仍然存儲在制造商的倉庫中而未進入流通領(lǐng)域，仍然會構(gòu)成對注冊商標(biāo)的侵權(quán)使用。再比如，在確權(quán)案件中，僅有轉(zhuǎn)讓和許可行為，不宜認定為商標(biāo)使用@8詳見最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（法發(fā)［2010］第12號）第20條。，而在許可或轉(zhuǎn)讓合同中使用他人商標(biāo)的，卻可以構(gòu)成侵權(quán)。

在株式會社良品計畫商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛@9詳見株式會社良品計畫與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會、京棉田紡織品有限公司商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案，最高人民法院（2012）行提字第2號行政判決書。中，良品計畫試圖以《商標(biāo)法》第31條禁止搶注他人已在使用并有一定影響的商標(biāo)為依據(jù)提出商標(biāo)異議，并提供了中國大陸工廠為其貼牌加工的證據(jù)。對于該被異議商標(biāo)是否應(yīng)予注冊，最高人民法院指出：良品計畫委托中國大陸境內(nèi)廠家生產(chǎn)加工第24類毛巾等商品供出口，且宣傳、報道等均是在中國大陸境外，故不能證明“無印良品”商標(biāo)在中國境內(nèi)實際使用在第24類商品上并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉，因此，良品計劃主張被異議商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第31條規(guī)定的情形，缺乏事實和法律依據(jù)，不屬于《商標(biāo)法》第31條規(guī)定的“已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。

有人將這個判決結(jié)論理解為最高人民法院贊同定牌加工行為不是商標(biāo)法意義上的使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。實際上，此處的使用只是不構(gòu)成現(xiàn)行《商標(biāo)法》第31條意義上的商標(biāo)在先使用，而不見得不構(gòu)成第52條意義上的商標(biāo)侵權(quán)使用。因為就《商標(biāo)法》第31條的適用而言，除了要符合“已經(jīng)使用”的要件，還必須符合這種使用要“有一定影響”的要件。而在良品計畫案中，最高法院認定定牌加工產(chǎn)品用于出口的行為不構(gòu)成在先使用的主要原因與其說是定牌加工行為不屬于商標(biāo)使用，不如說是因為這種使用沒有在中國境內(nèi)產(chǎn)生實際影響。

總之，不構(gòu)成商標(biāo)積極使用行為，并非必然不屬于商標(biāo)侵權(quán)使用行為。最高人民法院關(guān)于良品計畫案的判決并不能表明定牌加工行為依據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)已經(jīng)成為定論。

結(jié) 語

根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)的商標(biāo)使用行為需要符合這樣幾個要件：（1）該商標(biāo)使用行為屬于商標(biāo)權(quán)人可以控制的獨占使用權(quán)的范圍；（2）該商標(biāo)使用是在相同或類似的產(chǎn)品上使用相同或近似的商標(biāo)，但在類似的產(chǎn)品上使用或者使用近似的商標(biāo)，需要考慮混淆可能；（3）該商標(biāo)使用屬于在商業(yè)交易活動當(dāng)中的使用，而不是非營利目的的私人使用，也不是在過境貨物上的使用；（4）被控侵權(quán)人必須是對涉案的標(biāo)識作為商標(biāo)來使用，侵權(quán)使用行為損害了該標(biāo)識作為商標(biāo)的功能，但這種損害并不僅僅限于對商標(biāo)來源識別功能的損害，商標(biāo)的其他功能也應(yīng)當(dāng)受到保護。

綜上所述，涉外定牌加工的產(chǎn)品即使不在中國境內(nèi)銷售，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，但是，混淆可能并不是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件，而只是判斷商品類似或者商標(biāo)近似的一個標(biāo)準(zhǔn)，而且在相同商品上使用相同商標(biāo)的情況下，所謂的“推定混淆”是絕對推定，不能通過相關(guān)證據(jù)來推翻。涉外定牌加工無論是加工制造行為，還是出口行為都，屬于商標(biāo)專用權(quán)（獨占權(quán)）可以控制的行為。涉外定牌加工產(chǎn)品雖然用于出口，但不屬于過境貨物，因此仍可以被認為屬于在商業(yè)交易中的商標(biāo)使用。涉外定牌加工即使沒有損害注冊商標(biāo)的來源識別功能，也不能據(jù)此得出其一定不構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論?？傊?，涉外定牌加工中使用他人注冊商標(biāo)的行為原則上屬于構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。當(dāng)然，涉外定牌加工行為確實不會擠占中國商標(biāo)權(quán)人的本國市場，一般也不會造成中國境內(nèi)相關(guān)公眾的混淆，在可以證明這種產(chǎn)品確實不會流入中國市場，并且不考慮這種行為會損害商標(biāo)權(quán)人在中國境內(nèi)的獨占生產(chǎn)制造含有該商品的商品的權(quán)利的前提下，法院可以考慮對涉外定牌加工行為予以侵權(quán)豁免。

Using registered trademarks in international OEM activities principally should be regarded as trademark infringement action. The OEM products, not to be sold within the territory of China, would not give rise to the confusion of relevant public, however, as a criterion in determining the similarity between the mark and the sign, and the goods or services, “the likelihood of confusion” cannot be deemed as a general element in establishing trademark infringement. Moreover in double identity cases, the so-called “presumption of likelihood of confusion” is an absolute presumption, which can be overruled by no means.Although the OEM products are solely for export, it still differs from the goods in transit. Therefore, the OEM activities fulfi ll the requirements of “commercial use”. In a word, the international OEM activities referred principally constitute trademark infringement.

trademark infringement; international OEM; likelihood of confusion; commercial use; origin recognition function

張偉君，同濟大學(xué)法學(xué)院副教授

魏立舟，德國慕尼黑大學(xué)博士候選人

趙勇，國家知識產(chǎn)權(quán)局人事司副處長

本文為2012年度教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目：“反假冒貿(mào)易協(xié)定背景下我國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)救濟制度研究”（項目編號：12YJA820096）的初期研究成果。