□　羅宇環(huán)

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OEM商標侵權(quán)問題探究

□羅宇環(huán)

(上海交通大學凱原法學院，上海200240)

中國作為世界上最大的OEM基地，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對我國經(jīng)濟的增長、企業(yè)的發(fā)展等具有十分重要的意義。但其特殊的法律屬性也引發(fā)了一系列商標侵權(quán)糾紛。從OEM的概述入手，通過司法實踐中對OEM的不同認定及其理由的闡述，結(jié)合新修訂的《商標法》及有關(guān)司法解釋，對“商標使用”和混淆原則在OEM商標侵權(quán)問題中的理解和適用進行探索和研究。

OEM 承攬合同；商標侵權(quán)；商標使用；混淆原則

一、OEM的概述

(一)OEM的概念

涉外貼牌加工，也稱涉外定牌加工，即OEM(Original Equipment Manufacture)，是指加工方根據(jù)合同約定，為定做方加工使用特定商標或品牌的商品并將該商品交付給定做方,后者依照合同支付加工費的經(jīng)營模式。①據(jù)有關(guān)資料顯示，以O(shè)EM為核心的加工貿(mào)易早已成為我國對外貿(mào)易發(fā)展的“中堅力量”。涉外貼牌加工行業(yè)的發(fā)展對我國企業(yè)來說，是一種學習和提升自身生產(chǎn)技術(shù)和管理方法的良好途徑和快捷方式，并且各企業(yè)能通過加工貿(mào)易逐步了解和熟悉國際市場需求，為今后我國該產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級打下堅實基礎(chǔ)。

(二)OEM的現(xiàn)狀

OEM在中國迅速發(fā)展的同時，也產(chǎn)生了大量的商標侵權(quán)法律糾紛。2015年5月我國海關(guān)總署發(fā)布了《2014年中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護狀況》表明，海關(guān)在出口環(huán)節(jié)扣留侵權(quán)嫌疑貨物逾2.3萬批，占全年扣留批次的96.5%，較2013年同比增長16.33%(見表1)②：

其中，海關(guān)扣留的侵權(quán)嫌疑貨物涉及商標專用權(quán)、著作權(quán)和與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利、專利權(quán)等多種類型，其中涉及商標權(quán)的貨物達8900余萬件，占扣留商品總數(shù)的96.9%(見表2)：

表1　2014年海關(guān)扣留貨物的進出口流向　批次單位：批　商品數(shù)量單位：件/雙

(資料來源：《2014年中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護狀況》)

表2　2014年海關(guān)扣留貨物涉及的知識產(chǎn)權(quán)類型　商品數(shù)量單位：件/雙

通過分析對比發(fā)現(xiàn)，在海關(guān)查處的侵犯知識產(chǎn)權(quán)案件中，在出口環(huán)節(jié)最容易產(chǎn)生相關(guān)法律糾紛。而在海關(guān)扣留貨物所涉及的知識產(chǎn)權(quán)糾紛案件中，絕大多數(shù)為OEM商標侵權(quán)案件。

(三)OEM中的商標使用模式及侵權(quán)問題

就當前我國OEM中商標使用模式來看，主要分為三種類型：(1)定牌加工企業(yè)在與外國企業(yè)簽訂合同中除約定的數(shù)量和范圍之外，自行生產(chǎn)、加工并銷售帶有國外企業(yè)已注冊使用商標的產(chǎn)品。這與一般情況下未經(jīng)許可使用他人注冊商標于商業(yè)活動之中并無太大差異，此種模式下認定侵犯商標專用權(quán)是沒有爭議的。(2)外國企業(yè)在本國擁有商標專用權(quán)，但商標并未在我國注冊，委托我國生產(chǎn)加工企業(yè)進行定牌加工并且全部用于出口。這是涉外定牌加工中最典型的模式。若我國相關(guān)企業(yè)已取得相同或近似的商標專用權(quán)時，這樣的生產(chǎn)加工是否構(gòu)成商標法意義上的“使用”，是否造成了混淆并最終構(gòu)成對我國商標權(quán)人商標專用權(quán)的侵犯，是存在較大爭議的。(3)外國企業(yè)在其他法域沒有注冊商標專用權(quán)，我國企業(yè)也只在本國擁有注冊商標專用權(quán)時，外國企業(yè)委托進行定牌加工并全部用于出口。這是基于第二種商標使用模式下的擴張。商標作為知識產(chǎn)權(quán)是存在地域性的，在此模式下，是否構(gòu)成商標侵權(quán)也是有爭議的。

本文選取OEM的第二種商標使用模式，從我國司法實踐的具體情形、商標侵權(quán)的認定規(guī)則，結(jié)合相關(guān)案例及《商標法》有關(guān)規(guī)定來研究OEM的商標侵權(quán)問題。

二、我國司法實踐中對OEM的裁判及認識

我國司法實踐中出現(xiàn)了不少OEM商標侵權(quán)糾紛案件。各級、各地區(qū)法院在OEM是否侵犯商標專用權(quán)這一問題上并未取得一致意見。

(一)認定構(gòu)成商標侵權(quán)及其理由

法院判定OEM構(gòu)成商標侵權(quán)的代表性案例主要包括：(1)美國耐克公司訴西班牙CIDESPORT 公司、浙江畜產(chǎn)進出口公司、嘉興銀興制衣廠侵犯商標權(quán)糾紛案件。③耐克公司經(jīng)注冊合法有效取得了NIKE商標的商標權(quán)，本案被告之一的西班牙公司也在西班牙合法擁有NIKE商標。本案中，西班牙CIDESPORT 公司委托我國浙江的這兩家企業(yè)加工生產(chǎn)貼有NIKE商標的成衣制品，并在加工制作完畢之后全部出口至西班牙，不在我國國內(nèi)進行銷售。耐克公司由此提起訴訟，認為三被告的行為已侵犯了其注冊商標專用權(quán)。法院結(jié)合相關(guān)事實，最終判定上述三被告的行為已構(gòu)成商標侵權(quán)的全部要件，并要求三被告立即停止侵權(quán)，銷毀侵權(quán)標識或者侵權(quán)物，并賠償30萬人民幣。(2)佛山市鴻信貿(mào)易有限公司不服廣州海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)行政處罰復議訴訟案。④鴻信公司受一家阿聯(lián)酋公司的委托，生產(chǎn)制造機動車用鹵鎢燈，并標上該公司提供的已在阿聯(lián)酋注冊的HENKEL商標。在國內(nèi)注冊 HENKEL商標的廣東省深圳市恩同實業(yè)有限公司認為該出口行為侵犯了其商標的注冊商標專用權(quán)，并由廣州海關(guān)將該批貨物予以查扣并采取知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護措施。最終廣東省高院二審維持了海關(guān)的行政處罰決定。(3)2012年最高人民法院公布的典型案例之年年紅國際食品有限公司與德國舒樂達公司、廈門國貿(mào)實業(yè)有限公司侵害商標權(quán)糾紛上訴案。⑤法院最終也是認為被告的貼牌加工行為侵犯了原告的商標權(quán)，判決原告勝訴。

這些案件中認定OEM構(gòu)成商標侵權(quán)的主要理由包括：(1)根據(jù)我國《商標法》(2001)⑥第五十二條第(一)項的規(guī)定，未經(jīng)商標權(quán)人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為屬于侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。(2)商標權(quán)與知識產(chǎn)權(quán)的其他類型相似，都具有強烈的地域性特征。在中國法域內(nèi)，若一國內(nèi)企業(yè)合法取得了注冊商標所有權(quán)，則外國企業(yè)在未經(jīng)該中國企業(yè)授權(quán)許可的情況下，就不得以任何方式侵害其的注冊商標專用權(quán)。

(二)認定不構(gòu)成商標侵權(quán)及其理由

一些法院在部分案件中也明確指出，目前OEM的運作模式并不違反《商標法》，不構(gòu)成商標侵權(quán)。典型案例包括：(1)日本株式會社良品計畫訴國家工商行政管理局商標評審委員會。2012 年6月29日，最高人民法院對此案做出了再審判決。在該判決中最高人民法院明確認定“商標的基本功能在于商標的識別性，即區(qū)別不同商品或者服務的來源，因此商標只有在商品流通環(huán)節(jié)才能發(fā)揮其功能。”⑦某一商標若未投入實際使用，則無法發(fā)揮其本質(zhì)功能，而此時也不能將其稱為商標，充其量僅為一標識，是無法滿足商標法意義上的商標侵權(quán)構(gòu)成要件的。(2)2012年最高法院公布的典型案例之鱷魚恤有限公司訴青島瑞田服飾有限公司侵害商標專用權(quán)糾紛案。法院認為，被告的貼牌加工的行為“不是與商品流通相聯(lián)系的商標使用行為，不屬于我國商標法意義上的商標使用。且瑞田公司對國外公司交付的被控侵權(quán)吊牌、領(lǐng)標有境外商標權(quán)人的合法授權(quán)，亦盡到了合理注意義務。⑧該法院在判決中對國內(nèi)加工企業(yè)是否構(gòu)成侵權(quán)的判斷點也同樣在于認定在涉外貼牌加工貿(mào)易中是否將爭議商標投入使用，是否造成了相關(guān)公眾的混淆和誤認。并且在本案中，法院對國內(nèi)企業(yè)的注意義務進行了界定，該種“合理”通過對境外委托人是否合法持有爭議商標的核查等進行反映。

縱觀上述案例，法院在認定OEM不構(gòu)成商標侵權(quán)的主要理由是：(1)OEM下產(chǎn)生的所有商品將全部出口到境外，在國內(nèi)并無銷售行為，不會導致相關(guān)公眾的混淆或誤認。2013年，我國《商標法》進行了第三次修訂，其中第五十七條第二項規(guī)定：“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。”涉外貼牌加工下的商品全部用于出口，相關(guān)公眾沒有機會接觸到此環(huán)節(jié)下的商品，因此不會造成消費者的混淆，從而不構(gòu)成商標侵權(quán)。(2)貼牌加工的行為不屬于商標法意義上的“使用”，因此不構(gòu)成商標侵權(quán)。

(三)我國法院司法意見的精神

2004 年2月13日北京市高級人民法院曾出臺《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》(京高法發(fā)[2004]48號)，第13條明確規(guī)定，“定牌加工是基于有權(quán)使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認，不應當認定構(gòu)成侵權(quán)。”這是我國第一次在法院的解答中對OEM問題做出的較為明確的答復，并且引入混淆判定原則來解決此問題，是一大創(chuàng)新點。

但此《解答》僅適用了兩年，2006 年2月13日，北京高院再次出臺了《關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》京高法發(fā)[2006]6號)，就OEM侵權(quán)問題上提出了不同的回答?！督獯稹返?1條規(guī)定：承攬加工帶有他人注冊商標的商品的，承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專用權(quán)進行審查。未盡到注意義務加工侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的，承攬人與定作人構(gòu)成共同侵權(quán)，應當與定作人共同承擔損害賠償?shù)蓉熑巍?/p>

2006年的《解答》較2004而言，對OEM的法律態(tài)度有了一定的轉(zhuǎn)變：從一開始明確認定不侵權(quán)，到現(xiàn)在模棱兩可的態(tài)度，避而不談并轉(zhuǎn)而討論承攬人的審查義務。同一法院在不同時期內(nèi)針對同一個問題給出了不同的解答，這也反應出司法實踐中對OEM長期以來的爭議。但相同的是，無論最終結(jié)果是否構(gòu)成商標侵權(quán)，承攬人都需要承擔一定的注意義務。隨著2004年《解答》的廢止，現(xiàn)行有效的法律及司法解釋就再未對OEM行為是否侵權(quán)做出明確界定，這也是造成當前司法審判結(jié)果不一的重要原因。

三、OEM的商標侵權(quán)判定

(一)加工方交付定作物的性質(zhì)分析

OEM是否構(gòu)成商標侵權(quán)，首先需對該行為的法律性質(zhì)進行界定。貼牌生產(chǎn)，之所以又被稱為貼牌加工，是因為該經(jīng)營方式在法律上被普遍定義為一種加工承攬行為。⑨根據(jù)《合同法》第251條第1款，加工承攬是指“承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬”的法律關(guān)系。承攬合同是以承攬人完成一定工作為目的的合同。這類合同中，流動的是無形的勞動價值，而不是有形的商品價值。其中，委托人簽約的目的在于獲得特定的工作成果，而承攬人的目的在于通過自己的設(shè)備、技術(shù)、和勞動完成一定的工作，以獲取報酬。⑩這就意味著在承攬合同中，承攬人主觀意圖只是為了通過完成委托人要求的合同內(nèi)容而獲取相應地報酬。這是勞動密集型企業(yè)最主要的生產(chǎn)方式。而對于生產(chǎn)加工的最終產(chǎn)品，承攬人本身不具有這些產(chǎn)品的所有權(quán)，僅僅在交付之前享有占有該產(chǎn)品。待交付時，承攬人也只是轉(zhuǎn)移標的物的占有而非所有權(quán)。因此根據(jù)加工承攬合同的性質(zhì)看來，在生產(chǎn)加工的過程中對商標的使用與商標法中商標許可使用還是存在較大差別，主要表現(xiàn)為：(1)對商標處分的限度不同。商標許可使用制度中，許可方通過法定程序許可他人使用該注冊商標，被許可方可以通過將商標附著使用在自己生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品上，從而獲得對商品和商標的一并處分權(quán)。而在加工承攬合同中，承攬人既可以對他人以提供原材料的產(chǎn)品進行加工，也可以自行購置相應原材料來生產(chǎn)。此時，承攬人對原材料是享有所有權(quán)的，但是對于該商標并不是一并享有權(quán)利，附著于商品上的商標權(quán)與商品原材料的所有權(quán)是相互分離的。(2)商標使用許可范圍不同。由于商標具有地域性特征，在許可方許可他人使用時，被許可方使用的時間和地域范圍是確定的。但在承攬合同中，承攬人只需按照委托人的要求完成合同約定的義務即可，對商標的使用范圍僅限于合同約定的標的物上，承攬人禁止在合同約定范圍外擅自使用他人的注冊商標，否則要承擔相應的商標侵權(quán)責任。

(二)對“商標使用”的理解

構(gòu)成商標侵權(quán)的前提是有商標的使用行為。我國對商標使用的規(guī)定在2013年才正式見于《商標法》中，在此之前，都依據(jù)《商標法實施條例》中對商標使用的界定來判斷?！渡虡朔ā返谌涡薷闹袑ι虡说氖褂米隽诵碌男薷呐c補充。《商標法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”修改后的《商標法》對商標使用的定義更為明確，將商標使用的目的歸結(jié)為“用于識別商品來源”。在某種層面上，這意味著商標的使用功能不僅僅只是“用”，而是要附著于一定載體上進入市場流通領(lǐng)域，從而實現(xiàn)商標的指示商品和服務來源的功能。如果一商品未進入流通領(lǐng)域，相關(guān)公眾無法接觸到此標識，無法發(fā)揮其識別功能，此時的商標僅僅作為一標識而存在，無法成為商標法意義上商標，更無法滿足商標侵權(quán)的構(gòu)成要件。而商標的不使用，也會面臨一系列法律障礙，例如商標法中的“連續(xù)三年不使用”制度，不真誠、善意的將注冊商標投入使用將會面臨注冊商標被撤銷的風險。

在OEM中，承攬人與委托人簽訂承攬合同，按委托人要求生產(chǎn)加工商品，并貼附委托人提供的有效商標，并最終全部出口。在此生產(chǎn)過程中，承攬人沒有使用商標的意圖，雖有貼牌這一“用”的行為，但是因其商品并未實際在流通環(huán)節(jié)進行銷售，無法實現(xiàn)商標識別商品來源的功能。因此，商標法意義上的使用應當是進入流通領(lǐng)域的使用，非市場性質(zhì)的貼牌行為不應當認定為商標法意義上的“使用”。最高人民法院于2015年在“Pretul”商標案中表明，在不具有商標性使用的前提下討論混淆是沒有實際意義的。這一判決結(jié)果再次確認了商標使用在判斷OEM是否構(gòu)成商標侵權(quán)的重要地位，若純粹將所有加工貿(mào)易下的商品全部產(chǎn)品用于出口，并非構(gòu)成《商標法》意義上的使用，也自然無法導致相關(guān)公眾的混淆。

(三) 商標侵權(quán)判定的原則

OEM不構(gòu)成商標侵權(quán)另一重要原因是承攬人按照合同約定生產(chǎn)加工商品并全部用于出口，在這一過程中不會進入市場流通環(huán)節(jié)，因此不會造成消費者混淆。商標的識別功能是商標的核心價值，而實際混淆的結(jié)果則是對商標這一識別功能的實質(zhì)性破壞。

商標法的重要目的在于，通過商標區(qū)別商品或服務來源，以保障消費者權(quán)益。修改后的《商標法》第五十七條第(二)項也明確規(guī)定，“容易導致混淆的”是判斷商標侵權(quán)與否的落腳點。這是我國首次在商標法中明確將混淆理論作為判斷商標侵權(quán)的標準。

前文已經(jīng)論述，承攬人通過完成合同義務獲得報酬，在中國境內(nèi)的行為只存在于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，并不將商標用于流通環(huán)節(jié)。因此國內(nèi)消費者沒有機會接觸這些商品，也就無所謂混淆的產(chǎn)生。這也是當前我國司法實踐中對此問題的基本解決路徑：首先判斷所附爭議商標的商品是否進入相關(guān)公眾的視野，即判斷國內(nèi)企業(yè)是否將此商品投入實際使用；其次，若已實際投入使用，那該使用是否足以造成混淆；最后依據(jù)實際案件中承攬人是否盡到合理的注意義務來判斷是否存在共同侵權(quán)行為。因此，在通常情況下認定，OEM中第二種商標使用模式是不侵犯商標專用權(quán)的。

對于OEM商標侵權(quán)糾紛，在《商標法》修改之后對于這一問題有了更深入和明確的認識，對于未來司法實踐應對這一問題也有了較好的法律支持。從長遠來看，我國企業(yè)也應當立足于提升自身實力，提升企業(yè)質(zhì)量、技術(shù)和管理水平，打造自己的自主品牌，并逐步實現(xiàn)由定牌加工出口到以自主品牌出口的轉(zhuǎn)變,加快這一行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這樣才能更為長久促進對外貿(mào)易的發(fā)展，也能更少產(chǎn)生糾紛，保護知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展。

注釋

①黃暉,馮超.定牌加工商標侵權(quán)問題辨析[J].電子知識產(chǎn)權(quán),2013(6).

②來源于中華人民共和國海關(guān)總署：http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2559/info739906.htm，最后訪問日期：2015年6月21日.

③廣東省深圳市中級人民法院(2001)深中法知產(chǎn)初字第55號民事判決書.

④來源于：《廣東首個外商定牌加工侵權(quán)案宣判廣州海關(guān)勝訴》，http://finance.sina.com.cn/g/20060519/08212580702.shtml，最后訪問日期：2015年6月21日.

⑤福建省高級人民法院(2012)閩民終字第378號民事判決書.

⑥OEM案件大多數(shù)發(fā)生于我國《商標法》第三次修改之前，所以在案例分析部分，筆者也引用了修改前適用的相關(guān)法律法規(guī)，并在后文結(jié)合新《商標法》內(nèi)容進行對比分析.

⑦最高人民法院(2012)行提字第2號行政判決書.

⑧山東省高級人民法院(2012)魯民三終字第81號民事判決書.

⑨浙江省高級人民法院課題組：《貼牌生產(chǎn)中商標侵權(quán)問題研究》，載《法律適用》2008年第4期.

⑩謝鴻飛編著.承攬合同[J].法律出版社,1999:6.

2016-7-22

羅宇環(huán)(1992— )，女，四川峨眉人，上海交通大學凱原法學院在讀研究生。

D922.294

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1008-4614-(2016)04-0050-04