劉銳

摘 要：專利法第33條規(guī)定了申請人對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。在實際修改申請文件的過程中，可以將原說明書和權(quán)利要求的原文作為修改的內(nèi)容，或者將原說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容重新歸納作為修改的內(nèi)容。但是在重新歸納內(nèi)容的時候，很有可能出現(xiàn)超范圍的情況。本文根據(jù)一個具體案例分析了幾種對權(quán)利要求的修改情況，以進一步理解專利法第33條的規(guī)定。

關(guān)鍵詞：修改；記載范圍；毫無疑義；原權(quán)利要求和說明書

0.引言

專利申請?zhí)岢鲆院螅暾埲思瓤梢灾鲃訉ι暾埼募M行修改，也可以應(yīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局的要求對申請文件進行修改。之所以規(guī)定可以對申請文件進行修改，是因為在撰寫申請文件過程中，難免存在用詞不夠嚴謹或者表達不夠準確等缺陷。對這類缺陷如果不加以修改，就可能影響專利權(quán)保護范圍的確切性，影響公眾對專利技術(shù)信息的利用，從而因不符合專利法及其實施條例的有關(guān)規(guī)定而不能被授予專利權(quán)[1]。由此可以看出，關(guān)于專利申請的修改，主要是針對撰寫過程中用詞不當或表達不準這些缺陷進行的，而不是可以重新撰寫專利的內(nèi)容，因此，專利申請的修改是具有很大局限性的。

根據(jù)專利法第33條的規(guī)定“申請人對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”[2]，申請人對于申請文件的修改，必須遵循一定的原則，即在原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍內(nèi)進行修改，不得超出上述范圍任意修改。因此，在實際修改申請文件的過程中，一般的修改都是按照原說明書和權(quán)利要求書的原文進行的修改，這樣才能保證修改不超出原權(quán)利要求書和說明書的范圍。但是，筆者從經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)，專利法第33條規(guī)定的修改不超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，除了要求對申請文件的修改要能在原始說明書和權(quán)利要求書中有直接的文字記載之外，還可以是從原說明書和權(quán)利要求書中毫無疑義的確定的內(nèi)容，即可以從原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍里重新概括歸納但又能從原說明書和權(quán)利要求書中確定的內(nèi)容。筆者就這幾種類型的修改進行了分析，下面就一一說明：

1 將原說明書和權(quán)利要求的原文作為修改的內(nèi)容

1.1 修改一

原始權(quán)利要求173記載了：“所述運動限制器件適于被患者的胃底壁完全套疊?！毙薷臋?quán)利要求15為：“所述運動限制器件適于被所述患者的胃底壁完全套疊?！?/p>

1.2 修改二

原始權(quán)利要求160記載了：“進一步包括用于接納流體以充盈所述運動限制器件的流體或凝膠接納構(gòu)件?！保f明書第【0020】段記載了：“所述運動限制器件可以是可充盈的，并且適于充入凝膠或流體?？梢蕴峁┯糜谑占{流體以充滿所述運動限制器件的流體或凝膠收納構(gòu)件。”根據(jù)以上內(nèi)容，將權(quán)利要求16修改為：“進一步包括用于接納流體以充盈所述運動限制器件的流體或凝膠接納構(gòu)件?！?/p>

以上修改均是照抄了原說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容，即修改的內(nèi)容是在原說明書和權(quán)利要求中有直接的文字記載，是可以被接受的。

另外一種照抄的修改是將原權(quán)利要求的內(nèi)容重新拆分或組合，形成新的權(quán)利要求，比如以下修改方式：

1.3 修改三

原始權(quán)利要求15-18和20記載了：

“15. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的設(shè)備，其中所述運動限制器件包括主體，所述主體適于至少部分地由患者的胃底壁套疊，并且具有包括生物相容材料的外表面，所述主體的外表面的大部分適于在患者的橫膈膜與被套疊的胃底壁的下部的部分之間的所述位置靠在胃壁上。

16. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的設(shè)備，其中所述主體基本上是卵形。

17. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的設(shè)備，其中所述主體基本上是類似具有縮進的中間部分的卵的形狀。

18. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的設(shè)備，其中所述主體基本上是類似于彎曲的卵的形狀?！?/p>

由于權(quán)利要求1已經(jīng)限定了：“所述設(shè)備包括可植入的運動限制器件，所述可植入的運動限制器件適于至少部分地被患者胃底壁套疊，并且具有包括生物相容材料的外表面，并適于通過胃壁自身保持在朝向所述胃壁的位置，以及來自所述胃壁的外部的第一固定器，其中所述運動限制器件的外表面的大部分適于在不傷害胃壁的前提下在患者橫膈膜與被套疊的胃底壁下部的至少一部分之間的位置靠在胃壁上”，因此修改權(quán)利要求14引用權(quán)利要求1，并具體修改為：

“14. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的設(shè)備，其中所述運動限制器件包括主體，且其中所述主體至少為下述之一：基本上是卵形、基本上是類似于具有縮進的中間部分的卵的形狀、基本上是類似于彎曲的卵的形狀和具有滾圓的輪廓而沒有會損傷所述患者的胃壁的過于尖銳的邊緣的形狀?！?/p>

按照原說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容修改申請文件是最常用的修改方式，也是最容易被接受的。

2 對原說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容重新歸納作為修改的內(nèi)容

如上所述，專利法第33條規(guī)定的“申請人對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”中的“原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍”是指在申請日所提交的說明書（包括附圖）和權(quán)利要求書所表達的內(nèi)容，以及本領(lǐng)域技術(shù)人員從說明書和權(quán)利要求書所表達的內(nèi)容中能夠直接推導的內(nèi)容[1]，即不僅包括了直接的文字記載也包括了可以從原說明書，說明書附圖和權(quán)利要求書中毫無疑義的確定的內(nèi)容。這種修改的內(nèi)容不一定是在原說明書和權(quán)利要求書中一模一樣的記載，也可以是通過原說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容毫無疑義地確定的內(nèi)容，比如以下的修改：

2.1 修改一

原始權(quán)利要求174記載了：“其中所述運動限制器件適于被套疊，所述運動限制器件被放置在胃底壁的內(nèi)側(cè)?！备鶕?jù)以上內(nèi)容，修改權(quán)利要求8為：“其中所述運動限制器件適于從所述患者的胃底壁內(nèi)側(cè)在所述胃底壁的至少一部分中套疊?！?/p>

2.2 修改二

原始權(quán)利要求175記載了：“其中所述運動限制器件適于被套疊，所述運動限制器件被放置在胃底壁的外側(cè)?！备鶕?jù)以上內(nèi)容，修改權(quán)利要求9為：“其中所述運動限制器件適于從所述患者的胃低壁外側(cè)在所述胃底壁的至少一部分中套疊?！?/p>

上述修改中，雖然修改后的權(quán)利要求8和9中由原來的“所述運動限制器件適于被套疊”增加了內(nèi)容“在所述胃底壁的至少一部分中套疊”，但是由于根據(jù)原來的記載，運動限制器件是放置在胃底壁內(nèi)側(cè)或外側(cè)并適于被套疊的，也就是在所述胃底壁的至少一部分中套疊，因此，上述修改是可以從原始權(quán)利要求中毫無疑義地確定的，沒有超出原始權(quán)利要求的范圍，可以被接受。

還有一種修改是重新組織權(quán)利要求的語言，以獲得修改后的權(quán)利要求，比如以下修改：

2.3 修改三

原始權(quán)利要求33、36、43和168分別記載了：

“33. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的設(shè)備，其中所述主體可變?yōu)榫哂斜雀骨荤R使用的套管針更小的直徑的細長形式，由此所述主體在變?yōu)樗黾氶L形式時可以通過所述套管針推入或拉出?！?/p>

“36. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的設(shè)備，其中所述主體是中空的，并且包括適于插入所述中空主體中并進一步適于被放置在一起成為主體內(nèi)部的一個單片的至少兩個獨立片，從而允許所述主體穿過腹腔鏡使用的套管針?！?/p>

“43. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的設(shè)備，其中所述主體包括適用于推動或拉動所述主體通過腹腔鏡使用的套管針的至少一個夾持器?！?/p>

“168. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的設(shè)備，其中所述運動限制器件適于穿過腹腔鏡套管針或胃鏡套管針或儀器?！?/p>

根據(jù)以上內(nèi)容，重新總結(jié)概括，修改權(quán)利要求17為：

“17. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的設(shè)備，其適于通過針對腹腔鏡使用的套管針推入或拉出，其中所述運動限制器件包括至少下述之一：

一種可變形式，其允許所述運動限制器件穿過腹腔鏡套管針或胃鏡套管針或儀器，

一種可變形式，其允許所述運動限制器件具有比腹腔鏡使用的套管針更小的直徑的細長形式，由此當變?yōu)樗黾氶L形式時可以通過所述套管針推入或拉出所述運動限制器件，

至少一個夾持器，其適用于通過腹腔鏡使用的套管針推動或拉動所述運動限制器件，和

至少兩個獨立片，其適于插入中空主體中并進一步適于被放置在一起以形成所述主體的內(nèi)部的一個單片，從而允許所述主體穿過腹腔鏡使用的套管針?！?/p>

可以看出，以上重新概括的內(nèi)容都是從原來的權(quán)利要求中可以毫無疑義地確定的，因此，這樣的修改也是可以被接受的。

在修改申請文件中，如果采用對原說明書和權(quán)利要求書重新歸納概括的方式進行修改，所采用的歸納概括必須不超過原說明書和權(quán)利要求書的范圍，如果修改是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書不能毫無疑義地確定的內(nèi)容，那么將不被接受，比如以下的情況：

3 重新歸納的修改內(nèi)容完全不能從原說明書和權(quán)利要求書中歸納

3.1 修改一

權(quán)利要求1中記載到“所述運動限制器件適于和橫膈膜肌肉直接或間接接觸”，而在原說明書中的記載是“所述第三固定器直接或間接將所述運動限制器件固定于患者的橫膈膜肌肉或相關(guān)聯(lián)的肌肉”，而通過固定器把運動限制期間固定于患者的橫膈膜肌肉或相關(guān)聯(lián)的肌肉，并不能表明運動限制器件和橫膈膜肌肉直接或間接接觸。

權(quán)利要求1中記載“第一固定器整合在運動限制器件中”，但是說明書記載的是“第一固定器將在所述位置上的所述運動限制器件連接到胃底壁上”，可見第一固定器僅起到連接運動限制器件和胃底壁的作用，不能得到第一固定器整合在運動限制器件中。

權(quán)利要求1中記載“第一固定器整合在所述運動限制器件中并適于直接或間接地固定至所述患者的食管”，說明書記載的是“第二固定器將所述運動限制器件直接或間接固定到食管接近于患者的His角的位置”，由此可知，運動限制器件是通過第二固定器直接或間接固定到食管接近于患者的His角的位置，不是通過第一固定器直接或間接固定至所述患者的食管的。

根據(jù)上述問題，建議將權(quán)利要求1根據(jù)原說明書的內(nèi)容重新修改，將“所述運動限制器件適于和橫膈膜肌肉直接或間接接觸”修改為“所述第三固定器直接或間接將所述運動限制器件固定于患者的橫膈膜肌肉或相關(guān)聯(lián)的肌肉”，將“第一固定器整合在所述運動限制器件中并適于直接或間接地固定至所述患者的食管”修改為“第一固定器將在所述位置上的所述運動限制器件連接到胃底壁上，第二固定器將所述運動限制器件直接或間接固定到食管接近于患者的His角的位置”。

3.2 修改二

權(quán)利要求19記載了“皮下放置的儲存庫”，原權(quán)利要求103記載的是其中所述液壓儲存器適于放置在患者的皮下，根據(jù)以上記載不能得到皮下放置的儲存庫，其在原始申請文件中沒有直接的文字記載也不能從原始申請文件中毫無疑義地確定，因此，建議修改為“適于放置在患者的皮下的液壓儲存器”。

權(quán)利要求19記載了“與液壓儲存器連接的泵，其適于移動所述液壓儲存器和可充盈腔室之間的液壓液，從而允許無創(chuàng)地從所述患者身體的外部能夠泵送流體”，而在說明書中記載的是，“圖15示出了本發(fā)明的一個實施方案，包括具有其無限遙控的外部能量傳輸器34，在該例子中以液壓方式操作的器件10和植入的能量轉(zhuǎn)換器30，并且進一步包括液壓流體儲存器52，馬達/泵單元44和液壓閥轉(zhuǎn)換器54形式的反轉(zhuǎn)器，所有這些器件都植入患者體內(nèi)”，根據(jù)以上部分的記載，并不能得到“從而允許無創(chuàng)地從所述患者身體的外部能夠泵送流體”。建議將其刪除。

3.3 修改三

權(quán)利要求26中記載了“運動限制器件適于被套疊在所述患者的胃壁內(nèi)側(cè)并從所述患者的胃壁內(nèi)測套疊”，權(quán)利要求27記載了“運動限制器件適于被套疊在所述患者的胃壁外側(cè)并從所述患者的胃壁外測套疊”，而原始權(quán)利要求10記載的是“縫線或U形釘在與所述運動限制器件一起植入患者時，將所述胃底壁的部分附在一起，以從患者的胃壁外側(cè)套疊所述運動限制器件”，原始權(quán)利要求174記載的是“所述運動限制器件適于被套疊，所述運動限制器件被放置在胃底壁的內(nèi)側(cè)”，原始權(quán)利要求175記載的是“所述運動限制器件適于被套疊，所述運動限制器件被放置在胃底壁的外側(cè)”，因此，上述權(quán)利要求26和27的內(nèi)容在原始申請文件中沒有文字記載，同時也不能從原說明書和權(quán)利要求書中毫無疑義地確定。建議根據(jù)原權(quán)利要求174和175的內(nèi)容分別修改權(quán)利要求26和27。

在以上的修改中，申請人顯然采用了原說明書和權(quán)利要求書中沒有記載的內(nèi)容，加入了新的內(nèi)容，導致修改超出了原申請文件的范圍，因此不能被接受。

4 結(jié)束語

由于我國專利制備采用的是先申請原則，如果允許申請人對申請文件的修改超出原始提交的說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，就會違背先申請原則，造成對其他申請人來說不公平的后果[1]。因此，我國專利法第33條規(guī)定了“申請人對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，按照上述規(guī)定，申請人在修改申請文件時，應(yīng)注意不管采用照抄原文內(nèi)容的修改還是重新歸納概括的修改，都不要使修改后的內(nèi)容超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

參考文獻

[1]尹新天.新專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.