收稿日期：2013?01?08；修回日期：2013?03?01

基金項(xiàng)目：國(guó)家社科基金項(xiàng)目《我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)原則的反思與改進(jìn)研究》（10BFX073）

作者簡(jiǎn)介：葉赟葆（1984?），男，河南南陽人，華東政法大學(xué)2011級(jí)博士研究生，主要研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法，商標(biāo)法.

摘要：通過對(duì)我國(guó)司法實(shí)踐中對(duì)于商標(biāo)在先使用是否成立商標(biāo)侵權(quán)抗辯的不同判決意見的梳理，以比較法的視角分析了以商標(biāo)先用權(quán)制度解決商標(biāo)在先使用人與商標(biāo)注冊(cè)人利益沖突的思路。我國(guó)現(xiàn)行立法基本上符合商標(biāo)先用權(quán)的思路，規(guī)定了對(duì)服務(wù)商標(biāo)、未注冊(cè)馳名商標(biāo)和已經(jīng)使用且有一定影響的商標(biāo)在先使用的保護(hù)。在《商標(biāo)法》第三次修訂過程中，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步借鑒經(jīng)驗(yàn)，規(guī)定商標(biāo)先用權(quán)，完善對(duì)商標(biāo)在先使用的保護(hù)。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)；在先使用；先用權(quán)；《商標(biāo)法》第三次修訂

中圖分類號(hào)：D923.43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1672-3104（2013）04?0063?06

一、問題的提出：商標(biāo)在先使用保護(hù)

制度缺失導(dǎo)致的利益沖突

“商標(biāo)先用權(quán)是指在他人獲得商標(biāo)權(quán)之前已經(jīng)使用該商標(biāo)的所有人，享有在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)的權(quán)利?！盵1]（129）由于我國(guó)商標(biāo)先用權(quán)制度的缺失和理論研究的滯后，現(xiàn)實(shí)生活中存在的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人與商標(biāo)在先使用人之間的權(quán)利沖突尚未得到妥善的解決，司法實(shí)踐中各法院對(duì)該沖突的見解和裁判也不盡一致。

（一） 認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)的判決

在“杜家雞”一案中，湖北省武漢市江岸區(qū)法院認(rèn)為，根據(jù)《商標(biāo)法》對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)及維護(hù)市場(chǎng)統(tǒng)一秩序的立法精神，被告張仁才對(duì)“杜家雞”的在先、善意使用不能作為商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由。被選入《知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判指導(dǎo)與參考（第4卷）》的安徽迎駕酒業(yè)股份有限公司與安徽雙輪酒業(yè)有限責(zé)任公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案中，被控侵權(quán)人迎駕公司以未注冊(cè)商標(biāo)在先實(shí)際使用作為不構(gòu)成侵權(quán)為由抗辯，但一審判決指出：“根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十八條規(guī)定，我國(guó)商標(biāo)使用遵循的是‘注冊(cè)在先原則。迎駕公司堅(jiān)持‘使用在先原則的主張，沒有法律依據(jù)，不予支持。”最高人民法院二審判決對(duì)此予以維持。顯然，最高人民法院認(rèn)為他人在商標(biāo)專用權(quán)人經(jīng)注冊(cè)取得商標(biāo)

專用權(quán)后，未經(jīng)許可仍然繼續(xù)使用的，符合了我國(guó)商標(biāo)法所規(guī)定的侵權(quán)構(gòu)成要件，即使已在先實(shí)際使用，亦構(gòu)成侵權(quán)，商標(biāo)在先使用不能構(gòu)成侵權(quán)抗辯。在其他法院裁判中亦能發(fā)現(xiàn)執(zhí)此態(tài)度的判決不在少數(shù)。①

（二） 認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)抗辯的判決

在“許留山”案中，上海市浦東法院認(rèn)為：第一，“許留山”商標(biāo)專用權(quán)屬于原告，但在時(shí)間上晚于被告使用“許留山”商標(biāo)。第二，原告的商標(biāo)是一種商品商標(biāo)，而被告使用的商標(biāo)與原告商標(biāo)核準(zhǔn)使用的類別不同，且不屬于類似商品，也包括服務(wù)商標(biāo)。第三，被告在使用“許留山”商標(biāo)時(shí)并沒有超出服務(wù)商標(biāo)的使用范圍，不會(huì)使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆。鑒于此，法院判決被告不侵權(quán)，駁回了原告的訴訟請(qǐng)求。②與“許留山”案的態(tài)度一致，在四川江口醇酒業(yè)（集團(tuán)）有限公司與瀘州千年酒業(yè)有限公司、四川諸葛亮酒業(yè)有限公司、四川諸葛釀酒有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，對(duì)于商標(biāo)在先使用能否構(gòu)成侵權(quán)抗辯的問題，審理法院認(rèn)為“現(xiàn)有證據(jù)表明，作為商品名稱的‘諸葛釀在先使用，在‘諸葛亮注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)前，在市場(chǎng)上就已經(jīng)具有一定影響力，在千年酒業(yè)公司受讓前，已為相關(guān)公眾所知悉，并具有一定的知名度，一般消費(fèi)者施以一般注意力不會(huì)對(duì)‘諸葛釀酒系列商品與‘諸葛亮注冊(cè)商標(biāo)的商品產(chǎn)生誤認(rèn)。因此，江口醇集團(tuán)使用‘諸葛釀作為商品名稱不構(gòu)成對(duì)千年酒業(yè)公司‘諸葛亮商標(biāo)的侵權(quán)”。③

除此之外，還有一些案件中涉及到了對(duì)商標(biāo)在先使用是否能夠作為侵權(quán)抗辯事由的問題，不同地域和審級(jí)的法院態(tài)度也并不一致。判決結(jié)果見表1。

司法實(shí)踐中典型案例判決意見不統(tǒng)一，反映出商標(biāo)注冊(cè)人因他人未經(jīng)許可在相同或者類似商品上使用相同或者近似商標(biāo)而提起侵權(quán)訴訟，被控侵權(quán)人是否能夠以其商標(biāo)先于注冊(cè)商標(biāo)使用而進(jìn)行抗辯，是一個(gè)值得研究的爭(zhēng)議較大、尚無定論的問題。[2]（360）商標(biāo)先用權(quán)制度旨在賦予商標(biāo)注冊(cè)權(quán)的同時(shí)，在一定程度上保留了商標(biāo)在先使用人的權(quán)利，賦予在商標(biāo)權(quán)之前已經(jīng)使用該商標(biāo)的所有人享有在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)的權(quán)利，當(dāng)然可對(duì)注冊(cè)人的侵權(quán)控訴進(jìn)行抗辯。我國(guó)在商標(biāo)先用權(quán)制度上立法的缺陷和不足，導(dǎo)致各地法院對(duì)同一性質(zhì)的商業(yè)標(biāo)記沖突案件的裁判結(jié)果也不盡相同，不利于維護(hù)商業(yè)標(biāo)記權(quán)利人的權(quán)益。

二、問題的厘清：保護(hù)在先使用的

商標(biāo)先用權(quán)制度考察

（一） 商標(biāo)先用權(quán)規(guī)定之前提

商標(biāo)先用權(quán)制度旨在平衡先使用人與商標(biāo)注冊(cè)人的利益，解決兩者間的權(quán)利沖突。這一命題包含著兩個(gè)前提：一是對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人的利益應(yīng)當(dāng)給予法律關(guān)懷；二是注冊(cè)人須通過商標(biāo)注冊(cè)取得受到法

律保護(hù)的商標(biāo)權(quán)。

對(duì)于第一個(gè)前提，亦可以稱為對(duì)在先使用商標(biāo)給予保護(hù)的理論基礎(chǔ)。商標(biāo)的生命在于使用，在注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)之前已經(jīng)實(shí)際使用，實(shí)現(xiàn)了商標(biāo)的識(shí)別和區(qū)分功能。即使未經(jīng)過注冊(cè)取得商標(biāo)專用權(quán)，通過在先使用凝結(jié)在未注冊(cè)商標(biāo)中的商譽(yù)和價(jià)值也是值得保護(hù)的。早期的商標(biāo)權(quán)取得采使用原則，其根本用意在于對(duì)因商標(biāo)所有人對(duì)商標(biāo)使用形成的現(xiàn)實(shí)秩序加以維護(hù)。這種秩序包括兩方面：其一，是商標(biāo)所有人因?yàn)槭褂蒙虡?biāo)而凝結(jié)在商標(biāo)所標(biāo)示商品上的信譽(yù)為商標(biāo)所有人帶來合理商業(yè)利潤(rùn)的競(jìng)爭(zhēng)秩序；其二，是購(gòu)買者能通過商標(biāo)辨識(shí)商品的不同來源，從而購(gòu)買到商標(biāo)所代表真實(shí)廠家產(chǎn)品的這樣一種認(rèn)購(gòu)秩序。[3]（206）商標(biāo)注冊(cè)只是手段，而不是目的，商標(biāo)注冊(cè)制度是為了更好地、更有效率地促進(jìn)商標(biāo)使用，因此對(duì)于未經(jīng)注冊(cè)但已經(jīng)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)給予法律關(guān)懷。

對(duì)于第二個(gè)前提，必須是經(jīng)過注冊(cè)取得了注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。從邏輯上講，善意注冊(cè)和惡意注冊(cè)都可以在滿足特定條件的情況下取得注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。當(dāng)在后注冊(cè)是善意注冊(cè)，即注冊(cè)人不知道他人在先商標(biāo)的存在，因巧合而注冊(cè)了與在先商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，就產(chǎn)生了善意使用在先商標(biāo)與在后注冊(cè)商標(biāo)之間的沖突。在后注冊(cè)是惡意注冊(cè)的，如果利害關(guān)系人并未提出異議或者申請(qǐng)撤銷，在法定期限屆滿后，惡意搶注亦取

得注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，此時(shí)也存在著先使用人與注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的利益沖突。

（二） 商標(biāo)先用權(quán)立法考察及啟示

商標(biāo)先用權(quán)制度是采注冊(cè)原則的商標(biāo)立法為克服登記注冊(cè)制度對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的不足而設(shè)計(jì)的一種補(bǔ)救措施。商標(biāo)先用權(quán)制度主要存在于只認(rèn)可商標(biāo)權(quán)注冊(cè)產(chǎn)生的國(guó)家和地區(qū)，如日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。[1]（129）而在英美法系國(guó)家立法中也可覓其蹤影，如美國(guó)、英國(guó)。

《日本商標(biāo)法》第32條規(guī)定：“在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)之前，他人沒有不正當(dāng)目的在日本國(guó)內(nèi)使用和申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，而且標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品或者服務(wù)也和注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)注的產(chǎn)品或者服務(wù)相同或者類似，并且在需要者中間被廣泛認(rèn)知時(shí)，可以繼續(xù)進(jìn)行使用?！迸_(tái)灣地區(qū)“商標(biāo)法”第23條第2款商標(biāo)先用權(quán)規(guī)定“在他人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，善意使用相同或近似之商標(biāo)圖樣于同一或類似之商品，不受他人商標(biāo)專用權(quán)之效力所拘束，但以原使用之商品為限；商標(biāo)專用權(quán)人并得要求其附加適當(dāng)之區(qū)別標(biāo)示”。《美國(guó)商標(biāo)法》第33條b款第6項(xiàng)規(guī)定，在先使用可以作為商標(biāo)侵權(quán)訴訟的抗辯理由，其成立條件是：①由一方當(dāng)事人使用的被指控為侵權(quán)的商標(biāo)是不知道注冊(cè)人在先使用的情況下采用的；②被指控為侵權(quán)的商標(biāo)是在按照第7條規(guī)定確立的推定使用日期或在法律規(guī)定的注冊(cè)商標(biāo)公告日之前使用的；③被指控為侵權(quán)的商標(biāo)一直由該當(dāng)事人或與其合法利益關(guān)系的人連續(xù)使用；④在所述連續(xù)在先使用能得到證實(shí)的地區(qū)繼續(xù)使用該商標(biāo)?！队?guó)商標(biāo)法》第11條第3款規(guī)定，在他人注冊(cè)或者使用商標(biāo)之前，在特定地域內(nèi)商業(yè)過程中連續(xù)使用未注冊(cè)商標(biāo)或者其他標(biāo)志不構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的侵害。此處的未注冊(cè)商標(biāo)和其他標(biāo)志作為“在先權(quán)利”受到保護(hù)。[4]（171）[5]（199）[6]（26）

值得注意的一個(gè)問題是，歐洲一些國(guó)家是通過賦予商標(biāo)先使用人對(duì)在后注冊(cè)商標(biāo)的異議權(quán)、撤銷權(quán)，并對(duì)其撤銷權(quán)加以時(shí)間限制，在時(shí)間期限屆滿后，才賦予先使用人商標(biāo)先用權(quán)的思路來解決先使用人和在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的利益沖突問題。《德國(guó)商標(biāo)法》第21條④、《法國(guó)商標(biāo)法》第716-5條⑤、《意大利商標(biāo)法》第48條⑥以及《歐共體商標(biāo)條例》第53條第1款⑦都有關(guān)于時(shí)間期限的相關(guān)規(guī)定?！睹绹?guó)商標(biāo)法》第2條和第14條⑧和《英國(guó)商標(biāo)法》第48條⑨也有類似規(guī) 定。[4]（171）[5]（199）[6]（26）

這里需要注意的是，對(duì)在先使用人撤銷權(quán)的時(shí)間限制僅僅以在后善意注冊(cè)為條件，如果在后注冊(cè)為惡意注冊(cè)，則在先使用人不受申請(qǐng)撤銷的法定期間限制。換言之，上述這些國(guó)家只存在在先使用人與在后善意注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人間的利益沖突，惡意注冊(cè)的撤銷由于不受時(shí)間限制因而不存在惡意注冊(cè)在經(jīng)過法定期間后取得商標(biāo)權(quán)與在先使用的利益沖突。日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的立法顯然與歐美國(guó)家不同，無論惡意注冊(cè)還是善意注冊(cè)，只要取得了注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，都可能存在與在先使用人的沖突，都可能成立商標(biāo)先用權(quán)。

三、問題的解決：完善對(duì)商標(biāo)在

先使用的保護(hù)制度

（一） 我國(guó)現(xiàn)行立法對(duì)商標(biāo)在先使用之態(tài)度

我國(guó)服務(wù)商標(biāo)的注冊(cè)保護(hù)始于1993年7月。為了彌補(bǔ)申請(qǐng)?jiān)谙群妥?cè)原則的不足，平衡服務(wù)商標(biāo)注冊(cè)人和在先使用人的利益，1993年修改后的《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第48條設(shè)立了過渡條款，被現(xiàn)行《商標(biāo)法實(shí)施條例》第54條繼承，為服務(wù)商標(biāo)在先使用人提供保護(hù)。該條規(guī)定“連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相同或者近似的，可以繼續(xù)使用”。據(jù)此，在先善意地連續(xù)使用服務(wù)商標(biāo)至1993 年7 月1 日之后，如與他人在相同或相近似的服務(wù)類別上已經(jīng)注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相同或相近似，則不屬于侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為，在先服務(wù)商標(biāo)使用人有權(quán)在原有的范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但要受到一定的限制。

《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定：“原告以被訴商標(biāo)的使用侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)為由提起民事訴訟，被告以原告的注冊(cè)商標(biāo)復(fù)制、摹仿或者翻譯其在先未注冊(cè)馳名商標(biāo)為由提出抗辯或者提起反訴的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其在先未注冊(cè)商標(biāo)馳名的事實(shí)負(fù)舉證責(zé)任。”因此，馳名商標(biāo)的在先使用可以作為商標(biāo)侵權(quán)抗辯事由。

我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第31條后半段和第41條第2款是對(duì)惡意搶注他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的規(guī)制。2005年12月，商標(biāo)總局頒布《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》認(rèn)定《商標(biāo)法》第41條第1款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的”為“不得基于進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、牟取非法利益的目的，惡意進(jìn)行注冊(cè)”。如此一來，《商標(biāo)法》不但在第31條規(guī)定了保護(hù)已經(jīng)使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，還在第41條規(guī)定了一定情況下不以影響力為要件保護(hù)在先使用的一般未注冊(cè)商標(biāo)。[7]（124）

（二） 現(xiàn)行立法之不足

從我國(guó)現(xiàn)行立法來看，基本上符合了歐洲大陸國(guó)家通過賦予商標(biāo)先使用人對(duì)在后注冊(cè)商標(biāo)的異議權(quán)、撤銷權(quán)，并對(duì)其撤銷權(quán)加以時(shí)間限制，在時(shí)間期限屆滿后，才賦予先使用人商標(biāo)先用權(quán)的思路。

1. 商標(biāo)在先使用人對(duì)惡意注冊(cè)的商標(biāo)有撤銷權(quán)

第一，有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人的撤銷權(quán)。《商標(biāo)法》第31條后半句通常被認(rèn)為是賦予在先未注冊(cè)商標(biāo)使用人對(duì)抗他人惡意搶注的權(quán)利。[8]（217）基于誠(chéng)實(shí)信用原則，該條規(guī)定目的在于保護(hù)已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，制止以不正當(dāng)手段進(jìn)行商標(biāo)搶注的行為，彌補(bǔ)嚴(yán)格注冊(cè)原則可能產(chǎn)生不公平后果的不足?！渡虡?biāo)法》第41條第2款規(guī)定了違反第31條規(guī)定的，商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。

第二，普通未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人的撤銷權(quán)?！渡虡?biāo)法》第41條第1款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”被認(rèn)為是“也不得基于進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、牟取非法利益的目的，惡意進(jìn)行注冊(cè)”。這種情形是指“在《商標(biāo)法》第13條、第15條、第31條等條款規(guī)定的情形之外，確有充分證據(jù)證明系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人明知或者應(yīng)知為他人在先使用的商標(biāo)而申請(qǐng)注冊(cè)，其行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，損害了他人的合法權(quán)益，損害了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，系爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊(cè)或者予以撤銷”。本條的適用除不要求證明商標(biāo)在先使用具 有“一定影響”之外，其他的認(rèn)定條件與《商標(biāo)法》第31條后半句的適用條件相同。因而，在我國(guó)普通未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用人也有對(duì)惡意注冊(cè)的撤銷權(quán)。

2. 商標(biāo)在先使用人對(duì)惡意注冊(cè)商標(biāo)的撤銷權(quán)的時(shí)間限制

第一，有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人撤銷權(quán)的時(shí)間限制?！渡虡?biāo)法》第41條第2款不僅規(guī)定了有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人對(duì)在后注冊(cè)商標(biāo)享有撤銷權(quán)，還規(guī)定應(yīng)“自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)”行使。如果從商標(biāo)注冊(cè)之日起算的五年期限屆滿，在先商標(biāo)使用人喪失此撤銷權(quán)，在后注冊(cè)的商標(biāo)獲得穩(wěn)固的商標(biāo)專用權(quán)。[6]（17）

第二，普通未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人撤銷權(quán)的喪失?！渡虡?biāo)法》第41條第1款規(guī)定了普通未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人對(duì)在后注冊(cè)商標(biāo)亦享有撤銷權(quán)，但在該條文中未有對(duì)撤銷權(quán)行使時(shí)間限制的表述。因而，普通未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人的撤銷權(quán)亦因在期限屆滿時(shí)不行使而消滅，使得在后注冊(cè)人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)享有穩(wěn)固的專用權(quán)。

但我國(guó)現(xiàn)行立法的規(guī)定到此戛然而止。對(duì)于在惡意搶注取得注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)后，未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人啟動(dòng)撤銷商標(biāo)注冊(cè)的行政程序之前，商標(biāo)注冊(cè)人能否主張?jiān)谙仁褂萌藰?gòu)成侵權(quán)，商標(biāo)在先使用人能否對(duì)抗因惡意搶注而產(chǎn)生的商標(biāo)專用權(quán)，現(xiàn)行立法未置可否。[9]（37?38）立法也未對(duì)撤銷權(quán)行使期限屆滿后商標(biāo)在先使用人能否以使用在先構(gòu)成侵權(quán)抗辯作出規(guī)定。而且我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》只對(duì)惡意搶注行為予以禁止。在先商標(biāo)如果不構(gòu)成以不正當(dāng)手段進(jìn)行的搶注，商標(biāo)注冊(cè)人是否可以主張?jiān)谙仁褂萌藰?gòu)成侵權(quán)，《商標(biāo)法》亦未作出明確的規(guī)定。[2]（365）與歐美國(guó)家商標(biāo)先用權(quán)規(guī)定不同的是，我國(guó)商標(biāo)法規(guī)定的異議權(quán)和撤銷權(quán)都只是針對(duì)惡意搶注的情形，對(duì)于在后善意注冊(cè)的，在先使用人根本不存在申請(qǐng)撤銷在后善意合法注冊(cè)的正當(dāng)理由。

（三） 規(guī)定商標(biāo)先用權(quán)保護(hù)商標(biāo)在先使用

縱觀世界主要國(guó)家和地區(qū)立法，對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)分為兩個(gè)方面：一是商標(biāo)確權(quán)程序制止惡意注冊(cè)行為；二是確立商標(biāo)在先使用制度，將在先使用作為侵權(quán)的抗辯事由。[10]（44）歐美國(guó)家，尤其是歐洲大陸國(guó)家以商標(biāo)先用權(quán)制度解決在先使用人與商標(biāo)注冊(cè)人 的利益沖突，僅限于在后善意注冊(cè)的情形，對(duì)于在后惡意注冊(cè)的情形是在商標(biāo)確權(quán)程序中進(jìn)行安排。

我國(guó)現(xiàn)行立法與這一思路恰恰相反，認(rèn)為在先使用對(duì)于在后善意注冊(cè)的商標(biāo)不享有異議和申請(qǐng)撤銷的權(quán)利，而對(duì)于在后惡意注冊(cè)賦予了在先使用人一定期限內(nèi)的異議權(quán)和申請(qǐng)撤銷權(quán)，但對(duì)于法定期限屆滿后在先使用人是否享有繼續(xù)使用的權(quán)利語焉未詳。

在商標(biāo)法第三次修訂的過程中，針對(duì)商標(biāo)在先使用的問題展開了討論。2010年的商標(biāo)法修改送審稿中，在商標(biāo)確權(quán)程序中加大對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)，以列舉加兜底條款的方式保護(hù)在先使用商標(biāo)、制止惡意注冊(cè)，體現(xiàn)在三個(gè)條文中。⑩在2011年9月公布的《商標(biāo)法》修訂草案征求意見稿中，又將誠(chéng)實(shí)信用的兜底條款刪除，將送審稿中的第三十三條和第三十四條的安排做出兩種方案，一種是僅保留第三十三條，一種是將第三十三條和第三十四條合并為一條。在2012年12月公布的《商標(biāo)法修正案（草案）》中借鑒了我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)商標(biāo)法的規(guī)定，在現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十五條中增加一款“申請(qǐng)商標(biāo)在相同或者類似商品上與他人在中國(guó)在先使用的商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人因與該他人間具有合同、業(yè)務(wù)往來、地域關(guān)系或其它關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在的，不予注冊(cè)”。

在從送審稿到征求意見稿直至修正案的草案中，對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)，仍然是在商標(biāo)確權(quán)程序中對(duì)商標(biāo)的在先使用加以保護(hù)，依然未對(duì)現(xiàn)行立法中前述的商標(biāo)先用權(quán)問題加以明確規(guī)定。

要構(gòu)建我國(guó)的商標(biāo)先用權(quán)制度，需解決兩個(gè)問題，并且借鑒《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條的規(guī)定和已經(jīng)廢止的1994 年《國(guó)家工商局關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問題的通知》的精神。筆者建議如下：

首先，商標(biāo)在先使用人對(duì)善意注冊(cè)者能否撤銷的問題。在先使用人通過使用商標(biāo)在相關(guān)公眾中建立起來的商業(yè)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)秩序是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中需要法律予以保護(hù)的價(jià)值。法律對(duì)在先使用人進(jìn)行保護(hù)，就是為了保護(hù)這種商業(yè)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)秩序。而這種商業(yè)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)秩序的存在和保護(hù)與第三人的主觀狀態(tài)是無關(guān)的，即不管第三人是出于惡意還是善意在后提出注冊(cè)申請(qǐng)，都不影響對(duì)在先使用人利益的保護(hù)。[11]（69）因此，在先使用的知名未注冊(cè)商標(biāo)對(duì)在后注冊(cè)者，不論善意還是惡意，均有撤銷權(quán)。對(duì)于在先使用的普通未注冊(cè)商標(biāo)而言，法律對(duì)在先使用人進(jìn)行保護(hù)的依據(jù)在于惡意注冊(cè)行為的不正當(dāng)性，因?yàn)閻阂庾?cè)是違反民法誠(chéng)實(shí)信用原則的行為，應(yīng)當(dāng)被禁止。因此，普通未注冊(cè)商標(biāo)在先使用人僅能對(duì)惡意注冊(cè)享有撤銷權(quán)，對(duì)于善意注冊(cè)的商標(biāo)專用權(quán)不得撤銷。

其次，善意注冊(cè)和惡意注冊(cè)撤銷權(quán)喪失期限應(yīng)否相同的問題。不論美國(guó)、英國(guó)亦或以德國(guó)為代表的大陸法系國(guó)家對(duì)于撤銷權(quán)的時(shí)間限制規(guī)定都是以注冊(cè)人善意為要件，如果惡意注冊(cè)，撤銷權(quán)并不受到時(shí)間的限制。這一規(guī)定可能是受到《巴黎公約》第6條之2對(duì)于馳名商標(biāo)保護(hù)模式的影響，“對(duì)于以不誠(chéng)實(shí)的手段取得注冊(cè)或使用的商標(biāo)提出取消注冊(cè)或禁止使用的期限，不應(yīng)規(guī)定時(shí)間的限制”。是否需要限制撤銷權(quán)，應(yīng)當(dāng)以在后注冊(cè)人通過對(duì)商標(biāo)的使用在客觀上使自己的商標(biāo)重新建立起了識(shí)別性或者說再次獲得了顯著性以足。當(dāng)然，從價(jià)值判斷上看，為了對(duì)惡意注冊(cè)者的適當(dāng)制裁，可以規(guī)定一個(gè)較撤銷善意注冊(cè)者更長(zhǎng)的撤銷時(shí)間，但不是不規(guī)定撤銷期。因?yàn)?，兩者的法理是一致的，無論是善意注冊(cè)者還是惡意注冊(cè)者，他們進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)與投資都是應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Ｗo(hù)的，更何況，在實(shí)際生活中是惡意注冊(cè)多而善意注冊(cè)的少，或者即使開始系善意，經(jīng)過一定時(shí)間也可能轉(zhuǎn)化為惡意了，如果對(duì)惡意注冊(cè)者不給予同樣的救濟(jì)，這個(gè)制度在很大程度上將變?yōu)樾瓮撛O(shè)。而從保護(hù)消費(fèi)者認(rèn)購(gòu)秩序的立場(chǎng)上看，即使是惡意注冊(cè)之場(chǎng)合，只要注冊(cè)商標(biāo)也獲得了顯著性，消費(fèi)者的這種識(shí)別秩序也是不能隨意破壞的，否則，這同樣會(huì)帶來消費(fèi)者的識(shí)別混淆，影響其正常的消費(fèi)依賴。[3]（215）我國(guó)《商標(biāo)法》僅規(guī)定了對(duì)于惡意注冊(cè)的撤銷權(quán)期限為五年，考慮到我國(guó)注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)停止使用三年，將導(dǎo)致被撤銷注冊(cè)的規(guī)定，可以將對(duì)善意注冊(cè)的撤銷權(quán)期限規(guī)定為三年。

綜上分析，建議對(duì)商標(biāo)先用權(quán)設(shè)專條規(guī)定：

1.增設(shè)商標(biāo)先用權(quán)的一般規(guī)定

第x條

在注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日之前，善意連續(xù)地使用相同或者近似商標(biāo)圖樣于同一或類似之商品或者服務(wù)上，該商標(biāo)在先使用人不受他人商標(biāo)專用權(quán)所拘束；在法定期限屆滿前未向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出宣告無效申請(qǐng)的，應(yīng)以原使用的商品為限，亦不得改變?cè)谙仁褂蒙虡?biāo)的圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方式等內(nèi)容，但以同他人注冊(cè)的商標(biāo)相區(qū)別為目的而進(jìn)行的改變除外；商標(biāo)專用權(quán)人并得要求其附加適當(dāng)之區(qū)別標(biāo)示。

2. 在宣告無效程序中區(qū)分惡意注冊(cè)和善意注冊(cè)

第x條（宣告無效程序中的商標(biāo)先用權(quán)）

以欺騙或者其他不正當(dāng)手段在相同或者類似商品或者服務(wù)上搶先注冊(cè)他人在中國(guó)已經(jīng)使用的商標(biāo)的，商標(biāo)在先使用人或者利害關(guān)系人可以自該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。其他單位或者個(gè)人也可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。

非以不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的，知名商標(biāo)所有人或者利害關(guān)系人可以自該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起三年內(nèi)，請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。

注釋：

① 最高人民法院（2001）民三終字第9號(hào)民事判決書。該一審判決援引的商標(biāo)法律條文系2001年《商標(biāo)法》修改前的條文?，F(xiàn)行商標(biāo)法的對(duì)應(yīng)規(guī)定為第三條規(guī)定的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)和第二十九條規(guī)定的商標(biāo)注冊(cè)先申請(qǐng)?jiān)瓌t。不同的省份、審級(jí)的法院都有判決侵權(quán)的情況，可參見貴州省遵義市中級(jí)人民法院（2004）遵市法民二初字第33號(hào)民事判決書；北京市第一中級(jí)人民法院（2004）一中民初字第7239號(hào)民事判決書；湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院（2005）長(zhǎng)中民三初字第9號(hào)民事判決書；浙江省寧波市中級(jí)人民法院（2005）甬民二初字第73號(hào)民事判決書；江蘇省南京市中級(jí)人民法院（1999）寧知初字第186號(hào)民事判決書。

② 上海市浦東新區(qū)人民法院（2008）浦民三（知）初字第51號(hào)民事判決書。

③ 湖南省高級(jí)人民法院（2006）湘高法民三終字第30號(hào)民事判決書。

④ 商標(biāo)和商業(yè)標(biāo)志所有人在明知的情況下，默認(rèn)一個(gè)在后注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)使用5年，則該所有人應(yīng)無權(quán)禁止該在后注冊(cè)商標(biāo)在其注冊(cè)的商品和服務(wù)上使用，除非該在后商標(biāo)的申請(qǐng)為惡意。

⑤ 在后注冊(cè)商標(biāo)的使用已被容忍5年的，除其注冊(cè)是依惡意者外，對(duì)其不得提起侵權(quán)訴訟。

⑥ 如果一個(gè)在先注冊(cè)或在先使用的商標(biāo)不知名或僅有地方知名度，其所有人意識(shí)到時(shí)已容忍一個(gè)相同或近似的在后注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)使用5年，那么，除非在后注冊(cè)是惡意的，商標(biāo)所有人無權(quán)以注冊(cè)在先或使用在先申請(qǐng)宣布在后的注冊(cè)商標(biāo)無效，或反對(duì)在后注冊(cè)商標(biāo)繼續(xù)使用。

⑦ 如果共同體商標(biāo)的所有人在明知的情況下，已默許在后的共同體商標(biāo)在共同體內(nèi)連續(xù)使用5年，他不再有權(quán)以在先商標(biāo)為由申請(qǐng)宣布在后的商標(biāo)無效，或者反對(duì)在后的商標(biāo)在已經(jīng)使用的商品或服務(wù)上繼續(xù)使用，除非在后商標(biāo)是以欺騙行為申請(qǐng)注冊(cè)的。

⑧ 在先使用人可請(qǐng)求撤銷后注冊(cè)商標(biāo)的期限為5年，超過5年在先權(quán)利人即喪失請(qǐng)求撤銷在后商標(biāo)的權(quán)利，在后商標(biāo)的注冊(cè)效力即不容置疑，除非后注冊(cè)商標(biāo)是通過欺騙的手段取得的。

⑨ 如果在先權(quán)利人連續(xù)5年默許他人在英國(guó)使用一注冊(cè)商標(biāo)，并且已意識(shí)到該使用，那么，基于在先商標(biāo)或其他權(quán)利下列權(quán)利應(yīng)該停止行使：申請(qǐng)要求宣布在后商標(biāo)無效，或反對(duì)在后商標(biāo)在其已這樣使用過的商品或服務(wù)上的使用。除非在后商標(biāo)是出于惡意申請(qǐng)的。

⑩ 一是保留現(xiàn)行商標(biāo)法第十三條第一款、第十五條、第三十一條的內(nèi)容。二是借鑒我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)商標(biāo)法第二十三條第一款第十四項(xiàng)的規(guī)定，增加規(guī)定“申請(qǐng)商標(biāo)在相同或者類似商品上與他人在中國(guó)在先使用的商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人因與該他人間具有合同、業(yè)務(wù)往來、地域關(guān)系或其它關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在的，不予注冊(cè)?！保ㄉ虡?biāo)法修改送審稿第三十四條第一款）。三是借鑒其他國(guó)家關(guān)于禁止惡意注冊(cè)的一般規(guī)定，將誠(chéng)實(shí)信用原則確立為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)和使用的基本原則之一，并作為保護(hù)在先使用商標(biāo)、制止惡意注冊(cè)的兜底條款。（商標(biāo)法修改送審稿第九條第二款、第四十四條、第四十六條第二款）。參見汪澤，徐琳：《商標(biāo)注冊(cè)制度下對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)》，載《中華商標(biāo)》2010年第12期，第46頁。

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